最 高 行 政 法 院 判 決
96年度判字第00210號上 訴 人 甲○○訴訟代理人 戊○○
己○○複 代理 人 乙○○被 上訴 人 經濟部智慧財產局代 表 人 丙○○ 送達處所同上
參 加 人 丁○○訴訟代理人 劉法正律師
楊祺雄律師上 一 人複 代理 人 黃世瑋律師上列當事人間因發明專利異議事件，上訴人對於中華民國94年5月26日臺北高等行政法院93年度訴字第63號判決，提起上訴。本院判決如下：
主 文上訴駁回。
上訴審訴訟費用由上訴人負擔。
理 由
一、本件上訴人主張：㈠、本件參加人於民國81年1月29日以「連續處理水體之方法及其裝置」，向被上訴人申請發明專利，經其編為第00000000號審查，旋於82年6月2日將專利名稱改為「連續處理水體之方法」（下稱系爭案），並經被上訴人准予專利。凡「觸媒」者，其本身必不參與化學反應，此係化學之基本學理，上訴人亦於原審中提出證據七以為說明，而系爭案既係在其「申請專利範圍」中將其介電質板界定以具有「觸媒效應」為其限制條件，即依其申請專利範圍是否得以達成其所欲達成之發明目的，即應將該限制條件列入考慮，惟原審卻未依系爭案之申請專利範圍所界定之技術內容得以達成之功效為審認系爭案是否具有產業上之利用性，而以從系爭案具有以氫氧化鐵達成其處理廢水之效果，即不能否認系爭案有處理廢水效果之達成，卻完全忽略氫氧化鐵之生成乃是因為介電質板參與反應（電解反應）才得以生成之確切事證，倒果為因誤認系爭案可因此而具有產業上利用性，完全忽略以鐵、鋁質板體經電解作用所生成之氫氧化合物處理廢水之技術內容者，係為習知之電解作用處理廢水之技術內容，凡習知之電解槽均係透過此等作用機制達成其處理廢水之目的，苟依原審所認，則習知所有之電解槽均將為系爭案之專利範圍所涵攝，其不當由此可知。另參加人既謂其介電質板具有觸媒反應不代表其無『僅利用極化作用而無其他電化學反應』之涵義，則其如何使得介電質板不參與反應之觸媒效應與參與反應之電解作用同時併存，此顯係作為與不作為同時存在於同一構成要件事實中，原審未依舉證責任分配予被上訴人承受，顯已違法。㈡、上訴人不爭執依據系爭案之申請專利範圍，其同時存在「電解作用」與「極化作用」之原因，乃係因為在電化學基本原理中，凡對於一廢水槽施加電力時，電子（電流者即為電子流動）對於廢水此一導電材料所產生之作用（如為純水則其導電度甚低，可歸為不導電），正如系爭案說明書所敘明者，電解作用與極化作用等六種基本反應係同時併存於廢水槽中，換言之，在習知以電解作用為處理廢水主要機制的電解槽中，其亦同時存在著極化作用等其他五種基本反應，僅係在程度上較電解作用為低而已。反觀系爭案件，其同樣係藉由電子於廢水中所進行之電化學作用，是以自不能排除六種基本作用同時存在之事實，此係電化學之基本作用使然，而非系爭案具有何等特殊之技術內容所導致者。㈢、當將電流導入槽體內時，鐵、鋁將受到電子之作用而解離出鐵離子與鋁離子，並以此等離子進一步與廢水中之雜質進行反應，而所謂之極化作用雖同時併存於槽盤中，但極化作用係趨向於物理性的靜態的正、負相吸作用，以之與離子動態的劇烈化學反應相較，極化作用之程度自屬較為低度者，且上訴人可以認為其程度不僅低而且是「絕對低」，此係可從其對於廢水之處理效果上反向推論。即依據原審證據六張子蕙之碩士論文所指，其於第81頁第4-3-4節之膠羽之回溶性中，係探討以系爭案方法實施後使廢水中之雜質形成「膠羽」以便以習知之浮除方法將之除去的探討中，係明確指出由雜質變化而成之「膠羽」上有「絕大部份是由氫氧化鐵Fe（OH） 所組成」，而氫氧化鐵之鐵離子來源即為鐵經電解作用所提供而得者，極化作用並無法提供鐵離子，由此自可證明，系爭案用以處理廢水之真實作用，乃係透過鐵、鋁兩種活性金屬提供金屬離子所達成者，是以其處理廢水之作用自係有「絕大部份」係經由電解作用所導致者。換言之，系爭案雖具有處理廢水有效的結果存在，但該結果顯與極化作用間不具有相當因果關係，蓋苟想像極化作用之不存在，則系爭案仍得藉由電解作用後新形成以氫氧化鐵所組成之膠羽，而可達到處理廢水之效果，顯然，極化作用並非該結果發生之條件，惟苟想像電解作用之不存在，則將失去絕大部分的膠羽，而膠羽之無法形成，意謂著雜質仍然存在於原廢水中，當然無法達到降低廢水雜質與污染物之效果，由此可認定，電解作用與廢水處理有效果間存在著因果關係。據此，上訴人認為，系爭案在以鐵、鋁為介電質板時，並無法達成其所訴求「著重」於以極化作用處理水體之目的，既無法達成其發明目的，即屬被上訴人於專利審查基準中所明文指出為不具產業上利用性之發明。
㈣、原審參加人對於系爭案中同時併存電解作用與極化作用乙節並不爭執，卻又否認該電解作用對於廢水進行處理之主張，復未說明存在於廢水中之電解作用擔任何種角色，顯有前後矛盾。又上訴人以該碩士論文證明該電解作用對於廢水處理之真實作用機制，已足證系爭案以電解作用處理廢水乙節，並非上訴人之錯誤認識。且系爭案之廢水處理有效果與極化作用間並不具因果關係。電解作用之存在，使得鐵、鋁在電化學反應中無法擔任「觸媒」的角色，係因其解離出離子而參與反應之作用使然，此等反應在未受控制時，並不因參加人之言辭辯白而不存在，亦即系爭案申請專利範圍中所強調之「觸媒效應」無法被達到。為此，請廢棄原判決，撤銷訴願決定及原處分。
二、被上訴人未提出答辯狀。
三、參加人參加意旨略謂：上訴人指摘系爭案在以鐵、鋁等活性較大之金屬作為介電質板以及極板材質的情況下，不具產業上的利用性，惟迄今為止上訴人仍無法提出證據直接證明系爭發明在以鐵、鋁等活性較大之金屬作為介電質板以及極板材質的情況下，並非以極化作用而是以其他作用達成淨化水體之功效。又上訴人於原審所提出之證據，原證6號為張子蕙研究生之碩士論文，該碩士論文固稱以鐵、鋁為電極或介電質板之構成材料時，有絕大部分並非藉由極化作用達到處理廢水的目的云云，惟上訴人提出該碩士論文仍無法完全否認系爭發明能以「極化作用」達成去除污染物之發明目的。至於上訴人於原審提出原證7號指稱以鐵、鋁為電極或介電質板之構成材料時，於整體技術內容中並非擔任觸媒之角色，即以鐵、鋁為材料擔任觸媒角色之申請專利範圍，依其所揭露之技術內容無法達成云云；惟上訴人此一立論前提係植基於系爭案係以電解作用處理廢水之錯誤認識，實則系爭案在以極化作用處理水體時，鐵、鋁材質之介電質板或極板於極化作用中即不參與反應，而僅擔任觸媒之角色，以催化雜質顆粒的凝聚，進言之，在習知的電凝法（electrocoagulation process）中，凝結物是因一適當之陽極材料電解氧化（電蝕）而原地產生者。該方法中，帶電的離子物種金屬等可藉由和一帶有相反電荷之離子反應、或和在污水中產生之金屬氫氧化物的膠羽反應以便從廢水中除去。並無任何學術原理可證明在習知電凝法中帶正電荷的金屬離子如Fe，Al可以和帶正電的水中雜質凝集，因此，系爭案若應用在以高氧化電位金屬如鐵、鋁作為極板的情況下，除電凝之作用機制之外尚有極化作的之作用機制，後者使雜質在水體中感應成帶雙極電荷狀態，因此仍然具有系爭案發明訴求之水體處理功效，因此，系爭案之方法效用與習知電解法或電凝法不同且為後者所不及。上訴人無法提出證據以實其說，其主張自無足採。又上訴人所提出之所謂「第二次履勘紀錄表」、「第二次履勘時高博士之證言」等證據均為上訴人代理人乙○○於第二次履勘時自行紀錄所得，實不具證據能力。另應說明者為被上訴人對系爭專利分別於86年7月17日及90年4月27日進行之兩次履勘，已充分證明以鐵板作為介電質板以實施系爭發明方法具有處理水體以降低雜質之功效，此觀系爭案前審定理由第13點「．．．經履勘結果亦可證明該公司之電化浮除系統仍正常運作，其經處理後之廢水亦達合格之排放標準」以及原處分即異議審定理由第2點「．．．90年4月27日重新履勘結果證明系爭案方法之裝置，於系爭案申請專利範圍所界定之方法及條件實施操作時確實能達成去除雜質之功效，即分別以鐵板與鈦板為介電質板進行測試時，原水之濁度分別由126NTU降為0.48NTU，顯示所請方法確實具有產業上之利用價值」，從而系爭案具有「產業上利用性」已為無可置疑之事實，不容上訴人強辭曲解，混淆視聽。此外，參加人於原審已提出參證2號至參證10號各國專利證書及新鼎儀控公司紀錄、台灣區污染防治設備工業同業公會函各乙份供原審法院參酌，上訴人復再指摘系爭案不具「產業上可利用性」云云，已屬無稽等語。
四、原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，以：本件經被上訴人於90年4月27重新履勘系爭案之方法裝置，於系爭案申請專利範圍所界定之方法及條件下實際操作，亦即分別以鐵板與鈦板為介電質板之電化學機進行廢水處理，進水為墨水，出水有污物顆粒加大現象，以濾紙過濾證明顆粒加大，其測試分析結果，原水之濁度分別由126NTU與112NTU降為出流水濁度為0.48NTU與0.31NTU，有現場勘察紀錄附件實驗數據附於原處分卷可憑。經由上述測試，顯示系爭案確實能達成去除雜質之功效。上訴人雖再主張第2次履勘所見之介電質板乃係於實驗室中為之，其於每次實驗完成後均進行清洗，加以實驗之實施乃係為特定目的，並非時常為之，且電解作用所產生之腐蝕本即非於短暫時間內有具體可見之程度，被上訴人以其未見有腐蝕之現象即遽以認定其不具有電解作用之立論自嫌薄弱。況且，該第2次履勘記錄表中亦載明「．．．其中鐵質部分．．．其處理之機制主要有兩者，一為極化作用，另一為鐵離子之解離造成所造成之膠凝，且因鐵離子釋放之參與作用，造成鐵質極板與隔板之腐蝕；鈦質部分，則因無離子釋出，故而其處理之機制侷限於極化作用，．．．不同材質的板體搭配，會造成處理機制的不同。如鐵質與鈦質即屬一例」。第2次履勘時高思懷博士之證言指出其具有電解作用之產生、以及該證據六之研究論文中均一再地指出，當以鐵、鋁等活性金屬材料為電極或介電質板時，該等介電質板係明確地參與廢水處理之反應。換言之，即其於整體技術內容中並非係擔任觸媒之角色，而係以其所釋出之金屬離子與氫氧根離子結合後與雜質附合，從而達到去除雜質之效果，惟此一去除機制卻僅屬習知應用電解作用處理廢水之機制，並未如系爭案於其專利說明書中所聲稱主要係以極化作用來處理水體之目的，顯然地，系爭案除非無法達成其發明目的者以外，其擬以鐵、鋁材料擔任觸媒角色之申請專利範圍，依其所揭露之技術內容亦無法達成等等。經查，上訴人所指第2次履勘紀錄表中所載「．．．其中鐵質部份．
．．其處理之機制主要有兩者，一為極化作用，另一為．．．，造成鐵質極板與隔板之腐蝕．．．」，乃上訴人之代理人於第2次履勘當日自行記錄之內容，並非被上訴人現場勘察紀錄之記載，自不能作為勘察結果之論據。上訴人主張以張子蕙研究生之碩士論文指稱以鐵、鋁為電極或介電質板之構成材料時，有絕大部分並非藉由極化作用達到處理廢水之目的，而係電解作用所導致部分，惟依上訴人提出所提該碩士論文仍無法完全否認系爭案能以極化作用達成去除污染物之發明目的。因此，亦不能指系爭案之技術方法依其專利說明書揭露內容無法實施。再由系爭案說明書所附實驗例之數據資料及第2次履勘時以鐵板為構成材料之原水濁度由處理前之126NTU降為處理後之0.48NTU，且無明顯之腐蝕現象，可以證明系爭案主要仍可以極化作用去除污染物而達成發明目的。雖然第2次履勘係在實驗室進行，但系爭案之勘察係為配合該實驗室有系爭案方法裝置，易於進行測試，而系爭方法專利依系爭案申請專利範圍所界定之方法及條件下實際操作結果，既已證明以鐵板作為介電質板，並未見有明顯腐蝕。又縱然如上訴人所稱電解作用所產生之腐蝕非於短暫時間內有具體可見之程度，但短時間內既可不產生而需較長時間始發生此現象，則需長時間所產生些許腐蝕現象，顯無礙系爭案已可依系爭案申請專利範圍所界定之方法及條件下實際操作結果，以極化作用達成去除污染物之技術功效，即屬該方法能被該技術領域之人在實際上加以使用，且可在利用自然法則之技術性活動領域發生其技術功效，依前揭產業利用性之說明，上開勘察之測試已足以證明系爭案具產業利用性。從而，被上訴人以不能證明系爭案不具進步性及產業利用性而為異議不成立之處分，於法核無不合。訴願決定予以維持，亦屬妥適。因而為上訴人敗訴之判決。
五、本院按稱發明者，謂利用自然法則之技術思想之高度創作。又凡可供產業上利用之新型，無下列情事之一者，得依本法申請取得發明專利：一、申請前已見於刊物或已公開使用者。但因研究、實驗而發表或使用，於發表或使用之日起六個月內申請專利者，不在此限。二、有相同之發明或新型申請在先並經核准專利者。三、申請前已陳列於展覽會者。但陳列於政府主辦或認可之展覽會，於展覽之日起六個月內申請專利者，不在此限。發明係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效時，雖無前項所列情事，仍不得依本法申請取得發明專利。為系爭案核准審定時專利法第19條、第20條第1項、第2項所明定。本件參加人於民國81年1月29日以「連續處理水體之方法及其裝置」，向被上訴人申請發明專利，經其編為第00000000號審查，旋於82年6月2日將專利名稱改為「連續處理水體之方法」，並經被上訴人准予專利。公告期間，上訴人提出異議，經被上訴人為異議不成立之處分，上訴人不服，向經濟部提起訴願，經濟部為原處分撤銷之決定，嗣經被上訴人重為審查，以91年4月1日（91）智專三（四）01007字第09189000803號審定書為異議不成立之處分，上訴人仍不服，循序提起本件行政訴訟。查系爭「連續處理水體之方法」發明專利案，包括：構成一大體上封閉之處理槽，在該處理槽內上下兩端分別設置一陽極及一陰極，陰陽極之間的空間依層序排設若干個預定足夠面積之板體；其主要特徵在於令該等板體為未通以電極之介電質體，且令該等介電質板排列的空間在該處理槽內由下至上形成一基本上為封閉Ｓ型的單向流徑，將欲處理之原水保持在可流動之液態狀，令其由該處理槽下部流入，經過該基本上Ｓ型的單向流徑，而由該處理槽的上部流出，將該陽陰極施以預定之電壓，使該陽陰極間的空間產生一預定強度之電場，該電場使槽內原水中的雜度產生極性，同時引發該等介電質板的觸媒效應以催化雜質顆粒的凝聚，另一方面使該原水流經封閉之Ｓ型流道，產生機械式及磁場式之攪拌作用，使雜質凝聚成團而與液體分離者；其中，該電場強度由電壓及電極間距離決定，令該電壓及電極間距離之比，會使電場強度在0.5MV/cm至10V/cm之間，而原水流經該Ｓ型流徑的流速為每分鐘10公分至每秒鐘3.89公尺；又該等介電質板材質可用鐵、鋁、鈦、白金等物，而電極材質則用不銹鋼、鐵、鋁、鈦、白金等物。依系爭案申請專利範圍第1項所述之連續處理水體之方法，可交換二電極之正負極性，使該等介電質板兩面作用均勻，並以每1至60分鐘交換一次正負電極；而依系爭案申請專利範圍所界定之方法及條件下實際操作結果，以極化作用達成去除污染物之技術功效，應屬該方法能被該技術領域之人在實際上加以使用，且可在利用自然法則之技術領域性活動領域發生其技術功效，堪認系爭發明專利案具有產業利用性，被上訴人為異議不成立之處分，訴願決定予以維持，均無不合，原審併予維持，並駁回上訴人在原審之訴，經核於法尚無違誤。上訴意旨略以：原審參加人既謂其介電質板具有觸媒反應不代表其無「僅利用極化作用而無其他電化學反應」之涵義，則介電質板不參與反應之觸媒效應，而又得與參與反應之電解作用同時併存，就此與常理有悖之變態事實，原審未依舉證責任分配予被上訴人舉證，已屬違法；又系爭案於其專利說明書所陳述之主要目的乃係在應用「極化作用」以資作為處理水體者，然其處理廢水之真實作用，又係透過鐵、鋁兩種活性金屬提供金屬離子所達成，則其處理廢水之作用自係有「絕大部分」係經由電解作用所導致者，其結果顯與極化作用間不具有相當因果關係，即僅電解作用與廢水處理有效果間存在著因果關係，是系爭案在以鐵、鋁為介電質板時，並無法達成其所訴求「著重」於以極化作用處理水體之目的，既無法達成其發明目的，即屬被上訴人於專利審查基準中所明文指為不具產業上利用性之發明，原判決仍維持原處分，自有適用審定時專利法不當之違法云云。惟查系爭案之訴求為提供一種連續處理水體之方法，依其申請專利範圍第1項界定標的之水體處理方法所應用之手段原理包含「將陽陰極施以預定電壓，俾使陽陰極間的空間產生一預定強度之電場，該電場使槽內原水中的雜質產生極性，同時引發該等介電質板的觸媒效應以催化雜質顆粒的凝聚」，尚無所謂「未有處理水體之方法中僅利用極化作用而無其他電化學反應」之技術涵義，且系爭案說明書中亦僅載明介電質板參與電解反應之程度不明顯而非完全未參與電解反應；次查被上訴人就系爭案經兩次複勘，已充分證明以鐵板作為介電質板實施系爭發明方法具有處理水體以降低雜質之功效，是系爭發明確具有產業上之利用價值；是上訴意旨指摘原判決所為採證認事之職權行使不當各點，均無足採，其據以聲明廢棄原判決，非有理由，應予駁回。
據上論結，本件上訴為無理由，爰依行政訴訟法第255條第1項、第98條第3項前段，判決如主文。
中 華 民 國 96 年 2 月 8 日
第四庭審判長法 官 劉 鑫 楨
法 官 陳 秀 美法 官 梁 松 雄法 官 劉 介 中法 官 戴 見 草以 上 正 本 證 明 與 原 本 無 異中 華 民 國 96 年 2 月 9 日
書記官 郭 育 玎