最 高 行 政 法 院 判 決
96年度判字第00970號上 訴 人 臺灣葛瑞塔股份有限公司代 表 人 甲○○被 上訴 人 經濟部智慧財產局代 表 人 乙○○
參 加 人 中環股份有限公司代 表 人 翁明顯上列當事人間因新型專利舉發事件，上訴人對於中華民國94年11月10日臺北高等行政法院93年度訴字第3793號判決，提起上訴。
本院判決如下：
主 文上訴駁回。
上訴審訴訟費用由上訴人負擔。
理 由
一、本件上訴人前於民國（下同）87年6月8日以「造形CD」，申請專利範圍：「一種造形CD，主要係將光碟片區分為內、外兩環區，其中內環區依正常製程，儲存各類資料，而外環區則留下空白，俾供切割作造形之用，而有別於一般CD ，為其特徵者。」向被上訴人申請新型專利，經被上訴人審查後，於88年11月11日准予專利，並於公告期滿後，發給新型第175485號專利證書（下稱系爭案）。嗣參加人於91年5月30日，引證西元1997年5月29日公開之PCT（專利合作條約）第WO97/18942號「METHOD AND APPARATUS FOR MANUFACTURINGCOMPACT DISCS HAVING A NON-ROUND OUTER PROFILE」專利案（下稱引證案）等，以系爭案有違核准審定時專利法（下簡稱專利法）第98條第1項第1款及第2項規定，對之提起舉發，案經被上訴人審查，於92年12月25日以（92）智專3（2）04059字第09221301270號專利舉發審定書（下稱原處分）為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分。上訴人不服，循序提起行政訴訟，遭原審判決駁回，遂提起本件上訴。
二、上訴人在原審起訴意旨略以：引證案之專利技術是藉著切割方法與裝置之提出，切割預錄式光碟片上可記錄數位資料但未記錄數位資料部分，製成非圓形之光碟片；而系爭案則是藉著建立不可記錄數位資料之外環區俾供任意切割，使得非圓形之可錄一次或可重覆燒錄之光碟片成為可能。是引證案乃是一種在一般光碟片上，遷就其中「可燒錄但未燒錄」之空白部分來做造型之方法與裝置；而系爭案則是在製作光碟片時即已建立「不可燒錄」數位資料之外環，製作出一種特殊之光碟片，二者技術思想及專利申請範圍，明顯不同。另上訴人曾委請國立臺灣科技大學電機工程系蕭弘清教授就系爭案及引證案進行鑑定，該鑑定結果顯示，引證案之結構內容、使用技術手段與系爭案之申請專利範圍實質上應為不同，系爭案符合「進步性」之法定申請要件。是原處分僅以兩者皆涉及非圓形之光碟片，同時誤將引證案所製作出之光碟片中「未燒錄數位資料之空白區域」，等同於系爭專利「自始即不可燒錄數位資料之空白區域」，而作成系爭案違反新穎性之結論，顯有可議之處。為此，訴請撤銷訴願決定及原處分等語。
三、被上訴人則以：引證案之透明的環形區域18即等同於系爭案「自始即不可燒錄數位資料之空白區域」，是以一旦引證案的透明環形區域18設置於碟片的外緣，則與系爭案將光碟片區分為內、外兩環區之主要特徵完全相同，故系爭案無法記錄資料的空白外環區之空間結構自不具新穎性專利要件。又系爭案是否為「非預錄式光碟片」不足以作為與引證案區隔之專利特徵所在。另上訴人所提之鑑定內容指稱，系爭案不至於造成已存入資料之流失或意外遭切割破壞，而引證案在切割時卻可能因機械誤差原因，而造成已存入之資料遭意外切割而損壞，系爭案較引證案有功能上之增進；然若將引證案的透明環形區域18設置於碟片的外緣，則與系爭案將光碟片區分為內、外兩環區之結構特徵相同，在此相同之結構特徵下引證案有可能因機械誤差而造成切割損壞，系爭案亦有可能因機械誤差而傷及可儲存資料之內環區，故上開鑑定報告不足採信等語，資為抗辯。
四、原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，以：（一）被上訴人83年11月25日公告之專利審查基準第2-2-5頁關於：新穎性判斷之基本原則規定、第2-2-6頁至2-2-7頁關於刊物之規定，核與專利法之立法目的「鼓勵、保護、利用發明與創作，以促進產業發展」（專利法第1條參照）相符，被上訴人於審查系爭案是否具有新穎性時資為依據與基準，依法自值尊重。另引證案係揭示一種具有非圓形外側輪廓的CD之製造方法與裝置，確已揭露系爭案將光碟片分為內、外兩環區，其中內環區依正常製程，儲存各類資料，而外環區則留下空白，俾供切割作造形之用之特徵，且系爭案並無實質功效上之增進，因此引證案足以證明系爭案有違新穎性規定，是原處分關於新穎性之認定，核均係依前揭之說明而為審查，於法並無不合。（二）系爭案之結構特徵在於將光碟片區分為內、外兩環區，其中內環區22依正常製程，儲存各類資料，而外環區23則留下空白，俾供切割作造形之用，且其改良之標的包括唯讀光碟片（CD）。而引證案雖係一提供製造非圓形外型之光碟片的設備及方法之發明專利，然依其說明書關於發明背景、發明之詳細說明之記載，及其申請專利範圍第1項記載，以之與系爭案之技術特徵相較，引證案為包含有可讀取式數位資訊之環型區域12，即等同於系爭案之內環區22，而實施例中設置於碟片的外緣透明的環形區域18即等同於系爭案「自始即不可燒錄數位資料之空白區域」之外環區，是兩者將光碟片區分為內、外兩環區之主要特徵完全相同，被上訴人認系爭案無法記錄資料的空白外環區之空間結構不具新穎性，洵屬有據。另若引證案的透明環形區域18設置於光碟片的外緣，則與系爭案將光碟片區分為內、外兩環區之結構特徵相同，在此相同之結構特徵下引證案固有可能因機械誤差而造成切割損壞，系爭案亦非無可能因機械誤差而傷及可儲存資料之內環區，故上訴人所提之鑑定報告不足資證系爭案具新穎性。從而，原處分於法並無違誤，訴願決定予以維持，亦無不合等語，而為駁回上訴人在原審之訴之判決。
五、上訴人上訴意旨復以：原審94年10月20日言詞辯論筆錄未記載原審法官詢問被上訴人及參加人關於時間密度與一般CD容量大小有何不同，被上訴人及參加人均回答與CD容量都是一樣，而欺騙法官，然筆錄均無記載，判決對之亦未詳述，是判決不備理由。又系爭案內環區與光學塗佈時間密度為本件判斷之要點，然被上訴人卻以擬制推測方法為判斷基礎；加以訴外人被訴違反著作權法案件，亦經二度發回續查。另被上訴人審查係智慧財產權案件之主管機關，其又兼審查舉發案是否成立，有球員兼裁判之嫌。再錸德科技股份有限公司、利碟股份有限公司曾就系爭案為異議然均不成立，何以原審判決與上述公知之事實不相同？並相關案件已經本院95年度判字第1122號判決將其原審判決廢棄在案；為此，訴請廢棄原判決，撤銷訴願決定及原處分等語。
六、本院查：
（一）按依本件舉發時專利法第105條準用第72條第1項後段規定，新型專利有違反第97條至第99條情事者，任何人得附具證據，向專利專責機關舉發之。另「稱新型者，謂對物品之形狀、構造或裝置之創作或改良。」「凡可供產業上利用之新型，無下列情事之一者，得依本法申請取得新型專利：一、申請前已見於刊物或已公開使用者。但因研究、實驗而發表或使用，於發表或使用之日起六個月內申請新型專利者，不在此限。」分別為系爭案核准審定時專利法第97條及第98條第1項第1款所明定；可知，新型係佔據有一定空間之物品實體，為其形狀、構造或裝置上的具體創作或改良，非僅屬抽象的技術思想或觀念，故新型專利之標的僅限於物品之形狀、構造或裝置，與發明之技術可包括方法，有所不同。
（二）經查：（1）本件原審判決已就系爭案之結構特徵在於將光碟片區分為內、外兩環區，其中內環區22依正常製程，儲存各類資料，而外環區23則留下空白，俾供切割作造形之用，且其改良之標的包括唯讀光碟片（CD）；至引證案雖係一提供製造非圓形外型之光碟片的設備及方法之發明專利，然依其說明書第2頁關於發明背景記載、說明書第5頁關於發明之詳細說明及其申請專利範圍第1項之記載，足認引證案與系爭案將光碟片區分為內、外兩環區之主要特徵完全相同，是系爭案無法記錄資料的空白外環區之空間結構不具新穎性等情，依調查證據之辯論結果，詳述其得心證之理由，並就上訴人提出之專利權鑑定報告何以不足證明系爭案具新穎性予以指駁甚明，核其認定與卷內證物及論理法則、經驗法則，並無違背。又依系爭案之新型專利說明書，其申請專利範圍為：「一種造形CD，主要係將光碟片區分為內、外兩環區，其中內環區依正常製程，儲存各類資料，而外環區則留下空白，俾供切割作造形之用，而有別於一般CD，為其特徵者。」系爭案就其申請新型專利範圍，既已明白表示「其中內環區依正常製程」，是系爭案之內環區與光學塗佈時間密度因非其專利範圍，是上訴意旨據此為指摘，自無可採。另依上述系爭案所申請之專利範圍，可知，其CD容量與時間密度核與其是否具有新型專利之新穎性無涉，是縱原審審理筆錄及判決就被上訴人及參加人關於時間密度與CD容量大小之陳述，有上訴人所指摘疏未記載及論述情事，亦因與本件係關於系爭案有否新型專利之新穎性之爭執無涉，而不影響判決結論，故原審判決仍應予維持。而上訴意旨另指稱之刑事偵查發回續查部分，依上訴人提出之「通知」，係關於上訴人與訴外人間之著作權法爭議，核與本件之爭執無涉，故上訴意旨據以指摘，亦無可採。再關於訴外人錸德科技股份有限公司及利碟股份有限公司曾就系爭案為異議及舉發部分，因該異議案及舉發案之引證案與本件之引證案並不相同，故上訴人以之異議不成立及舉發不成立於本件為爭執，並無可採一節，已經原審判決認定甚明，核無不合；故上訴意旨再就原審判決已詳為論述之事項，再執陳詞為指摘，並無可採。（2）又按關於新型專利舉發案之處理，依本件舉發審查時專利法第105條準用第73條再準用第43條規定，專利專責機關應指定未曾審查原案之專利審查人員審查，並作成審定書；故雖本件系爭案之專利申請案及舉發案之主管機關均為被上訴人，但因其實際參與審查之人員並不相同，自無上訴人所稱球員兼裁判情事，故上訴意旨據以指摘原審判決違法，並無可採。（3）再本院95年度判字第1122 號判決係以原審判決有理由不備情事，而將其原審判決廢棄，發回其原審法院另為適法之裁判，有該判決書可按；而本件與上開事件之原審判決並非同一，而本件之原審判決已就本件之引證案因包含有系爭案之主要特徵，故系爭案並不具新穎性，暨上訴人提出之專利權鑑定報告何以不足採等情，均已斟酌全辯論意旨詳述其得心證之理由，已如前述，並無理由不備情事；況系爭案係關於新型專利，而新型係佔據有一定空間之物品實體，為其形狀、構造或裝置上的具體創作或改良，與發明之技術可包括方法，有所不同，亦如前述；故上訴意旨於本件執前述本院之另案判決指摘原審判決違法，亦無可採。
（三）綜上所述，原審判決將訴願決定及原處分均予維持，而駁回上訴人在原審之訴，核與應適用之法規並無違背。上訴論旨，指摘原審判決違法，求予廢棄，為無理由，應予駁回。
據上論結，本件上訴為無理由，依行政訴訟法第255條第1項、第98條第3項前段，判決如主文。
中 華 民 國 96 年 5 月 31 日
第一庭審判長法 官 高 啟 燦
法 官 黃 璽 君法 官 廖 宏 明法 官 楊 惠 欽法 官 林 樹 埔以 上 正 本 證 明 與 原 本 無 異中 華 民 國 96 年 6 月 1 日
書記官 張 雅 琴