最 高 行 政 法 院 判 決
97年度判字第730號上 訴 人 富立好工業股份有限公司代 表 人 林明諺被 上訴 人 經濟部智慧財產局代 表 人 王美花
參 加 人 森泉企業股份有限公司代 表 人 甲○○上列當事人間商標評定事件，上訴人不服中華民國95年8月10日臺北高等行政法院94年度訴字第3191號判決，提起上訴，本院判決如下：
主 文上訴駁回。
上訴審訴訟費用由上訴人負擔。
理 由
一、訴外人天鋐工業股份有限公司（下稱天鋐公司）於民國（下同）89年9月25日以「晶工及圖JIN KON」商標（下稱系爭商標）作為其註冊第138578號「弘正有限公司（下稱弘正公司）標章㈡」商標之聯合商標，指定使用於當時商標法施行細則第49條所定商品及服務分類表第11類之「冷氣機、冷風機、熱風機、乾燥機（上開4項商品於92年8月5日申請減縮）除濕機、增濕機、通風機、排風機、送風機、抽風機、暖氣機、空氣淨化機、空氣調節機、汽車空氣調節機、太陽能冷暖空調機、冷氣機保護套、車用冷氣、抽送風機、冷暖氣機、鼓風機、空氣清香淨化機、冷暖空調機、汽車冷暖氣機、調濕機、通風調節器、空調用空氣過濾器、空氣乾燥器、空氣殺菌除臭機、電子防潮箱、空氣清淨器、空氣清淨機、空氣淨化臭氧機」等商品，向被上訴人申請註冊，經被上訴人核准列為註冊第979286號商標，嗣於91年10月15日移轉登記予上訴人。參加人於92年4月30日以系爭商標與據以評定之註冊第197478、316954、423079、449473、456995及689137號商標（下稱據以評定商標）相衝突，系爭商標之註冊有違當時商標法（下稱修正前商標法）第37條第7款、第12款及第14款規定申請評定後，商標法於92年11月28日修正施行，其程序並依同法第91條規定辦理；本件原申請評定主張之條款業經修正為商標法（下稱修正後商標法）第23條第1項第12款、第13款及第14款，被上訴人乃依修正後商標法第86條第1項規定，視系爭商標為獨立商標。案經被上訴人審查，認系爭商標有違修正前商標法第37條第12款及修正後商標法第23條第1項第13款規定，乃以94年2月1日中台評字第00920144號商標評定書為「第979286號『晶工及圖JIN KON』商標之註冊應予撤銷」之處分。上訴人不服，循序提起訴願及行政訴訟，均遭駁回，乃提起本件上訴。
二、上訴人於原審主張略以：註冊第138578號為弘正有限公司（於86年間更名為晶工工業股份有限公司《下稱晶工公司》）於69年5月16日註冊取得後，即陸續於71年間於類似產品註冊第201410號聯合商標、77年間註冊第423079號聯合商標、78年間註冊第456995號聯合商標、84年間註冊第684324號及第687350號聯合商標；嗣於87年底晶工公司將註冊第138578號商標及第201410號、第423079號、第456995號、第684324號及第687350號聯合商標讓售予天鋐公司，天鋐公司嗣於89年間申請註冊系爭商標，與上開聯合商標同為註冊第138578號商標之聯合商標，並於91年間由上訴人受讓取得。另一方面，弘正公司於69年5月16日註冊取得第138578號商標時，另申請取得註冊第138577號商標，而據以評定商標則係於71年間由弘正公司申請註冊為註冊第138577號商標之聯合商標。因此，自71年間開始有關「晶工」字樣之商標分別隸屬於註冊第138578號及第138577號下為聯合商標，而同為晶工公司（即弘正公司）所有，並分別註冊使用於類似產品之上。迨至87年底，晶工公司發生財務困難，方將註冊第138578號一系列之「晶工」正商標及聯合商標售出，輾轉由上訴人取得；至92年3月間，晶工公司財務更行惡化，註冊第138577號一系列之「晶工」正商標及聯合商標，方由參加人經由法院拍定取得。是自87年底，晶工公司將註冊第138578號一系列之「晶工」正商標及聯合商標讓售後，上訴人與參加人既依修正後商標法第36條規定，於使用系爭商標（依修正前商標法第22條規定依附於註冊第138578號等系列商標之聯合商標）與據以評定商標於類似產品上，分別加註公司名稱為區別之標示，自應排除修正前商標法第37條第12款及修正後商標法第23條第1項第13款規定之適用。另修正後商標法第23條第1項第13款但書規定之「同意」並非要式，上訴人主張晶工公司於系爭商標申請註冊時曾口頭同意（按，此時參加人尚未取得據以評定商標），並於訴願階段提出內容並無不實之證明書為證，而被上訴人就該證明書之形式真正既不爭執，則上訴人自得據該證明書之內容，證明系爭商標於申請註冊前，確曾取得據以評定商標當時之商標專用權人之同意。況晶工公司於87年間將註冊第138578號一系列之「晶工」正商標及聯合商標讓售他人，自含有同意他人於類似產品再申請註冊第138578號商標之聯合商標，方符交易常情等語，爰求為判決撤銷訴願決定及原處分。
三、被上訴人於原審則略以：兩商標相較，皆有相同之中文「晶工」二字，且系爭商標圖樣之外文「JIN KON」為中文「晶工」之音譯，二者在外觀、觀念及讀音上相同，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，可能會有所混淆而誤認二商品來自同一來源，應屬構成近似之商標。兩商標指定使用之商品皆為一般家用電器商品，在用途、功能、產製者、行銷管道及販賣場所等因素上具有共同或關聯之處，如標示相同或近似之商標，依一般社會通念及市場交易情形，易使相關商品消費者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源，故兩商標所指定使用之商品間亦存在相當程度之類似關係。上訴人於異議程序所檢送之證據資料缺乏晶工公司分別移轉商標專用權予上訴人及參加人後之具體行銷證據，佐證其實際使用情形，而無法證明上訴人所稱晶工公司分別移轉商標專用權予雙方後，雙方已在市場上各自使用多年，相關消費者並無產生混淆誤認之情事。況「晶工」商標專用權分別移轉予雙方之事實，未必為相關消費者所知悉，消費者依其認知係購買「晶工牌」商品，故即使商標專用權分別移轉予雙方後，已併存市場至今5、6年，相關消費者仍即有可能誤認其所購買之商品來源相同或雖不相同但有所關聯。又上訴人所稱系爭商標申請註冊時已得參加人之同意，並無相關具體證據可供佐證，且註冊第138578號商標圖樣並無中文「晶工」二字等語，資為抗辯，爰求為判決駁回上訴人在原審之訴。
四、參加人於原審則略以：兩商標圖樣均有相同之中文「晶工」、外文「JIN KON」，且其工字圖附加齒輪之設計構圖相同，以具有普通知識之消費者於購買時施以普通之注意，會有所混淆而誤認二商品來自同一來源或雖不相同但有所關聯，應屬構成近似之商標。兩商標指定使用之商品皆為一般家用電器商品，在用途、功能、產製者、行銷管道及販賣場所等因素上具有共同或關聯之處，如標示相同或近似之商標，依一般社會通念及市場交易情形，使相關消費者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源，故兩商標所指定使用之商品間亦存在相當程度之類似關係。又中文「晶工」、英文「
JIN KON」及齒輪圖形為參加人及其前手早於71年起即陸續以之作為商標圖樣，指定使用於開飲機等商品，取得多件商標專用權，並經延展註冊使用至今已有25餘年，其商品於全國各大量販店及百貨公司、一般電器行均有販售，並迭經車體廣告、各報章雜誌、電視等媒體廣告宣傳促銷，各大網路均得以搜尋到參加人之「晶工牌」商標之商品、國內各地均設有展示服務中心、行銷網絡綿密，銷售額逐年快速成長，參加人所表彰之商品品質與信譽業已廣為相關業者或消費者所普遍認知而達著名之程度，業經被上訴人肯認在案。而「晶工」商標分別移轉予參加人及上訴人之事實，未必為相關消費者所知悉，消費者購買商品時，係認明「晶工牌」商標而選購，故商標專用權分別移轉予雙方後雖已併存市場至今
5、6年，相關消費者仍即有可能誤認其所購買之商品來自相同或雖不相同但有關聯之來源。上訴人另案註冊之多件聯合商標行政訴訟案，業已分別經原審判決駁回其訴在案等語，爰求為判決駁回上訴人在原審之訴。
五、原審審酌全辯論意旨及調查證據之結果，略以：系爭商標係由中文「晶工」、外文「JIN KON」及工字圖附加齒輪之設計構圖所組成，而據以評定商標係由中文「晶工」所構成，兩者相較，皆有相同之中文「晶工」，且系爭商標圖樣上之外文「JIN KON」發音近似中文「晶工」，其工字圖附加齒輪之設計構圖亦相雷同；二者在外觀、觀念及讀音上近似，應屬構成近似之商標。系爭商標雖於92年9月間將其指定使用之「冷氣機、冷風機、熱風機、乾燥機」等商品刪除，惟其減縮後之商品，與據以評定商標指定使用之商品相較，二者皆為一般家用電器商品，具有相同或相近之功能，復常來自相同之產業，或透過相同之行銷管道及販賣場所進行銷售，在用途、功能、產製者、行銷管道及販賣場所等因素上具有共同或關聯之處，依一般社會通念及市場交易情形，兩商標指定使用之商品應屬類似商品。晶工公司將商標專用權移轉予荃欣公司，再輾轉移轉予上訴人，上訴人得使用之權限僅限於其已取得使用商品之類別，其是否能與參加人取得之商標專用權併存，係基於其商標專用權繼受取得之法律關係定之。而上訴人所取得之註冊第138578號、第201410號、第423079號、第456995號、第684324號、第687350號、第809542號商標之專用商品，均未包括據以評定商標指定使用之商品。因此，系爭商標指定使用之商品並非上訴人繼受取得之商標專用權指定使用範圍，並無與據以評定商標併存之事實，而係另案向被上訴人申請註冊，自仍應依商標法申請註冊之規定決定應否准予註冊。上訴人所指併存之事實僅存在於各種排油煙機、冷熱風機、乾燥機、電冰箱、冷氣機、洗衣機、馬達、電爐、電扇等商品，尚不能以上訴人曾自晶工公司輾轉繼受取得部分之商標專用權，即作為本件應准註冊之論據。晶工公司書立證明書係94年6月27日，乃在系爭商標申請註冊（91年8月28日）之後，而該證明書內又未記載晶工公司同意之日期，已難證明上訴人申請系爭商標註冊前已得晶工公司之同意。況包含據以評定商標在內之「晶工」系列商標，參加人已於92年4月1日經由臺灣臺北地方法院拍定而自晶工公司名下移轉登記取得，晶工公司已非據以評定商標之所有人，其嗣後始書立證明書謂已同意受讓人申請系爭商標之註冊云云，自難採信。是系爭商標有修正前商標法第37條第12款及修正後商標法第23條第1項第13款規定不得註冊之情形，而應撤銷其註冊，則其是否尚有修正前商標法第37條第7款、第14款（原判決誤載為第12款）及修正後商標法第23條第1項第12款、第14款規定之適用，即無庸論究等由，乃駁回上訴人在原審之訴。
六、上訴意旨除與於原審主張之理由相同外，另略以：㈠系爭商標係依修正前商標法第22條規定依附於註冊第138578號等系列商標之聯合商標，而註冊第138578號等系列商標與據以評定商標因屬修正後商標法第36條規定「移轉商標權之結果」得同時併存而無致相關消費者混淆誤認之虞，則系爭商標自得與據以評定商標同時併存而無致相關消費者混淆誤認之虞。乃原判決就上訴人以系爭商標註冊之沿革，系爭商標與據以評定商標得同時併存而無致相關消費者混淆誤認之虞之主張恝置不論，自有判決理由不備之違法。㈡原判決僅謂上訴人所提出之證明書並未記載晶工公司同意之日期，於未傳訊晶工公司相關負責人證明該證明書所載內容之真偽，即謂該證明書自難採信，自有判決理由不備之違法。㈢依修正後商標法第23條第2項規定：「前項第12款規定之情形，以申請時為準。」參加人於系爭商標申請註冊時，既尚未合法成立，亦非商標權人，上訴人遑論有不法搭載其商譽進而侵害其商標權之虞，是原判決於法有違。㈣不論依修正前、後商標法之規定，或商標法之立法原理原則，商標權人將自己所享有之同一商標圖樣，向被上訴人申請指定使用於非原申請登記之商品類別，非法所不許。且不論依修正前、後商標法之規定，皆未限制商標權人不得將自己所享有之商標圖樣指定使用於其他商品及類別。而82年修正之商標法對商標之授權使用改採自由授權主義，換言之，商標權人只要能維護產品之一定品質及商譽，保障消費者之權益，在避免損及消費者之權益下，殊無限制商標權使用之方式之必要。且修正後商標法第36條既就相同商標，有二以上商標權人，致消費者有誤認混淆之虞之情形，已明文規定二以上商標權人皆必須作明顯標示以區隔，被上訴人殊無再以禁止註冊登記之方式，限制商標權人使用商標權之範圍，故原判決不僅損及消費者之權益，致令消費者無法享有高品質之產品，亦嚴重限制工商企業之正常發展，難謂與商標法第1條之立法目的無違。㈤若謂據以評定商標為著名商標，則上訴人所享有之「晶工牌」商標亦為著名商標，自應同受保護，而享有同等之對待，當無修正前商標法第37條第7款及修正後商標法第23條第1項第12款規定之適用。否則，若允許參加人所享有「晶工牌」商標專用權擴大使用至本件指定商品，卻又限制上訴人所享有之「晶工牌」商標專用權指定使用於同一商品類別上，則被上訴人所為之行政處分，顯有對雙方為差別待遇，自有違反行政程序法第6條規定之違法，而原判決棄「晶工牌」商標業經上訴人使用多年之事實，自難謂於法無違等語，爰求為判決廢棄原判決，並撤銷訴願決定及原處分。
七、本院查：
㈠、按商標圖樣「相同或近似於他人同一商品或類似商品之註冊商標者」，不得申請註冊；商標「相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者」，不得註冊；分別為修正前商標法第37條第12款及修正後商標法第23條第1項第13款前段所明定。又按「本法中華民國92年4月29日修正施行前，已申請或提請評定，尚未評決之評定案件，以本法修正施行前及本法修正施行後之規定均為違法事由為限，始撤銷其註冊；其程序依修正後之規定辦理。」復為修正後商標法第91條第1項所規定。
㈡、原判決關於系爭商標與據以評定商標構成近似，兩商標指定使用之商品應屬類似商品，兩商標之實際使用上，已造成一般消費者混淆誤認。故衡酌兩商標之近似程度、指定使用商品之類似程度、相關消費者對兩商標熟悉之程度及實際混淆誤認等情事，客觀上，應有使相關消費者誤認兩商標之商品為同一來源之系列商品，或誤認兩商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，而產生混淆誤認情事等事項，均詳予以論述，是原判決所適用之法規與該案應適用之現行法規並無違背，與解釋判例亦無牴觸，並無所謂原判決違背法令之情形。又證據之取捨與當事人所希冀者不同，致其事實之認定亦異於該當事人之主張者，不得謂為原判決有違背法令之情形。上訴意旨所謂兩商標不致相關消費者混淆誤認之虞云云，係對於業經原判決詳予論述不採之事由再予爭執，要難謂為原判決有違背法令之情形。
㈢、另按修正後商標法第23第1項第13款但書規定：「…但經該註冊商標或申請在先之商標所有人同意申請者，除二者之商標及指定使用之商品或服務均相同外，不在此限。」此所謂之「該註冊商標或申請在先之商標所有人」，係指該申請案申請註冊時據爭之他案申請在先商標所有人而言。上訴意旨雖主張其於原審所提出之據以評定商標原所有人晶工公司於94年6月27日書立之證明書為真正云云，惟查，原判決指出該證明書之書立日期為94年6月27日，在系爭商標申請註冊日（89年9月25日）之後，而該證明書內又未顯示晶工公司同意之日期，已難證明上訴人之前手天鋐公司於系爭商標申請註冊前已得晶工公司之同意，暨上訴人所主張如何不足採等事項，均詳予以論述，是原判決所適用之法規與該案應適用之現行法規並無違背，與解釋判例亦無牴觸，並無所謂原判決違背法令之情形。另查，上訴人主張之註冊第138578號一系列之「晶工」正商標及聯合商標，暨註冊第138577號一系列之「晶工」正商標及聯合商標之沿革事實，為兩造所不爭。依此沿革事實以觀，系爭商標與據以評定商標不僅係不同之商標，更係分屬不同正商標之聯合商標，自無從由晶工公司曾將其中7件商標專用權轉讓予荃欣公司之事實，推認已同意系爭商標申請註冊。上訴意旨主張天鋐公司於系爭商標申請註冊時，業已取得斯時據以評定之商標專用權人晶工公司之同意，本件應有修正後商標法第23條第1項第13款但書規定之適用云云，並非可採。
㈣、再按修正前商標法第22條第1項固規定：「同一人以同一商標圖樣，指定使用於類似商品，或以近似之商標圖樣，指定使用於同一商品或類似商品，應申請註冊為聯合商標。」聯合商標與正商標僅係同屬一人之數項商標，聯合商標雖從屬於正商標，於正商標移轉時，應一併為之（修正前商標法第29條規定），聯合商標制度，固在擴大保護正商標以及保護消費者免於對商品來源發生混淆誤認，然而他人之註冊商標或著名商標等同應保護，聯合商標係因目的或形態而與正商標不同，其本身仍為商標，聯合商標之註冊申請係獨立之申請事件，該聯合商標本身如有商標法規定之各項不得申請註冊之事由，仍不得申請註冊。是申請註冊為聯合商標而有違反修正前商標法第37條各款等商標註冊要件規定，而不得申請註冊者，仍不應核准註冊，不因其正商標已申准註冊而有異，聯合商標申請註冊要件之審查，及是否違反商標註冊要件，仍與一般商標申請註冊之審查相同。玆因上開商標法之聯合商標制度施行，企業大量申請聯合商標，衍生主管機關審查實務之困擾，基於聯合商標之功能有限，並參考英日等國立法例，乃修法廢除聯合商標（參照現行商標法修正草案總說明第13點），並於修正後商標法第86條第1項規定：「本法中華民國92年4月29日修正（按，此係立法院三讀通過日期，同年5月28日總統令修正公布，自公布日起6個月後之同年11月28日施行）施行前，已註冊之聯合商標、聯合服務標章、聯合團體標章或聯合證明標章，自本法修正施行之日起，視為獨立之註冊商標或標章；其存續期間，以原核准者為準。」是無論商標法就聯合商標制度廢除前後，聯合商標之申請註冊，均與一般商標申請註冊之審查相同。原審以修正前商標法第37條第12款及修正後商標法第23條第1項第13款，及相同或近似於他人同一商品或類似商品之註冊商標作為系爭商標應否註冊之判斷基準，並無違誤。上訴意旨謂系爭商標已有正商標存在，可不經商標要件之審查，即得註冊為聯合商標，原判決仍執一般商標註冊之判斷基準，有違商標法之立法目的，暨有違行政程序法第6條不得為差別待遇之行政處分之規定云云，並非可採。
㈤、末按修正前商標法第21條第2項規定：「商標專用權以請准註冊之商標及所指定之商品為限。」修正後商標法係將該條移列為第29條第1項並作文字修正為：「商標權人於經註冊指定之商品或服務，取得商標權。」商標權之範圍仍為註冊指定之商品或服務為限，判斷是否屬修正前商標法第37條第12款及修正後商標法第23條第1項第13款前段規定之「他人同一商品或類似商品之註冊商標」及「他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標」，均係以商標權範圍為準，並不因商標法修正前後而有異。至於修正後商標法新增第36條規定：「移轉商標權之結果，有二以上之商標權人使用相同商標於類似之商品或服務，或使用近似商標於同一或類似之商品或服務，而有致相關消費者混淆誤認之虞者，各商標權人使用時應附加適當區別標示。」係因商標法修正後，商標權可指定跨類商品或服務（修正後商標法第17條第3項），並可分割商標權（修正後商標法第21條），又可自由移轉，若商標移轉之結果有致相關購買人混淆誤認之虞者，而予以規定，其違反之效果係則以修正後商標法第57條第1項第3款商標廢止規定之（參照修正後商標法36條修正立法理由）。殊與申請註冊要件之混淆誤認之虞無涉，自難以修正後商標法第36條推論相同或近似商標指定於同一或類似之商品或服務申請註冊時，無修正後商標法第23條第1項第13款規定之適用。上訴意旨主張依修正後商標法第36條規定，在移轉商標權之結果，有二以上之商標權人使用相同商標時，任一商標權人皆得將自己享用商標權指定使用於其他商品類別，而無修正後商標法第23條第1項第13款適用之餘地云云，殊非可採。
八、綜上所述，上訴論旨猶執前詞，指摘原判決違背法令，求予廢棄，並撤銷訴願決定及原處分，均無理由，應予駁回。
據上論結，本件上訴為無理由，依行政訴訟法第255條第1項、第98條第1項前段，判決如主文。
中 華 民 國 97 年 7 月 17 日
最高行政法院第五庭
審判長法官 劉 鑫 楨
法官 姜 仁 脩法官 黃 淑 玲法官 劉 介 中法官 吳 慧 娟以 上 正 本 證 明 與 原 本 無 異中 華 民 國 97 年 7 月 17 日
書記官 張 雅 琴