最 高 行 政 法 院 判 決
97年度判字第771號上 訴 人 利益得股份有限公司代 表 人 甲○○訴訟代理人 黃章典 律師
陳初梅 律師被 上訴 人 經濟部智慧財產局代 表 人 王美花
參 加 人 史丹利七和國際股份有限公司代 表 人 乙○○訴訟代理人 楊祺雄 律師複 代理 人 張東揚 律師訴訟代理人 劉法正 律師上列當事人間新型專利異議事件，上訴人對於中華民國95年9月13日臺北高等行政法院94年度訴字第2908號判決，提起上訴，本院判決如下：
主 文上訴駁回。
上訴審訴訟費用由上訴人負擔。
理 由
一、上訴人於民國92年4月30日以「關節式扳手結構」向被上訴人申請新型專利，經被上訴人編為第00000000號審查，准予專利。公告期間，參加人於93年3月8日以其有違核准審定時專利法第98條第2項之規定，對之提起異議。參加人所提異議之引證一為台隆書店78年8月20日改新增補2版三版發行之「標準機械設計圖表便覽」，引證二為91年建構之唯霖科技工業有限公司網頁資料；引證三則為78年8月25日申請，79年07月11日審定公告之第00000000號「速放式搖頭扳手之調整結構改良」新型專利案。另本件系爭第00000000號「關節式扳手結構」新型專利，依93年4月27日之修正後申請專利範圍第1項獨立項載以：「一頭部，其上形成一置放空間以容置一環形齒輪，且其一端形成至少一關節管，該關節管之一側設有一凹槽，且具有一通孔穿過該關節管兩側。一柄部，其一端形成至少一關節管與頭部之關節管配合，每一關節管具有一通孔穿過各關節管兩側。一固定裝置，穿置過頭部及柄部之通孔，且具有一帽部及一幹部，其中帽部41係沿著幹部逐漸向外擴大，而形成一小於45度之斜錐度。及一翹曲盤形彈簧，安裝於頭部之凹槽內，且具有沿其直徑折彎成一圓弧。」（附屬項2至7項如附件一申請專利範圍所載）；案經被上訴人審查，並准予修正，於93年12月22日以（93）智專三㈢05056字第09321130490號專利異議審定書為「異議成立，應不予專利」之處分。上訴人不服，提起訴願，經訴願決定駁回，上訴人猶未甘服，遂提起行政訴訟。
二、上訴人起訴主張：㈠系爭案主要創作目的之一係提供一種關節式扳手，其利用一「帽部41沿幹部42逐漸向外擴大，而形成一小於45度之斜錐度」之固定裝置40，改良了過去固定裝置易快速斷裂之缺點；此乃因帽部41之尺寸隨著斜錐度小而縮小，使得收容帽部41的通孔34的尺寸縮小，關節管31之壁厚即可加增加；而且由於斜錐度小，固定裝置40受力分配隨之改變（水平分力遠大於垂直分力），避免過去帽部易受垂直分力斷裂之缺點。系爭案之另一創作目的，係本於過去雖將彈簧元件置於一般關節式扳手之柄部與頭部關節處可防止頭部晃動，但其彈性易隨時間疲乏，因此系爭案係應用一改良翹曲盤形彈簧50，可長久保持彈力而不致彈性疲乏。今被上訴人所創設之「頭部轉動定位效果」並非系爭案所欲克服之課題，被上訴人於訴願階段竟改稱系爭案所能達成之「不致快速斷裂」及「不致因彈性疲乏」，皆屬頭部能安全定位之情事，惟所謂之「頭部轉動定位效果」與前述「不致快速斷裂」及「不致因彈性疲乏」此兩效能並無相關，縱相關該等效能亦當屬頭部轉動定位效果之下位概念。被上訴人以習知技術所能達到之上位概念效果欲否定系爭案所能成就之下位概念效果，亦已造成邏輯上之謬誤，因一般關節式扳手僅注重頭部轉動定位效果，而系爭案所欲克服者，係超越該等基本效能以外之進一步需求，達成該等需求之技術特徵，故當具有進步性。㈡系爭案之選擇與結合習知元件之目的，係為克服「不致快速斷裂」及「不致因彈性疲乏」兩效能向度，而引證案並未有任何得以系爭案之選擇或結合習知技術而克服該等課題之教示，故不可僅以系爭案係習知元件單純置換一語帶過即否定系爭案之進步性。以引證一為例，該等圖說便覽係供從業者知悉業界中可能方便取得之元件及其尺寸規格，而系爭案並非僅以「具有小於45度斜錐度之帽部」固定裝置作為系爭案所請申請專利範圍，而係加以結合習知關節式扳手以克服「不致快速斷裂」此課題，系爭案之新型技術結合確實潛藏客觀上的困難度；又幾乎所有可專利性之標的，均係藉由「既有元件」之組合而獲致，被上訴人未審究「先前技術與被異議案所欲解決技術課題」的本質差異，其認定實有違誤等語，求為判決撤銷訴願決定與原處分。
三、被上訴人則以：由引證一第12-8頁最底下JIS B 0000-0000規格，已揭露固定裝置帽部呈小於45度之斜錐狀，故可知θ小於45度固定裝置比比皆是；系爭案僅是選用市售規格的固定裝置直接取代習知技藝之θ大於45度的固定裝置，此種元件單純的選擇性的置換，藉另一種構件當然之本有的功能，係為熟習該項技術者所能輕易完成，囿於預期之功效，仍屬未能增進功效者。上訴人訴稱:「系爭案之另一創作目的．．．，因此系爭案係應用一改良翹曲盤形彈簧50，可長久保持彈力而不致彈性疲乏」云云，惟如前述同理此一亦僅是選用此一規格的翹曲盤形彈簧直接取代習知技藝之墊片，而選用者又是直接取自一般坊間極為常用之販售品，如引證二之波浪華司，因故此為元件單純的選擇性的置換，屬為熟習該項技術者所能輕易完成，且未增進功效。又此一單純元件的置換，且囿於選用元件本有當然的功能，實屬為熟習該項技術者所能輕易完成，故原處分認定單純置換並無「相乘效果」，因此上訴人所稱之「突破」前提並不成立等語，資為抗辯，求為判決駁回上訴人之訴。
四、原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，以：查依引證三申請專利範圍及專利說明書第5、6頁所載內容及圖5(a)、圖6
(a)，已揭露有系爭案頭部、關節管、通孔、柄部、固定裝置、帽部、幹部等結構特徵。引證一之「機械設計圖表便覽」第12-8頁，所揭示之船用扁圓頂埋頭鉚釘（JIS B 0000-0000），其頭部錐度θ可應用40度、36度，是系爭案之「而形成一小於45度之斜錐度」，已為引證一所揭露。又引證二之波浪華司（Wave Washers）與系爭案之翹曲盤形彈簧形狀，由於有波浪結構即可達到彈性之功效，華司與翹曲盤形彈簧功效相同。是以，系爭案為引證一、二及三所組合而成，乃屬單純之元件置換，自無產生相乘效果，為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效者；從而，原處分以系爭案修正後申請專利範圍第1項不具進步性，為「異議成立，應不予專利」之處分，依法自無不合。末按，判斷專利申請案是否具有新穎性與進步性，應以申請案所主張之申請專利範圍為主；非屬申請專利範圍之技術，自不得與習知技術進行比對。然揆諸上開系爭案修正後申請專利範圍第1項所述，並未提到系爭案有折疊式或無段式連續扳轉之結構。因此，上訴人主張本件系爭案有所謂「無段式扳轉」結構，本院自毋庸予以審究，併此敘明。綜上所述，原處分以組合引證一、二及三足以證明系爭案有違首揭專利法第98條第2項之規定，所為「異議成立，應不予專利」之處分，依法自無不合。訴願決定予以維持，亦無違誤；上訴人聲請撤銷原處分及訴願決定，為無理由，因將原決定及原處分均予維持，駁回上訴人之訴。
五、本院按：㈠按「稱新型者，謂對物品之形狀、構造或裝置之創作或改良
。」「新型係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效時，雖無前項所列情事，仍不得依本法申請取得新型專利。」為系爭案核准審定時專利法第97條、第98條第2項所明定。而公告中之新型，任何人認有違反第97條至第99條規定，依法得自公告之日起3個月內，備具異議書，附具證明文件，向專利專責機關提起。從而，系爭專利有無違反專利法情事而應不予專利，依法應由異議人附具證據證明之，倘其證據足以證明系爭專利有違專利法之規定，自應為異議成立之處分。
㈡經查，原判決關於依引證三申請專利範圍及專利說明書第5
、6頁所載內容及圖5 (a)、圖6 (a)，已揭露有系爭案頭部、關節管、通孔、柄部、固定裝置、帽部、幹部等結構特徵。引證一之「機械設計圖表便覽」第12-8頁，所揭示之船用扁圓頂埋頭鉚釘（JIS B 0000-0000），其頭部錐度θ可應用40度、36度，是系爭案之「而形成一小於45度之斜錐度」，已為引證一所揭露。又引證二之波浪華司（Wave Washers）與系爭案之翹曲盤形彈簧形狀，由於有波浪結構即可達到彈性之功效，華司與翹曲盤形彈簧功效相同。是以，系爭案為引證一、二及三所組合而成，乃屬單純之元件置換，自無產生相乘效果，為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效者之事實，以及上訴人所主張如何不足採等事項均詳予以論述，是原判決所適用之法規與該案應適用之現行法規並無違背，與解釋判例，亦無牴觸，並無所謂原判決有違背法令之情形；又證據之取捨與當事人所希冀者不同，致其事實之認定亦異於該當事人之主張者，不得謂為原判決有違背法令之情形。
㈢再查，系爭案於93年4月27日所提出之申請專利範圍修正本
，將原申請專利範圍第1項至第10項予以刪除，原申請專利範圍第11項至第17項遞補項次，修正後為第1項至第7項。原異議審定除就申請專利範圍第1項審查是否具專利要件外，並已就系爭案申請專利範圍第2項至第7項附屬項逐項審查，認不具進步性等內容，此觀之原異議審定書理由第㈦、㈧可知，核該審定之內容並無不合。況上訴人就被上訴人審定認系爭案申請專利範圍第2項至第7項附屬項不具進步性部分，於訴願階段並無爭執，原審法院亦僅就兩造所爭執之系爭案第1項部分予以審究，縱原審雖有未於判決中加以論斷系爭案申請專利範圍第2項至第7項附屬項，惟尚不影響於判決之結果，與所謂判決不備理由之違法情形不相當。上訴意旨以：原判決未依法逐項審酌附屬之進步性，理由不備云云，並非可採。
㈣復由引證一第12-8頁最底下JIS B 0000-0000關於船用扁圓
頂埋頭鉚釘之規格記載，已揭露固定裝置帽部呈小於45度之斜錐狀，系爭案僅是以該揭露之固定裝置直接取代θ大於45度的固定裝置，此係藉另一種構件當然之本有的功能元件單純的選擇性的置換，係為熟習該項技術者所能輕易完成，屬於預期之功效，不能認能增進功效者。又引證二之波浪華司（Wave Washers）與系爭案之翹曲盤形彈簧形狀，由於有波浪結構即可達到彈性之功效，華司與翹曲盤形彈簧功效相同，系爭案僅是選用翹曲盤形彈簧直接取代習知技藝之墊片，如引證二之波浪華司，此係元件單純的選擇性的置換，屬為熟習該項技術者所能輕易完成，且未增進功效。上訴意旨以：原審法院未考慮螺釘及華司零件本身之功效不等於運用至扳手成品上之成品功效以及引證之螺釘及華司運用至扳手的實行困難度及成功可能性，為判決違背法令云云，並非可採。
㈤上訴意旨另謂：引證三以海星狀凹陷與推桿主宰扳轉動作，
與系爭案原理構造截然不同，系爭案之翹曲盤型彈簧裝置亦非引證三所需要，二者為互不相容之技術思想，故無結合之可能，原審判決對上訴人所提出之重要攻擊防禦方法未予說明，有判決違背法令及判決不備理由之違法云云。惟查，系爭案專利說明書第5、6頁所載內容及系爭案圖5 (a)、圖6(a)所揭示之習知關節式扳手，具有頭部20及柄部30的特徵。
且引證三亦已揭示習知之扳手已有把手10與驅動頭40樞接之結構，原判決及原異議審定已論述甚詳，乃認定系爭案不具進步性，並無不合，上訴意旨自非足採。
㈥上訴人對於業經原判決詳予論述扳手、華司及螺釘均為既有
技術或知識，將三者結合即可得系爭專利之結構而不具進步性等之事由再予爭執，核屬對專利要件及申請專利範圍解釋之歧異，要難謂為原判決有違背法令之情形。上訴意旨以：原審判決以系爭專利申請專利範圍第1項之文字與「引證一＋引證二＋引證三」所有元件比對，不顧引證案與系爭專利本質是否相同，更未考慮將翹曲盤型彈簧至於凹槽內之作用係為引證案所無，且對於上訴人提出「引證一＋引證二＋引證三」結合後不可能得出系爭專利之重要攻擊防禦方法不採，亦未說明「引證一＋引證二＋引證三」結合後，即可將原本利用海星狀凹陷與推桿卡扣的定位扳手頭部改變成只利用摩擦力即可定位扳手頭部，亦屬理由不備云云，自非可採。㈦至於上訴人於96年8月21日補充理由狀所提台灣省機械技師
公會制作之專利分析鑑定報告，除未經原審審酌，亦未於原審提示當事人為言詞辯論，惟其內容復經記載於該補充理由狀中，自應認而為上訴理由之一，應非證據方法之一之鑑定，經核報告內容無非就系爭案與引證案之專利要件比對事項作不同解釋，為見解之歧異，亦係就原審取捨證據、認定事實之職權行使，指摘其為不當，均無可採。
㈧從而，上訴論旨，仍執前詞，指摘原判決違背法令，求予廢棄，為無理由，應予駁回。
六、據上論結，本件上訴為無理由。依行政訴訟法第255條第1項、第98條第1項前段，判決如主文。
中 華 民 國 97 年 7 月 31 日
最高行政法院第五庭
審判長法官 劉 鑫 楨
法官 黃 清 光法官 黃 淑 玲法官 劉 介 中法官 吳 慧 娟以 上 正 本 證 明 與 原 本 無 異中 華 民 國 97 年 8 月 1 日
書記官 吳 玫 瑩