最 高 行 政 法 院 判 決
97年度判字第874號上 訴 人 富立好工業股份有限公司代 表 人 甲○○訴訟代理人 紀冠伶律師被 上訴 人 經濟部智慧財產局代 表 人 王美花
參 加 人 森泉企業股份有限公司代 表 人 乙○○上列當事人間商標評定事件，上訴人不服中華民國95年8月17日臺北高等行政法院94年度訴字第2776號判決，提起上訴，本院判決如下：
主 文上訴駁回。
上訴審訴訟費用由上訴人負擔。
理 由
一、訴外人天鋐工業股份有限公司（下稱天鋐公司）於民國（下同）89年9月25日以「晶工及圖JIN KON」商標（下稱系爭商標）作為其註冊第138578號「弘正有限公司（下稱弘正公司）標章㈡」商標之聯合商標，指定使用於當時商標法施行細則第49條所定商品及服務分類表第11類之「電壺、烤麵包機、吹風機、電扇、電鍋、電子鍋、電冰箱、電熱水瓶、電磁炊鍋、蒸髮器、壁扇、溫奶器、電炒鍋、電燉鍋、冷風扇、熱風扇、水冷扇、全自動電子乾燥置物箱、烘被機、電動開罐機、烘碗機、奶瓶電熱器、烘鞋器」等商品，向被上訴人申請註冊，經被上訴人核准列為註冊第0000000號商標，嗣於91年10月15日移轉登記予上訴人。參加人於92年4月30日以系爭商標與據以評定之註冊第197478、316954、423079、449473、456995及689137號商標（下稱據以評定商標）相衝突，系爭商標之註冊有違當時商標法（下稱修正前商標法）第37條第7款、第12款及第14款規定，對之申請評定後，商標法於92年11月28日修正施行，其程序並依同法第91條規定辦理；本件原申請評定主張之條款業經修正為商標法（下稱修正後商標法）第23條第1項第12款、第13款及第14款，被上訴人乃依修正後商標法第86條第1項規定，視系爭商標為獨立商標。案經被上訴人審查，認系爭商標有違修正前商標法第37條第12款及修正後商標法第23條第1項第13款規定，乃以93年11月29日中台評字第H00000000號商標評定書為「第0000000號『晶工及圖JIN KON』商標（原聯合商標）之註冊應予撤銷」之處分。上訴人不服，循序提起訴願及行政訴訟，均遭駁回，乃提起本件上訴。
二、上訴人於原審起訴主張：修正後商標法第23條第1項第12款及第2項對著名商標之保護範圍，不僅侷限於有致相關公眾混淆誤認之虞，且以商標申請時之情形為判斷基準。又修正前、後商標法均明定縱使為著名商標，只須取得著名商標所有人同意者，皆不受上開法律規定之限制，仍得辦理商標註冊登記。天鋐公司依修正前商標法第22條規定，以系爭商標作為其註冊第138578號「弘正有限公司標章㈡」商標之聯合商標，指定使用於同一及類似商品，向被上訴人申請聯合商標之註冊登記，雖修正後商標法廢止有關聯合商標之規定，並自修正後商標法適用時起，視聯合商標為獨立商標，惟依法律不溯及既往之原則及修正後商標法第91條之規定，其註冊登記既未違反修正前商標法之規定，則被上訴人以修正後商標法第23條第1項第12款規定撤銷其註冊登記，於法有違。而參加人所提出之證據，俱無其前手簽署使用據以評定商標之證據，且合約書大部分未載有販售商品名稱，實不足認定其有使用據以評定商標。又以系爭商標向被上訴人申請註冊時，參加人尚未合法成立；且據以評定商標於89年11月1日經法院禁止處分在案，參加人係在92年4月1日始移轉取得據以評定商標，故無法證明據以評定商標於89年9月25日系爭商標申請時即為著名商標，已廣為相關事業或消費者所普遍認知。參加人除於91年間將據以評定商標使用於開飲機外，其他商品闕如。據以評定商標並未指定使用於開飲機之商品類別上，且參加人亦未提出據以評定商標使用於其他產品之證據，則被上訴人豈能僅以據以評定之註冊第197478號商標申請註冊日期距今已逾20餘年，即認定據以評定商標係著名商標？被上訴人之認定自與「著名商標或標章認定要點」之規定相違。更何況據以評定之註冊第689137號商標係於87年間始申請註冊，於89年11月1日經法院註記禁止處分在案，故無被上訴人所稱使用迄今已逾20年之事實。另天鋐公司於系爭商標註冊申請時，業已取得當時據以評定商標專用權人晶工工業股份有限公司（下稱晶工公司）之同意，自難謂系爭商標之註冊申請違反修正前商標法第37條第7款、第12款、第14款及修正後商標法第23條第1項第12款、第13款、第14款規定。上訴人取得之7件商標權，雖非上訴人所獨創，然確是經原商標專用權人晶工公司轉讓而得。上訴人以前開商標專用權，將之指定使用於系爭商標指定使用之商品類別上，要無襲用或冒用他人享有之商標權，暨或以不公平方法利用之情形可言。參諸本院87年度判字第1351號判決意旨，縱使「晶工」為著名之商標，亦難謂有違修正前商標法第37條第7款及修正後商標法第23條第1項第12款規定。且移轉商標權之結果，有二以上之商標權人使用相同商標時，任一商標權人皆得將自己享用之商標權指定使用於其他商品類別，而無修正後商標法第23條第1項第12款規定之適用等語，爰求為判決撤銷訴願決定及原處分。
三、被上訴人則以：系爭商標與據以評定商標相較，皆有相同之中文「晶工」、外文「JIN KON」，且其工字圖附加齒輪之設計構圖極相彷彿，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，可能會有所混淆而誤認二商品來自同一來源，應屬構成近似之商標。兩商標指定使用之商品皆為一般家用或廚房用電器商品，在用途、功能、產製者、行銷管道及販賣場所等因素上具有共同或關聯之處，如標示相同或近似之商標，依一般社會通念及市場交易情形，易使相關商品消費者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源，故兩商標所指定使用之商品間存在相當程度之類似關係。上訴人於評定程序所檢送之證據資料上或無顯示日期，或晚於晶工公司分別移轉商標專用權予上訴人及參加人之87年，故無法證明上訴人所主張自晶工公司分別移轉「晶工」商標專用權予雙方後，雙方已在市場上各自使用多年，相關消費者並無產生混淆誤認之情事。況「晶工」商標專用權分別移轉予雙方之事實，未必為相關消費者所知悉，消費者依其認知係購買「晶工牌」商品，故即使商標專用權分別移轉予雙方後，已併存市場至今5、6年，相關消費者仍極有可能誤認其所購買之商品來源相同或雖不相同但有所關聯。又同意書為事後簽署，且當時晶工公司並非商標專用權人，並無同意權等語，資為抗辯，爰求為判決駁回上訴人在原審之訴。
四、參加人則以：系爭商標與據以評定商標圖樣均有相同之中文「晶工」、外文「JIN KON」，且其工字圖附加齒輪之設計構圖相同，以具有普通知識之消費者於購買時施以普通之注意，會有所混淆而誤認二商品來自同一來源或雖不相同但有所關聯，應屬構成近似之商標。兩商標指定使用之商品皆為一般家用或廚房用電器商品，在用途、功能、產製者、行銷管道及販賣場所等因素上具有共同或關聯之處，如標示相同或近似之商標，依一般社會通念及市場交易情形，使相關消費者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源，故兩商標所指定使用之商品間存在相當程度之類似關係。又中文「晶工」、英文「JIN KON」及齒輪圖形為參加人及其前手早於71年起即陸續以之作為商標圖樣，指定使用於開飲機等商品，取得多件商標專用權，並經延展註冊使用至今已有25餘年，其商品於全國各大量販店及百貨公司、一般電器行均有販售，並迭經車體廣告、各報章雜誌、電視等媒體廣告宣傳促銷，各大網路均得以搜尋到參加人之「晶工牌」商標之商品，國內各地均設有展示服務中心，行銷網絡綿密，銷售額逐年快速成長，據以評定商標所表彰之商品品質與信譽業已廣為相關業者或消費者所普遍認知而達著名之程度，業經被上訴人肯認在案。而「晶工」商標分別移轉予參加人及上訴人之事實，未必為相關消費者所知悉，消費者購買商品時，係認明「晶工牌」商標而選購，故商標專用權分別移轉予雙方後雖已併存市場至今5、6年，相關消費者仍極有可能誤認其所購買之商品來自相同或雖不相同但有關聯之來源。上訴人另案註冊之多件聯合商標行政訴訟案，業已分別經原審判決駁回其訴在案等語，爰求為判決駁回上訴人在原審之訴。
五、原審審酌全辯論意旨及調查證據之結果，以：㈠系爭商標與據以評定之註冊第197478號「晶工」、第689137號「晶工JI
N KON及圖」等件商標相較，二者有相同之中文「晶工」或外文「JIN KON」，又系爭商標之工字圖附加齒輪之設計構圖與據以評定之註冊第689137號商標圖樣中之工字圖附加齒輪構圖極相彷彿，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，可能會有所混淆而誤認二商品來自同一來源，應均屬構成近似之商標。又系爭商標指定使用於「電壼、烤麵包機、吹風機、電扇、電鍋、電子鍋、電冰箱、電熱水瓶、電磁炊鍋、蒸髮器、壁扇、溫奶器、電炒鍋、電燉鍋、冷風扇、水冷扇、全自動電子乾燥置物箱、烘被機、電動開罐機、烘碗機、奶瓶電熱器、烘鞋器」商品，與據以評定之註冊第197478號商標指定使用於「冷熱風機、電冰箱、洗衣機、電風扇」商品，註冊第689137號商標指定使用於「乾衣機、烘碗機」商品相較，二者皆為一般家用或廚房用電器商品，在用途、功能、產製者、行銷管道及販賣場所等因素上具有共同或關聯之處，如標示相同或近似之商標，依一般社會通念及市場交易情形，易使相關消費者誤認其為來自同一來源之系列商品，或雖不相同來源，但二商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，而產生混淆誤認情事，應有修正前商標法第37條第12款及修正後商標法第23條第1項第13款規定之適用。㈡上訴人主張晶工公司將註冊第138578、687350、684324、201410、423079、456995、809542號等7件商標專用權移轉予荃欣公司，再輾轉移轉予上訴人，上訴人得使用之權限僅限於以該等商標圖樣所已取得使用商品之類別，其是否能與參加人取得之商標權併存，係基於其商標權繼受取得之法律關係定之。再查，上訴人所取得之註冊第138578號商標，專用商品包含當時商標法施行細則第27條第95類的各種排油煙機、冷熱風機、乾燥機、電冰箱、冷氣機、洗衣機、馬達、電爐、電扇及其他應屬本類之一切電器機械器具，而註冊第201410、423079、456995、684324、687350、809542號除包含前述專用商品項目之外，另包含有除濕機、洗碗機、烤麵包機、熱水器、瓦斯爐、電磁爐、吹風機、電碗、電咖啡壺、電熱水瓶、電子鍋、電熱水器、電烤箱及微波爐等商品。但系爭商標係上訴人之前手天鋐公司於89年9月25日始申請註冊，其與註冊第138578號等商標受讓之情形尚屬有別，應否准予註冊，仍應依申請註冊時之商標法之規定決定。上訴人所指併存之事實僅存在於以上述7件商標權指定使用商品範圍，尚不能以上訴人曾自晶工公司輾轉繼受取得部分之商標權即作為本件應准註冊之論據。㈢晶工公司與天鋐公司間就有關商標權益之取得、變更及其他交易事項，既無書面資料為憑，僅由代表人口頭為之，且無相當之對價或其他具體內容之約定，顯違常情。況參加人於92年4月1日經由臺灣臺北地方法院拍定取得晶工公司名下之包含據以評定商標在內之「晶工」系列商標，晶工公司已非據以評定商標之所有權人，故晶工公司嗣於95年5月23日書立之同意天鋐公司及其繼受人申請註冊系爭商標之證明書，暨天鋐公司之負責人林義涵於95年5月23日所出具之其曾代表天鋐公司口頭向晶工公司表示將申請註冊系爭商標之證明書，均難採信。㈣天鋐公司雖於89年9月25日依修正前商標法第22條規定，以系爭商標申請註冊聯合商標，並經被上訴人准列為註冊第0000000號聯合商標。惟該聯合商標如有違修正前商標法第37條第12款規定，本即有不得註冊之事由，而系爭商標嗣雖經被上訴人依修正後商標法86條第1項規定，視為獨立註冊商標，但其仍有違修正前商標法第37條第12款及修正後商標法第23條第1項第13款規定，並非僅適用修正後商標法之規定，上訴人主張不能將新法溯及適用於舊法時代下的產物，應有誤解。㈤晶工公司雖將上述7件商標專用權移轉予荃欣公司，再輾轉移轉予上訴人，但上訴人得使用之權限僅限於以該等商標圖樣所已取得使用商品之類別為限，而得與參加人取得之商標權併存。至於系爭商標既非在受讓自晶工公司7件商標專用權範圍內，而係另行申請註冊之商標，自仍應依商標法有關申請註冊之規定辦理。系爭商標之註冊既有違修正前商標法第37條第12款及修正後商標法第23條第1項第13款規定，核符商標法第91條第1項規定撤銷註冊之要件，尚不能以上訴人係受讓商標權之結果，在有二以上之商標權人使用相同商標時，任一商標權人皆得將自己享用之商標權指定使用於其他商品類別，而主張無修正後商標法第23條第1項第13款（原判決誤載為第12款）規定之適用等由，乃駁回上訴人在原審之訴。
六、上訴意旨除與於原審主張之理由相同外，另略以：㈠依修正前、後商標法之規定，皆未限制商標專用權人不得將自己所享有之商標圖樣，指定使用於其他商品及類別。更何況，系爭商標申請註冊登記，係依修正前商標法第22條之規定，以同一或近似商標之圖樣，指定使用於同一或類似之商品，辦理聯合商標之登記，焉能謂其違反修正前商標法之規定。㈡二相同之商標分屬二以上之人所享有，足致消費者有誤認混淆情形，已屬無可避免，參以行政程序法第7條規定，如不准系爭商標申請註冊，亦無助於消費者誤認混淆之虞之情形發生，卻足以妨害企業之發展，而與商標法第1條規定「促進工商企業正常發展」之立法目的相違，是原判決難謂無上開法律規定之違法。㈢82年修正之商標法對商標之授權使用改採自由授權主義，換言之，商標使用權人只要能維護產品之一定品質及商譽，保障消費者之權益，避免損及消費者之權益下，殊無限制商標權使用之方式之必要。且在修正後商標法第36條既就同一商標，有二以上使用人之情形，要求使用人必須作明顯區隔，以維護消費者之權益下，被上訴人殊無再以禁止註冊登記之方式，限制商標使用權人使用商標權之範圍，否則將不當限制工商企業多角化經營發展之需求。㈣若謂據以評定商標為著名商標，則上訴人所享有之「晶工牌」商標亦為著名商標，自應同受保護，而享有同等之對待，當無修正前商標法第37條第7款及修正後商標法第23條第1項第12款規定之適用。否則，若允許參加人所享有「晶工牌」商標專用權擴大使用至本件指定商品，卻又限制上訴人所享有之「晶工牌」商標專用權指定使用於同一商品類別上，則被上訴人所為之行政處分，顯有對雙方為差別待遇，自有違反行政程序法第6條規定之違法。原判決徒以修正前商標法第37條第12款及修正後商標法第23條第1項第13款規定，為系爭商標應否註冊之判斷基準，且是唯一之基準，棄系爭商標業經上訴人使用多年之事實，自難謂於法無違。㈤天鋐公司於系爭商標申請註冊時，業已取得斯時據以評定商標專用權人晶工公司之同意，本件應有修正後商標法第23條第1項第12款及第13款但書規定之適用。蓋因修正後商標法第23條第1項第12款及第13款但書規定之「同意」並非要式，故上訴人主張晶工公司於系爭商標申請註冊時曾口頭同意，於法並無不合；而上訴人所提出之證明書，固為訴訟製作提出，然內容並無不實，原判決僅因該證明書係事後所作，即遽論其內容不實，顯屬無據。另原判決謂上訴人所提出之證明書並未記載晶工公司同意之日期，惟原審既未傳訊晶工公司相關負責人證明該證明書內容之真偽，遽謂該證明書並不可信，其判決自有理由不備之違法等語，爰求為判決廢棄原判決，並撤銷訴願決定及原處分。
七、本院查：
㈠、按商標圖樣「相同或近似於他人同一商品或類似商品之註冊商標者」，不得申請註冊；商標「相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者」，不得註冊；分別為修正前商標法第37條第12款及修正後商標法第23條第1項第13款前段所明定。又按「本法中華民國92年4月29日修正施行前，已申請或提請評定，尚未評決之評定案件，以本法修正施行前及本法修正施行後之規定均為違法事由為限，始撤銷其註冊；其程序依修正後之規定辦理。」復為修正後商標法第91條第1項所規定。
㈡、原判決關於系爭商標與據以評定商標構成近似，兩商標指定使用之商品應屬類似商品，兩商標之實際使用上，已造成一般消費者混淆誤認。故衡酌兩商標之近似程度、指定使用商品之類似程度、相關消費者對兩商標熟悉之程度及實際混淆誤認等情事，客觀上，應有使相關消費者誤認兩商標之商品為同一來源之系列商品，或誤認兩商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，而產生混淆誤認情事等事項，均詳予以論述，是原判決所適用之法規與該案應適用之現行法規並無違背，與解釋判例亦無牴觸，並無所謂原判決違背法令之情形。又證據之取捨與當事人所希冀者不同，致其事實之認定亦異於該當事人之主張者，不得謂為原判決有違背法令之情形。上訴意旨所謂兩商標不致相關消費者混淆誤認之虞云云，係對於業經原判決詳予論述不採之事由再予爭執，要難謂為原判決有違背法令之情形。
㈢、另按修正後商標法第23條第1項第13款但書規定：「…但經該註冊商標或申請在先之商標所有人同意申請者，除二者之商標及指定使用之商品或服務均相同外，不在此限。」此所謂之「該註冊商標或申請在先之商標所有人」，係指該申請案申請註冊時據爭之他案申請在先商標所有人而言。上訴意旨雖主張其於原審所提出之據以評定商標原所有人晶工公司於95年5月23日書立之證明書為真正云云，惟查，原判決指出該證明書之書立日期為95年5月23日，在系爭商標申請註冊日（89年9月25日）之後，而該證明書內又未顯示晶工公司同意之日期，已難證明上訴人之前手天鋐公司於系爭商標申請註冊前已得晶工公司之同意，暨上訴人所主張如何不足採等事項，均詳予以論述，是原判決所適用之法規與該案應適用之現行法規並無違背，與解釋判例亦無牴觸，並無所謂原判決違背法令之情形。另查，上訴人主張之註冊第138578號一系列之「晶工」正商標及聯合商標，暨註冊第138577號一系列之「晶工」正商標及聯合商標之沿革事實，為兩造所不爭。依此沿革事實以觀，系爭商標與據以評定商標不僅係不同之商標，更係分屬不同正商標之聯合商標，自無從由晶工公司曾將其中7件商標專用權轉讓予荃欣公司之事實，推認已同意系爭商標申請註冊。上訴意旨主張天鋐公司於系爭商標申請註冊時，業已取得斯時據以評定之商標專用權人晶工公司之同意，本件應有修正後商標法第23條第1項第13款但書規定之適用云云，並非可採。
㈣、再按修正前商標法第22條第1項固規定：「同一人以同一商標圖樣，指定使用於類似商品，或以近似之商標圖樣，指定使用於同一商品或類似商品，應申請註冊為聯合商標。」聯合商標與正商標僅係同屬一人之數項商標，聯合商標雖從屬於正商標，於正商標移轉時，應一併為之（修正前商標法第29條規定），聯合商標制度，固在擴大保護正商標以及保護消費者免於對商品來源發生混淆誤認，然而他人之註冊商標或著名商標等同應保護，聯合商標係因目的或形態而與正商標不同，其本身仍為商標，聯合商標之註冊申請係獨立之申請事件，該聯合商標本身如有商標法規定之各項不得申請註冊之事由，仍不得申請註冊。是申請註冊為聯合商標而有違反修正前商標法第37條各款等商標註冊要件規定，而不得申請註冊者，仍不應核准註冊，不因其正商標已申准註冊而有異，聯合商標申請註冊要件之審查，及是否違反商標註冊要件，仍與一般商標申請註冊之審查相同。玆因上開商標法之聯合商標制度施行，企業大量申請聯合商標，衍生主管機關審查實務之困擾，基於聯合商標之功能有限，並參考英日等國立法例，乃修法廢除聯合商標（參照現行商標法修正草案總說明第13點），並於修正後商標法第86條第1項規定：「本法中華民國92年4月29日修正（按，此係立法院三讀通過日期，同年5月28日總統令修正公布，自公布日起6個月後之同年11月28日施行）施行前，已註冊之聯合商標、聯合服務標章、聯合團體標章或聯合證明標章，自本法修正施行之日起，視為獨立之註冊商標或標章；其存續期間，以原核准者為準。」是無論商標法就聯合商標制度廢除前後，聯合商標之申請註冊，均與一般商標申請註冊之審查相同。原審以修正前商標法第37條第12款及修正後商標法第23條第1項第13款，及相同或近似於他人同一商品或類似商品之註冊商標作為系爭商標應否註冊之判斷基準，並無違誤。上訴意旨謂系爭商標已有正商標存在，可不經商標要件之審查，即得註冊為聯合商標，原判決仍執一般商標註冊之判斷基準，有違商標法第1條規定之立法目的，暨有違行政程序法第6條不得為差別待遇之行政處分之規定云云，並非可採。
㈤、末按修正前商標法第21條第2項規定：「商標專用權以請准註冊之商標及所指定之商品為限。」修正後商標法係將該條移列為第29條第1項並作文字修正為：「商標權人於經註冊指定之商品或服務，取得商標權。」商標權之範圍仍為註冊指定之商品或服務為限，判斷是否屬修正前商標法第37條第12款及修正後商標法第23條第1項第13款前段規定之「他人同一商品或類似商品之註冊商標」及「他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標」，均係以商標權範圍為準，並不因商標法修正前後而有異。至於修正後商標法新增第36條規定：「移轉商標權之結果，有二以上之商標權人使用相同商標於類似之商品或服務，或使用近似商標於同一或類似之商品或服務，而有致相關消費者混淆誤認之虞者，各商標權人使用時應附加適當區別標示。」係因商標法修正後，商標權可指定跨類商品或服務（修正後商標法第17條第3項），並可分割商標權（修正後商標法第21條），又可自由移轉，若商標移轉之結果有致相關購買人混淆誤認之虞者，而予以規定，其違反之效果係則以修正後商標法第57條第1項第3款商標廢止規定之（參照修正後商標法第36條修正立法理由）。殊與申請註冊要件之無混淆誤認之虞有別，自難以修正後商標法第36條推論相同或近似商標指定於同一或類似之商品或服務申請註冊時，無修正後商標法第23條第1項第13款規定之適用。上訴意旨主張依修正後商標法第36條規定，在移轉商標權之結果，有二以上之商標權人使用相同商標時，任一商標權人皆得將自己享用商標權指定使用於其他商品類別，而無修正後商標法第23條第1項第13款適用之餘地云云，殊非可採。
八、綜上所述，上訴論旨猶執前詞，指摘原判決違背法令，求予廢棄，並撤銷訴願決定及原處分，均無理由，應予駁回。
九、據上論結，本件上訴為無理由。依行政訴訟法第255條第1項、第98條第1項前段，判決如主文。
中 華 民 國 97 年 9 月 25 日
最高行政法院第五庭
審判長法官 劉 鑫 楨
法官 胡 方 新法官 黃 淑 玲法官 吳 慧 娟法官 曹 瑞 卿以 上 正 本 證 明 與 原 本 無 異中 華 民 國 97 年 9 月 25 日
書記官 張 雅 琴