最 高 行 政 法 院 判 決
98年度判字第1003號上 訴 人 財團法人金屬工業研究發展中心代 表 人 甲○○訴訟代理人 康清敬 律師
丁○○被 上訴 人 經濟部代 表 人 乙○○
參 加 人 巨大機械工業股份有限公司代 表 人 丙○○訴訟代理人 劉法正 律師
楊祺雄 律師上列當事人間發明專利異議事件，上訴人對於中華民國96年6月13日臺北高等行政法院95年度訴字第3078號判決，提起上訴，本院判決如下：
主 文上訴駁回。
上訴審訴訟費用由上訴人負擔。
理 由
一、上訴人財團法人金屬工業研究發展中心前於民國（下同）91年12月5日以「管狀結構件之製造方法」向原處分機關經濟部智慧財產局申請發明專利，經該局編為第00000000號審查，於92年9月11日准予專利（下稱系爭專利）。系爭專利案之申請專利範圍包含：提供一胚料管（或前端管之胚料管）；利用液壓成形，加工該胚料管，藉以於該胚料管（或前端管）上形成至少一個的延伸件；以及利用膠合（或軟焊）接合製程，將至少一個的管接合至該至少一個的延伸件上者。公告期間，參加人於92年12月9日以異議證據2係90年12月18日申請、92年7月11日公告之第00000000號「具有接頭的全鋁合金車架管件」新型專利案（即引證案），異議證據3、4係系爭專利與引證案之比較圖示，認其有違核准審定時專利法第20條第2項及第20條之1之規定，對之提起異議。案經原處分機關審查，於94年10月19日以（94）智專三（三）字第09420952570號專利異議審定書為「異議不成立」之處分（下稱原處分）。參加人不服，提起訴願，經被上訴人95年7月3日經訴字第09506171790號訴願決定為「原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分」，上訴人不服，遂提起行政訴訟。
二、上訴人起訴主張：查該原處分撤銷之決定所採之新穎性比對方式，以引證專利說明書內容比對系爭專利請求項中的「提供一胚料管」以及「利用液壓成形」二步驟，而缺漏比對的「利用膠合接合製程」此一步驟，則援用「軟焊和硬焊均屬習知之焊接方法，其差異僅在於焊料合金之溫度及接合機制，與審查基準規定不得將2個以上獨立的引證資料予以組合有所違背，被上訴人之比對方式係屬違法。被上訴人比對系爭專利，應以發明之技術內容比對引證案是否相同為準，不相同即具有新穎性，查引證案僅提出硬焊的技術特徵，再無任何其他接合技術的揭露或教示，而以硬焊法應用於該領域仍有諸多問題仍待改進，系爭專利所提出有別於「硬焊」技術的「膠合」及「軟焊」等技術，恰可解決引證案的問題（如施工難易、接合強度等問題，詳見系爭專利說明書），此等技術顯與引證案所示技術利用上不可分離，顯與事實不符，更與審查基準違背等語，求為判決撤銷訴願決定。
三、被上訴人則以：引證案之申請專利範圍第1項為「一種具有接頭的鋁合金車架管件，包括：一管件本體，具有…；至少一個以上可供與接頭套接且中空的接管。」由上述引證案申請專利範圍之內容可知，其專利特徵包括：「一管件本體」、「以模具利用液壓成型有至少一個以上凸出的接頭」及「套接接合一中空的接管」等內容，其「一管件本體」及「以模具利用液壓成型有至少一個以上凸出的接頭」實相等於系爭專利之「提供一胚料管」及「利用液壓成型」之技術特徵；而引證案另以上位概念之套接方式揭露接頭（25,26）與接管（30,40）的連結關係，並於申請專利範圍第5項進一步界定引證案是以硬焊做為接合製程之一較佳的實施方式。軟焊和硬焊均屬習知之焊接方法，膠合技術亦屬一般被廣泛應用之習知接合方法，故對於「套接接合」之上位概念及「膠合」、「軟焊」、「硬焊」等之下位概念而言，系爭案之「膠合接合方式」並不具新穎性。而被上訴人於訴願決定對此部分已有論述，故上訴人所訴顯不足採等語，資為抗辯，求為判決駁回上訴人之訴。
四、原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，以：系爭專利與引證案之創作標的物均屬一種管狀結構件，其中引證案之管件本體具有一圍繞一軸線X並界定出一軸孔的環壁，二反向的第一端面，第二端面，及二由環壁同一軸線位置向外擴張延伸的接頭；而系爭專利之管狀構件亦包含一胚料管（對等於引證案之管件本體）、一環壁及二反向的二端面、二延伸件（對等於引證案之接頭），與引證案係屬相同。就系爭專利與引證案之製程技術而言，系爭專利係利用液壓成形，加工該胚料管，藉以於該胚料管上形成至少一個的延伸件，其中該液壓成形步驟包含提供一液壓成形模具及兩軸向活塞，並注入一工作流體，藉由該兩軸向活塞對胚料管施以軸向作用力，以形成至少一個的延伸件。而引證案之專利說明書第5頁倒數第2段的說明已提供車架管件的製作方法，其係提供一管件本體，將該管件本體在模具之模孔內以油壓成型，其主要是藉由開放端注入軸孔內的油壓擠壓環壁，使環壁相對於模孔孔壁的形狀向外擴張並產生形變，而於環壁一體成型有凸出的接頭。由上述系爭專利與引證案之製程技術內容可知，二案之製造方法係屬相同，系爭專利並不具創新性。引證案雖以硬焊方式將二接管結合在接頭上，而系爭專利則界定以膠合或軟焊之方法來接合延伸件和管狀橫桿，然軟焊和硬焊均屬習知之焊接方法，其差異僅在於焊料合金之溫度及接合機制。又膠合技術亦屬一般被廣泛應用之習知接合方法。因此，系爭專利所界定之接合技術並不具新穎性。雖然二案在創作目的之敘述內容不同，但系爭專利利用液壓成形技術及膠合技術，以便利製造管狀結構件之創作目的等同於引證案之製程技術。且引證案可提供一種外觀上沒有焊道，且外型上能不受限於焊道而更具變化性之目的，亦屬系爭專利可達到者，故系爭專利難謂具新穎性。要之，引證案之申請專利範圍第1項（獨立項）為「一種具有接頭的鋁合金車架管件，包括：一管件本體，具有…；至少一個以上可供與接頭套接且中空的接管。」由上述引證案申請專利範圍之內容可知，其專利特徵包括：「一管件本體」、「以模具利用液壓成型有至少一個以上凸出的接頭」及「套接接合一中空的接管」等內容，其「一管件本體」及「以模具利用液壓成型有至少一個以上凸出的接頭」實相等於系爭專利之「提供一胚料管」及「利用液壓成型」之技術特徵；而引證案另以上位概念之套接方式揭露接頭（25,26）與接管（30,40）的連結關係，並於申請專利範圍第5項進一步界定引證案是以硬焊做為接合製程之一較佳的實施方式。依據83年11月25日公告之專利審查基準第1-2-6頁所載「判斷發明有無新穎性時，應以發明之技術內容比對是否相同（含能由熟習該項技術者直接推導）為準」、「上位概念發明之公開，原則上不影響下位概念發明之新穎性，但藉參酌當時之技術知識，而可由上位概念導出下位概念表現的發明時，則屬發明不具新穎性之情事」；又軟焊和硬焊均屬習知之焊接方法，膠合技術亦屬一般被廣泛應用之習知接合方法，故對於「套接合」之上位概念及「膠合」、「軟焊」、「硬焊」等之下位概念而言，系爭案之「膠合接合方式」並不具新穎性。本件由引證案說明書及圖式之揭露可知，引證案確實揭露有「管件本體20」、「利用液壓成型於該管件本體20上形成有接頭25、26」、「接頭25、26套接接合一中空接管30、40」等加工步驟。參閱引證案申請專利範圍之界定，引證案第1項請求項界定該接頭25、26與接管30、40是以上位概念之套接來連結，第5項請求項則界定接頭25、26與接管30、40是以硬焊方式（其中一種較佳的實施方式）接合。而系爭專利被異議後，上訴人將原申請專利範圍中所謂的接合製程限縮為有別於硬焊的膠合（即修正後第1項、第8項）、軟焊（即修正後第15項）。惟，不論膠合或硬焊或軟焊，都是屬於「接合」的一種技術手段，其等同樣具備「固結2個或2個以上的物件」的功能，前述接合技術的應用只是一些周知技術之選用，為熟習該項技術者直接推導而得，此等接合手段難謂創新之技術。再新穎性在判斷上並非以兩案技術特徵需完全相同為必要，當兩案之差異僅在於文字記載方式不同、或者能直接且無歧異推得而知，或為直接置換時，後申請專利亦難謂具有新穎性。而引證案事實上已揭示「接頭25、26與接管30、40利用接合方式來連結」，再參酌系爭專利申請當時之技術知識，系爭專利說明書第5頁倒數第2行之「先前技術」中已明確提及「精於本藝者將可瞭解，膠合技術由於具有簡化的製程、較低的成本、以及較短的作業時間，且膠合技術亦提供相當高的強度，因此膠合技術業已廣泛的被應用。」顯見，在系爭專利申請當時，「膠合技術」確實是廣為周知之技術，熟習該技術者將引證案之「硬焊」置換成「膠合」不僅毫無困難，亦為熟習該項技術者所能直接推導，故訴願決定書載明「膠合技術亦屬一般被廣泛應用之習知接合方法」，要無違誤，上訴人指稱被上訴人在比對系爭專利及引證案時，係組合兩件引證資料云云，要屬誤會，不足採信。綜上所述，引證案之「一管體本體」、「以模具液壓成型」及「套接接合一中空接管」專利特徵實對等於系爭專利之「提供一胚料管」、「利用液壓成型」及「膠合接合」專利特徵，系爭專利難謂具新穎性。原處分機關未審及此，遽為異議不成立之處分，自有未洽。被上訴人將原處分撤銷，命原處分機關另為適法處分之決定，並無不法，因將原決定予維持，駁回上訴人之訴。
五、本院按：㈠現行專利法第136條第1項規定：「本法中華民國92年1月3日（
該日期係立法院三讀通過日期並非施行日期，因現行專利法第138條規定：本法除第11條自公布日施行外，其餘條文之施行日期，由行政院定之。玆行政院以93年6月8日院臺經字第0930026128號令核定自93年7月1日施行）修正施行前，已提出之異議案，適用修正施行前之規定。」系爭案係於91年12月5日申請，經原處分機關92年9月11日准予專利，參加人於92年12月9日提出異議，原處分機關於修正施行後之94年10月19日為異議審定，係於現行專利法修正施行前，已提出之異議案，應適用修正施行前之規定，其是否有應不予專利之情事，自應以核准專利時所適用之90年10月24日修正公布之專利法規定為斷，合先敘明。按凡利用自然法則之技術思想之高度創作，而可供產業上利用者，固得依系爭專利核准審定時專利法第19條暨第20條第1項前段之規定申請取得發明專利。惟如「申請專利之發明，與申請在先而在其申請後始公開或公告之發明或新型專利申請案所附說明書或圖式載明之內容相同者，不得取得發明專利」，復為同法第20條之1所明定。
㈡再按依據前揭法條所規定「擬制新穎性」之比對，後申請案（
即系爭專利）係以申請專利範圍中所載發明為對象；但作為「擬制喪失新穎性」比對內容之引證案則為先申請案之說明書（包括申請專利範圍）或圖式中的全部。再者，雖然前後兩案在請求項界定之形式不同，但先申請案在說明書中確實已揭露後申請案界定於請求項中的技術特徵，仍有前揭專利法第20條之1「擬制喪失新穎性」規定之適用。經查，系爭案為「管狀結構件之製造方法」，其界定之專利特徵為製造方法，引證案則為「具有接頭的全鋁合金車架管件」新型專利案，係申請一種車架管件乃界定形式為物之結構改良，與系爭案之創作目的固有不同，但引證案之專利說明書第5頁倒數第2段說明，已提供車架管件的製作方法，自得作為比對系爭案新穎性之引證資料，則被上訴人依系爭專利核准當時專利法第20條之1的規定，以引證案的說明書及圖式所揭示內容為比對依據，自屬有據。
㈢另查，本件引證案公告日為92年7月11日，在系爭案申請日91
年12月5日之後，非屬系爭案申請前已存在之既有技術，不得作為證明系爭案不具進步性之引證，是以本件僅得依專利法第20條之1規定，就系爭專利是否具新穎性之要件部分加以審查。再者，對於新穎性之審查就各引證資料之間，應採單獨比對方式，不得將2個以上獨立的引證資料予以組合，而所謂單獨比對，係就系爭案之每一請求項所載之發明與單一先前技術進行比對，而非指單一引證案而言，所以單一引證案仍應就該引證案之數個先前技術與系爭案之每一請求項所載之發明進行比對，原判決以：「本件只有一個引證案（即異議證據二），因此被上訴人並未以二個以上之獨立引證案予以組合比對」等語，容有未洽，但此見解並未於原判決中作為比對之依據，詳如下述，是尚不影響於判決之結果，與所謂判決不備理由之違法情形不相當，附此敘明。玆原判決於理由又循被上訴人決定書及答辯狀比對方式以引證案之數個先前技術進行比對，認定：
關於引證案之申請專利範圍第1項（獨立項）為「一種具有接頭的鋁合金車架管件，包括：一管件本體，具有…；至少一個以上可供與接頭套接且中空的接管。」由上述引證案申請專利範圍之內容可知，其專利特徵包括：「一管件本體」、「以模具利用液壓成型有至少一個以上凸出的接頭」及「套接接合一中空的接管」等內容，其「一管件本體」及「以模具利用液壓成型有至少一個以上凸出的接頭」實相等於系爭專利之「提供一胚料管」及「利用液壓成型」之技術特徵之事實，已就系爭專利之「提供一胚料管」及「利用液壓成型」之技術特徵與引證案「一管件本體」、「以模具利用液壓成型」之單獨技術特徵係屬相同之事項予以論述，是原判決就該實際比對之理由，於所適用之法規與該案應適用之現行法規並無違背，與解釋判例，亦無牴觸，並無所謂原判決有違背法令之情形。
㈣復按新穎性在判斷上並非以兩案技術特徵需完全相同為必要，
當兩案之差異僅在於文字記載方式不同、或者能直接且無歧異推得而知，或為直接置換時，後申請專利亦難謂具有新穎性。
其中若參酌當時之技術知識，可由上位概念導出下位概念表現的發明時，亦屬發明不具新穎性。經查，本件原判決就引證案雖以硬焊方式將二接管結合在接頭上，而系爭專利則界定以膠合或軟焊之方法來接合延伸件和管狀橫桿，然軟焊和硬焊均屬焊接方法，其差異僅在於焊料合金之溫度及接合機制；又膠合技術亦屬接合方法，系爭專利所界定之接合技術係可由引證直接推導，並不具新穎性等事項，詳予論斷，將引證案之判斷而得心證之理由記明於判決，業如上述，經核並無違背論理法則或經驗法則，亦無判決不適用法規或適用不當、不備理由等違背法令情事。上訴人上訴意旨略謂：系爭專利之技術特徵為「一胚料管+液壓成型+接合管材」，而引證案技術內容為「一管件本體+液壓成型+硬焊管材」無法直接推導出系爭專利之技術內容；另原判決認熟習該項技術者可將引證案之硬焊置換成膠合，更證明此二者為不同技術內容，故系爭案有新穎性，原判決有判決違背法令之情事云云，無非就原審取捨證據、認定事實之職權行使，任意指摘原判決有違背法令情事，並非可採。
㈤末按，新穎性中所謂「含直接推導」部分，除先前技術文字的
記載形式或能直接且無歧異得知之技術特徵者當然包括外，係指先前技術中雖未記載但卻為其本質上所固有，可以直接置換之技術特徵或先前技術係下位概念之技術內容而言。原判決贅述關於「習用」及「一般被廣泛應用」等用語，易遭致誤解係敘述進步性之「為熟習該項技術者所能輕易完成者」之要件，而非直接置換，惟原判決之誤載尚不影響於判決之結果，與所謂判決不備理由之違法情形不相當，附此說明。
㈥從而，上訴論旨，仍執前詞，指摘原判決違背法令，求予廢棄，為無理由，應予駁回。
六、據上論結，本件上訴為無理由。依行政訴訟法第255條第1項、第98條第1項前段，判決如主文。
中 華 民 國 98 年 8 月 27 日
最高行政法院第四庭
審判長法官 劉 鑫 楨
法官 吳 東 都法官 黃 淑 玲法官 劉 介 中法官 曹 瑞 卿以 上 正 本 證 明 與 原 本 無 異中 華 民 國 98 年 8 月 28 日
書記官 張 雅 琴