最 高 行 政 法 院 判 決
98年度判字第1030號上 訴 人 鴻海精密工業股份有限公司代 表 人 甲○○被 上訴 人 經濟部智慧財產局代 表 人 乙○○
參 加 人 美商摩勒克斯公司代 表 人 丙○○○○○○上列當事人間新型專利異議事件，上訴人對於中華民國96年5月24日臺北高等行政法院95年度訴字第1019號判決，提起上訴，本院判決如下：
主 文上訴駁回。
上訴審訴訟費用由上訴人負擔。
理 由
一、上訴人前於民國88年10月26日以「電連接器之端子構造」向被上訴人申請新型專利，同時聲明主張優先權，申請書載明受理該申請案之國家為美國，申請日西元1999年4月20日，申請案號為第09/295633號。經該局編為第00000000號審查，准予專利（下稱系爭案）。公告期間，參加人美商摩勒克斯公司於90年7月10日對之提起異議，並於90年8月3日提出專利異議理由書，並提出90年4月11日審定公告之第00000000號「零插入力連接器端子」專利案（下稱引證一）、西元1998年8月11日公告之美國第0000000號「Zero insertionforce electrical connector and terminal」專利案（下稱引證二）、西元1997年12月2日公告之美國專利第5,692,920號「Zero insertion force electrical connector andtermin al」專利案（下稱引證三）、86年2月11日審定公告之第00000000號「連接器端子改良構造」專利案（下稱引證四）、西元1995年3月7日公告之美國第0000000號「Low profile board to board connector」專利案（下稱引證五），主張系爭案有違核准審定時專利法第98條第1項第1款及第2項之規定，不符新型專利要件，案經被上訴人審查，於94年9月22日以（94）智專三㈡04074字第09420875760號專利異議審定書為「異議成立，應不予專利」之處分。上訴人不服，提起訴願，亦遭駁回，遂提起行政訴訟。
二、上訴人起訴主張：引證一和系爭案同為上訴人先後提出之兩件完全獨立之專利申請，引證一中所稱之「習知技術」係上訴人提出之另一件獨立專利申請（申請號：專利申請第00000000號；申請日：88年3月19日；公告日：90年5月21日）。
對比系爭案和中華民國專利申請第00000000號可知，中華民國專利申請第00000000號之公告日（90年5月21日)晚於系爭案之優先權日（88年4月20日）。因此，系爭案提出專利申請時，引證一和中華民國專利申請第00000000號專利申請均處於審查過程中，並未獲准專利權而公開或公告，並未構成專利法意義上之習知技術，引證一不具備引證能力。系爭案之申請專利範圍第1項、第7項和第9項分別明確界定了一種雙臂接觸式端子，而引證二至五則分別揭示了一種通過單臂接觸方式和電子裝置插腳對接之端子，系爭案申請專利範圍第1項、第7項和第9項界定之端子和引證二至五揭示之端子存在實質性差別。因此，熟悉該項技術者在知悉引證二至五之技術揭示後，不經過創造性勞動根本不可能將引證二至五組合成系爭案申請專利範圍第1項、第7項和第9項界定之技術方案等語，求為判決撤銷訴願決定及原處分。
三、被上訴人則以：被異議案申請日或優先權日皆晚於引證1之申請日，因此申請人於引證1說明書創作背景所載之習知技術，亦為被異議案申請前已公開之習知技術，依禁反言原則，申請人當無否認之餘地。查引證1第1圖係該引證1所列之習知零插入力連接器端子之立體圖，依異議理由所指該圖所揭示端子6，幾乎與系爭案第2圖之端子18完全相同，而引證1申請日早於系爭案優先權日，引證1第1圖為該引證1申請人自稱之習知技術，可推斷引證1第1圖為系爭案申請前既有之技術或知識，且上訴人於異議階段之答辯理由書亦未對此有所爭執，故引證1第1圖具有引證力。系爭案說明書第5頁創作背景業已揭露習知「端子構造」所具有之「固定部、環狀部、連接部」相同於系爭案申請專利範圍第1項所記載之「固定部22、對接部26、連接部28」，此種於系爭案、引證1說明書先前技術部分皆已揭露之，而上訴人將此技術辯稱為另一申請案00000000之內容，而非為習知技術，並不可採。
主要改良特徵係設有凸肋、開槽等，本件所爭論之端子結構「固定部22、對接部26、連接部28」等，並非系爭案之創作重點，而系爭案端子設置有凸條用以阻隔固定部與對接部間之通過連接部的浸料途徑，此種結構相較於引證2、3揭示端子60之突片88，防止錫料向上爬升之功效相同，引證4揭示倒V型槽20、突片21，以防止錫料爬升進入端子容置孔401內之功效相同，以及引證5揭示端子44之底部48兩側，各包含兩凹槽58，用以防止錫料59爬升進入容置穴內，公端子92包含防止錫料爬升之凹槽102之功效亦相同等語，資為抗辯，求為判決駁回上訴人之訴。
四、原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，以：申請專利範圍共10項，其中第1、7項及第9項為獨立項，第2至6項為第1項之附屬項，第8項為第7項之附屬項，第10項為第9項之附屬項。第1項界定一種端子構造，係收容於連接器之通道內且焊接於電路板上供外部電子裝置之插腳相插接，從而於電路板及外部電子裝置間形成電性導通，其包括容置於通道內以焊接於電路板上之固定部與外部電子裝置之插腳選擇性抵接之對接部，及連接固定部與對接部的連接部，其中該端子係設置有凸條用以阻隔固定部與對接部間之通過連接部的浸料途徑。第7項界定一種端子構造，係收容於連接器之通道內且焊接於電路板上供外部電子裝置之插腳相插接，從而於電路板及外部電子裝置間形成電性導通，其包括容置於通道內以焊接於電路板上之固定部與外部電子裝置之插腳選擇性抵接之對接部，及連接固定部與對接部的連接部，其中該端子係設置有縱長狀開槽用以阻隔固定部與對接部間通過連接部之浸料途徑。第9項則界定一種端子構造，係收容於連接器之通道內且焊接於電路板上供外部電子裝置之插腳相插接，從而於電路板及外部電子裝置間形成電性導通，其包括容置於通道內以焊接於電路板上之固定部與外部電子裝置之插腳選擇性抵接之對接部，及連接固定部與對接部的連接部，其中該端子係設置有縱長狀凹痕用以阻隔固定部與對接部間通過連接部之浸料途徑者。又引證一第1圖所示之習知端子6與系爭案第2圖之端子18相較，僅系爭案第2圖之端子多設了凸條34，且系爭案申請專利範圍第1項所載之固定部、對接部及連接部等構造，亦皆可於引證一第1圖中找到對應構造，是引證一第1圖已揭示系爭案申請專利範圍第1項凸條以外之結構。引證一申請日早於系爭案優先權日，引證一第1圖為該案申請人即上訴人自稱之習知技術，自可推斷引證一第1圖為系爭案申請前既有之技術或知識。而系爭案端子設置有凸條，用以阻隔固定部與對接部間之通過連接部的浸料途徑，與引證二、三所揭示端子之突片，防止錫料向上爬升；引證四倒V型槽、突片，以防止錫料爬升進入端子容置孔內；及引證五端子之底部兩側，各包含兩凹槽，用以防止錫料爬升進入容置穴內，公端子亦包含防止錫料爬升之凹槽之功效均相同。故引證一第1圖分別組合引證二、三、四或五，皆足以證明系爭案申請專利範圍第1項不具進步性。至其附屬項第2、3、4、5及第6項所界定之內容，可由引證二、三之突片，引證四之倒V型槽、突片，引證五之凹槽所揭示具有阻隔錫液之功能、設置位置、延伸長度及沖壓而成之結構而輕易思及，是引證一第1圖分別組合引證二、三、四或五均足以證明系爭案申請專利範圍第2至6項不具進步性。且引證一第1圖之習知端子，已揭露系爭案申請專利範圍第7項所示縱長狀開槽以外之結構，系爭案端子設置有縱長狀開槽，用以阻隔固定部與對接部間通過連接部之浸料途徑，亦可由引證一第1圖分別組合引證二、三、四或五輕易完成，足以證明系爭案申請專利範圍第7項不具進步性。至於其附屬項第8項所界定之內容，亦可由引證二、三之突片，引證四之倒V型槽、突片，引證五之凹槽，所揭示具有阻隔錫液之功能、設置位置而輕易思及，故引證一第1圖分別組合引證二、三、四或五均足以證明系爭案申請專利範圍第8項不具進步性。再者，引證一第1圖之習知端子，已揭露系爭案申請專利範圍第9項縱長狀凹痕以外之結構。系爭案端子係設置有縱長狀凹痕用以阻隔固定部與對接部間通過連接部之浸料途徑，亦可由引證一第1圖分別組合引證二、三、四或五輕易完成，足以證明系爭案申請專利範圍第9項不具進步性。至其附屬項第10項所界定之內容，可由引證二、三之突片、引證四倒V型槽、突片及引證五之凹槽所揭示具有阻隔錫液之功能、設置位置而輕易思及，故引證一第1圖分別組合引證二、三、四或五均足以證明系爭案申請專利範圍第10項，亦不具有進步性。另本件上訴人既於引證一專利說明書中自稱引證一第1圖為「習知零插入力連接器端子之立體圖」，應有指該第1圖為引證一申請前之既有技術或知識之意；而引證一之申請日復早於系爭案優先權日，則該引證一第1圖所示之習知技術，自亦早於系爭案優先權日，足以作為系爭案優先權日前既有之技術或知識。上訴人復主張其將引證一所揭示之電連接器的端子歸列為「習知技術」，係誤繕疏失所致，實際上係其研發過程中之先後順序稱謂，引證一中所稱之「習知技術」係上訴人提出之另一件獨立專利申請（申請號：專利申請第00000000號；申請日：88年3月19日；公告日：90年5月21日），其公告日晚於系爭案之優先權日（88年4月20日），故引證一不具備引證能力云云。經查，上訴人雖主張引證1說明書創作背景所載之習知技術，係晚於系爭案優先權日之後始行公告之另一專利云云，就此事項，上訴人在之前的行政救濟程序，並未提出爭執，而係遲至訴願階段始提出爭議，核與「禁反言」之原則，已有未合；又引證1第1圖係該引證1所列之習知零插入力連接器端子之立體圖，觀之異議理由所指該圖所揭示端子6，幾乎與系爭案第2圖之端子18完全相同，核實無誤；而引證1申請日早於系爭案優先權日，引證1第1圖為上訴人即該引證1申請人自稱之習知技術，足可推斷引證1第1圖為系爭案申請前既有之技術或知識，故引證1第1圖具有引證力，足以證明引證1係早於系爭案優先權日之前既有之技術或知識。上訴人雖稱引證1說明書創作背景中所稱之「習知技術」實際上係申請人研發過程中之先後順序稱謂云云，惟未舉證證明；且對於前開主張較晚公告之另一專利，其專利之內容即為引證1說明書創作背景中所稱之「習知技術」一節，亦未舉證以實；由上觀之，以上訴人為熟悉專利申請之業者，所稱申請時誤繕疏失，已有違常情，且所述非屬常態事實，亦未舉證證明其為真實。上訴人上開主張，核不足採。從而，被上訴人以系爭案不具備進步性，為「異議成立，應不予專利」之審定，於法並無違誤。訴願決定遞予維持，亦無不合，因將原決定及原處分均予維持，駁回上訴人之訴。
五、本院按：㈠現行專利法第136條第1項規定：「本法中華民國92年1月3日（
該日期係立法院三讀通過日期並非施行日期，因現行專利法第138條規定：本法除第11條自公布日施行外，其餘條文之施行日期，由行政院定之。玆行政院以93年6月8日院臺經字第0930026128號令核定自93年7月1日施行）修正施行前，已提出之異議案，適用修正施行前之規定。」系爭案係於88年10月26日申請(優先權日為88年4月20日)，經被上訴人於90年4月11日公告准予專利，參加人於90年7月10日提出異議，被上訴人於修正施行後之94年9月22日為異議審定，係於現行專利法修正施行前，已提出之異議案，應適用修正施行前之規定，其是否有應不予專利之情事，自應以核准專利時所適用之83年1月21日修正公布之專利法規定為斷。按「稱新型者，謂對物品之形狀、構造或裝置之創件或改良。」；「凡可供產業上利用之新型，無下列情事之一者，得依本法申請取得新型專利：一、申請前已見於刊物或已公開使用者。但因研究、實驗而發表或使用，於發表或使用之日起六個月內申請新型專利者，不在此限。」「新型係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效時，雖無前項所列情事，仍不得依本法申請取得新型專利。」，系爭案核准審定時專利法第97條、第98條第1項第1款及第2項各定有明文。
㈡再按上開專利法第98條第2項進步性比對要件之所謂「既有之
技術或知識」，係指申請當日之前，已見於國內外刊物或已公開使用之技術、知識而言。引證案若係先申請而於申請案申請日後所公告之專利案，該引證案於說明書之創作背景內，有記載其所欲改良之先前技術內容，因該記載為先前技術者，係為公眾、業界所知之先前技術，為業者一般所認知；則該引證案所欲改良之先前技術，自係指申請當日之前，已見於國內外刊物或已公開使用之技術、知識，而得為進步性比對要件之「既有之技術或知識」。經查，原判決關於本件上訴人於引證一專利說明書中自稱引證一第1圖為「習知零插入力連接器端子之立體圖」，應有指該第1圖為引證一申請前之既有技術或知識之意；而引證一之申請日復早於系爭案優先權日，則該引證一第1圖所示之習知技術，自亦早於系爭案優先權日，足以作為系爭案優先權日前既有之技術或知識之事實，以及上訴人所主張其將引證一所揭示之電連接器的端子歸列為「習知技術」，係誤繕疏失所致，實際上係其研發過程中之先後順序稱謂，引證一中所稱之「習知技術」係上訴人提出之另一件獨立專利申請（申請號：專利申請第00000000號；申請日：88年3月19日；公告日：90年5月21日），其公告日晚於系爭案之優先權日（88年4月20日），故引證一不具備引證能力云云，如何不足採等事項均詳予以論述，是原判決所適用之法規與該案應適用之現行法規並無違背，與解釋判例，亦無牴觸，並無所謂原判決有違背法令之情形；上訴人上訴意旨略謂：參加人所提之引證一公告日為90年4月11日，晚於系爭案申請日88年10月26日，引證一顯不符被上訴人83年11月25日所公告之專利審查基準中關於既有之技術或知識的規定，引證一不具證據性甚明，原判決未依法認事用法，亦未說明何以不適用專利審查基準判斷引證一之證據力，有判決不備理由或理由矛盾之違法云云，無非就原審取捨證據、認定事實之職權行使，任意指摘原判決有違背法令情事，並非可採。
㈢再者，原判決業已就引證一第1圖分別組合引證二、三、四或
五為輕易完成，足以證明系爭案申請專利範圍獨立項第1、7及9項不具進步性，並逐項審查各該附屬項亦不具進步性等情，詳予論斷，將判斷而得心證之理由記明於判決，業如上述，經核並無違背論理法則或經驗法則，亦無判決不適用法規或適用不當、不備理由等違背法令情事。
㈣復按我國司法院釋字第527號解釋理由書，固將禁反言釋示為
一般法律原則，但我國專利法並無明文規定禁反言之原則（File Wrapper Estoppel），於我國專利侵權鑑定實務，則曾援引美國法院判決於「專利侵害鑑定基準」列入成為是專利侵害訴訟中解釋申請專利範圍之原則。該原則係為防止專利權人將在申請過程的任何階段或任何文件上，已明白表示放棄之某些權利，事後在專利權取得以後或是在專利侵害訴訟當中，再行重為主張已放棄部分，即專利權人對專利要求的解釋應當前後一致（參照93年10月5日停止適用之該基準第八章、專利侵害理論之運用所載），專利實務於適用禁反言原則之時機及要件均有嚴格限制，並非當事人主張前後不一致即係違反禁反言原則。原判決就「上訴人主張引證1說明書創作背景所載之習知技術，係晚於系爭案優先權日之後始行公告之另一專利云云，就此事項，上訴人在之前的行政救濟程序，並未提出爭執，而係遲至訴願階段始提出爭議」之事項，認與「禁反言」原則有違，但核該事項應僅係上訴人於異議答辯及訴願答辯等行政救濟階段前後主張不一致如何採認問題，與專利實務之禁反言原則係在處理申請專利範圍之解釋無涉，原判決應係贅述違反禁反言原則，惟依前述原判決所載，已足以認定上訴人該主張為不可採，是其贅述，尚不影響於判決之結果，與所謂判決不備理由之違法情形不相當。上訴人以：本件上訴人於異議答辯階段認被上訴人應依職權審查引證一是否有證據力，於異議審定異議成立後之訴願程序亦主張被上訴人審定理由顯有不當，原審竟以上訴人未於行政救濟階段爭執為由駁回上訴人之訴，卻未說明有何違反禁反言之適用，有判決理由不備之違背法令云云，係就不影響判決之事項為上訴理由，並非可採。
㈤末查，被上訴人於原審言詞辯論中僅陳述引證1專利案，「若
以公開日期著眼，則其並非專利法上之習知技術」等語，並非指作為本件進步性比對之引證1所欲改良之先前技術，此觀之原審言詞辯論筆錄甚明，是以上訴人上訴意旨指摘：被上訴人自認並無證據證明本件關於創作背景載明之技術為既有技術，法院自應以當事人自認之事實為真，採為判決基礎，原審不以當事人自認事實作為裁判基礎，有行政訴訟法第243條第1項前段判決不適用法規判決違背法令云云，亦非足採。
㈥從而，上訴論旨，仍執前詞，指摘原判決違背法令，求予廢棄，為無理由，應予駁回。
六、據上論結，本件上訴為無理由。依行政訴訟法第255條第1項、第98條第1項前段，判決如主文。
中 華 民 國 98 年 9 月 3 日
最高行政法院第四庭
審判長法官 劉 鑫 楨
法官 鄭 忠 仁法官 劉 介 中法官 曹 瑞 卿法官 陳 鴻 斌以 上 正 本 證 明 與 原 本 無 異中 華 民 國 98 年 9 月 4 日
書記官 張 雅 琴