最 高 行 政 法 院 判 決
98年度判字第1226號上 訴 人 台灣莫仕股份有限公司代 表 人 甲○訴訟代理人 劉法正 律師
楊祺雄 律師被 上訴 人 經濟部智慧財產局代 表 人 乙○○
參 加 人 鴻海精密工業股份有限公司代 表 人 丙○○上列當事人間新型專利異議事件，上訴人對於中華民國96年6月7日臺北高等行政法院95年度訴字第3262號判決，提起上訴，本院判決如下：
主 文上訴駁回。
上訴審訴訟費用由上訴人負擔。
理 由
一、參加人於民國（以下同）89年12月12日以「零插入力電連接器」向被上訴人申請新型專利，經被上訴人編為第00000000號審查，於93年4月29日准予專利。本件系爭第00000000號「零插入力電連接器」新型專利案，依其新型專利說明書所載，其申請專利範圍共6項，第1項為獨立項，餘第2項至第6項為附屬項，依其申請專利範圍第1項獨立項所載係：「一種零插入力電連接器，係用於承接晶片模組並提供其與印刷電路板之電性通路，其包括：基座，其上設有複數個貫穿基座之端子收容槽；殼體，係蓋設於基座上，該殼體兩側壁邊緣分別設有一凹陷部，藉以於晶片模組與殼體間形成一抓取空間，以便於將晶片模組自該零插入力電連接器上取出；複數端子，係收容於基座之端子收容槽內，以與晶片模組之插腳形成電性接觸。」。公告期間，上訴人於93年8月19日以引證1（83年05月11日公告之第00000000號「中央處理器腳座之改良結構」新型專利案）與引證2（西元2000年05月10日公告之大陸實用新型第00000000.3號「電連接器」新型專利案）認該專利有違核准審定時專利法第98條第1項第1款及第2項之規定，不符新型專利要件，對之提起異議。案經被上訴人審查，於94年12月9日以（94）智專三㈡04024字第09421128190號專利異議審定書為「異議不成立」之處分。上訴人不服，提起訴願，經訴願決定駁回，上訴人猶未甘服，遂提起行政訴訟。
二、上訴人起訴主張：引證1所揭露之凹陷部A構造與系爭案之凹陷部相同，該凹陷部A為引證1物品實體中的一部分，此為客觀事實無可置疑，故系爭案第1項自不具新穎性及進步性。
新型專利之保護標的既限於佔據一定空間的物品實體，則新型標的技術特徵自必需有具體表現於物品空間型態上者。原處分及訴願決定理由皆基於證據一並未揭露系爭案請求標的定義中「凹陷部A之作用為將晶片模組自零插入力電連接器上取出」之「凹陷部用途定義」，顯係認定系爭案請求標的之特徵唯一在於該一凹陷部A之作用。依專利法第97條之新型標的定義性規定，其認定基礎與系爭案請求標的在「新型定義性」前提之下的創作新穎性無關，故原處分及訴願決定均屬違法等語，求為判決撤銷訴願決定及原處分並命被上訴人為異議成立處分。
三、被上訴人則以：引證1第4圖其主要係由上蓋80及一基座90相互蓋合組成，在引證1之說明書中並未對凹陷部A有所說明其與晶片模組之間的位置關係，該凹陷部A係上訴人自行標示，故證據一並未揭示系爭案於殼體兩側壁邊緣分別設有一凹陷部，藉以於晶片模組與殼體間形成一抓取空間，以便於將晶片模組自該零插入力電連接器上取出，系爭案申請專利範圍第1項仍具新穎性；又引證1之說明書並未說明「凹陷部A」之作用，對於熟習該項技術者並不能輕易完成系爭案之技術內容，系爭案仍具進步性等語，資為抗辯，求為判決駁回上訴人之訴。
四、原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，以：系爭案之創作目的在於可便於組裝於其上之晶片模組自該零插入力電連接器上取出；另一目的在於提供一種零插入力電連接器，其可使裝設於其上之晶片模組在拆卸時係由兩側同時被抓，以保證晶片模組插腳之正位度不受破壞。查引證1第4圖為其專利案說明書中所述之先前技術內容，其主要係由上蓋80及一基座90相互蓋合組成，且在引證1之說明書中並未對凹陷部A有任何相關之說明，亦未說明其與晶片模組之間之位置關係，該凹陷部A係上訴人自行標示；上訴人雖主張引證1說明書中並未指明凹陷部A之功能，凹陷部A可形成抓取空間，此一功能為並未超出常識範疇的構造本質功能云云，惟凹陷部固可形成抓取空間，亦有可能係為凹陷部為與凸塊相扣合才設計的，是上訴人上開主張，自難可採。從而，引證1既未揭示系爭案於殼體兩側壁邊緣分別設有一凹陷部，藉以於晶片模組與殼體間形成一抓取空間，以便於將晶片模組自該零插入力電連接器上取出之技術特徵；又引證1之說明書並未說明「凹陷部A」之作用，對於熟習該項技術者並不能輕易完成系爭案之技術內容，故引證1不足以證明系爭案申請專利範圍第1項獨立項不具新穎性及進步性。次查，引證2未揭示系爭案於殼體兩側壁邊緣分別設有一凹陷部，藉以於晶片模組與殼體間形成一抓取空間，以便於將晶片模組自該零插入力電連接器上取出之技術特徵；且引證2即為系爭案說明書中第4圖之先前技術，系爭案乃針對該先前技術加以改良，以便於將晶片模組自該零插入力電連接器上取出，故系爭案自具有進步性。又結合引證1、2亦未揭露系爭案於殼體兩側壁邊緣分別設有一凹陷部，藉以於晶片模組與殼體間形成一抓取空間，以便於將晶片模組自該零插入力電連接器上取出之技術特徵；是以，結合引證1、2仍不足證明系爭案申請專利範圍第1項獨立項不具進步性。另按關於進步性之判斷，因附屬項有附屬特徵之技術內容，故獨立項具進步性，其附屬項當然具有進步性；系爭案申請專利範圍第2至6項為第1項獨立項之附屬項，該附屬項之技術內容應包含獨立項之技術內容，故引證1、引證2或結合引證1、2亦不足以證明系爭案申請專利範圍第2至6項附屬項不具進步性等詞，因將原決定及原處分均予維持，駁回上訴人之訴。
五、本院按：㈠現行專利法第136條第1項規定：「本法中華民國92年1月3日（
該日期係立法院三讀通過日期並非施行日期，因現行專利法第138條規定：本法除第11條自公布日施行外，其餘條文之施行日期，由行政院定之。玆行政院以93年6月8日院臺經字第0930026128號令核定自93年7月1日施行）修正施行前，已提出之異議案，適用修正施行前之規定。」系爭案係於89年12月12日申請，經被上訴人於93年4月29日准予專利，上訴人於93年8月19日提出異議，被上訴人於修正施行後之94年12月9日為異議審定，係於現行專利法修正施行前，已提出之異議案，應適用修正施行前之規定，其是否有應不予專利之情事，自應以核准專利時所適用之90年10月24日修正公布之專利法規定為斷，合先敘明。按「凡可供產業上利用之新型，無下列情事之一者，得依本法申請取得新型專利：一、申請前已見於刊物或已公開使用者。」「新型係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效時，雖無前項所列情事，仍不得依本法申請取得新型專利。」為系爭案核准審定時專利法第98條第1項第1款及第2項所明定。而公告中之新型，任何人認有違反前揭專利法第97條至第99條規定，依法得附具證明文件，向專利專責機關提起異議。從而，系爭案有無違反前揭專利法情事而應不予專利，依法應由異議人附具證據證明之，倘其證據不足以證明系爭案有違前揭專利法之規定，自應為異議不成立之處分。
㈡復按判斷新型有無新穎性時，除以新型之技術內容單獨直接比
對是否相同外，應包含能由熟習該項技術者所直接推導者。而新穎性中所謂「含直接推導」部分，除先前技術文字的記載形式或能直接且無歧異得知之技術特徵者當然包括外，係指先前技術中雖未記載但卻為其本質上所固有，可以直接置換之技術特徵或先前技術係下位概念之技術內容而言，如果該先前技術所未揭露部分並非是必然存在，即非新穎性判斷上所謂先前技術。上訴意旨雖以：新型專利之新穎性引證文件不限於申請專利說明書，其圖式本身亦可為引證文件，只要圖式公開是該領域具有通常之知識者能從圖中清楚推導，就足以推翻申請案之新穎性。系爭專利既包括凹陷部，原判決卻認其不能證明系爭專利欠缺新穎性顯有判決理由矛盾之違法，另引證1第4圖中為引證1之習知技術，其「凹陷部」完全揭露系爭專利之技術特徵。原判決將引證1本身技術與習知技術混為一談，有判決理由矛盾之違法云云。惟查，本件原判決已就引證1之說明書未對第4圖凹陷部之位置與功能有所說明，不能證明系爭專利欠缺新穎性等情，詳予論斷，將判斷而得心證之理由記明於判決，業如上述，經核並無違背論理法則或經驗法則，亦無判決不適用法規或適用不當、不備理由等違背法令情事。再者，引證1第4圖中其「凹陷部」並未完全揭露系爭專利之「於殼體兩側壁邊緣分別設有一凹陷部，藉以於晶片模組與殼體間形成一抓取空間，以便於將晶片模組自該零插入力電連接器上取出」技術特徵，此為原判決所認定之事實，顯見引證1第4圖中其「凹陷部」與系爭案之於殼體兩側壁邊緣分別設有一凹陷部相較，殊非必然存在之技術特徵，則原判決認系爭案具新穎性，並無不合。況查原判決並未以引證1本身所示技術為本件判斷之理由，而係詳予說明以：引證1第4圖為其專利案說明書中所述之先前技術內容，其主要係由上蓋80及一基座90相互蓋合組成，且在引證1之說明書中並未對凹陷部A有任何相關之說明，亦未說明其與晶片模組之間之位置關係，該凹陷部A係上訴人自行標示等情；因而認定上訴人雖主張引證1說明書中並未指明凹陷部A之功能，凹陷部A可形成抓取空間，此一功能為並未超出常識範疇的構造本質功能云云，並不可採等語，為判斷之理由。原判決既係以引證1第4圖中為引證1之習知技術，並以其技術與系爭案作新穎性比對，並未以引證1之技術為本件之論述，即無不合。上訴理由無非就原審取捨證據、認定事實之職權行使，任意指摘原判決有違背法令情事，並非可採。
㈢另按上開專利法第98條第2項進步性比對要件之所謂「既有之
技術或知識」，指申請當日之前，已見於國內外刊物或已公開使用之技術、知識而言。引證案若係既有之專利案者，該引證案於說明書之創作背景內，有記載先前技術內容者，該先前技術自係已見於國內外刊物或已公開使用之技術、知識，固得為進步性比對要件之「既有之技術或知識」。然而判斷所謂進步性之重點，在於所屬技術領域中具有通常知識者，依申請前之先前技術不能輕易完成者而言，主要係指先前技術對系爭新型之技術內容是否有所教示、建議或提示動機，使熟習該項技術者能運用該先前技術所教示、建議之內容或提示之動機輕易完成者，若引證案之先前技術結合其他引證案之技術，不能使熟習該項技術者能運用該先前技術所教示、建議之內容或提示之動機輕易完成系爭案者，即難謂系爭案不具進步性。原判決關於引證1之說明書並未說明「凹陷部A」之作用，對於熟習該項技術者並不能輕易完成系爭案之技術內容，故引證1不足以證明系爭案申請專利範圍第1項獨立項不具進步性，結合引證1、2亦未揭露系爭案於殼體兩側壁邊緣分別設有一凹陷部，藉以於晶片模組與殼體間形成一抓取空間，以便於將晶片模組自該零插入力電連接器上取出之技術特徵之事實，以及系爭案申請專利範圍第2至6項為第1項獨立項之附屬項，該附屬項之技術內容應包含獨立項之技術內容，故引證1、引證2或結合引證1、2亦不足以證明系爭案申請專利範圍第2至6項附屬項不具進步性等事項均詳予以論述，是原判決所適用之法規與該案應適用之現行法規並無違背，與解釋判例，亦無牴觸，並無所謂原判決有違背法令之情形；上訴人上訴意旨略謂：引證1之第4圖上顯示連接器之上蓋80兩相對側邊設有凹陷部構造，參加人於原審準備程序所提出之專利實物照片其位置與結構皆無二致。當晶片裝於上蓋時，凹陷部必然於晶片與殼體間形成一中空凹陷空間，欲拔起晶片，只要將手指深入此空間即可拔出，此為引證1第4圖實值隱含之內容，且該習知技術早為業界所熟知，故其標示與說明為多餘，原判決之認定顯違反經驗法則與論理法則云云。惟查，因引證1之第4圖上之凹陷部構造，在引證1說明書中，並未為任何說明，原判決則僅能以「凹陷部固可形成抓取空間，亦有可能係為凹陷部為與凸塊相扣合才設計的」等語，說明該結構所可能表徵之意義，尚難遽認引證1之第4圖上之凹陷部構造，對系爭新型之於殼體兩側壁邊緣分別設有一凹陷部，藉以於晶片模組與殼體間形成一抓取空間，以便於將晶片模組自該零插入力電連接器上取出之技術特徵，有所教示、建議或提示動機，使熟習該項技術者能運用該先前技術所教示、建議之內容或提示之動機得以輕易完成系爭案，上訴意旨，尚非可採。另上訴人所稱：相關之電子產品領域中，所謂一殼體兩側邊設置凹陷部以供方便插拔物件，早泛見於各習見物品中，系爭案自無進步性。參加人僅主張習知電器連接器之習知凹陷部可當抓取空間使用申請專利，然此用途方法作用不具新型專利適格。原審對上訴人此一主張不採卻未於理由中說明何以不採，有判決不備理由之違法云云。但查，上訴人並未在本件異議審查階段提出任何上開證據及理由，係屬新理由，並非本件異議審查範疇，尚難於本件行政爭訟中據以論究系爭案之專利要件，上訴人此主張，亦非足取。
㈣從而，上訴論旨，仍執前詞，指摘原判決違背法令，求予廢棄，為無理由，應予駁回。
六、據上論結，本件上訴為無理由。依行政訴訟法第255條第1項、第98條第1項前段，判決如主文。
中 華 民 國 98 年 10 月 8 日
最高行政法院第四庭
審判長法官 劉 鑫 楨
法官 黃 淑 玲法官 劉 介 中法官 曹 瑞 卿法官 陳 鴻 斌以 上 正 本 證 明 與 原 本 無 異中 華 民 國 98 年 10 月 9 日
書記官 張 雅 琴