最 高 行 政 法 院 判 決
98年度判字第1227號上 訴 人 澳洲商．雷陳五金有限公司代 表 人 甲○訴訟代理人 孫大龍 律師
林秉欣 律師被 上訴 人 經濟部智慧財產局代 表 人 乙○○
參 加 人 展進企業股份有限公司代 表 人 丙○○上列當事人間新式樣專利異議事件，上訴人對於中華民國96年8月23日臺北高等行政法院95年度訴字第3173號判決，提起上訴，本院判決如下：
主 文上訴駁回。
上訴審訴訟費用由上訴人負擔。
理 由
一、參加人於民國（以下同）90年7月5日以「浪板螺絲」向被上訴人申請新式樣專利，經編為第00000000號審查，准予專利。公告期間，上訴人以異議證據二為西元2001年5月30日申請之澳洲第PR5341號專利臨時申請案證明文件影本；異議證據三為異議證據二專利申請案對應於專利合作公約（PCT/AU01/01485）之申請證明文件影本；異議證據四為我國駐澳洲代表處經濟組91年8月27日之說明函（電傳）；異議證據五為上訴人代表人甲○與大衛‧貝特所出具之證詞（含中譯本）及螺絲實物樣品共9支黏貼於紙面之影印本（正本係於93年10月11日面詢時提出）；異議證據六為上訴人與參加人之業務往來資料影本認其不符核准審定時專利法第5條之規定，對之提起異議。案經被上訴人審查，於94年5月31日以（94）智專三㈠03019字第09420495780號專利異議審定書為「異議不成立」之處分。上訴人不服，提起訴願，經訴願決定駁回，上訴人猶未甘服，遂提起行政訴訟。
二、上訴人起訴主張：系爭專利實係由上訴人之代表人等所創作，此可由甲○以及大衛‧貝特先生（亦為該澳洲專利案之創作人之一）之證詞（即異議證據五）可證，上訴人早在西元2000年即開始從事研發相關螺絲，依上開證述及所附的樣品可見，該發明之螺絲，其主要特徵在於該對呈彎勾狀的翼片，此是從第1項樣品的小型突出翼片修改成心形翼片，後來因該樣品不符使用需求，再將翼片心形的弧度向下切削成較為筆直的翼片，後又修改成彎勾狀，最後再修改為弧度較小而下方具有向下彎勾的翼片。而上開樣品之開發過程係始於第1項的樣品由甲○於西元2000年12月來台尋求製造商期間，交付參加人公司之負責人丙○○之樣品，第2項的樣品則為參加人依上訴人指示試作之後回交予上訴人之樣品，而第3至5項樣品，則為上訴人以手工方式將螺絲翼片銼磨而成之樣品，而此第4、5項樣品更係交付委託參加人製造。此皆可證於系爭案申請專利前，其創作人丙○○與曾進道係從上訴人處得知該項創作，渠等實非系爭案真正的創作人等語，求為判決撤銷訴願決定及原處分，並命被上訴人異議成立處分。
三、被上訴人則以：系爭案其造形特徵在於螺絲頸部具有一對勾狀翼片，配合六角頭部與螺紋部而形成整體造形。異議證據二係澳洲第PR5341號專利臨時申請案，並非一新式樣申請案，被上訴人於異議階段已說明，其對應之異議證據三PCT之PCT/AU01/01485申請證明文件揭示內容僅有於澳洲之申請日2001/05/30，並未於我國申請，而其所揭露之螺絲於頭部、翼片所在之桿體及翼片彎勾之弧線與系爭案皆不相同，故兩申請案之內容顯然具有差異，並非同一，該些證據不足以證明系爭案非丙○○及曾進道所創作。上訴人主張異議證據二、三揭示之螺絲與系爭案係屬同一螺絲之說法並不正確，縱令其間有近似或熟習該項技藝者易於思及之虞，也為專利要件新穎性、創作性等相關法條探究範疇，絕非專利法第5條所論究等語，資為抗辯，求為判決駁回上訴人之訴。
四、原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，以：異議人主張一新式樣專利案有違首揭專利法第5條第2項規定時，乃為解決職務或非職務上新式樣之專利申請權歸屬；如果僅是證明自己為相同或近似新式樣之創作人或申請權人，尚無法否定他人為其所申請新式樣之創作人或申請權人。查上訴人所提異議證據二、三、面詢附件一至六以及補充附件一、二，均為上訴人以「CUTTING SCREW」專利於澳洲、PCT WIPO、美國及中國大陸等地提出專利申請之相關證明文件及專利說明書。然揆諸上開證據，均未顯示其公開日期早於系爭案申請日，況異議證據三PCT之PCT/AU01/01485申請證明文件揭示內容僅有於澳洲之申請日2001/05/30，而其所揭露之螺絲於頭部、翼片所在之桿體及翼片彎勾之弧線與系爭案皆不相同，均無法證明丙○○、曾進道或參加人係因見聞前揭諸證據所揭示之物品形狀、花紋後，抄襲其內容進而提出系爭新式樣專利案之創作及申請；是以上開證據縱能證明上訴人為「CUTTING SCREW」專利的申請權人，然並不足以證明「丙○○」、「曾進道」非系爭案之創作人，抑或參加人非系爭案之申請權人。次查，異議證據四為我國駐澳洲代表處經濟組之說明函，異議證據五為上訴人公司總經理甲○及訴外人大衛‧貝特之證詞，異議證據六及面詢附件七則為上訴人與參加人、訴外人來享股份有限公司之業務往來記錄；然異議證據四之說明函，其內容僅係說明我國專利法異議及舉發相關規定及流程，與參加人是否為系爭案之申請權人無關；異議證據五雖經我國駐墨爾本臺北經濟文化辦事處公證，其公證書簽證處亦明白表示「本驗證僅證明簽字屬實，文件之內容不在證明之列」，是異議證據五內容僅為甲○及大衛‧貝特單方面陳述其浪板螺絲之研發演進過程，尚難以該證詞內容即認丙○○、曾進道或參加人非系爭案之創作人或申請權人；又異議證據六及面詢附件七，係上訴人與訴外人來享股份有限公司之業務往來紀錄，乃屬私文書，並無證據力；且其內容與本件待證事實無直接關連，所附螺絲圖之揭露之形狀亦與系爭案不同，是難證明丙○○、曾進道或參加人非系爭案之創作人或申請權人。末查，陳永周於96年4月30日在原審證稱：「問：當時與甲○先生、朱先生討論螺絲時形狀是否已經確定？答：大形狀、結構已經確定，而螺絲製造過程都會經過稍許修改，小細節是否再修改我不能保證。」等語；另劉大任於96年7月23日在原審亦證稱：「問：這段期間你有無涉及設計圖？答：沒有，我只是負責加工，沒有涉及設計圖。問：你加工的螺絲樣品是何人去開模的？答：我不知道。問：你是否知道展進公司與上訴人公司的內部合作關係？答：我不知道。」等語，揆諸上開二位證人之證詞，足認上訴人所舉證人陳永周及劉大任二人，均不知道系爭螺絲是何人創作，亦未看到原始螺絲設計圖，也不清楚上訴人與參加人間之內部關係，開模費用等細節也都不清楚。是以上訴人所舉證人亦不足以證明參加人或其負責人丙○○確係因受委託製造系爭案浪板螺絲後，進而抄襲提出系爭案之申請。綜上所述，由上訴人所舉證據資料及證人之證詞，尚難遽論丙○○、曾進道非系爭案之創作人，而朱、曾二人將專利申請權讓與參加人，有申請權證明書附卷可稽，亦難謂參加人非系爭案之申請權人。從而，被上訴人所為異議不成立之處分，依法自無不合，訴願決定予以維持，亦無違誤，因將訴願決定及原處分均予維持，駁回上訴人之訴。
五、本院按㈠現行專利法第136條第1項規定：「本法中華民國92年1月3日（
該日期係立法院三讀通過日期並非施行日期，因現行專利法第138條規定：本法除第11條自公布日施行外，其餘條文之施行日期，由行政院定之。玆行政院以93年6月8日院臺經字第0930026128號令核定自93年7月1日施行）修正施行前，已提出之異議案，適用修正施行前之規定。」系爭案係於90年7月5日申請，經被上訴人於91年5月21日准予專利，上訴人於91年8月20日提出異議，被上訴人於修正施行後之94年5月31日為異議審定，係於現行專利法修正施行前，已提出之異議案，應適用修正施行前之規定，其是否有應不予專利之情事，自應以核准專利時所適用之90年10月24日修正公布之專利法規定為斷。按「稱專利申請權人，除本法另有規定或契約另有訂定外，係指發明人、創作人或其受讓人或繼承人。」「公告中之新式樣，任何人認有違反第4條、第106條至第108條、第112條第3項或第122條準用第27條之規定，或利害關係人認有不合第5條規定者，得自公告之日起3個月內備具異議書，附具證明文件，向專利專責機關提起異議。」分別為系爭案核准審定時專利法第5條第2項及第115條所明定。
㈡復按同法第122條準用第27條第1項係規定：「同一新式樣有二以上之專利申請案時，僅得就其最先申請者准予新式樣專利。
」蓋因同一新式樣可能同時或先後為不同人所創作，對各該不同之申請案而言，合法之專利申請權人並非以一人為限；專利法乃基於一發明一申請及重複專利禁止之原則，規定僅得就最先申請者准予取得專利，惟上開規定並未否認後申請者即非新式樣的創作人或合法申請權人。再者，上開系爭案核准審定時專利法第5條第2項規定，專利申請權係指得依專利法申請專利之權利，而專利申請權人，原則上係指發明人、創作人或其受讓人或繼承人；則利害關係人若認系爭新式樣專利有不合第5條規定情事者，自應積極舉證證明系爭案之專利申請人並非專利法第5條第2項規定正當專利申請權人之情事，倘其證據不足以證明系爭新式樣專利有違該規定，尚不得僅以自己為相同或近似新式樣之創作人或申請權人，即逕予否定他人為其所申請新式樣之創作人或申請權人。是以上訴人上訴意旨雖謂：上訴人早於西元2001年05月30日已於澳洲提出第PR5341號，標題為「Cutting Screw」的專利申請案，並且主張該澳洲第PR5341號專利案的優先權，而在西元2001年11月16日提出PCT第PCT/AU01/01485號專利申請案，明顯早於系爭案的申請日（西元2001年07月05日），且由異議證據三之PCT專利申請案附圖所示，除了其螺絲下方末端部分為自攻螺絲（self-tapping）的形式之外，其他的形狀特徵均與系爭案的特徵完全相同，尤其系爭案所揭示之標的主要特徵乃在於2個彎勾狀的翼片，此一特徵正與異議證據二之PCT案的特徵完全相同，可見系爭案與該澳洲專利案為實質相同，參加人顯有剽竊上訴人所委託製造的螺絲並申請而取得系爭專利之嫌云云，顯係基於自己為相同或近似新式樣之創作人或申請權人，即逕予否定參加人為系爭案所申請新式樣之創作人或申請權人而為之論述，自非可採。
㈢另查，原判決依上訴人所舉證據資料及證人之證詞，認定尚難
遽論丙○○、曾進道非系爭案之創作人，而朱、曾二人將專利申請權讓與參加人，亦難謂參加人非系爭案之申請權人之事實，以及上訴人所主張如何不足採等事項均詳予以論述，是原判決所適用之法規與該案應適用之現行法規並無違背，與解釋判例，亦無牴觸，並無所謂原判決有違背法令之情形；上訴意旨仍主張：由上訴人於原審提出證據顯見系爭案所載之創作人丙○○與曾進道實非該創作真正的創作人，自無該創作之專利申請權，原判決認事用法顯有違誤。又準備程序中，證人陳永周證稱90年4月14日陪同上訴人公司負責人至參加人公司討論原證九號附件螺絲細節問題，細部修改係由上訴人負責人與丙○○討論，訴外人丙○○與曾進道之創作與上訴人並非無關。又證人陳永周另證稱上訴人確有委託有達公司試作墊圈，該墊圈目的在於套在系爭浪板螺絲如原證一號所示，且與公告資料第5頁之第8圖同，上訴人委請參加人製作系爭浪板螺絲，因參加人無製作墊圈能力，故委請有達公司製作，系爭浪板螺絲確非丙○○與曾進道之創作。由上可知早在參加人提出新式樣專利前已因上訴人委託製造系爭浪板螺絲，接觸相關技術，其抄襲上訴人創作確實屬實，原判決未詳敘上訴人上開論斷有違經驗法則及不備理由之違背法令云云，無非就原審取捨證據、認定事實之職權行使，任意指摘原判決有違背法令情事，並非可採。
㈣從而，上訴論旨，仍執前詞，指摘原判決違背法令，求予廢棄，為無理由，應予駁回。
六、據上論結，本件上訴為無理由。依行政訴訟法第255條第1項、第98條第1項前段，判決如主文。
中 華 民 國 98 年 10 月 8 日
最高行政法院第四庭
審判長法官 劉 鑫 楨
法官 黃 淑 玲法官 劉 介 中法官 曹 瑞 卿法官 陳 鴻 斌以 上 正 本 證 明 與 原 本 無 異中 華 民 國 98 年 10 月 9 日
書記官 張 雅 琴