最 高 行 政 法 院 判 決
98年度判字第1237號上 訴 人 台達電子工業股份有限公司代 表 人 甲○○被 上訴 人 經濟部智慧財產局代 表 人 乙○○
參 加 人 元山科技工業股份有限公司代 表 人 丙○○上列當事人間新型專利異議事件，上訴人對於中華民國96年12月27日臺北高等行政法院96年度訴字第603號判決，提起上訴，本院判決如下：
主 文上訴駁回。
上訴審訴訟費用由上訴人負擔。
理 由
一、上訴人前於民國（下同）91年4月30日以「改良式冷卻風扇」（下稱系爭案）向被上訴人申請新型專利，經被上訴人編為第00000000號審查，准予專利。公告期間，參加人以其違反核准審定時專利法第98條第1項第1款及第2項規定，對之提起異議。案經被上訴人審查，於95年7月4日以（95）智專三㈡04074字第09520524300號專利異議審定書為「異議成立，應不予專利」之處分。上訴人不服，提起訴願，經遭駁回，遂提起行政訴訟。
二、上訴人起訴主張：（一）原處分理由未符合「依法行政」之原則：由被上訴人所為處分書中對異議證據3（即為西元1995年4月18日公開之美國第0000000號「SIDE-VENTED AXIAL-
FAN AND ASSOCIATED FABRICATION METHODS」專利案）與系爭案申請專利範圍第1項的比對論點中可知，被上訴人僅僅認定異議證據3第4圖揭示系爭案申請專利範圍第1項技術特徵之一「該風扇葉片部分或完全突出於該框座體之外」，而完全未提及異議證據3何處有揭露系爭案申請專利範圍第1項另一技術特徵「該框座體的構成高度係依照所欲增加空氣導流效果而相較以該風扇葉片頂面高度為基準，對照該框座體頂面向下削減適當尺寸而構成」。由此可知，被上訴人並未確實比對系爭案申請專利範圍第1項與異議證據3之差異，而在忽略系爭案申請專利範圍第1項部分特徵之情形下，審定系爭案申請專利範圍第1項不具進步性，已然違反專利法第98條第2項之規定。另上訴人在訴願理由二中，亦曾引用被上訴人於89年10月刊行之專利審查基準第2-2-16頁末段至第2-2-17頁第17行之規定，並陳述「下削框座體頂面構成風扇框座體」未被揭露且熟習該項技術者所無法輕易完成者。惟被上訴人竟然不予以詳查，逕以「系爭案請求項係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效，不具進步性。」一詞，遽認系爭案不具進步性。故被上訴人於事實認定顯有輕率便宜行事之嫌。再依據同一專利審查基準第2-2-21頁第（三）點可知，被上訴人需明確指出「引證資料何處有提及和教示系爭案技術」，而不可僅以「引述法條內容」等概括性詞句說明。然而，被上訴人卻未明確說明證據3何處有教示系爭案申請專利範圍第1項，而僅以「已揭示於證據3第4圖」以及「系爭案請求項1係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效，不具進步性。」等概括性詞句說明，即遽認系爭案申請專利範圍第1項不具進步性，實已有審定理由疏漏不備之情形。同樣地，被上訴人未明確說明證據3何處有教示系爭案請求項2至18，僅列出「系爭案請求項2至18所述之‧‧‧等內容，已等效揭示於證據3中」以及「系爭案請求項2至18係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效，不具進步性。」等概括性詞句說明，即遽認系爭案申請專利範圍第2項至第18項不具進步性，實也已有審定理由疏漏不備及違背「逐項審查」原則。（二）系爭案相較於異議證據具有進步性：上訴人遍查異議證據3全份說明書後，僅可看到關於「板件58係構成側向進風開口以側向將氣流導入風扇10a內」之敘述，而無任何關於「下削風扇10a之殼體以側向將氣流導入風扇10a內」的敘述。而且，依據證據3所陳述之技術可知，其完整之風扇係為Fig.2所示之風扇，且整個風扇的殼體係由基座38與板件58組合而成且完全包覆葉輪36的結構體。而且，證據3全文也未有隻字片語提及「可以僅由部分殼體即可構成完整風扇」的敘述。由此，可以確定證據3相對於系爭案而言不存在有新型進步性必要條件之一「申請前既有之技術或知識」。熟悉此技藝之人員所熟悉之技術中，亦無任何「下削框座體頂面構成風扇框座體」的技術。此點更已在被上訴人93年5月11日（93）智專三（二）04087字第09320354120號專利再審查案核駁理由先行通知書中具體指出。由此可證，被上訴人早已於審查過程中承認「下削框座體頂面構成風扇框座體」的技術係為熟習該項技術者所無法輕易完成者。綜上所述，既然異議證據3並未揭示系爭案申請專利範圍第1項部分技術特徵，熟悉此技藝者亦無法輕易完成，系爭案申請專利範圍第1項係屬於「無申請前既有之技術或知識」且「熟習該項技術者無法輕易完成」，而符合據專利法第98條第2項規定而具進步性。系爭案各申請專利範圍因採用突破根深蒂固技術的下削技術，且可以達到增加且調整空氣導流的效果，故依據被上訴人前開專利審查基準第2-2-19頁第2-15行等規定，系爭案各申請專利範圍係具有「產生某一新功效」而符合進步性之規定等語，求為判決撤銷訴願決定及原處分。
三、被上訴人則以：系爭案請求項1之整體構造特徵已揭示於證據3第4圖中，而證據3已揭示「板件58在風扇10a的周緣造成輔助側向進風開口60，可在風扇10a運轉時，提供冷卻空氣額外之通路14a，可增加冷卻空氣流過風扇10a之整體流量外，這些側向進風開口也可降低風扇10a運轉時之噪音」，並不因答辯理由書指稱證據3仍包括三個板件58、基座38才能構成證據3之風扇而喪失其已揭示系爭案請求項1結構之本質，由證據3之揭示足以證明系爭案請求項1係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效，不具進步性。另在證據3圖式第2、4圖已揭示一側向進風軸流式風扇10a，包含塑模成型之矩形基座38、支撐臂28、中央圓形開口40、馬達26、葉片36、圓柱形柱狀元件
52、進風端54，柱狀元件52用來使三片矩形板件58能夠固設至基座38之進風端54，及板件58在風扇10a的周緣造成輔助側向進風開口60，可在風扇10a運轉時，提供冷卻空氣額外之通路14a，可增加冷卻空氣流過風扇10a之整體流量外，這些側向進風開口也可降低風扇10a運轉時之噪音等內容下，系爭案請求項2至18所述框座體高度、馬達、肋條、導柱、風扇罩、側板、柵條、柵孔、柵體、欄柵體、圓孔部、圓孔等內容，已等效揭示於證據3中，由證據3之揭示亦足以證明系爭案請求項2至18係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效，不具進步性等語，資為抗辯，求為判決駁回上訴人之訴。
四、參加人參加意旨略謂：（一）上訴人固指摘引證案之基座38並非切削製作而成，故無法達到系爭案所謂「依照所欲增加空氣導流效果而調整該框座體的構成高度」效果等語。惟上訴人前揭主張與事實不符，且悖於進步性判斷原則。（二）上訴人主張，系爭案之框座體201之導柱205（系爭案第3圖
）側面為垂直切面，其係以「下削工具」所切削之必然結果，此設計為使用塑模方式之異議證據3（即引證案）所無法達到：自系爭案說明書所載內容可知，其說明書強調「增加空氣導流效果」功效之關鍵在於：「框座體201構成高度是低於風扇葉片203頂面」之空間結構，而非來自於「框座體201是切削製成」之方法，故兩案製程相同與否並無法改變其為等效結構之事實。復就系爭案之說明書分析可知，其第13頁第2段載明「框座體201與風扇罩206‧‧‧，亦可由射出成型機一體射出製造構成」，顯見系爭案之框座體201的製造方式，並非只有切削製成之單一種製造方式；故上訴人主張系爭案之框座體201只能為「切削製成」之爭點，係藉以規避引證案之基座38為「塑模成形」者，但此爭點既未在系爭案說明書揭露，也和系爭案說明書表達之涵意不同，更與判斷新型進步性時應以「結構特徵」為重點之原則不符。
（三）系爭案請求項所界定「該框座體201的構造高度係依照所欲增加空氣導流效果‧‧‧所構成」，實際上只是在陳述一種使用方式，對於新型專利所保護之「物品的形狀、構造或裝置」等標的而言並未改變，故被上訴人確實已依據「專利審查基準」對於新型進步性之判斷原則而審查系爭案各請求項。次就原處分書第3頁第7行至第11行之處分理由可知，被上訴人認定系爭案第1項請求項所界定的「結構特徵」，已見揭於引證案第4圖所示的結構中；顯見被上訴人於審查系爭案時，確實已根據新型專利保護標的之「結構特徵」，詳細比對系爭案之申請專利範圍與引證案所揭露之技術內容，並將其處分系爭案不具進步性之具體理由，在原處分書中完整告知當事人，並未違反行政程序法第5條之「明確性原則」，以及同法第43條、第96條第1項第2款所明揭「說明理由義務」等規定。（四）上訴人以被上訴人僅以概括性詞句說明系爭案各請求項不具進步性之理由，抗辯本件有審定理由疏漏不備之嫌，亦與事實不符：由原處分書第3頁第7行至第11行，以及訴願決定書第4頁倒數第2行至第5頁第2行所載內容可知，無論是被上訴人或訴願機關皆已明確指出，「引證案第4圖」揭示系爭案第1項請求項所載技術特徵，同時也詳細說明比對系爭案之申請專利範圍與引證案所揭露之技術內容，並非只是「引述法條內容」之概括性詞句說明，故上訴人此項主張實屬無據。另由原處分書第3頁倒數第10行至第4頁第4行所載可知，系爭案第2至18項附屬請求項所界定的框座體高度、馬達、肋條、導柱、風扇罩、側板、柵條、柵孔、柵體、欄柵體、圓孔部、圓孔等內容，是等效揭示於引證案之第2、4圖中；甚至由訴願決定書第5頁第8行至第13行更進一步說明，該等附屬請求項所界定之技術內容皆係運用引證案所揭露之各構件，且屬簡易之附加，均為熟習該項技術者所能輕易運用且未能增進功效者；顯然被上訴人已確實遵從「逐項審查之原則」，亦非因為第1項請求項審定後不具進步性，就一概統稱系爭案各請求項不具進步性，並無上訴人所謂「審定理由疏漏不備」的情形。（五）依進步性判斷原則，引證案確可用以證明系爭案違反核准當時專利法第98條第2項規定：系爭案在請求項中所界定之「結構特徵」確實已揭露於引證案之說明及圖式中，且系爭案所能達成「提昇散熱效果」之功效，亦為引證案所揭露，系爭案相較於引證案並未能增進某種功效或產生某一新功效，故被上訴人所作出系爭案不具進步性之處分，自屬適法、允當。（六）系爭案於請求項所界定之「結構特徵」確實已見揭於引證案，系爭案也未能增進某種功效或產生某一新功效，確實不具進步性，且被上訴人依行政程序法之相關規定作出異議成立處分，並無「審定理由疏漏不備」之違法情事等語。
五、原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，以：（一）爭案申請專利範圍第1項之風扇葉片、框座體，已揭示於證據3第4圖之葉片、矩形基座，而系爭案申請專利範圍第1項之「該風扇葉片部分或完全突出於該框座體之外，可將較多空氣經由該風扇葉片之周邊及側緣引導入該框座體內中而提昇冷卻風扇的散熱效果，而該框座體的構成高度係依照所欲增加空氣導流效果而相較以該風扇葉片頂面高度為基準，對照該框座體頂面向下削減適當尺寸而構成」之結構特徵，與證據3第4圖所揭示之「葉片部分或完全突出於矩形基座之外，可將較多空氣經由該葉片之周邊及側緣引導入該矩形基座內中而提昇冷卻風扇的散熱效果，而該矩形基座的構成高度低於葉片、馬達頂面高度而構成」者為等效之結構特徵，尚無上訴人所稱證據3未揭露系爭案結構特徵之情事。至上訴人稱系爭案框座體係以下削方式形成云云，核屬製造方法，並非系爭新型專利之標的。且本件係在判斷系爭案有無進步性，證據3之風扇的基座38既已充分揭露系爭案第1項請求項所載風扇的框座體201，且該基座38也確實較葉片為低，證據3此「結構特徵」的揭露，已足以證明系爭案第1項請求項不具進步性，至於證據3是否有板件58的存在，與判斷系爭案是否具進步性無關。故不因證據3包括三個板件、基座即喪失其已揭示系爭案申請專利範圍第1項結構之本質，因此系爭案申請專利範圍第1項係運用申請前證據3第4圖既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效者，不具進步性。(二)系爭案申請專利範圍第2至18項附屬項所述框座體高度、馬達、肋條、導柱、風扇罩、側板、柵條、柵孔、柵體、欄柵體、圓孔部、圓孔等技術內容，亦係運用證據3說明書內容及圖式所揭露之各構件，且屬簡易之附加，均為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效，亦不具進步性。(三）又原處分書於理由㈣第2頁倒數第8行至第3頁第31行已詳細比對說明系爭案第1項請求項所界定的「結構特徵」，已見揭示於證據3第4圖所示的結構中，而不具進步性等情，顯見被上訴人於審查系爭案時，確實已根據新型專利保護標的之「結構特徵」，詳細比對系爭案之申請專利範圍與證據3所揭露之技術內容，並說明系爭案不具進步性之具體理由，並無上訴人所稱審定理由疏漏不備的情事。另原處分書已於第3頁第32行至第4頁第4行說明系爭案第2至18項附屬請求項所界定的框座體高度、馬達、肋條、導柱、風扇罩、側板、柵條、柵孔、柵體、欄柵體、圓孔部、圓孔等內容，已為證據3之第2、4圖之各構件等效揭示；且訴願決定書第5頁第8行至第13行更進一步說明，該等附屬請求項所界定之技術內容皆係運用引證案所揭露之各構件，且屬簡易之附加，均為熟習該項技術者所能輕易運用且未能增進功效者。故被上訴人審定書已逐項審查，並未因第1項請求項審定認不具進步性，就一概統稱系爭案各請求項不具進步性，而是已另外審究其餘附屬請求項的進步性要件，並且清楚說明該等附屬請求項不具進步性之理由，亦無上訴人所稱未逐項審查、審定理由疏漏不備的情事。（四）綜上所述，被上訴人認系爭案係運用申請前已公開之證據3既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效，有違核准審定時專利法第98條第2項規定，而為異議成立，應不予專利之處分，核無違誤，訴願決定予以維持，亦無不合。因將原決定及原處分均予維持，駁回上訴人之訴。
六、上訴人上訴意旨除復執與原審起訴相同之主張外，另略以：被上訴人於93年4月21日（93）智專三（二）04087字第09320354120號專利再審查案核駁理由先行通知書（下稱93年先行通知書）第2頁指出「本案將申請專利範圍第二項併入第一項後應可准予專利」。因此，上訴人遂將原申請專利範圍第2項之技術特徵加入申請專利範圍第1項中進行專利範圍的限縮，因而獲准專利。即表示系爭案申請專利範圍第1項中「該框座體的構成高度係依照所欲增加空氣導流效果而相較以該風扇葉片頂面高度為基準，對照該框座體頂面項下削減適當尺寸而構成」等特徵是符合新型專利之標的，亦可見上述特徵相對於證據3亦具新穎性與進步性。然原判決卻依據相同內容而認定為非屬於新型專利之標的，顯與被上訴人之意見相左。且此特徵是否符合新型專利之標的，應屬被上訴人之行政責任範圍，原判決於認定事實及適用法律上不無率斷之嫌。再者，系爭案之申請專利範圍係由1個獨立項（第1項）及17個附屬項（第2項至第18項）所組成。被上訴人於審查上即應依據參加人所提證據與該系爭案之申請專利範圍18項請求項分別單獨比對判斷進步性。然而，被上訴人僅在原處分理由第3頁倒數第2行至第4頁第4行列出短短數語，且未見依據諸該證據以與系爭案該些附屬項分別獨立判斷進步性之決定，顯然違反其所訂定「專利審查基準」第1-2-27頁之規定。因此，被上訴人之行政處分顯具有「漏未審酌」及違背「逐項審查」、「明確性原則」之行政瑕疵；原判決不僅未予詳查，竟認定被上訴人原處分理由中等語已完成逐項審查，相較於系爭案長達3頁合計63行的18個申請專利範圍下，顯然不符比例原則，認事用法均嫌率斷。且在被上訴人未明確指出申請專利範圍第2項至第18項等該些附屬項之特徵為證據3中哪個部分所揭露之情形下，顯然與93年先行通知書中認定具有專利性（新穎性及進步性）之論點，前後矛盾。
七、本院查：㈠按凡對物品之形狀、構造或裝置之創作或改良，而可供產業
上利用者，得依法申請取得新型專利，固為系爭專利案核准審定時專利法第97條暨第98條第1項所明定。惟其新型如「係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效時」，仍不得依法申請取得新型專利，復為同法第98條第2項所明定。
㈡本件上訴人前於91年4月30日以「改良式冷卻風扇」，向被
上訴人申請新型專利，經被上訴人編為第00000000號審查，准予專利。公告期間，參加人以其違反核准審定時專利法第98條第1項第1款及第2項規定，不符新型專利要件，對之提起異議。案經被上訴人審查，於95年7月4日以（95）智專三㈡04074字第09520524300號專利異議審定書為「異議成立，應不予專利」之處分。上訴人不服，循序提起本件行政訴訟。原審法院因認本件撤銷訴訟之結果，參加人之權利或法律上利益將受損害，依職權裁定命獨立參加被上訴人之訴訟。㈢查系爭「改良式冷卻風扇」新型專利案申請專利範圍第1項
獨立項，用以容設風扇葉片者，包含：一風扇葉片；以及一框座體。其中該風扇葉片部分或完全突出於該框座體之外，可將較多空氣經由該風扇葉片之周邊及側緣引導入該框座體內中而提昇冷卻風扇之散熱效果，而該框座體的構成高度係依照所欲增加空氣導流效果而相較以該風扇葉片頂面高度為基準，對照該框座體頂面向下削減適當尺寸而構成（見原處分卷第56頁，系爭案申請專利範圍公報公告）。然查，系爭案之該獨立項之風扇葉片、框座體，已經引證案證據3第4圖式之葉片36、矩形基座38所揭示（見原處分卷第21頁）；而系爭案申請專利範圍第1項之「該風扇葉片部分或完全突出於該框座體之外，可將較多空氣經由該風扇葉片之周邊及側緣引導入該框座體內中而提昇冷卻風扇之散熱效果，而該框座體的構成高度係依照所欲增加空氣導流效果而相較以該風扇葉片頂面高度為基準，對照該框座體頂面向下削減適當尺寸而構成」之結構特徵，與證據3第4圖式所揭示之「葉片36部分或完全突出於矩形基座38之外，可將較多空氣經由該葉片36之周邊及側緣引導入該矩形基座38內中而提昇冷卻風扇的散熱效果，而該矩形基座38的構成高度低於葉片36、馬達26頂面高度而構成」者為等效之結構特徵，尚無上訴人所稱證據3未揭露系爭案結構特徵之情事。故而系爭案申請專利範圍第1項係運用申請前證據3第4圖式既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效者，已經原判決依調查證據及兩造辯論結果詳為論斷，因而認定系爭案並不具進步性，並無不合。上訴意旨主張系爭案申請專利範圍第1項「該框座體之構成高度係依所欲增加空氣導流效果而相較以該風扇葉片頂面高度為基準，對照該框座體頂面項下削減適當尺寸而構成」等特徵相對於證據3亦具新穎性與進步性，原判決認定非屬於新型專利之標的，顯與被上訴人之意見相左，其認事用法不無率斷等語。無非係就原判決依職權認定事實取捨證據，再為爭執，乃對於業經原判決詳予論述不採之事由再予爭執，核屬法律上見解之歧異，要難謂為原判決有違背法令之情形。
㈣上訴意旨另主張，系爭案之申請專利範圍係由1個獨立項（
第1項）及17個附屬項（第2項至第18項）組成，被上訴人即應依引證證據與系爭案之該等1-18項請求項分別單獨比對進步性等語。惟查，原處分理由㈣第3頁倒數第2行至第4頁第4行業已具體載明：「．．．系爭案請求項2-18所述框座體高度、馬達、肋條、導柱、風扇罩、側板、柵條、柵孔、柵體欄柵體、圓孔部、圓孔等，已等效揭示於證據3，由證據3之揭示亦足以證明系爭案請求項2-18係運用申請前既有技術或知識，而為熟悉該項技術者所能輕易完成且未能增進功效，不具進步性。」（見原處分卷第144-145頁）已明確指出系爭案申請專利範圍第2項至第18項等已為證據3所揭示，其中例如：系爭案附屬項第18項「其中框座體與風扇罩係可為射出成型製造」，所稱「射出成型製造」者，一般即係指塑膠模成型製造者而言。此部分經檢視證據3第3欄第13-14行及第39-40行之記載「Fan10 includes a molded unitaryplastic housing..The side-vented axial fan10a of thepresent invention has a generally rectangular moldedpalstic housing base member 38. 」其中「a generallyrectangular molded palstic housing base member」即表明「．．．通常為塑膠模成型之矩型基座38」；而系爭案其餘附屬項所稱之柵孔、馬達、導柱等亦均可自證據3相關敘述（例如：spider support arms, motor, openings, postmembers等）直接或間接觸及，原處分縱未載明逐加一一比對之文字，但其對系爭案附屬項之敘述為「等效揭示於證據3」，乃採用整體逐項觀察之結果性論述，難謂有違被上訴人所訂「專利審查基準」第1-2-27頁（審查上應注意事項）之規定，自無漏未審酌、違背逐項審查、比例原則及明確性原則之瑕疵，原判決因而據以認定被上訴人原處分理由已完成逐項審查，自屬有據。上訴人對此主張原處分未依證據與系爭案附屬項分別獨立詳細判斷其進步性，容有誤會。
㈤綜上所述，關於原判決認原處分認事用法，尚無違誤，維持
原處分及訴願決定，而駁回上訴人在原審之訴，其所適用之法規與該案應適用之現行法規並無違背，與解釋判例，亦無牴觸，並無所謂原判決有違背法令之情形；又證據之取捨與當事人所希冀者不同，致其事實之認定亦異於該當事人之主張者，不得謂為原判決有違背法令之情形。上訴人對於業經原判決詳予論述不採之事由再予爭執，核屬法律上見解之歧異，要難謂為原判決有違背法令之情形。本件上訴論旨，仍執前詞，指摘原判決違誤，求予廢棄，難認有理由，應予駁回。
八、據上論結，本件上訴為無理由。依行政訴訟法第255條第1項、第98條第1項前段，判決如主文。
中 華 民 國 98 年 10 月 8 日
最高行政法院第四庭
審判長法官 劉 鑫 楨
法官 黃 秋 鴻法官 劉 介 中法官 曹 瑞 卿法官 陳 鴻 斌以 上 正 本 證 明 與 原 本 無 異中 華 民 國 98 年 10 月 8 日
書記官 王 史 民