最 高 行 政 法 院 判 決
98年度判字第1461號上 訴 人 利益得股份有限公司代 表 人 甲○○訴訟代理人 黃章典 律師
陳初梅 律師孫寶成被 上訴 人 經濟部智慧財產局代 表 人 乙○○
參 加 人 優鋼機械股份有限公司代 表 人 丙○○上列當事人間新型專利異議事件，上訴人對於中華民國97年3月27日臺北高等行政法院96年度訴字第1679號判決，提起上訴，本院判決如下：
主 文上訴駁回。
上訴審訴訟費用由上訴人負擔。
理 由
一、參加人前於民國92年6月20日以「快速識別穿伸與不穿伸之扳手結構」（下稱系爭案）向被上訴人申請新型專利，經被上訴人編為第00000000號審查，93年4月21日准予專利。公告期間，上訴人於93年6月30日以異議證據1係系爭案專利公告本；證據2係90年10月11日公告之第00000000號「扳手扳動螺帽防脫裝置」新型專利案（下稱引證一）；證據3係90年11月1日公告之第00000000號「避免螺接元件脫離之扳手」新型專利案（下稱引證二）；證據4及證據5係被上訴人92年5月26日（92）智專三（三）05018字第09220513000號及
（92）智專三（三）05018字第09220513050號專利異議審定書（下稱引證三及引證四）；證據6係西元1994年5月3日公告之美國第0000000號專利案（下稱引證五）；證據7係西元2000年7月4日公告之美國第0000000號專利案（下稱引證六）認其違反核准審定時專利法第98條第2項之規定，對之提起異議。嗣參加人於93年9月21日為補充修正，修正後之申請專利範圍共3項，第1項為獨立項，餘為附屬項（申請專利範圍及修正事項詳如附表）案經被上訴人審查，於95年10月16日以（95）智專三（三）05018字第09520844910號專利異議審定書為「異議不成立」之處分。上訴人不服，提起訴願，經遭駁回，遂提起行政訴訟。
二、上訴人起訴主張：公告後之申請專利範圍之修正必須與原公告之範圍實質相同，方為未變更實質。此乃由於依審查基準之規定，審查專利申請案之可專利性以申請專利範圍所載之內容為準，當申請專利範圍之實質改變時，其可專利性包括新穎性以及進步性之判斷也會隨之改變，而與當初審查時有所不同，故要求修正不能變更實質。修正後請求項2實質包含原請求項1、2及3之內容，而修正後請求項3實質包含原請求項1、2及5之內容與原請求項1-5之內容無一相同，因此除修正後請求項1外，已變更實質，應不准予修正。因此被上訴人應撤銷原處分並令參加人將修正後請求項2及3刪除或改寫成獨立項分別僅包括原請求項1及3（修正前請求項3）與1及5（修正前請求項5）之內容，再請上訴人表示意見後復進行審查，方符合相關審查程序規定。引證二及7之組合，輔以申請前之通常知識，即足以證明系爭案請求項1不具進步性（證據2及7僅作為輔助證據）。系爭案請求項1之凸部為3個，引證二之凸部為6個，兩者均可使螺帽可穿伸與不穿伸，因此凸部之數目變更並未增進功效，又顏色標示之技術特徵已揭露於引證六，因此很明顯的系爭案請求項1為引證二與六之簡單結合，且未能增進功效，不具進步性。系爭案之美國對應申請案（申請號10/623314）被美國專利商標局以最終核駁理由通知書最終核駁，且因參加人未答辯而視同放棄，美國專利商標局並發布放棄通知書。系爭案之美國對應申請案最終修正之申請專利範圍第1項與系爭案申請專利範圍第1項大致相同，而系爭案之美國對應申請案最終修正之申請專利範圍第13項與系爭案申請專利範圍第3項大致相同。系爭案請求項2及3之附屬技術特徵「其中扳手本體兩端之扳動部一為封閉式扳動部另一端為開放式扳動部」以及「其中扳手本體兩端之扳動部皆為封閉式扳動部」中之技術特徵：封閉式扳動部及開放式扳動部均已揭露於引證六之第1-3圖（Figs. 1-3），系爭案請求項2之附屬技術特徵已完全為引證六所揭露，系爭案請求項3之附屬技術特徵則由引證六第1-3圖所揭露之扳手的技術特徵：「其中扳手本體兩端之扳動部一為封閉式扳動部另一端為開放式扳動部」中之「開放式扳動部」簡單置換成「封閉式扳動部」即可完成。又系爭案請求項2及3分別依附於系爭案請求項1，包含請求項1之所有技術特徵。如前所述，系爭案請求項1不具進步性，故系爭案請求項2及3相對於引證二及六輔以通常知識亦可輕易完成，不具進步性等語，求為判決撤銷訴願決定及原處分，並命被上訴人作成異議成立之處分。
三、被上訴人則以：系爭案修正本申請專利範圍第1項記載有「‧‧‧較大‧‧‧」用語，乃對該顏色凸部之限定，會否因「較大」之形容詞，致系爭案申請專利範圍第1項構成之必要技術內容、特點不明確乙節，並非上訴人原異議主張之事由，核屬新主張，自非本案所得論究者。又上訴人訴稱訴願階段所提呈之訴證4的扳手樣品，經核亦屬訴願階段始提出之新證據及新主張，並未能於異議時發交參加人答辯，自非本案所應審究之範疇。又參加人所提之申請專利範圍修正本，與系爭案公告本比較，在於刪除申請專利範圍第4項，並將原申請專利範圍第2項併入第1項中，合併後未造成變更實質，第1項則更進一步之限定，係屬申請專利範圍過廣之修正。至於，修正後之申請專利範圍第2、3項，其界定之專利範圍並未超出原審定公告時說明書、圖式所載之技術特徵內容所載之實質創作內容，自難謂已變更實質。系爭案於每4個凹部間設有供螺帽切角相卡抵之顏色凸部，使扳動部內形成有3個間隔距離較大之顏色凸部之結構特徵相較，系爭案之結構特徵並未揭露於引證一、二、五及六。再者，系爭案可藉由扳動部內所設之較大間距之3個顏色凸部，而可使扳手扳動部與螺帽套合時，具螺帽穿伸與不穿伸快速辨識對齊功效，故系爭案之技術特徵無法輕易由引證一、二、五及六之組合而成，是難謂系爭案申請專利範圍第1項係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效者。又組合引證一、二、五及六不足證明系爭案申請專利範圍第1項不具進步性等語，資為抗辯，求為判決駁回上訴人之訴。
四、原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，以：系爭案93年9月21日申請專利範圍修正本，相較於其92年6月20日公告本，主要係刪除原申請專利範圍第4項，並將原申請專利範圍第2項併入第1項，又修正後申請專利範圍第2、3項，並未超出原審定公告時說明書、圖式所載技術特徵內容之實質創作內容。是該修正本並未變更實質內容，且為申請專利範圍過廣之修正，符合專利法第102條之1第3項第1款規定，被上訴人准予修正，尚無不合。查證據2揭露凸部、引證二（含輔助證據之實物扳手1支、螺帽1個）揭露每凹部間設有供螺帽切角相卡抵之6個凸部、證據6揭露設有各種形式之凸部之扳動部、引證六揭露以顏色提供識別等之技術；惟與系爭案於每4個凹部間設有供螺帽切角相卡抵之顏色凸部，使扳動部內形成有3個間隔距離較大之顏色凸部之結構特徵相較，系爭案之結構特徵並未揭露於引證一、二（含輔助證據之實物扳手1支、螺帽1個）、五及六。再者，系爭案可藉由扳動部內所設之較大間距之3個顏色凸部，而可使扳手扳動部與螺帽套合時，具螺帽穿伸與不穿伸快速辨識對齊功效，故系爭案之技術特徵無法輕易由引證一、二、五及六之組合而成，是難謂系爭案申請專利範圍第1項係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效者，自具有進步性。引證一、二、五及六既不足證明系爭案申請專利範圍第1項獨立項不具進步性，系爭案申請專利範圍第2、3項為第1項獨立項之附屬項，該等附屬項之技術內容為獨立項之技術內容之限縮，故亦難謂不具進步性。上訴人雖稱系爭案修正本申請專利範圍第1項記載有「‧‧‧較大‧‧‧」屬比較性用語，使其申請專利範圍第1項記載不明確云云。惟該顏色凸部之限定，會否因「較大」之形容詞，致系爭案申請專利範圍第1項構成之必要技術內容、特點不明確乙節，並非上訴人原異議主張之事由，核屬新主張，既未經被上訴人審酌，亦未經參加人答辯，即非原處分之範疇，自非本件所得論究者。至上訴人於訴願階段及原審法院提出之實物扳手1支、螺帽1個，係為引證二之實物樣品，經核對無誤，被上訴人及參加人亦不爭執，核屬引證二之輔助證據，尚非屬新證據，訴願決定未併予審酌，雖稍有未洽，惟並不影響訴願決定之正確，尚不足以構成撤銷訴願決定之事由。另上訴人主張系爭案之美國對應案亦被美國專利商標局核認不具進步性乙節，惟系爭案與上訴人所稱其美國對應案之申請專利範圍並不相同，且美國專利商標局所引用之證據與本件異議證據亦不相同，況且各國國情不同，專利法制及審查基準互異，自不得比附援引，執為本件應異議成立之論據。綜上所述，被上訴人認系爭案未違反核准審定時專利法第98條第2項規定，而為異議不成立之處分，並無違誤。
訴願決定予以維持，亦無不合，因將原決定及原處分均予維持，駁回上訴人之訴。
五、本院按：㈠現行專利法第136條第1項規定：「本法中華民國92年1月3日（
該日期係立法院三讀通過日期並非施行日期，因現行專利法第138條規定：本法除第11條自公布日施行外，其餘條文之施行日期，由行政院定之。玆行政院以93年6月8日院臺經字第0930026128號令核定自93年7月1日施行）修正施行前，已提出之異議案，適用修正施行前之規定。」系爭案係於92年6月20日申請，經被上訴人於93年4月21日准予專利，上訴人於93年6月30日提出異議，被上訴人於修正施行後之95年10月16日為異議審定，係於現行專利法修正施行前，已提出之異議案，應適用修正施行前之規定，其是否有應不予專利之情事，自應以核准專利時所適用之90年10月24日修正公布之專利法規定為斷。按凡對物品之形狀、構造或裝置之創作或改良，而可供產業上利用者，得依法申請取得新型專利，為系爭案核准審定時專利法第97條及第98條第1項前段所明定。如其新型「係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效時」，依據同法第98條第2項之規定，自不得依法申請取得新型專利。而對於公告中之新型，任何人認有違反前揭專利法第105條準用第27條或第97條至第99條規定者，依法得備具異議書，附具證明文件，向專利專責機關提起異議。從而，系爭案有無違反前揭專利法情事而應不予專利，依法應由異議人附具證據證明之，倘其證據不足以證明系爭案有違前揭專利法之規定，自應為異議不成立之處分。
㈡再按現行專利法業已廢除異議制度，是以關於新型專利在異議
期間得為補充修正之修正前專利法第102條之1規定，亦已刪除，本案參加人於93年9月21日修正本件申請專利範圍與被上訴人審定本案均在93年7月1日現行專利法施行之後，玆因上引現行專利法第136條第1項規定：「修正施行前，已提出之異議案，適用修正施行前之規定。」參加人乃得以作本件申請專利範圍之補充修正，是以就本件申請專利範圍之補充修正自應適用修正施行前之規定。上訴人主張：本件係說明書之更正，其更正應否准許，應適用現行專利法關於更正之規定云云，自有誤解。再按修正前專利法第102條之1規定：「（第1項）專利專責機關於審查新型專利時，得依職權或依申請通知申請人或異議人限期為下列各款之行為：三、補充或修正說明書或圖式。」「（第3項）依第1項第3款所為之補充或修正，不得變更申請案之實質。於審定公告後提出之補充、修正，並須有下列各款情事之一始得為之：一、申請專利範圍過廣。二、誤記之事項。三、不明瞭之記載。」」經查，本件原判決適用前揭規定，就系爭案93年9月21日申請專利範圍修正本，相較於其92年6月20日公告本，主要係刪除原申請專利範圍第4項，並將原申請專利範圍第2項併入第1項，又修正後申請專利範圍第2、3項，並未超出原審定公告時說明書、圖式所載技術特徵內容之實質創作內容。是該修正本並未變更實質內容，且為申請專利範圍過廣之修正，符合專利法第102條之1第3項第1款規定，被上訴人准予修正，尚無不合等情，已予論斷，將判斷而得心證之理由記明於判決，業如上述，經核並無違背論理法則或經驗法則，亦無判決不適用法規或適用不當、不備理由等違背法令情事。
㈢上訴人上訴意旨雖謂：本案參加人將原請求項2附屬於原請求
項1，依據「附屬項包括所依附之請求項之所有技術特徵」之請求項解釋原則，新的附屬項亦包括新的獨立項的所有技術特徵，但所有舊附屬項原本於公告時並未包括以顏色識別之特徵（因為舊獨立項中無顏色識別特徵），現在變成新請求項第2、3項後，卻成為涵括顏色識別特徵，增加顏色識別特徵，顯然不是因為原先申請專利範圍的敘述有何「不明暸」而補述以使其明暸，更非誤記，實已違反更正後不得實質擴大或變更申請專利範圍之立法精神，顯然不符合專利法第102條之1之修正要件。因此，系爭專利除了修正後之請求項l外，餘皆已變更實質，產生原公告本所無之技術特徵組合，應不准予修正云云。惟查，修正後專利範圍第1項關於每四個凹部間設有供螺帽切角相卡抵之「顏色」凸部，使扳動部內形成有三個間隔距離較大之「顏色」凸部部分，可由系爭案說明書第7頁及第1圖、第2-1圖、第2-2圖、第三圖、第四圖等所稱元件14為顏色凸部所支持。且原申請專利範圍第2項即指稱扳動部內之凸部，係為具顏色之顏色凸部者，故參加人修正申請專利範圍第1項並未超出原審定公告時說明書及圖式所載技術特徵內容之實質創作內容。而修正後申請專利範圍第2項係與原申請專利範圍第3項相同，修正後申請專利範圍第3項係與原申請專利範圍第5項同。原申請專利範圍第4項刪除，與原申請專利範圍第5項合併觀察，係將扳手本體兩端之扳動部限定為皆為封閉式扳動部者，而刪除「皆為開放式扳動部者」部分，為申請專利範圍之限縮，並未超出說明書範圍，且更準確敘述原說明書所記載之內容，自屬不變更實質。上開事項縱原審雖有未於判決中加以論斷者，惟尚不影響於判決之結果，與所謂判決不備理由之違法情形不相當。上訴意旨主張，並非可採。另原判決所稱本件修正並未超出原審定公告時說明書、圖式所載技術特徵內容之實質創作內容等字句，係在說明本件修正補充申請專利範圍係符合說明書與圖式記載，並未變更實質內容，並無混淆「不得實質變更申請專利範圍」與「申請專利範圍須受說明書與圖式支持」之意義，上訴意旨以：原判決混淆「不得實質變更申請專利範圍」與「申請專利範圍須受說明書與圖式支持」，有適用法規不當之違背法令情事云云，亦非可採。
㈣再查，原判決關於引證一、二、五及六不足證明系爭案申請專
利範圍第1項獨立項不具進步性之事實，以及系爭案申請專利範圍第2、3項為第1項獨立項之附屬項，該等附屬項之技術內容為獨立項之技術內容之限縮，故亦難謂不具進步性等事項均詳予以論述，是原判決所適用之法規與該案應適用之現行法規並無違背，與解釋判例，亦無牴觸，並無所謂原判決有違背法令之情形。上訴意旨以：又由原判決內容可知，原判決未針對系爭案申請專利範圍與上訴人所提證據之間的差異僅在於元件數量及顏色標示位置上的差異，且這種差異為熟習該項技術者基於通常知識可輕易完成之不爭事實加以調查認定，而堅持對應技術特徵必需完全相同方算是揭露，不但理由不備，且與專利法判斷進步性之意旨不合。上訴人於原審即提出系爭案申請專利範圍與上訴人所提證據之間的差異僅在於元件數量及顏色標示位置上的差異，且這種差異為熟習該項技術者基於通常知識可輕易完成之不爭事實。「可否輕易思及並完成」與「是否增進功效」為依法判斷進步性之方式，惟原審對於上訴人所提出之對系爭案進步性之重要攻擊方法全未審酌，亦未於判決中表述對此重要攻擊方法之意見，有判決違背法令及理由不備之違法云云，無非就原審取捨證據、認定事實之職權行使，任意指摘原判決有違背法令情事，並非可採。
㈤末查，原判決已說明：系爭案於每4個凹部間設有供螺帽切角
相卡抵之顏色凸部，使扳動部內形成有3個間隔距離較大之顏色凸部之結構特徵相較，系爭案之結構特徵並未揭露於引證一、二（含輔助證據之實物扳手1支、螺帽1個）、五及六。再者，系爭案可藉由扳動部內所設之較大間距之3個顏色凸部，而可使扳手扳動部與螺帽套合時，具螺帽穿伸與不穿伸快速辨識對齊功效，故系爭案之技術特徵無法輕易由引證一、二、五及六之組合而成，是難謂系爭案申請專利範圍第1項係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效者，自具有進步性等情，自與論理法則及經驗法則無違，亦無以新穎性之方式作進步性判斷情事，難謂有判決不適用法規或判決不備理由之違法。上訴人以：系爭案修正後申請專利範圍第1項與引證二均有凸部，且不論數量為何，均可提供螺帽可穿伸與不穿伸之功能，足見引證二已實質揭露關於「凸部」的技術特徵，系爭案凸部「數量」不同並未能產生新功效，應無進步性，系爭案修正後申請專利範圍第1項之「凸部具有顏色」，然以顏色標○○○區○○段早見於引證六，系爭案僅將顏色標示位置作簡單的變換，並無任何功效增進；系爭案修正後之申請專利範圍第1項的「螺帽穿伸與不穿伸」與「顏色識別」功效，僅為引證二與引證六功效之簡單相加並未增加新的功效，即整體未達相乘之效果，故相對於引證二與引證六之組合不具進步性，原判決誤用新穎性判斷方式，致得系爭案具進步性之結論有判決違背法令及理由不備之違法等語，無非對於原判決已詳予論斷之事項再予爭執，並非可採。
㈥從而，上訴論旨，仍執前詞，指摘原判決違背法令，求予廢棄，為無理由，應予駁回。
六、據上論結，本件上訴為無理由。依行政訴訟法第255條第1項、第98條第1項前段，判決如主文。
中 華 民 國 98 年 11 月 30 日
最高行政法院第四庭
審判長法官 劉 鑫 楨
法官 胡 方 新法官 劉 介 中法官 曹 瑞 卿法官 陳 鴻 斌以 上 正 本 證 明 與 原 本 無 異中 華 民 國 98 年 11 月 30 日
書記官 張 雅 琴