最 高 行 政 法 院 判 決
98年度判字第381號上 訴 人 台達電子工業股份有限公司代 表 人 甲○○訴訟代理人 丙○○被 上訴 人 經濟部智慧財產局代 表 人 王美花
參 加 人 乙○○上列當事人間新型專利異議事件，上訴人對於中華民國96年2月15日臺北高等行政法院95年度訴字第2002號判決，提起上訴，本院判決如下：
主 文上訴駁回。
上訴審訴訟費用由上訴人負擔。
理 由
一、上訴人於民國（下同）90年06月13日以「高效能側吹式散熱裝置」（下稱系爭案）向被上訴人申請新型專利，經被上訴人編為第00000000號審查及再審查，於93年3月21日准予專利。系爭第00000000號「高效能側吹式散熱裝置」新型專利案，其申請專利範圍共16項，除第1、6、7、10、11項為獨立項外，其餘為附屬項，第2至5項為第1項之附屬項，第8、9項為第7項之附屬項，第12至16項為第11項之附屬項；其申請專利範圍第1、6、7、8、10、11、13項如下：
1.第1項：「一種側吹式風扇，具有一扇框及一扇葉結構，該扇框具有一入風口以及一出風口，該側吹式風扇之特徵在於：該入風口之輪廓由一圓弧部與一直線部所組成，其中該直線部位於該入風口與該出風口鄰接處。」。
2.第6項：「一種側吹式風扇，具有一扇框及一扇葉結構，該扇框具有一入風口以及一出風口，該側吹式風扇之特徵在於：該入風口具有一擋板，該擋板位於該入風口與該出風口之鄰接處。」。
3.第7項：「一種側吹式風扇，至少包含下列元件：一扇框，具有一出風口與一不為圓形之入風口；一扇葉結構，形成於該扇框中；其中該扇框與該扇葉結構定義出一流道。」。
4.第8項：「如申請專利範圍第7項之側吹式風扇，其中上述入風口具有一擋板，用以抑制上述流道之高壓區所逸散的氣流。」。
5.第10項：「一種側吹式風扇，至少包含下列元件：一扇框，具有一出風口與一入風口；一扇葉結構，形成於該扇框中，該扇框與該扇葉結構定義出一流道；及一擋板，由該入風口所定義，用以抑制該流道之高壓區所散逸的氣流。」。
6.第11項：「一種側吹式散熱裝置，鄰接一欲散熱裝置而設置，該側吹式散熱裝置至少包含：一外框，具有一出風口及一不為圓形之入風口；及一扇葉結構，位於該外框中。」。
7.第13項：「如申請專利範圍第11項之側吹式散熱裝置，其中上述側吹式散熱裝置之出風口更設置有散熱鰭片。」。
公告期間，參加人於93年5月27日以異議證據，即引證案為89年08月01日申請，91年06月01日公告之第00000000號「攜帶型電子產品之散熱風扇」新型專利案（下稱引證案），認系爭專利違反核准審定時專利法第98條之1及第105條準用第27條之規定，對之提起異議。案經被上訴人審查，於94年10月11日以（94）智專三㈡04074字第09420927280號專利異議審定書為「異議成立，應不予專利」之處分。上訴人不服，提起訴願，經訴願決定駁回，上訴人猶未甘服，遂提起行政訴訟。
二、上訴人起訴主張：系爭案申請專利範圍第7、10、11項之「不為圓形之入風口」及「抑制流道之高壓區的擋板」與引證案之「弧形凸緣」不僅在形狀、位置及其所達成的功效皆不相同，故系爭案之申請專利範圍第7、10、11項相較於引證案當然具有新穎性。此外，系爭案請求項8、13分別為依於請求項7、11之附屬項，故在請求項7、11具有新穎性的前提下，附屬項8、13當然亦具有新穎性。又被上訴人於94年08月12日函文認為系爭案請求項7、10、11獨立項皆未載有「擋板係位於該入風口與出風口之鄰接處」的特徵，而為與引證案有所區別，應將請求項9併入請求項7、請求項14併入請求項11、該主要技術特徵寫入請求項10；上訴人隨即申復解釋該擋板未必一定得位於入風口與出風口之鄰接處，故未進行更正。被上訴人卻在未告知上訴人其考量結果的情況下，作出不利於上訴人之程序；亦即，在承認系爭案請求項1至6、9、12、14、15、16項具有可專利性的同時，為求一專利案之完整性而為異議成立，應不予專利之處分。如此突襲之行為，實有違行政程序法第9條之一體注意原則及本院90年度訴字2615號判決所載之意旨等語，求為判決撤銷訴願決定及原處分。
三、被上訴人則以：系爭案請求項7之特徵在於「扇框，具有一出風口與一不為圓形之入風口」，請求項10之特徵在於「擋板，由該入風口所定義，用以抑制該流道之高壓區所散逸的氣流」，請求項11之特徵在於「外框，具有一出風口及一不為圓形之入風口」，請求項7、10、11均係定義不為圓形之入風口，但未詳細定義系爭案主要創作特徵之擋板150其位置係位於該入風口110與該出風口120之鄰接處，此種「不為圓形之入風口」之特徵於引證案已有揭示。至於系爭案請求項8所揭入風口具有一擋板，用以抑制上述流道之高壓區所逸散的氣流，請求項13所揭出風口設置有散熱鰭片，亦均相同於引證案申請專利範圍所揭弧形凸緣、散熱鰭片，能由熟習該項技術者直接推導，故不具新穎性。被上訴人已函請上訴人修正系爭案申請專利範圍，惟上訴人逾限未為修正，被上訴人為求一專利案之完整性，審定為異議成立，其處分並無違法等語，資為抗辯，求為判決駁回上訴人之訴。
四、原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，以：系爭案請求項第7項之特徵在於「扇框，具有一出風口與一不為圓形之入風口」，第10項之特徵在於「擋板，由該入風口所定義，用以抑制該流道之高壓區所散逸的氣流」，第11項之特徵在於「外框，具有一出風口及一不為圓形之入風口」。足認第7、10及11項之技術特徵在於「不為圓形之入風口」，然揆諸系爭案之說明書及圖式，並未說明系爭案之擋板其位置係位於該入風口與該出風口之鄰接處。惟查引證案請求項第1項所揭示「其特徵在於，前述匣殼之入風口於鄰接其封閉側壁處係朝口內延伸成型有具適當寬距與高度之弧形凸緣」語，再參以引證案第3、4圖所揭示弧形凸緣位於封閉備壁處，形成不為圓形之入風口；是系爭案請求項第7、10及11項「不為圓形之入風口」之特徵，已為引證案所揭示；況系爭案其餘之扇框、外框及扇葉之結構，亦均相同於引證案申請專利範圍所揭示匣殼、風扇體。是以，引證案足以證明系爭案請求項第7、10及11項，係與申請在先而在其申請後始公開或公告之新型專利申請案所附說明書或圖式載明之內容相同者，不具新穎性。再者，系爭案請求項第8項所揭示「入風口具有一擋板，用以抑制流道之高壓區所逸散的氣流」，第13項所揭示「出風口設置有散熱鰭片」等特徵，亦與引證案申請專利範圍所揭示「弧形凸緣、散熱鰭片」之特徵相同，此能由熟習該項技術者直接推導；是以，引證案亦足以證明系爭案請求項第8及13項，係與申請在先而在其申請後始公開或公告之新型專利申請案所附說明書或圖式載明之內容相同者，不具新穎性。綜上，系爭案請求項第7、8、10、11及13項內容，均揭示於引證案申請專利範圍中，其申請專利範圍實質相同；引證案自足以證明系爭案請求項第7、8、10、11及13項有違其核准審定時專利法第105條準用第27條之規定。從而，被上訴人本於專利案之完整性，審定為「異議成立，應不予專利」之處分，依法自無不合。另本案被上訴人於參加人提出異議後，業於94年08月12日以（94）智專三㈡04074字第09420743600號函，請上訴人修正申請專利範圍，略以：「系爭案...於答辯理由書中皆稱其主要技術特徵為『擋板150係位於該入風口110與該出風口120之鄰接處，使得入風口為一不為圓形之入風口』，而系爭案請求項7、10、11獨立項皆未載有此種特徵，為與異議證據有所區別，應將請求項9併入請求項7、請求項14併入請求項11、該主要技術特徵寫入請求項10。」等語，足認被上訴人業已在審定前通知上訴人於文到30日內提出修正；上訴人於收受通知函後，自應作合乎專利要件之修正，但上訴人仍不為修正；是以，本件上訴人既未就原申請專利範圍作任何修正，被上訴人以之作為異議案之比對對象，而作成異議審定之處分，自無不合，上訴人主張被上訴人在未告知其考量結果之情況下，作出不利於上訴人之程序，有違行政程序法第9條之規定乙節，自不足採。綜上所述，被上訴人認系爭案違反核准審定時專利法第98條之1及第105條準用第27條之規定，所為異議成立，應不予專利之處分，依法並無不合；訴願決定予以維持，亦無違誤，因將原決定及原處分均予維持，駁回上訴人之訴。
五、本院按：㈠現行專利法第136條第1項規定：「本法中華民國92年1月3日（
該日期係立法院三讀通過日期並非施行日期，因現行專利法第138條規定：本法除第11條自公布日施行外，其餘條文之施行日期，由行政院定之。玆行政院以93年6月8日院臺經字第0930026128號令核定自93年7月1日施行）修正施行前，已提出之異議案，適用修正施行前之規定。」系爭案係於90年6月13日申請專利，被上訴人於93年3月21日審定准予專利，參加人於93年5月27日認系爭專利違反核准審定時專利法第98條之1及第105條準用第27條之規定，不符新型專利要件，對之提起異議，則應適用修正施行前之規定，至於系爭案有無應不予專利之原因，應以核准審定時所適用之自90年10月24日修正公布之專利法為斷。再按系爭案核准審定時專利法第98條之1規定：「申請專利之新型，與申請在先而在其申請後始公開或公告之發明或新型專利申請案所附說明書或圖式載明之內容相同者，不得取得新型專利。」同法第105條準用第27條之規定：「同一發明有二以上之專利申請案時，僅得就其最先申請者准予發明專利。」。
㈡再按系爭案核准審定時之專利審查基準第1-2-6頁規定：「判
斷發明有無新穎性時，應以發明之技術內容比對是否相同（含能由熟習該項技術者所直接推導）為準。不相同即具有新穎性」，專利審查基準中所謂之「含能由熟習該項技術者所直接推導」，是指一個單一的先前技術，雖然沒有完整揭露一個申請專利所有的限制要件，但如果該未揭露的部分係為該先前技術本質上所固有的或必然存在於該先前技術中，而由熟習此技術領域之人士之觀點，可以認為該先前技術所未揭露之部分係可認定必然包含在該等先前技術中者即屬之；亦即新穎性中所謂「含直接推導」部分，除先前技術文字的記載形式或能直接且無歧異得知之技術特徵者當然包括外，係指先前技術中雖未記載但卻為其本質上所固有，可以直接置換之技術特徵或先前技術係下位概念之技術內容而言。
㈢原判決關於第7、10及11項之技術特徵在於「不為圓形之入風
口」，且系爭案之說明書及圖式，並未說明系爭案之擋板其位置係位於該入風口與該出風口之鄰接處。引證案請求項第1項所揭示「其特徵在於，前述匣殼之入風口於鄰接其封閉側壁處係朝口內延伸成型有具適當寬距與高度之弧形凸緣」，參以引證案第3、4圖所揭示弧形凸緣位於封閉備壁處，形成不為圓形之入風口；是系爭案請求項第7、10及11項「不為圓形之入風口」之特徵，已為引證案所揭示；爭案其餘之扇框、外框及扇葉之結構，亦均相同於引證案申請專利範圍所揭示匣殼、風扇體；系爭案請求項第8項所揭示「入風口具有一擋板，用以抑制流道之高壓區所逸散的氣流」，第13項所揭示「出風口設置有散熱鰭片」等特徵，亦與引證案申請專利範圍所揭示「弧形凸緣、散熱鰭片」之特徵相同，此能由熟習該項技術者直接推導；引證案足以證明系爭案請求項，係與申請在先而在其申請後始公開或公告之新型專利申請案所附說明書或圖式載明之內容相同者，不具新穎性之事實，以及上訴人所主張如何不足採等事項均詳予以論述，是原判決所適用之法規與該案應適用之現行法規並無違背，與解釋判例，亦無牴觸，並無所謂原判決有違背法令之情形；上訴人上訴意旨除重述起訴理由以外，所主張：系爭案申請專利範圍第7、10、11項之「不為圓形之入風口」及「抑制流道之高壓區的檔板」與引證案之「弧形凸緣」不僅在形狀、位置及其所達成的功效皆不相同，且綜觀系爭案之說明書及圖式內容亦與該引證案不相同，因此未違反專利法第98條之1規定，既然系爭案與引證案之說明書及圖式內容不相同，故原審法院遽認系爭案違反專利法第98條之1規定顯然有適用法規之違誤。此外系爭案請求項第8、13項分別依附於請求項第7、11項，亦無違反專利法第98條之1規定云云。無非對原審取捨證據、認定事實之職權行使事項，任意指摘為不當，或對原審已論斷者，泛言判決不備理由或理由不當及未適用法規之違法，尚非可採。
六、從而，上訴論旨，仍執前詞，指摘原判決違背法令，求予廢棄，為無理由，應予駁回。
據上論結，本件上訴為無理由。依行政訴訟法第255條第1項、第98條第1項前段，判決如主文。
中 華 民 國 98 年 4 月 9 日
最高行政法院第四庭
審判長法官 劉 鑫 楨
法官 胡 方 新法官 黃 淑 玲法官 劉 介 中法官 曹 瑞 卿以 上 正 本 證 明 與 原 本 無 異中 華 民 國 98 年 4 月 9 日
書記官 張 雅 琴