最 高 行 政 法 院 判 決
98年度判字第721號上 訴 人 經濟部智慧財產局（原審被告）代 表 人 乙○○上 訴 人 歐妮股份有限公司（原審參加人）代 表 人 甲○○訴訟代理人 李岳霖 律師被 上訴 人 貴婷國際流行服飾有限公司（原審原告）代 表 人 丙○○訴訟代理人 林志剛 律師
楊憲祖 律師黃闡憶 律師上列當事人間商標異議事件，上訴人對於中華民國96年6月21日臺北高等行政法院95年度訴字第2363號判決，提起上訴，本院判決如下：
主 文上訴駁回。
上訴審訴訟費用由上訴人負擔。
理 由
一、上訴人歐妮股份有限公司（下稱歐妮公司）前於民國91年6月7日以「Jo Jo ba（彩色）」服務標章（下稱系爭商標，如原判決附圖1），指定使用於當時商標法施行細則第49條所定商品及服務分類表第35類之代理國內外廠商之服飾及其配件商品之經銷業務服務，向上訴人經濟部智慧財產局（下稱智財局）申請註冊，經其核准列為註冊第182521號標章。
嗣被上訴人以系爭商標之申請註冊有當時商標法第77條準用第37條第7款、第12款及第14款規定之情事，對之提出異議，案經上訴人智財局審查，以92年9月18日中台異字第920692號服務標章異議審定書為「異議不成立」之處分。被上訴人不服，訴經經濟部以93年4月19日經訴字第0930621020號訴願決定書撤銷原處分，責由上訴人智財局另為適法處分。上訴人歐妮公司不服，提起行政訴訟，經臺北高等行政法院93年度訴字第2091號裁定駁回後，上訴人智財局重行審查，嗣因商標法於92年11月28日修正施行，乃依現行商標法第90條規定：本法修正施行前，已提出異議，尚未異議審定之案件，以本法修正施行前及本法修正施行後之規定均為違法事由為限，始撤銷其註冊；其程序依修正後之規定辦理。又被上訴人復主張系爭商標亦有違反現行商標法第23條第1項第
12、13、14款之規定。上訴人智財局乃依現行商標法第85條第2項及第89條第1項規定，視該服務標章為商標逕予註冊，並認系爭商標無商標法第23條第1項第12、13、14款規定之適用，以94年11月8日中台異字第0930576號商標異議審定書仍為異議不成立之處分。被上訴人不服，循序提起行政訴訟，經原判決撤銷訴願決定及原處分，並命上訴人智財局就註冊第182521號商標（原服務標章）應作成撤銷註冊之處分。
上訴人歐妮公司不服，提起上訴。
二、被上訴人起訴主張：㈠原處分及訴願決定均肯認系爭商標與據以異議之註冊第891322號「NATURALLY JOJO」商標（下稱據爭商標1，如原判決附圖2）及實際使用之「JOJO JEANS」、「JOJO」等系列商標（下稱據爭商標2，如原判決附圖3）構成近似；系爭商標與據爭商標1指定使用商品及服務類似，且據爭商標1、2為著名商標。上訴人智財局第1次異議審定，係因漏未判斷系爭商標圖樣與據爭商標2之商標圖樣是否構成近似，及系爭商標與據爭商標1不近似之認定有違誤，而遭訴願機關撤銷，是其第1次異議審定屬不合法之處分。如因上訴人智財局不合法之第1次異議審定之結果，導致第2次異議審定時應適用現行商標法第90條規定，而使系爭商標需同時違反修正施行前及修正施行後之規定始得撤銷，則無異使被上訴人承受上訴人智財局不合法處分之不利益，顯然違背公平原則。㈡次查，上訴人歐妮公司固曾於86年間自其前手顏明輝取得註冊第355363號「荷荷葩JO JO BA」商標權，惟該商標註冊證僅為靜態資料，僅提出商標註冊證並無法證明確實有使用商標之事實。況且註冊第355363號「荷荷葩JO JO BA」商標圖樣中，另有中文「荷荷葩」，且該「荷荷葩」中文佔該商標圖樣極大比例，顯為該商標之主要識別部分，「JO JO BA」外文則以極小字體且全為大寫列於中文「荷荷葩」下方。其與系爭商標單純由「Jo Jo ba」組成，並不相同，上訴人歐妮公司縱有使用「荷荷葩JO JO BA」商標之事實，仍不得認為其屬系爭商標之使用。又檢視上訴人歐妮公司提出之使用資料，發現該等資料並無法證明系爭商標於申請註冊前或核准審定前有長期廣泛使用之事實。再者，依上訴人歐妮公司提出之證據資料顯示，系爭商標係作為其產製之服飾類商品之品牌，而非使用於其指定之「代理國內外廠商之服飾及其配件商品之經銷服務」。退步言之，縱認上訴人歐妮公司非出於抄襲被上訴人據爭商標，而係採用其已註冊之第355363號「荷荷葩JO JO BA」商標中之「JO
JO BA」字樣，而偶然與據爭商標構成近似，惟系爭商標既與據爭商標圖樣相近似，客觀上易造成消費者產生混淆誤認，則系爭商標即違反商標法立法目的，該當商標法所規定之不得註冊事由，而不得准其註冊。㈢被上訴人為行銷及保護所創用之據爭商標1、2等系列商標，已陸續於我國、日本、法國、新加坡、香港及中國大陸等地申准註冊商標。經長年之努力宣傳行銷，足認據爭商標1、2等系列商標在巿場上已建立相當知名度。復觀被上訴人實際宣傳行銷之使用方式，皆特別強調突顯「JO JO」字樣，一般消費者亦習慣暱稱據爭商標1、2為「JO JO」，是該「JO JO」字樣已具有高度識別性。㈣又據爭商標1圖樣，係由外文「NATURALLY」及「JOJO」二字上下併列構成，其中「NATURALLY」為具有「自然」意義之習用單字，「JO JO」一字則並非日常生活之用語，乃被上訴人特別選用表彰其商品之專有名詞，且字體放大醒目，足以引起一般消費者之特別注意，顯然為該商標圖樣之主要部分。而系爭商標圖樣中之「Jo Jo」位於該商標起首位置，予消費者之寓目印象較為深刻，且該「Jo Jo」字樣又特別將二個「J」字母以大寫表現，顯然有意特別強調「Jo Jo」字樣，使消費者特別注意該字樣，而未以「jojoba」、「Jojoba」表現，兩造商標實構成近似等語，求為判決撤銷原處分及訴願決定，並命上訴人智財局作成撤銷系爭商標註冊之處分。
三、上訴人智財局則以：㈠上訴人歐妮公司之前手早於76年即以相同之外文「Jo Jo ba」作為商標圖樣之一，取得註冊第355363號「荷荷葩JO JO BA」商標權，指定使用於各種男女服裝，迄今已逾18年。其申准註冊之時間較被上訴人稱其於82年創用據爭商標之時間為早，從而上訴人歐妮公司以與註冊第355363號商標相同之外文「Jo Jo ba」作為系爭商標申請註冊，指定使用之服務與前揭註冊第355363號商標指定商品間復極具關聯性，系爭商標之註冊尚難謂有剽竊他人創用之商標或標章而搶先註冊之情形。次查，上訴人歐妮公司使用「Jo Jo ba」在衣服商品，除經常配合各賣場所發之廣告宣傳品刊登廣告外，在全國各地之銷售據點亦有近60處。是上訴人歐妮公司於系爭商標獲准註冊後確實有積極行銷、廣告之事實，消費者對系爭商標應堪認已有相當之認識。況系爭商標不論註冊之圖樣或實際使用之態樣，均係以黃色為底色，各字母則分別彩以綠色、橘色、藍色及紅色，其圖樣色彩鮮豔，與據爭商標1、2通常以黑白色系表現，二者予人寓目印象即有差異。本件考量二造商標經當事人積極使用後，二者在市場併存之事實應已為相關消費者所認識，且足以區辨為不同來源，從而上訴人歐妮公司以系爭商標申請註冊，其指定使用於代理國內外廠商之服飾及其配件商品之經銷服務，與被上訴人主要經營之衣服類商品復屬性質相關聯之營業範疇，消費者應可辨識其與據爭商標來源不同，而無致消費者混淆誤認之虞，自無商標法第23條第1項第12、13款規定之適用。㈡第1次審定處分已被訴願機關撤銷，如沒有處分之狀態，所以第2次審定時應適用現行商標法第90條應新、舊商標法都符合的規定，而系爭商標既未違反現行商標法之規定，其是否違反修正前商標法之規定，自毋庸再予論究等語，資為辯駁。
四、原審審酌全辯論意旨及調查證據之結果，略以：㈠查系爭商標圖樣與據爭商標1、2商標圖樣相較，二者皆有相同之外文「JOJO」，就兩造商標圖樣之整體外觀予以審視，予人之寓目印象難以分辨，於異時異地隔離觀察，難謂無使具有普通知識經驗之消費者產生混淆誤認之虞，應屬構成近似之商標。又系爭商標指定使用於代理國內外廠商之服飾及其配件商品之經銷服務，所代理經銷之特定服飾商品，與據爭商標1指定使用於少淑女裝、女裝、衣服、洋裝、禮服、休閒服、運動服、童裝、內衣、睡衣、毛衣、泳裝、背心、T恤、西服、孕婦裝、雨衣、嬰兒服、和服、裙子、皮褲、風衣等商品，二者除用途、功能相同外，其買受者亦常重疊，依一般社會通念及市場交易情形，有使商品購買人誤認其來自相同或有關聯之來源，二者服務與商品亦屬構成類似。再依被上訴人提供之證據資料可知，據爭商標1、2之商標圖樣乃其創用於服飾、皮件等商品上之標誌，並早於82年起即陸續向上訴人智財局申准註冊，取得20多件商標權，復於國內外廣設銷售點及發行同名雜誌大量宣傳，且其廣告多在系爭商標註冊申請前，堪認被上訴人據爭商標1、2商品所表彰之信譽，於系爭商標註冊申請前，已廣為相關事業或消費者所普遍知悉而達著名之程度。㈡次查，上訴人歐妮公司之前手雖早於76年即以外文「Jo Jo ba」作為商標圖樣一部分，取得註冊第355363號「荷荷葩Jo Jo BA」商標權，指定使用於各種男女服裝等服飾商品，但其係以較大字體之中文「荷荷葩」及較小字體之外文「Jo Jo BA」所組成，與系爭商標係單純由外文「Jo Jo ba」所構成者並不相同，二者商標之使用情形應分別觀察。再依上訴人歐妮公司提供之證據資料，其中Jo
Jo ba專櫃雖設店近60處，然其專櫃年度控制表及其專櫃點現況照片並不能作為系爭商標於註冊申請前已有與據爭商標長期並存之證明；另85年至88年度門市業績總表並未顯示係使用系爭商標之銷售資料；影歌星演藝人員演出之服飾照片並無於商品上顯示系爭商標之使用情形；贊助公益團體等資料均顯示時間在91年以後，並未有確切日期顯示在系爭商標註冊申請日之前；雜誌、賣場流行資訊月刊廣告日期均在系爭商標91年6月7日申請日以後；90-91年度銷售總額及稅務申報資料亦無顯示系爭商標之使用情形。故上述證據資料均不足以證明系爭商標於註冊申請前已有使用而與據爭商標長期並存之事實。㈢是上訴人歐妮公司於系爭商標註冊前並未提出足夠之證據資料證明系爭商標於註冊申請前已有與據爭商標長期並存之事實。而據爭商標所表彰之信譽，於系爭商標註冊申請前，已廣為相關事業或消費者所普遍知悉而達著名之程度，已如前述，則系爭商標於以近似於據爭商標之圖樣使用於與據爭商標類似之服飾商品或服務，一般消費者極有可能誤認二商標之商品或服務為同一來源之系列商品，或者誤認二商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係而產生混淆誤認之虞。系爭商標之註冊自有違修正前商標法第37條第7款、第12款及商標法第23條第1項第12、13款之規定。上訴人智財局認系爭商標之註冊未違反商標法第23條第1項第12、13款之規定，尚有未洽，訴願決定未加指摘，亦非妥適。被上訴人據此請求撤銷訴願決定及原處分，並命上訴人智財局就註冊第182521號商標（原服務標章）應作成撤銷註冊之處分，為有理由，應予准許等語，為其判斷基礎。
五、本院按：㈠「本法中華民國92年4月29日（現行條文之92年4月29日係立
法院三讀通過日期，5月28日總統令修正公布，自公布日起6個月後之11月28日施行）修正施行前，已提出異議，尚未異議審定之案件，以本法修正施行前及本法修正施行後之規定均為違法事由為限，始撤銷其註冊；其程序依修正後之規定辦理。」為現行商標法第90條所明定。本件係於92年11月28日商標法修正施行前，已依修正前商標法規定提出異議，尚未異議審定之案件，被上訴人異議之修正前商標法第37條第
7、12、14款業經修正為現行商標法第23條第1項第12、13、14款。再按商標圖樣「相同或近似於他人著名之商標或標章，有致公眾混淆誤認之虞者」、「相同或近似於他人同一商品或類似商品之註冊商標者。」、「相同或近似於他人先使用於同一商品或類似商品之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者。」不得申請註冊，為修正前商標法第37條第7款、第12款及第14款所規定；商標「相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者，不得註冊。」、「相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。」及「相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者。」不得註冊，為商標法第23條第1項第12、13及14款所明定。
㈡本件上訴人歐妮公司於91年6月7日以系爭商標，指定使用於
當時商標法施行細則第49條所定商品及服務分類表第35類之代理國內外廠商之服飾及其配件商品之經銷業務服務，向上訴人智財局申請註冊，經其核准列為註冊第182521號標章。
嗣被上訴人以系爭商標之申請註冊有當時商標法第77條準用第37條第7款、第12款及第14款規定之情事，對之提出異議，案經上訴人智財局審查，為「異議不成立」之處分。被上訴人不服，訴經經濟部訴願決定撤銷原處分，責由上訴人智財局另為適法處分。上訴人歐妮公司不服，提起行政訴訟，經臺北高等行政法院93年度訴字第2091號裁定駁回後，上訴人智財局重行審查，仍為異議不成立之處分。被上訴人不服，循序提起行政訴訟，經原判決撤銷訴願決定及原處分，並命上訴人智財局就註冊第182521號商標（原服務標章）應作成撤銷註冊之處分。原判決認系爭商標圖樣與據爭商標1、2商標圖樣相較，二者皆有相同之外文「JOJO」，就兩造商標圖樣之整體外觀予以審視，予人之寓目印象難以分辨，於異時異地隔離觀察，難謂無使具有普通知識經驗之消費者產生混淆誤認之虞，應屬構成近似之商標。又系爭商標指定使用於代理國內外廠商之服飾及其配件商品之經銷服務，所代理經銷之特定服飾商品，與據爭商標1指定使用商品，二者除用途、功能相同外，其買受者亦常重疊，依一般社會通念及市場交易情形，有使商品購買人誤認其來自相同或有關聯之來源，二者服務與商品亦屬構成類似。且被上訴人據爭商標
1、2商品所表彰之信譽，於系爭商標註冊申請前，已廣為相關事業或消費者所普遍知悉而達著名之程度。上訴人歐妮公司於系爭商標註冊前並未提出足夠之證據資料證明系爭商標於註冊申請前已有與據爭商標長期並存之事實。則系爭商標於以近似於據爭商標之圖樣使用於與據爭商標類似之服飾商品或服務，一般消費者極有可能誤認二商標之商品或服務為同一來源之系列商品，或者誤認二商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係而產生混淆誤認之虞。系爭商標之註冊自有違修正前商標法第37條第7款、第12款及商標法第23條第1項第12、13款之規定。因而上訴人智財局認系爭商標之註冊未違反商標法第23條第1項第12、13款之規定，訴願決定予以維持，均有未合，乃撤銷訴願決定及原處分，並命上訴人智財局就註冊第182521號商標（原服務標章）應作成撤銷註冊之處分，業於理由中詳予論述。核原判決所適用之法規與該案應適用之現行法規並無違背，與解釋判例，亦無牴觸，並無所謂原判決有違背法令之情形。
㈢上訴人歐妮公司上訴意旨雖主張：⒈上訴人智財局自86年起
至92年間已核准在案商品類別為第35類且圖樣英文載有「JoJo」字樣之商標多達7個，且均未曾遭核駁。是系爭「JoJo」商標字樣，顯無使具有普通知識經驗之消費者產生混淆或誤認之虞，其識別性之弱，洵乃至明。原判決認兩造商標構成近似，乃悖於事實而有違誤。⒉系爭商標「Jo Jo ba」中文原意為植物蠟一種；據爭商標係由外文「NATURALLY」與「JOJO」構成，「NATURALLY」中文係指「自然地；天然地」，二者觀念相異。次查，系爭商標「Jo Jo ba」讀音為「ho-ho-ba」（西班牙發音），國內通常譯為「荷荷芭」，且「Jo Jo ba」應以連續音唱呼，無法僅唱呼「Jo Jo」2字，是兩造商標讀音顯不同。再者，82年修正前之舊商標法第5條規定商標係以「國文為主，外文為輔」，直到82年12月22日後，我國商標法方廢止商標應中英文聯立註冊等規定。是上訴人歐妮公司另一「JOJOBA荷荷葩」商標，係囿於當時法令規定，然於實際行銷產品時，均單獨使用「JOJOBA」，是系爭商標「Jo Jo ba」與前述「JOJOBA荷荷葩」商標屬關連性商標，實無礙「JOJOBA」商標自76年間已使用並廣為週知之事實。原判決執意於舊法「國文為主，外文為輔」過時管制目的，未周延判斷現行交易觀念及大眾認知，有違經驗及論理法則。⒊上訴人歐妮公司使用之系爭「Jo Jo ba」商標，實係拆解原上訴人歐妮公司業已註冊並使用多年之「JOJOBA荷荷葩」商標，並無企圖引起相關消費者混淆誤認。且系爭商標其色彩呈現為綠色、橘色、藍色及紅色，而「NATURA
LLY JO JO」商標之基色係以黑、白相間，相關消費者於購買產品時，縱僅係依兩造商標之色彩呈現不同，仍可輕易分辨兩造商標所附著之商品或服務為不同來源等語。惟原判決逕認上訴人未提出足夠證據資料證明系爭商標有使用，且竟反於法條文義而為歧異解釋，構成判決不備理由及適用法律顯有錯誤之違法等語，無非係就原審取捨證據、認定事實之職權行使，指摘其為不當，自非可採。至其另主張上訴人智財局核准商品類別為第35類且圖樣英文載有「Jo Jo」字樣之商標多達7件乙節，惟查上開案例案情與本件有別，本件自難予以比附援引。上訴人對於業經原判決詳予論述不採之事由再予爭執，核屬法律上見解之歧異，要難謂為原判決有違背法令之情形。上訴論旨，仍執前詞，指摘原判決違背法令，求予廢棄，為無理由，應予駁回。
六、據上論結，本件上訴為無理由，依行政訴訟法第255條第1項、第98條第1項前段、第104條、民事訴訟法第85條第1項前段，判決如主文。
中 華 民 國 98 年 6 月 30 日
最高行政法院第四庭
審判長法官 劉 鑫 楨
法官 林 文 舟法官 帥 嘉 寶法官 黃 淑 玲法官 劉 介 中以 上 正 本 證 明 與 原 本 無 異中 華 民 國 98 年 6 月 30 日
書記官 王 史 民