最 高 行 政 法 院 判 決
98年度判字第900號上 訴 人 美商．馬霖努察蘇提寇斯公司代 表 人 麥莉．詹尼力克訴訟代理人 李振林 律師被 上訴 人 經濟部智慧財產局代 表 人 甲○○
參 加 人 芳鑫貿易有限公司代 表 人 乙○○上列當事人間商標評定事件，上訴人對於中華民國96年9月20日臺北高等行政法院95年度訴字第4489號判決，提起上訴，本院判決如下：
主 文上訴駁回。
上訴審訴訟費用由上訴人負擔。
理 由
一、參加人於民國91年1月31日以Marlyn外文設計字型之「芳鑫公司標章」商標（下稱系爭商標，如原判決附圖1），指定使用於當時商標法施行細則第49條所定商品及服務分類表第5類之西藥品、西藥劑、中藥品、中藥材、草藥、人體用藥品、維生素、鈣片、減肥藥、肝藥、藥用喉糖、藥用卵磷脂商品，向被上訴人申請註冊，經被上訴人於92年12月1日核准列為註冊第0000000號商標。嗣上訴人於94年4月20日以「Marlyn」商標（下稱據爭商標，如原判決附圖2）認系爭商標之註冊違反商標法第23條第1項第12款、第14款及第16款規定，對之申請評定。經被上訴人審查，以95年7月10日中台評字第940155號商標評定書為申請不成立之處分。上訴人不服，循序提起本件行政訴訟，經原審判決駁回。
二、上訴人起訴主張：參加人於91年1月31日申請系爭商標，而上訴人與參加人之經銷協議則晚於91年10月2日，是上訴人與參加人間經銷協議之同意不及於系爭商標之申請行為；參加人如有於經銷協議前仿冒「MARLYN」商標之侵權行為，亦不得主張經銷協議同意參加人於經銷期間得使用商標，進而解釋為同意協議前之仿冒「MARLYN」商標侵權行為。按民法第148條之誠信原則，參加人尚非上訴人之臺灣總經銷商，未經上訴人同意竟於90年12月12日擅自搶先註冊上訴人所有之「MARLYN」著名商標，如上訴人簽署經銷協議時知悉此事，不可能同意其剽竊搶註之合法性，證諸上訴人於系爭商標註冊後發現參加人搶註情事後即要求參加人移轉返還商標予上訴人乙節益明。上訴人與參加人之經銷協議不能證明上訴人有同意系爭商標之不法搶註行為，復別無其他足以證明上訴人有同意系爭商標之不法搶註行為，被上訴人徒以經銷協議上之同意字樣曲解同意應有時間效力限制之當然事理及上訴人意思表示之真意，於法自屬無據。上訴人既無對系爭商標搶註行為之同意，參加人即不得主張商標法第23條第1項第12、14款之但書除外效果，系爭商標自有商標法第23條第1項第12、14款不得註冊規定適用。又商標法第23條第1項第16款規定所稱之「法人」應不僅經我國相關法律設定登記或認許之法人者為限，始符商標法保護公眾免於混淆誤認之本旨等語，求為判決撤銷訴願決定及原處分。
三、被上訴人則以：就上訴人所檢送之證據資料觀之，早於系爭商標91年1月31日申請註冊前，上訴人固已先使用據以評定「MARLYN」商標於維他命、營養補充品等商品。據參加人與上訴人於西元2002年10月2日簽訂之總經銷協議書所載，上訴人同意經銷人（即參加人）可在「地區」內之任何司法管轄區註冊及使用據爭商標等情，足認參加人以系爭商標申請註冊，已獲得上訴人之同意。縱其取得上訴人之同意晚於系爭商標之申請註冊日，惟按商標法第23條第1項第12、14款之立法意旨，主要在保護著名商標所有人及先使用商標人之權益，若已徵得該著名商標所有人或先使用商標人之同意，即應依該2條款但書之規定，排除本文規定之適用，至於取得同意之時點係早於或晚於系爭商標申請註冊日則非所問。再者，商標法第23條第1項第16款所稱法人或商號團體之名稱，須係依法律登記者，始有受保護之權利可言，其非依法律或法律授權制定之行政命令所為登記之英文名稱，應不包括在內。至於外國公司依公司法規定，申請認許核准後，所登記之公司英文名稱及中文名稱始受本款規定之保護。上訴人為一外國法人，復無證據可資證明上訴人公司名稱已經我國主管機關登記或認許，自不受本款規定之保護等語，資為辯駁。
四、原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，以：㈠依上訴人所檢送據以評定「MARLYN」商標等證據資料觀之，於系爭商標91年1月31日申請註冊前，上訴人固有將據爭商標先使用於維他命等商品之事實。惟據卷附上訴人與參加人於西元2002年10月2日簽訂之總經銷協議書（EXCLUSIVE DISTRIBUTIONAGREEMENT）之前言所載內容可知，上訴人已同意參加人就「Marlyn」商標圖樣可在我國申請註冊，則參加人以外文「Marlyn」作為系爭「芳鑫公司標章」商標圖樣申請註冊，雖其取得上訴人之同意晚於系爭商標之申請註冊日，惟商標法第23條第1項第12款及第14款之立法意旨，主要在保護著名商標所有人及先使用商標人之權益，若已徵得該著名商標所有人或先使用商標人之同意，即應依該2條款但書之規定，排除本文規定之適用，至於取得同意之時點係早於或晚於系爭商標申請註冊日則非所問。系爭商標之註冊既已經上訴人同意，自無商標法第23條第1項第12款及第14款本文規定之適用。㈡次查，上訴人於系爭商標91年1月31日申請註冊後始終止前述總經銷協議書，係因參加人未依該協議書第6點b規定將系爭「MARLYN」商標權移轉予上訴人，而終止協議書之效力；惟並未論及上訴人所為同意參加人以外文「Marlyn」在我國申請註冊之「同意」意思表示亦隨該協議書之終止而溯及自始喪失其效力。是本件縱然上訴人已終止其與參加人間之總經銷協議書，亦僅發生參加人應否將已註冊之系爭商標移轉予上訴人之私權爭執，尚不影響系爭商標之註冊業經上訴人同意之事實認定之效力。㈢再者，商標法第23條第1項第16款所保障之法人，係指依我國公司法等相關法律設立登記或認許之法人而言。上訴人為一外國公司，亦未見上訴人提出已依我國公司法等相關規定辦理設立登記或認許之證明文件，則上訴人既非依我國公司法等相關法律設立登記或認許之法人，自無本條款規定之適用。被上訴人認系爭商標之註冊無違反商標法第23條第1項第12款、第14款及第16款規定之情事，就本件商標評定案為申請不成立之處分，尚無違誤。訴願決定予以維持，亦無不合，乃駁回上訴人之訴。
五、本院查：㈠按商標法第52條規定：「評定商標之註冊有無違法事由，依
其註冊公告時之規定。」參加人於91年1月31日以系爭商標向被上訴人提出申請註冊，而被上訴人於92年12月1日公告註冊；是本件評定商標之註冊有無違法事由，應依92年12月1日註冊公告時之現行商標法規定。
㈡有關商標法第23條第1項第12款及第14款規定部分：
⒈按商標「相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾
混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者」、「相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者」，不得註冊，固為系爭商標註冊時商標法第23條第1項第12、14款所明定。但「得該商標或標章之所有人同意申請註冊者」、「得該他人同意申請註冊者」則不在此限，復為該2條款但書所明定。再按前揭商標法第52條適用法規基準時規定之條文既明文為「評定商標之註冊有無違法事由」，則就商標法第23條第1項第12款及第14款而言，自包括各該款本文及但書之規定。是以，申請註冊之商標縱相同或近似於他人著名商標或他人先使用於同一或類似商品之商標，然若徵得著名商標權人或先使用人之同意者，即無前揭系爭商標註冊時商標法第23條第1項第12、14款規定之適用。
⒉依據卷附上訴人與參加人於西元2002年10月2日簽訂之總經
銷協議書（EXCLUSIVE DISTRIBUTION AGREEMENT）之前言「...MARLYN NUTRACEUTICALS, INC.（馬霖努察蘇提寇斯公司即上訴人）...（the〝Principal〞）,and FANG HSIN TRAD
ING CO.,LTD.（芳鑫貿易有限公司即參加人）...（the〝Distributor〞）」、第6點「...Principal also consent th
at Distributor may register and use the trademark〝Marlyn〞in any jurisdiction of the Territory,...」，及SCHEDULES2.「TERRITORY：Republic of China,People's
Republic of China（including Hong Kong and Macau）」所載內容可知，上訴人已同意參加人就「Marlyn」商標圖樣可在我國申請註冊，則參加人以外文「Marlyn」作為系爭「芳鑫公司標章」商標圖樣申請註冊，自無不合。上訴意旨略謂：上訴人於原審起訴主張協議書之同意是否包括參加人不法申請註冊系爭商標之行為，為重要攻擊防禦方法，原判決未敘明商標法關於同意要件之法律解釋，亦未論斷上訴人之上揭重要攻擊防禦方法，有判決不適用法規及不備理由之違法。惟查，原判決依據上開上訴人與參加人於西元2002年10月2日簽訂之總經銷協議書，認定參加人業於被上訴人92年12月1日公告註冊前，就系爭商標之申請註冊已獲得上訴人之同意之事實，以及上訴人所主張如何不足採等事項均詳予以論述，是原判決所適用之法規與該案應適用之現行法規並無違背，與解釋判例，亦無牴觸，並無所謂原判決有違背法令之情形；上訴人主張，無非就原審取捨證據、認定事實之職權行使，任意指摘原判決有違背法令情事，並非可採。⒊另按商標法第23條第1項第12款及第14款之立法意旨，主要
在保護著名商標所有人及先使用商標人之權益，若已徵得該著名商標所有人或先使用商標人之同意，即應依該條第12、14款但書之規定，排除各該款本文規定之適用，至於取得同意之時點係早於或晚於系爭商標申請註冊日則非所問。經查，參加人雖其取得上訴人之同意晚於系爭商標之申請註冊日，如前所述，本件系爭商標之註冊既經上訴人同意，自無商標法第23條第1項第12款及第14款本文規定之適用。上訴人雖以：所謂同意效力之客體係指對意思表示以後之事件而言，其效力僅限於同意之後，故縱上訴人於經銷協議書上同意參加人得註冊及使用商標，該註冊及使用商標之行為係指經銷期間內。參加人於91年1月31日申請系爭商標，而上訴人與參加人之經銷協議則晚於91年10月2日，是上訴人與參加人間經銷協議之同意不及於系爭商標之申請行為。上訴人既無對系爭商標搶註行為之同意，參加人即不得主張商標法第23條第1項第12、14款之但書除外效果，系爭商標自有商標法第23條第1項第12、14款不得註冊規定適用云云，係上訴人對於業經原判決詳予論述不採之事由再予爭執，核屬法律上見解之歧異，要難謂為原判決有違背法令之情形。
㈢有關商標法第23條第1項第16款規定部分：
末按商標「有著名之法人、商號或其他團體之名稱，有致相關公眾混淆誤認之虞者，不得註冊」，為商標法第23條第1項第16款之規定。本款規定所稱著名之法人、商號或其他團體之名稱，指其特取部分而言，為同法施行細則第17條所規定。又所稱法人或商號團體之名稱，須係依法律登記者，始有受保護之權利可言，其非依法律或法律授權制定之行政命令所為登記之英文名稱，應不包括在內。外國公司依公司法規定，申請認許核准後，所登記之公司英文名稱及中文名稱始受本款規定之保護。經查，上訴人為一外國法人，並未經我國主管機關登記或認許，其公司英文名稱自不受本款規定之保護，業經原判決說明在案，上訴理由雖未提及，併此敘明。
㈣從而，上訴論旨，仍執前詞，指摘原判決違背法令，求予廢棄，為無理由，應予駁回。
六、據上論結，本件上訴為無理由。依行政訴訟法第255條第1項、第98條第1項前段，判決如主文。
中 華 民 國 98 年 8 月 6 日
最高行政法院第四庭
審判長法官 劉 鑫 楨
法官 吳 慧 娟法官 黃 淑 玲法官 劉 介 中法官 曹 瑞 卿以 上 正 本 證 明 與 原 本 無 異中 華 民 國 98 年 8 月 6 日
書記官 王 史 民