最 高 行 政 法 院 判 決
98年度判字第928號上 訴 人 龍楊國際有限公司代 表 人 甲○○被 上訴 人 經濟部智慧財產局代 表 人 乙○○
參 加 人 丙○○上列當事人間新型專利舉發事件，上訴人不服中華民國96年10月11日臺北高等行政法院95年度訴字第4461號判決，提起上訴，本院判決如下：
主 文上訴駁回。
上訴審訴訟費用由上訴人負擔。
理 由
一、參加人之前手樺陽實業股份有限公司（下稱樺陽公司）前於民國86年11月3日以「橢圓軌跡運動器」向經濟部中央標準局（88年1月26日改制為經濟部智慧財產局，即被上訴人）申請新型專利，經該局編為第00000000號審查，准予專利，並於公告期滿後，發給新型第135794號專利證書（下稱系爭專利），專利範圍共2項，第1項獨立項，第2項為附屬項。
系爭專利係一種橢圓軌跡運動器，主要係由底座結構；固設於底座上之支撐架結構；固設於支撐架尾端之踩踏曲柄結構；以及固設於支撐架底端之輪葉結構等構件所組成；藉由該腳踏板於底端鎖設一底桿，且底桿恰可延伸至踩踏曲柄結構之前立桿底端鎖固，供踩踏時，踩踏曲柄結構之底桿恰可連動齒輪傳動組帶動輪葉結構轉動，並可帶動前立桿於前橫桿之軸承上做上下移位，供使用者可做全身曲線之運動；另外，亦可藉由支撐架結構於前端兩側適當位置分別焊設有一恰可供把手穿設定位之套管，並於底座前端兩側相對於套管位置上亦分別焊設有一恰可供把手插設定位之套筒，使把手固定而無法跟隨踩踏曲柄結構之前立桿擺動，藉此，供使用者達上半身不動之臀部訓練運動功效（其餘詳見原處分卷第158頁至163頁系爭案申請專利範圍）。嗣樺陽公司將該專利權讓與訴外人黃瑞樺，再由黃瑞樺讓與訴外人朱瑜明，並經核准在案。上訴人於93年10月13日以附件1即系爭專利案說明書；附件2分別為Orbitrek牌運動器材使用手冊（附件2-A）、西元1997年間之交易發票（附件2-B）及空運發票及進口報單影本（附件2-C）（下稱引證1）；附件3為西元1995年1月24日公告之美國第0000000號專利案（下稱引證2）；附件4為西元1995年6月13日公告之美國第0000000號專利案（下稱引證3）；附件5為西元1994年3月1日公告之美國第0000000號專利案（下稱引證4）；附件6為西元1992年9月22日公告之美國第0000000號專利案（下稱引證5）；附件7為西元1990年10月9日公告之美國第0000000號專利案（下稱引證6）；附件8為西元1989年11月14日公告之美國第0000000號專利案（下稱引證7）；補充附件9為臺灣臺中地方法院（下稱臺中地院）民事庭通知影本，主張引證1可證明系爭專利不具新穎性，組合引證2至7可證明系爭專利不具進步性，又補充附件9併同引證1可證明系爭專利最初申請人樺陽公司非該新型專利申請權人，認其違反核准時專利法第5條第2項、第98條第1項第1款及第2項之規定，對之提起舉發，朱瑜明復於94年1月21日將系爭專利權讓與參加人。案經被上訴人審查，於95年3月2日以（95）智專三（一）05017字第09520150590號專利舉發審定書為「舉發不成立」之處分（下稱原處分）。上訴人不服，循序提起本件行政訴訟，經原審判決駁回。
二、上訴人起訴主張略以：㈠上訴人販售之Orbitrek太空健身機於西元1997年8月22日即已公開使用（參引證1），早於系爭新型專利申請日86年11月3日，故系爭專利不具新穎性。且系爭專利原專利申請權人樺陽公司為上開Orbitrek太空健身機之臺灣生產製造商，並非創作人。又原處分與訴願決定就系爭專利與引證1所為之技術內容比對「結論」，即兩者構造及功效有別，尚屬不同創作，核與系爭專利原專利權人朱瑜明另案以上訴人為當事人之專利侵害之民事訴訟判決（即臺中地院93年度智字第44號民事判決），係以臺灣省機械技師公會鑑定報告（下稱機械公會鑑定報告）而據以認定「引證1之Orbitrek太空健身機與系爭專利之申請專利範圍實質相同」之結論，明顯齟齬。㈡由上揭機械公會鑑定報告第7、8頁記載可知，系爭專利之「套筒」，並非系爭專利之「必要技術構成」，且若缺少套筒，仍不影響系爭專利實施。故引證1足以證明系爭專利不具新穎性（二者於此項之技術手段上不具實質之差異）及進步性（即功能實質相同，均為「使把手定位」；以及效果實質相同，均為使用者上半身不動，僅做下半身之腳步踩踏）。惟被上訴人以「系爭專利有套筒，而引證1無套筒」據以認定「兩者構造及功效有別，尚屬不同創作，故仍難證系爭專利不具新穎性及進步性」云云，顯與機械公會鑑定報告相齟齬。又所謂申請專利範圍所揭露之「技術特徵」，依專利法施行細則第18條第2項規定，係指「必要技術特徵」；換言之，被上訴人將非屬系爭專利之「必要技術構成」之「套筒」作為新穎性審查之對象，明顯違法。再者，機械公會鑑定報告明確認定「二者於此項之技術手段上不具實質之差異」，則依被上訴人公告之專利審查基準彙編規定，系爭專利應不具新穎性。㈢雖「專利審查」與「專利侵害」兩者審查基準不同，但就專利新穎性之審查：「單獨比對」原則（應就每一請求項中所載之發明與單一先前技術進行比對），核與專利侵害審查之「全要件」原則：係指請求項中每一技術特徵完全對應表現（express）在待鑑定對象中，包括文義的表現及均等的表現，兩者則無二異。是無論係以機械公會鑑定報告（二者於此項之技術手段上不具實質之差異），抑或系爭專利原專利權人朱瑜明於民事訴訟之起訴主張（待鑑定物之結構特徵與鑑定物專利案申請專利範圍所主張之結構特徵兩者相同），暨依被上訴人公告之專利審查基準彙編規定（請求項中所載之發明與引證文件中所載之先前技術有下列情事之一者，即不具新穎性：⑴完全相同：申請專利之發明與先前技術在形式上及實質上均無任何差異），均足證明系爭專利應不具新穎性，故系爭專利應有違反核准時專利法第104條第2款及第105條準用第72條規定之情事等語，求為判決撤銷訴願決定及原處分，並命被上訴人作成舉發成立之處分。
三、被上訴人則以：㈠民事訴訟事件專利侵害之鑑定報告，係專利侵害之鑑定，以全要件原則就專利權之申請專利範圍與待鑑定物品之所有構成要件逐一比較論究異同；事涉司法侵害裁量，其鑑定原則及方法，與專利舉發案之專利審查基準係以專利申請案之產業利用性、新穎性及進步性審究其是否具可專利性之行政處分有別。又鑑定機關所為之鑑定報告，並非專利主管機關就系爭專利案是否具專利要件所為之認定，其對該主管機關基於權責所為之專利審查亦不具拘束力。㈡引證1就其附件A操作手冊所揭之產品結構，並未見揭露系爭專利「底座於前端兩側分別焊設有恰可供把手5插設定位之套筒13者」之構造。引證1所揭示者乃係運動器上面之前橫桿23上供把手插置之套管，其構造配置及功效並不同於系爭專利「設於底座前端兩側之定位套筒13」之構造；引證1仍無法達成系爭專利於底座前端兩側相對於套管位置上亦分別焊設有一恰可供把手插設定位之套筒，而使把手固定無法跟隨踩踏曲柄結構之前立桿擺動，藉此，供使用者達到臀部訓練之運動功效者。故引證1（Orbitrek健身機）仍無法證明係相同創作。另引證1既如前所述，二者構造及功效有別，已屬不同創作，又訴願決定理由亦指出引證1（附件C）中由樺陽公司所開立發票上之品名欄內所記載商品型號（OR1000-ORBITREK）與其附件A之型號（OR1000-PRO）並不相同，兩者之間並無關聯者，故依現有資料自難證明有專利權人非專利權人之情事等語，資為辯駁。
四、原審審酌全辯論意旨及調查證據之結果，略以：㈠由引證1附件2-B發票日期西元1997年8月22日固可證明引證1附件2-A之公開日期早於系爭專利申請日（86年11月3日）。惟引證1就其附件2-A操作手冊所揭之產品結構，並未見揭露系爭專利「底座於前端兩側分別焊設有恰可供把手5插設定位之套筒13者」之構造。引證1所揭示者乃係運動器上面之前橫桿23上供把手插置之套管，其構造配置及功效並不同於系爭專利「設於底座前端兩側之定位套筒13」之構造；是引證1仍無法達成系爭專利於底座前端兩側相對於套管位置上亦分別焊設有一恰可供把手插設定位之套筒，而使把手固定無法跟隨踩踏曲柄結構之前立桿擺動，藉此，供使用者達到臀部訓練之運動功效者。是故，引證1仍無法證明其與系爭專利係相同創作，且無法證明系爭專利不具新穎性。㈡由引證2、3之圖式1與2、引證4之圖式1與3及引證5、6、7之圖式1所揭露者，均僅見由底座結構、支撐架結構、踩踏曲柄結構、輪葉結構與把手，或藉由一旋扭來控制鋼絲或彈簧之緊度，達到調整負載調控之結構等所組構而成之各類橢圓形軌跡之運動器材。然引證2至7之運動器材整體架構並未揭露如系爭專利底座結構上設有套筒，把手可插設定位於套筒的結構，及上撐桿、立撐桿與前橫桿結合之結構等；亦未揭露系爭專利底座於前端兩側分別焊設有可供把手插設定位之套筒，以及前橫桿與兩立撐桿固接之位置前端分別焊設有一恰可供把手穿設定位之套管等結構，系爭專利之整體結構顯難由引證2至7輕易組合而完成；而系爭專利之套管與套筒構造，可供把手插設定位以令使用者變換全身曲線運動、臀部訓練等不同訓練方式的運動功效，顯非熟習該項技術者由引證2至7所能輕易完成者，亦難稱系爭專利無功效之增進。另系爭專利申請專利範圍第2項為第1項獨立項之附屬項，該附屬項技術內容包含獨立項技術內容，故諸引證既未能證明系爭專利申請專利範圍第1項獨立項不具進步性，自亦不足以證明系爭專利申請專利範圍第2項附屬項不具進步性。㈢引證1附件2-C中由樺陽公司所開立發票上之品名欄內所記載商品型號，與其附件2-A之型號並不相同，兩者之間並無關聯性，自難據以證明樺陽公司為引證1之附件2-A運動器材之生產製造廠商。至於舉發補充附件9僅係上訴人與參加人之前手朱瑜明間，因損害賠償（專利權）案件之民事法院開庭通知書，難證明渠與引證1之附件2-A運動器材間具有何種關係，或是否為系爭專利之有專利申請權人。再者，在侵害專利權請求損害賠償之民事訴訟，參加人之前手朱瑜明（即專利權人）為達其訴訟目的，固有主張所生產之物與其專利範圍相同者，然系爭專利是否具新穎性及進步性，仍須依專利法之規定加以審查，自不得僅以專利權人在民事訴訟事件中之主張，即遽認系爭專利不具新穎性及進步性。又民事訴訟專利侵害之鑑定報告，其係專利侵害之鑑定，以全要件原則就專利權之申請專利範圍與待鑑定物品之所有構成要件逐一比較論究異同；事涉司法侵害裁量，其鑑定原則及方法，與專利舉發案之專利審查基準係以專利申請案之產業利用性、新穎性及進步性審究其是否具可專利性之行政處分有別。又鑑定機關所為之鑑定報告，並非專利主管機關就系爭專利案是否具專利要件所為之認定，其對該主管機關基於權責所為之專利審查亦不具拘束力。上訴人以另案民事訴訟事件之機械公會鑑定報告，主張系爭專利不具新穎性及進步性，即不足採。被上訴人所為本件舉發不成立之處分，並無不法，訴願決定予以維持，亦無不合，乃駁回上訴人之起訴。
五、本院按：㈠現行專利法第136條第1項僅對異議案件規定：「本法中華民
國92年1月3日（該日期係立法院三讀通過日期並非施行日期，因現行專利法第138條規定：本法除第11條自公布日施行外，其餘條文之施行日期，由行政院定之。玆行政院以93年6月8日院臺經字第0930026128號令核定自93年7月1日施行）修正施行前，已提出之異議案，適用修正施行前之規定。」對於舉發案件，並未規定其適用法規基準時，則本件舉發審定是否有違法事由，程序事項應適用94年6月24日舉發審定時即現行專利法舉發程序之規定，實體事項從專利核准審定時專利法規定。經查，系爭案之申請日為86年11月3日，被上訴人於87年4月13日審定准予專利，故系爭案是否有應撤銷專利權之情事，自應以核准審定時83年1月23日修正施行之專利法為斷。按「稱專利申請權，係指得依本法申請專利之權利。」、「稱專利申請權人，除本法另有規定或契約另有訂定外，係指發明人、創作人或其受讓人或繼承人。」為系爭專利核准時專利法第5條第1項及第2項所明定。又「新型專利權人為非新型專利申請權人者」，有專利申請權人依法得附具證據向專利專責機關舉發撤銷其新型專利權，復為前揭專利法第104條第2款及第105條準用第72條所明定。又新型係「申請前已見於刊物或已公開使用者」、「運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效」，仍不得依法申請取得新型專利，同法第98條第1項第1款及第2項亦定有明文。是以，核准專利之新型有無違反核准時專利法第97條至第98條及第104條第2款規定之情事，應由舉發人附具證據證明之，倘其證據不足以證明系爭專利有違前揭專利法之規定，自應為舉發不成立之處分。
㈡原判決認引證1就其附件2-A操作手冊所揭之產品結構，並未
見揭露系爭專利「底座於前端兩側分別焊設有恰可供把手5插設定位之套筒13者」之構造。引證1所揭示者乃係運動器上面之前橫桿23上供把手插置之套管，其構造配置及功效並不同於系爭專利「設於底座前端兩側之定位套筒13」之構造；是引證1仍無法達成系爭專利於底座前端兩側相對於套管位置上亦分別焊設有一恰可供把手插設定位之套筒，而使把手固定無法跟隨踩踏曲柄結構之前立桿擺動，藉此供使用者達到臀部訓練之運動功效者。故引證1仍無法證明其與系爭專利係相同創作，且無法證明系爭專利不具新穎性。由引證
2、3之圖式1與2、引證4之圖式1與3及引證5、6、7 之圖式1所揭露者，均僅見由底座結構、支撐架結構、踩踏曲柄結構、輪葉結構與把手，或藉由一旋扭來控制鋼絲或彈簧之緊度，達到調整負載調控之結構等所組構而成之各類橢圓形軌跡之運動器材。然引證2至7之運動器材整體架構並未揭露如系爭專利底座結構上設有套筒，把手可插設定位於套筒的結構，及上撐桿、立撐桿與前橫桿結合之結構等；亦未揭露系爭專利底座於前端兩側分別焊設有可供把手插設定位之套筒，以及前橫桿與兩立撐桿固接之位置前端分別焊設有一恰可供把手穿設定位之套管等結構，系爭專利之整體結構顯難由引證2至7輕易組合而完成；而系爭專利之套管與套筒構造，可供把手插設定位以令使用者變換全身曲線運動、臀部訓練等不同訓練方式的運動功效，顯非熟習該項技術者由引證2至7所能輕易完成者，亦難稱系爭專利無功效之增進。另系爭專利申請專利範圍第2項為第1項獨立項之附屬項，該附屬項技術內容包含獨立項技術內容，故諸引證既未能證明系爭專利申請專利範圍第1項獨立項不具進步性，自亦不足以證明系爭專利申請專利範圍第2項附屬項不具進步性。引證1附件2-C中由樺陽公司所開立發票上之品名欄內所記載商品型號，與其附件2-A之型號並不相同，兩者之間並無關聯性，自難據以證明樺陽公司為引證1之附件2-A運動器材之生產製造廠商。至於舉發補充附件9僅係上訴人與參加人之前手朱瑜明間，因損害賠償（專利權）案件之民事法院開庭通知書，難證明渠與引證1之附件2-A運動器材間具有何種關係，或是否為系爭專利之有專利申請權人。再者，在侵害專利權請求損害賠償之民事訴訟，參加人之前手朱瑜明（即專利權人）為達其訴訟目的，固有主張所生產之物與其專利範圍相同者，然系爭專利是否具新穎性及進步性，仍須依專利法之規定加以審查，自不得僅以專利權人在民事訴訟事件中之主張，即遽認系爭專利不具新穎性及進步性。上訴人以另案民事訴訟事件之機械公會鑑定報告，主張系爭專利不具新穎性及進步性，並不足採。因而被上訴人所為本件舉發不成立之處分，並無不法，訴願決定予以維持，亦無不合，以及上訴人之主張何以不足採，業於理由中詳予論述。核原判決所適用之法規與該案應適用之現行法規並無違背，與解釋判例，亦無牴觸，並無所謂原判決有違背法令之情形。
㈢上訴人雖主張：系爭專利與引證1經法院二元化（臺中地院
依據機械公會報告，原判決依據被上訴人答辯）作專利技術比對，竟有明顯歧異認定，其中必有對錯，不可能同時併存。惟原判決未予指明孰對孰錯，其裁判之妥適性顯有疑義。次查，原判決未就「引證1是否足以證明系爭專利不具進步性」、「結合引證1至7足以證明系爭專利不具進步性」等兩造重要攻擊或防禦方法於判決理由中記載其論斷，顯屬判決不備理由之當然違背法令。又由機械公會鑑定報告可知，系爭專利之「套筒」並非系爭專利之必要技術構成，詎料原判決就被上訴人將非屬系爭專利之「必要技術構成」之「套筒」作為新穎性審查之對象，顯違反專利法施行細則第18條第2項規定，竟未予糾正，亦有判決適用法規不當之違法。再者，機械公會鑑定報告明確認定「二者於此項技術手段上不具實質之差異」，則被上訴人依其公告之專利審查基準彙編規定，系爭專利應不具新穎性。惟原判決竟拒絕上揭專利審查基準彙編規定之適用，亦屬判決適用法規不當之違法等語，無非係就原審認定事實及證據取捨之職權行使，指摘其不當，並對於業經原判決詳予論述另案民事訴訟事件之機械公會鑑定報告何以不採之事由再予爭執，要難謂為原判決有違背法令之情形。至於上訴人指摘原判決未予論斷「引證1是否足以證明系爭專利不具進步性」、「結合引證1至7足以證明系爭專利不具進步性」乙節，查上訴人於本件之舉發案舉發理由係主張引證1足以證明系爭專利不具新穎性；引證2至引證7足以證明系爭專利不具進步性（參原處分卷第91頁至第100頁專利舉發理由書），其於被上訴人審定舉發不成立後，始主張「引證1足以證明系爭專利不具進步性」、「結合引證1至7足以證明系爭專利不具進步性」，原判決未予論斷，並不影響判決結果。上訴論旨，指摘原判決違誤，求予廢棄，難認有理由。
六、據上論結，本件上訴為無理由，依行政訴訟法第255條第1項、第98條第1項前段，判決如主文。
中 華 民 國 98 年 8 月 13 日
最高行政法院第四庭
審判長法官 劉 鑫 楨
法官 鄭 忠 仁法官 黃 淑 玲法官 劉 介 中法官 曹 瑞 卿以 上 正 本 證 明 與 原 本 無 異中 華 民 國 98 年 8 月 13 日
書記官 王 史 民