最 高 行 政 法 院 判 決
99年度判字第106號上 訴 人 甲○○訴訟代理人 桂齊恆 律師被 上訴 人 經濟部智慧財產局代 表 人 乙○○
參 加 人 建準電機工業股份有限公司代 表 人 丙○○訴訟代理人 丁○○ 律師上列當事人間發明專利異議事件，上訴人對於中華民國97年5月8日臺北高等行政法院96年度訴字第3190號判決，提起上訴，本院判決如下：
主 文上訴駁回。
上訴審訴訟費用由上訴人負擔。
理 由
一、參加人前於民國（下同）87年9月1日以「超薄冷卻風扇構造」（下稱系爭案）向經濟部中央標準局（88年1月26日改制為經濟部智慧財產局即被上訴人）申請發明專利，經該局編為第00000000號審查，准予專利。公告期間，上訴人以其違反核准審定時專利法第19條、第20條第2項及第31條之規定，不符發明專利要件，對之提起異議。案經被上訴人審查，以94年9月28日（94）智專三㈡04060字第09420892360號專利異議審定書作成「異議不成立」之處分。上訴人不服，提起訴願，因被上訴人漏未審酌參加人94年9月20日所提系爭案申請專利範圍修正本，自行撤銷原處分，原處分已不存在。經濟部乃以95年3月15日經訴字第09506060960號訴願決定書為訴願不受理之決定。嗣被上訴人重為審酌後，於95年12月21日以（95）智專三㈡04060字第09521116090號專利異議審定書為「異議不成立」之處分。上訴人不服，提起訴願、行政訴訟，均遭駁回，遂提起本件上訴。
二、上訴人起訴主張：㈠被上訴人准予系爭案申請專利範圍修正之違法事由：1.系爭案係一核准公告專利但未領證之「發明」專利案，因此，系爭案於異議答辯期間所為之補充修正，應依90年10月24日修正公布之專利法第44條之1規定來判斷，並非以專利法第102條之1第3項第1款（適用於新型專利）之規定。2.系爭案原核准公告之申請專利範圍中，第16項為一獨立項（第3獨立項）且為最後一項，並無其他附屬項依附於該第16項，又原申請專利範圍第3項僅依附於第1項，是故，系爭案原核准公告之申請專利範圍並不包含第16項加上第3項附屬特徵之組合。系爭案申請範圍修正本，係將原依附於第1項之第3項附屬項併入第16項中，此一修正作為，實質上，係令第3項附屬項擴增依附於第16項之權利範圍，再令該擴增的第3項附屬特徵併入第16項中，因此，導致修正後第16項已改變原來技術特徵的結合關係，成為另一種新的組合，已有變更實質之情事。據此，系爭案之申請專利範圍修正，已違反專利法第44條之1規定，被上訴人准予修正，確有行政違誤之事實。3.比較系爭案申請專利範圍修正前後之內容，系爭案94年1月20日修正之申請專利範圍，係保留原申請專利範圍第1至15項，僅修正其申請專利範圍第16項（第3獨立項），其修正前後之內容比較可以得知：系爭案申請專利範圍第16項界定之標的物為「一種超薄冷卻風扇蓋板構造」，原核准公告之申請專利範圍第16項內容係界定有關該蓋板之特徵構造。惟系爭案修正後之申請專利範圍第16項內容中，除保留原蓋板之特徵構造外，更進一步添加該標的物蓋板本身以外之扇輪、扇葉、以及扇葉與蓋板板體間的組合關係等等。因此，系爭案申請專利範圍修正後之實質內容，已大幅超出上訴人於異議時所主張範圍。基於有利及不利一律注意之行政原則，被上訴人應通知上訴人針對系爭案之修正內容表示意見。被上訴人於94年9月28日第1次異議審定書先是漏未審查系爭案之申請專利範圍修正本，也未通知上訴人針對該修正本表示意見，後經上訴人提起訴願，被上訴人重新審閱時發現漏未審查系爭案之申請專利範圍修正本，因而自撤原處分，重為審查，直至95年12月21日之第2次異議審定書，並連同系爭案申請專利範圍修正本交付上訴人，在此期間前，完全未提供上訴人針對系爭案修正內容涉及實質變更之部分表示意見。㈡被上訴人對系爭案相較於引證案具進步性之誤判事由：1.系爭案第1、6項等二獨立項所界定之技術特徵相較於引證1不具進步性：系爭案申請專利範圍第1、6項與引證1之差異，僅在於引證1之扇葉頂緣係自殼體內向上凸伸過蓋板之入風口處，系爭案則係令其扇葉頂緣凸伸過蓋板之入風口外而已，該差異僅在於凸伸之長度大小而已，仍未脫離引證1所揭露之技術範圍及可達成之功效。系爭案不僅沿襲引證1扇葉頂緣向上凸伸過蓋板之入風口之技術手段，達到增加扇葉面積、吸風量及提昇冷卻效果等目的。更重要的是，系爭案為使其扇葉頂緣凸出之部位不致接觸電腦殼體，且風扇與電腦殼體間之進風間隙得很小，系爭案尚須令其殼體高度縮減，使蓋板高度降低，亦即系爭案扇葉之面積相對於引證1之葉片面積係呈縮減狀態，故系爭案相較於引證1不具增加扇葉面積、吸風量及提昇冷卻效果之功效，據此，系爭案申請專利範圍第1、6項，係沿襲引證1之先前技術，作扇葉頂緣凸伸長度之延長或令扇葉分隔為上下二段等之簡易修飾變化，為熟習該項技術者所能輕易完成，更無功效上之增進，確實不具進步性。惟被上訴人對於系爭案相較於引證1之進步性判斷，僅就兩者字面上比對判斷，而未深入其實質技術內容加以研判，而於本件異議審定書中卻作出相反於前述事實之審查理由，此審查判斷理由顯然違反公正合理之判斷原則。2.系爭案申請專利範圍第16項所界定之蓋板構造未能達成預期之功效，相較於引證1不具進步性：依據系爭案之專利說明書第4-5頁（發明概要）之記載，其發明目的係在於提供一種超薄冷卻風扇構造，用以在有限空間內，增加扇葉面積、增加吸風量及提昇冷卻效果。
次要目的在於產生較多風量，減少扇葉旋轉時之風切噪音。另一目的在於產生較佳對流效果。對於如何透過其蓋板構造設計，可達成何種功效，並未提出說明。系爭案申請專利範圍第3獨立項（第16項）係界定一種超薄冷卻風扇蓋板構造中可知，其原技術特徵為該板體於該入風口（331）周緣具有薄環唇（332），其厚度較板體其他部分為薄。依據系爭案專利說明書之記載，該蓋板之構造設計無關達到增加扇葉面積、吸風量及提昇冷卻效果，且蓋板應用於其他形式的風扇構造中，亦無法達到前述預期之功效目的。系爭案之專利權人，於94年1月20日所提之申請專利範圍修正本，主要係針對申請專利範圍第16項進行修正，其增加「該入風口用於可供一扇輪所設扇葉之頂緣一部分延伸凸出至該板體之外，而該扇葉之頂部另一部分則僅延伸至該板體之薄環唇下方。」等特徵。暫且不論系爭案申請專利範圍第16項修正內容變更實質之問題，就實質內容而論，系爭案之專利權人顯然已查覺，其原申請專利範圍第16項確有無法達到預期功效之缺陷，而企圖提出修正，以期迴避前述之問題。由此足證，系爭案申請專利範圍第16項相較於引證1不具有足以產生顯著功效的技術特徵，是故，系爭案申請範圍第3獨立項（第16項）所界定之蓋板構造，相較引證1之風扇蓋板不具進步性。3.系爭案申請專利範圍各附屬項相較於引證案不具進步性。㈢綜上，系爭案申請專利範圍之修正，違反專利法第44條規定，被上訴人准予修正，有行政違誤之處，另系爭案申請專利範圍各請求項所界定之特徵相較引證案或其組合，違反專利法第20條第2項規定等語，求為判決撤銷訴願決定及原處分。
三、被上訴人則以：㈠參加人提出申請專利範圍修正本時，被上訴人尚需審查該修正本是否變更原申請案之實質，如未變更實質，因其修正之申請專利範圍與原申請專利範圍一致或縮小，當亦無影響上訴人之權益。上訴人所稱參加人提出申請專利範圍修正本已違反審查基準所列之第（16）點，經查審查基準第2篇第6章第2節可知，上訴人所稱第（16）點（第2-6-70頁參照）僅適用於判斷「更正」本是否實質擴大或變更申請專利範圍，上訴人顯誤會審查基準內涵。另准予異議修正所適用條款並非得提起異議事由，上訴人於訴願時並未爭執。㈡參加人於異議階段所提系爭案申請專利範圍修正本，係將原第16項獨立項所揭「一種超薄冷卻風扇蓋板構造，其包含一具有入風口之板體，其特徵為該板體於該入風口周緣具有薄環唇，其厚度較板體其他部分為薄」之技術特徵，併入第3項之附屬特徵，即「該入風口用於可供一扇輪所設扇葉之頂緣一部分延伸突出至該板體之外，而該扇葉之頂緣另一部分則僅延伸至該板體之薄環唇下方」，與90年8月11日原審定公告本相較，為申請專利範圍過廣之修正，且未變更實質內容。㈢引證1係一種冷卻風扇，主要係在側部設有散熱部之外殼本體及形成有開口之蓋體所構成之外殼，及設置於上述外殼內，設有朝外周方向突出之多數之葉片之轉子及定子所構成之風扇馬達，藉由驅動該風扇馬達，形成流過上述開口及散熱部之空氣流來冷卻被冷卻物之冷卻風扇。其特徵為：上述葉片之最大外徑係大於上述開口之內徑，且上述葉片對於上述蓋體，以非接觸地旋轉而構成的。雖揭示有分別對應於系爭案之殼體、定子座、具扇葉之扇輪及蓋板等構造，惟未揭露系爭案申請專利範圍第1項「該入風口可供該扇輪頂部及扇輪上之部分扇葉凸出至該蓋板外」、第6項「該入風口可供該扇輪之上扇葉凸出至該蓋板之外而下扇葉則位於該入風口之內」等技術特徵，又系爭案能在有限空間內，使蓋板高度降低、使電腦機殼與風扇蓋板間具較大空間，以減少風切噪音及增加扇葉面積、增加扇輪驅風量等功效，自具有進步性。至引證2、3皆未揭露相同於系爭案申請專利範圍第1、6項獨立項之風扇整體構造特徵，自無法證明第10項所揭露殼體容室一側設一槽道供電源線置入，相同於引證2、3風扇殼體中所設的導線槽設計，亦無法證明第12項所揭露殼體上設卡槽，蓋板上設鉤部用以卡設殼體上，相同於引證2風扇殼體與蓋板間之卡合結構等語，資為抗辯，求為判決駁回上訴人之訴。
四、原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，以：㈠被上訴人准許參加人修正系爭案申請專利範圍第16項部分:本件上訴人訴稱被上訴人未將參加人所提之系爭案申請專利範圍修正本發交上訴人表示意見，其處理程序不當云云。惟參加人於異議階段所提系爭案申請專利範圍修正本，係將原第16項獨立項所揭「一種超薄冷卻風扇蓋板構造，其包含一具有入風口之板體，其特徵為該板體於該入風口周緣具有薄環唇，其厚度較板體其他部分為薄」之技術特徵，併入第3項之附屬特徵，即「該入風口用於可供一扇輪所設扇葉之頂緣一部分延伸突出至該板體之外，而該扇葉之頂緣另一部分則僅延伸至該板體之薄環唇下方」，與90年8月11日原審定公告本相較，為風扇蓋板構造申請專利範圍過廣之修正，且未變更實質內容，被上訴人准予修正，並依該修正後之內容審查，應無違誤。上訴人稱該修正已改變結合關係、變更實質云云，委不足採。㈡系爭案是否具進步性部分：引證1係一種冷卻風扇，主要係在側部設有散熱部之外殼本體及形成有開口之蓋體所構成之外殼，及設置於上述外殼內，設有朝外周方向突出之多數之葉片之轉子及定子所構成之風扇馬達，藉由驅動該風扇馬達，形成流過上述開口及散熱部之空氣流來冷卻被冷卻物之冷卻風扇。其特徵為：上述葉片之最大外徑係大於上述開口之內徑，且上述葉片對於上述蓋體，以非接觸地旋轉而構成的。雖揭示有分別對應於系爭案之殼體、定子座、具扇葉之扇輪及蓋板等構造，惟未揭露系爭案申請專利範圍第1項「該入風口可供該扇輪頂部及扇輪上之部分扇葉凸出至該蓋板外」、第6項「該入風口可供該扇輪之上扇葉凸出至該蓋板之外而下扇葉則位於該入風口之內」等技術特徵，又系爭案能在有限空間內，使蓋板高度降低、使電腦機殼與風扇蓋板間具較大空間，且扇葉凸出至該蓋板之外，可將大量之風引入風口內，以減少風切噪音及增加扇輪驅風量，而增加散熱冷卻效果等功效，自具有進步性。上訴人訴稱引證1係利用其葉片頂端部向上伸至蓋體之開口處，進而擴大葉片面積，使其在不加厚冷卻風扇厚度之情形下提高風量，進而提高冷卻效果，系爭案之技術手段與引證1相同，不具進步性云云，應不足採。既引證1無法證明系爭案申請專利範圍第1、6項之技術內容不具進步性已如前述，而第2至5項為附屬於該第1項（獨立項）之附屬項，第7至15項為附屬於第6項（獨立項）或附屬於第1或6項（獨立項）之直接或間接附屬項，故該等附屬項亦包括有該第1或6項（獨立項）之技術內容，從而，該等附屬項亦具進步性。引證2、3皆未揭露相同於系爭案申請專利範圍第1、6項獨立項之風扇整體構造特徵，自無法證明系爭案申請專利範圍第10項所揭露殼體容室一側設一槽道供電源線置入，相同於引證2、3風扇殼體中所設的導線槽設計，亦無法證明系爭案申請專利範圍第12項所揭露殼體上設卡槽，蓋板上設鉤部用以卡設殼體上，相同於引證2風扇殼體與蓋板間之卡合結構。㈢綜上所述，上訴人主張系爭案違反核准審定時專利法第19條及第20條第2項規定，核無可採。被上訴人所為本件異議不成立之處分，核無違誤。因將原決定及原處分均予維持，駁回上訴人之訴。
五、上訴人上訴意旨除復執與原審起訴相同之主張外，另略以：㈠系爭案申請專利範圍各請求項所界定之特徵相較引證案或其他組合，未能增進功效，故系爭案根本不具進步性。原審亦未詳實地比較系爭案所界定之技術特徵、空間型態以及所能達成之功效等，是否已為各引證案所揭露，顯已違反專利審查原則。「專利審查基準」應屬對規範之解釋性而具有對外效力之行政規則，而有行政程序法第4條規定，行政行為應受法律及一般法律原則之拘束之適用。既系爭案不具進步性，是以，本件系爭案確為運用申請前既有之技術或知識，為熟習該項技術者顯能輕易完成者，自然不具有進步性，故系爭案可達成之功效不超脫離各引證案之技術範疇，不具進步性，然原判決就此部分並未詳加審酌，綜觀各方之客觀見解，顯有判決不備理由之違法。㈡原判決違反行政程序法上之平等原則、行政程序法第36條及同法第9條之規定。㈢「專利審查基準」乃被上訴人機關所訂定之行政規則，全國之專利申請人均以此為申請之準則，並信賴依此準則所為合法程序之專利申請，必能獲得被上訴人公平之審查對待，然而於本案中卻並非如此，原判決就此點亦未加以斟酌，除已然違反專利審查基準之外，另已違反行政程序法第8條所謂行政行為應以誠實信用之方法為之，並應保護人民正當合理之信賴之規定。㈣在判斷是否符合「發明」專利之進步性要件時，並不能僅考慮是否有功效之增進，而主要係以技術貢獻之跨幅是否足夠達到如前揭專利法第19條所述之「利用自然法則之技術思想之高度創作」為標準時，此乃涉及專業法律問題，非行政法院所能盡知。然由原判決理由內容可得而知，原審並未徵詢從事該學術研究之人，以書面或於審判期日到場陳述其法律上之意見，並告知當事人使為辯論，亦未曾以書面或於審判期日實施勘驗，將勘驗結果載明於筆錄，而在未經專業技術鑑定或徵詢從事專業法律研究人員之意見前，即遽認系爭案確較引證案具有進步性，其認定事實及適用法律均嫌速斷，顯有判決不適用行政訴訟法第162條第1項、第2項規定及判決不備理由之違法等語。
六、本院查：㈠按凡利用自然法則之技術思想之高度創作，而可供產業上利
用者，得依法申請取得發明專利，為系爭案核准時專利法第19條暨第20條第1項前段所規定。發明如「係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成時」，依同法第20條第2項規定，固不得依法申請取得發明專利。
惟發明專利如屬熟習該技術領域者運用既有技術之知識所不能輕易變更完成，且具有增進之功效者，自難謂未符新型進步性之要件，而不應予專利。
㈡次按「依第1項第3款所為之補充或修正，不得變更申請案之
實質。於審定公告後提出之補充、修正，並須有下列各款情事之一始得為之：申請專利範圍過廣。．．．」90年10月24日修正公布專利法第102條之1第3項第1款定有明文。是專利權人對於申請專利範圍過廣，而於未變更其新型專利之實質者，非不得向專利專責機關申請修正。查參加人於上訴人異議時就系爭案提出申請專利範圍修正本，將原第16項獨立項所揭「一種超薄冷卻風扇蓋板構造，其包含一具有入風口之板體，其特徵為該板體於該入風口周緣具有薄環唇，其厚度較板體其他部分為薄」之技術特徵，併入第3項之附屬特徵，即「該入風口用於可供一扇輪所設扇葉之頂緣一部分延伸突出至該板體之外，而該扇葉之頂緣另一部分則僅延伸至該板體之薄環唇下方」，與被上訴人90年8月11日原審定之公告本相較，屬對「風扇蓋板構造」申請專利範圍過廣之修正，並未變更系爭案申請專利範圍之實質內容，已經原審依調查證據之辯論結果詳予論斷，並記載其理由在判決書第17-18頁，並無不合，其認事用法之方式，難認有違論理及經驗法則。上訴人主張系爭案之修正已實質擴大或變更原申請專利範圍，無非就原判決已詳為論述不採之事項，再為爭執，指摘原判決有違行政程序法第6、8、9、36條之違背法令或不當等情事，難認可採。
㈢再者，發明專利是否未符專利要件之事證，乃事實認定問題
，事實審法院有衡情斟酌之權，苟已斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，而未違背論理及經驗法則，即不得任意指為違法。查系爭案是否具進步性，已經原審就系爭案、引證案之技術特徵分別予以比較在案。本件原審以引證2、3皆未揭露系爭案申請專利範圍第1、6項獨立項之風扇整體構造特徵，而無法證明系爭案申請專利範圍第10項所揭露殼體容室一側設一槽道供電源線置入，相同於引證2、3風扇殼體中所設的導線槽設計，亦無法證明系爭案申請專利範圍第12項所揭露殼體上設卡槽；又，原審以引證1雖揭示分別對應於系爭案之殼體、定子座、具扇葉之扇輪及蓋板等構造，然未揭露系爭案申請專利範圍第1項「該入風口可供該扇輪頂部及扇輪上之部分扇葉凸出至該蓋板外」及第6項「該入風口可供該扇輪之上扇葉凸出至該蓋板之外而下扇葉則位於該入風口之內」等重要技術特徵；且系爭案在有限空間內，使蓋板高度降低，並使電腦機殼與風扇蓋板間能具有較大空間，且扇葉凸出至該蓋板之外，可將大量之風引入風口內，以減少風切噪音及增加扇輪驅風量，而增加散熱冷卻效果等功效，因而據以認定系爭案具有進步性；至於系爭案第2至5項為附屬於該第1項（獨立項）之附屬項，第7至15項為附屬於第6項（獨立項）或附屬於第1或6項（獨立項）之直接或間接附屬項，原審認該等附屬項亦包括有該第1或6項（獨立項）之技術內容，而該等附屬項因之亦具進步性，並無違誤。上訴意旨主張系爭案不具進步性，原審認定有誤等語，乃對原判決取捨證據及認定事實之職權行使事項予以指摘，並對原判決所不採之事由再予爭執，核屬法律上見解之歧異，要難謂為原判決有不適用法規及適用不當、調查事實違反經驗及論理法則及理由不備之違背法令情形。
㈣末按行政訴訟法第138條規定：「行政法院得囑託普通法院
或其他機關、學校、團體調查證據。」第162條規定：「行政法院認有必要時，得就訴訟事件之專業法律問題徵詢從事該項學術研究之人，以書面或於審判期日到場陳述其法律上意見。」行政法院固得就訴訟事件之專業法律問題徵詢從事該學術研究之人陳述其法律意見或送請鑑定，然以認有必要為前提，行政法院就當事人爭議之事項，依有關卷證資料即可逕行判斷認定者，自無徵詢從事學術研究之人陳述法律上意見之必要。本件原審固未就專業法律問題徵詢從事該學術研究之人或送請鑑定，但是否徵詢從事該學術研究之人陳述專業法律意見或送請鑑定，係屬法院職權之行使，除非原審採證違反經驗或論理法則等，否則，尚難憑此即認定原審違反採證法則。．．．原審法院未徵詢從事該學術研究之人即遽為判決，違反行政訴訟法第162條第1項及第2項規定，有判決不適用法律之違法云云，無非就原審法院職權之行使，指摘違法，亦非足採。又上訴人主張其餘各節，無非持其主觀歧異之法律見解，對原判決取捨證據及認定事實之職權行使事項，指摘原判決違誤，求予廢棄，仍難認有理由，應予駁回，一併敘明。
七、綜上所述，原判決以被上訴人所為本件異議不成立之處分，並無違誤，因而維持原處分及訴願決定，並對上訴人在原審之主張如何不足採之論據取捨等，均詳為論斷，而駁回上訴人在原審之訴，自無判決理由不備、判決不適用法規等違背法令情事，其所適用之法規與該案應適用之現行法規並無違背，與解釋判例，亦無牴觸，並無所謂原判決有違背法令之情形；又證據之取捨與當事人所希冀者不同，致其事實之認定亦異於該當事人之主張者，不得謂為原判決有違背法令之情形。上訴人對於業經原判決詳予論述不採之事由再予爭執，核屬法律上見解之歧異，要難謂為原判決有違背法令之情形。
八、據上論結，本件上訴為無理由。依行政訴訟法第255條第1項、第98條第1項前段，判決如主文。
中 華 民 國 99 年 2 月 5 日
最高行政法院第四庭
審判長法官 劉 鑫 楨
法官 林 茂 權法官 林 文 舟法官 曹 瑞 卿法官 陳 鴻 斌以 上 正 本 證 明 與 原 本 無 異中 華 民 國 99 年 2 月 5 日
書記官 王 史 民