最 高 行 政 法 院 判 決
99年度判字第1037號上 訴 人 經濟部智慧財產局代 表 人 丙○○上 訴 人 元山科技工業股份有限公司即 參加 人代 表 人 甲○○訴訟代理人 劉法正律師
乙○○○○被 上訴 人 丁○○訴訟代理人 戊○○○○上列當事人間新型專利異議事件，上訴人對於中華民國98年4月30日智慧財產法院97年度行專訴字第81號行政判決，提起上訴，本院判決如下：
主 文上訴駁回。
上訴審訴訟費用由上訴人負擔。
理 由
一、上訴人即參加人元山科技工業股份有限公司（原判決誤植為元山科技股份有限公司，下稱元山公司）於民國（下同）90年12月27日以「散熱風扇」向上訴人經濟部智慧財產局（下稱智財局）申請新型專利，經編為第000000000號審查，准予專利，於91年9月21日公告（下稱系爭專利）。嗣被上訴人於91年12月19日以系爭專利有違其核准審定時專利法（即90年10月24日修正公布之專利法，下稱90年專利法）第98條第2項規定，不符新型專利要件，對之提起異議，並提出異議證據包括：美國第4,553,075號「SIMPLE BRUSHLESS DC
FAN MOTOR WITH REVERSING FIELD」專利案（下稱引證一）；美國第4,949,022號「SOLID STATE DC FAN MOTOR」專利案（下稱引證二）。案經智財局審查，以93年4月1日（93）智專三（三）05051字第09320301610號專利異議審定書作成「異議成立，應不予專利」之處分。元山公司不服，提起訴願，遭經濟部以94年2月5日經訴字第09406122190號訴願決定「原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分」。智財局重行審查期間，元山公司於94年8月1日申請補充、修正系爭專利，並提出補充、修正之說明書、圖式及申請專利範圍。
案經智財局准予修正，並依修正後之內容審查，以94年9月14日（94）智專三（三）05051字第0942086410號專利異議審定書作成「異議不成立」之處分。被上訴人不服，提起訴願，遭經濟部以95年5月11日經訴字第09506168130號訴願決定「原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分」。案經智財局以引證一、二及系爭專利之專利說明書及第2圖所示之習知前案（86年5月7日申請第000000000號，89年2月11日公告第382412號「散熱扇之改良構造」新型專利案，下稱引證三）重行審查，以95年9月18日（95）智專三（三）05051字第09520759730號專利異議審定書作成「異議不成立」之處分。被上訴人不服，提起訴願，遭經濟部以96年4月30日經訴字第09606066430號訴願決定「原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分」。智財局重行審查期間，被上訴人於96年10月18日提出專利補充異議理由書，並補提異議證據：美國第3,680,977號「FRAMED IMPELLER」專利案（下稱引證四），案經智財局以97年1月18日（97）智專三（三）05051字第09720041010號專利異議審定書作成「異議不成立」之處分。被上訴人不服，提起訴願，遭經濟部以97年11月18日經訴字第09706116350號訴願決定駁回後，提起行政訴訟。經原審裁定命元山公司參加訴訟後，判決撤銷訴願決定及原處分，並命智財局應為撤銷系爭專利之審定。元山公司不服，向本院提起本件上訴。
二、被上訴人起訴主張略以：
(一)、系爭專利說明書修正本之否准屬程序事項，元山公司既係
於94年8月1日提出系爭專利說明書及申請專利範圍之修正本，依「程序從新」之法理，該修正本否准之審查自應以「修正時」之專利審查基準（即93年版專利審查基準）為據。訴願決定機關不察，誤以專利法第136條第1項為據，認定應適用89年7月版及90年1月版相關專利審查基準，顯然違背程序從新原則，亦錯誤解讀專利法第136條第1項之適用射程，自不可採。系爭專利申請專利範圍公告本第4項原係附屬於第3項，該第3項又附屬於第1項，因此，系爭專利申請專利範圍公告本第4項之技術內容應僅包括：「第1項、第3項及第4項」之全部技術內容。系爭專利申請專利範圍修正本第1項已如智財局所認定包括：「第1項、第2項及第3項」之全部技術內容，如此，系爭專利申請專利範圍修正本第2項之技術內容即應包括：「第1項、第2項、第3項及第4項」之全部技術內容，非如智財局所認定僅係將第4項改為依附第1項而已。核該技術內容已變更附屬項的依附關係，導致該請求項改變了原來技術特徵的結合關係。再者，系爭專利之修正並非僅係「申請專利範圍」之修正，而係「說明書及圖式」之修正。依90年專利法第103條第2項規定，由於原說明書所記載之限制條件遭到刪除，系爭專利申請專利範圍將因此變廣，核該項修正已與90年專利法之規定有違。系爭專利將「且該弧緣(336)之最大直徑大於該外框(32)入風口(321)直徑」之內容，修改為「且該固定框(334)之直徑D1大於該外框(32)入風口(321)直徑D2」之內容，其比對基礎已有所變更，而該項比對基礎，於原說明書公告本並未記載，是系爭專利之該項修正亦與專利法「不得變更申請案之實質」之規定有違；另臺北高等行政法院97年度訴字第673號判決對第00000000號新型專利於96年5月22日提出申請專利範圍更正本之認定亦同此見解，智財局認定系爭專利未變更實質，違反經驗法則及論理法則，是系爭專利修正本已實質變更，於法不合。訴願決定機關僅以90年專利審查基準未記載與93年版專利審查基準相同之內容，即認系爭專利未變更實質，其認定亦有害法律解釋之一致性，實非可採。
(二)、系爭專利之「一殼座，具有一樞接部、複數磁極、一電路
板，及一出風口；一外框，與該殼座相連接並具有一風口，該入風口之周緣形成有環形唇緣；一扇輪，設置在該殼座中且具有一輪轂、複數與該輪轂連設的輻射狀葉片、一設置在該等葉片外緣的固定框，及一設置在該固定框上的永久磁鐵；該輪轂包括一樞接部，且藉由該樞接部與該殼座之樞接部相連接」等技術內容為習知技術，且經智財局肯認與引證一或引證三相同。又引證二第2圖所示之固定環(16)之上端形成喇叭口狀之弧緣，即系爭專利之固定框
(334)之上端形成喇叭口狀之弧緣(336)，該結構特徵已被引證二所公開，是智財局認定系爭專利申請專利範圍第1項具有「固定框之直徑大於該外框之入風口直徑」及「固定框之上端形成喇叭口狀之弧緣」之結構特徵與引證二完全不同，顯與事實相悖。組合引證一及二或組合引證二及三與系爭專利相較，系爭專利僅該固定框(334)之直徑大於該外框之入風口(321)直徑之結構特徵未被引證一、二或三所公開。惟引證四已教示：該扇葉(3)之上、下端不突出於該固定框4(4')，該固定框4(4')之直徑大於該管套
(5)之入風口直徑，且該固定框4(4')之上端形成喇叭口狀之弧緣等技術手段。因此，組合引證一、二及四或組合引證二、三及四已足以證明系爭專利申請專利範圍修正本第1項不具進步性。另引證四之螺旋槳與系爭專利之扇輪既同為驅動氣體流動，該螺旋槳與扇輪之技術領域即屬相同，且所屬技術領域中具有通常知識者顯能輕易將引證四所教示之技術手段轉用於系爭專利。是智財局認定系爭專利係為散熱風扇，而引證四為加框推進器係應用於航空器螺旋槳領域，兩者之作動手段與應用領域不同，顯然違反經驗法則與論理法則。承上，組合引證一、二及四或組合引證二、三及四已足以證明系爭專利申請專利範圍修正本第1項不具進步性。
(三)、系爭專利申請專利範圍修正本第2項係其獨立項（第1項）
之附屬項，其揭示：「該外框(32)之唇緣(323)係向下延伸形成有與該固定框(334)之弧緣(336)具有相同弧度之弧凸面」。而引證二亦揭示「定子(12)（即系爭案外框(32)）之唇緣亦係向下延伸形成有與該固定環(16)具有相同弧度之弧凸面」之技術手段。因此，系爭專利申請專利範圍修正本第2項（附屬項）亦不具進步性。智財局認定系爭專利申請專利範圍修正本第1項具進步性，其附屬項亦當然具「進步性」之處分，亦屬違誤等語，爰求為判決撤銷訴願決定及原處分，並命智財局對系爭專利應為異議成立之處分。
三、智財局答辯略以：
(一)、系爭專利申請日為90年12月27日，智財局於91年8月21日
審定核准專利，被上訴人於91年12月19日提出異議，從而系爭專利修正內容是否違法，應依90年專利法及89年7月版及90年1月版相關專利審查基準為斷，且各該專利審查基準並無93年版專利審查基準第2-6-23頁有「從說明書中刪除某些內容，刪除後之內容超出原說明書或圖式所揭露之範圍者」，為不允許的補充、修正之規定。且系爭專利說明書修正本係將核准之說明書或圖式之內容，經由補充修正而揭露更為充足明確，不構成實質變更。又系爭專利申請專利範圍修正本係將原申請專利範圍第2、3項併入第1項，第4項改為依附第1項，其餘項目均刪除，與90年12月27日之公告本比較，未變更實質內容，且為申請專利範圍過廣之修正，符合專利法第136條第1項應適用修正施行前專利法第102條之1第3項第1款之規定。至被上訴人所指之臺北高等行政法院97年度訴字第673號判決為更正案，其與系爭專利之修正相異，適用之專利審查基準亦不同，難以比附援引。故被上訴人以非適法之專利審查基準指系爭專利修正說明書、圖式及申請專利範圍違反專利法規定之主張，顯不足採。
(二)、引證一之L型固定環(16)略高於每一葉片(17)，且葉片(17
)下側緣是突伸於固定環(16)下方，與系爭專利申請專利範圍第1項獨立特徵之葉片之上、下端不突出於該固定框等相較，兩者構造及技術手段不同。系爭專利葉片之上、下端不突出於固定框，扇輪旋轉時，葉片所驅動之氣流能照預先設計之方向流動而不會產生側向散逸之情形，亦不會與殼座之內壁面產生風切噪音。又引證二之環槽部實對等於系爭專利之固定框，且引證二葉片上、下端均未突出於環槽部之上下二凸緣，此與系爭專利之葉片上、下端均未突出於固定框之結構固屬相同之技術特徵。惟系爭專利申請專利範圍第1項具有「固定框之直徑大於該外框之入風口直徑」及「固定框之上端形成喇叭口狀之弧緣」之結構特徵，與引證二比較完全不同。引證二之環狀殼體係由擴大開口之弧形外緣逐漸內縮至圓環，而其環槽部之上緣係在圓環之下方，顯然引證二之環槽部直徑小於殼體之弧形外緣入風口直徑，且其上端緣亦未形成一喇叭口，由於系爭專利固定框之結構特徵使得轉子旋轉時，葉片所導入的氣流完全不會由葉片之頂、底緣作側向逸散，而致使外殼與殼座發生風切問題。反觀，引證二在殼體下緣之圓環與環槽部頂緣之間有一間隙存在，致使氣流可能由該間隙側流入殼座內部，而產生局部之風切問題。再者，系爭專利為散熱風扇，而引證四為加框推進器係應用於航空器螺旋槳領域，兩者之作動手段與應用領域本屬不同。系爭專利之永久磁鐵(335)亦未揭露於引證四，兩案的結構與空間形態不同。引證四係在管套內緣壁上開設有一溝槽以容納環件，藉此環件可以與管套內緣壁等齊或甚至深入管套內側，以減少縫隙的產生，而系爭專利係利用「葉片(333)之上、下端不突出於該固定框(334)」，以解決亂流與噪音的問題。是系爭專利申請專利範圍第1項之整體技術非為熟習該項技術者運用申請前引證一、二及四之組合技術所能輕易完成。
(三)、引證三（即系爭專利及其專利說明書第2圖所示之習知前
案）係用以證明系爭專利所揭示「一殼座，具有一樞接部、複數磁極、一電路板，及一出風口；一外框，與該殼座相連接並具有一入風口，該入風口之周緣形成有環形唇緣」之技術為習知技術。又引證二之環槽部實對等於系爭專利之固定框，且引證二葉片上、下端均未突出於環槽部之上下二凸緣，此與系爭專利之葉片上、下端均未突出於固定框之結構固屬相同之技術特徵。惟系爭專利申請專利範圍第1項具有「固定框之直徑大於該外框之入風口直徑」及「固定框之上端形成喇叭口狀之弧緣」之結構特徵，與引證二比較為不相同，引證二之環狀殼體係由擴大開口之弧形外緣逐漸內縮至圓環，而其環槽部之上緣係在圓環之下方，顯然引證二之環槽部直徑小於殼體之弧形外緣入風口直徑，且其上端緣亦未形成一喇叭口，由於系爭專利固定框之結構特徵使得轉子旋轉時，葉片所導入的氣流完全不會由葉片之頂、底緣作側向逸散，而致使外殼與殼座發生風切問題。引證二在殼體下緣之圓環與環槽部頂緣之間有一間隙存在，致使氣流可能由該間隙側流入殼座內部，而產生局部之風切問題。系爭專利係為散熱風扇，而引證四為加框推進器係應用於航空器螺旋槳領域，兩者之作動手段與應用領域本屬不同；系爭專利之永久磁鐵(335)亦未揭露於引證四，二者之結構與空間形態不同。引證四係在管套內緣壁上開設有一溝槽以容納環件，藉此環件可以與管套內緣壁等齊或甚至深入管套內側，以減少縫隙的產生，而系爭專利係利用「葉片(333)之上、下端不突出於該固定框(334)」以解決亂流與噪音的問題。是系爭專利申請專利範圍第1項之整體技術特徵非為熟習該項技術者運用申請前引證二、三及四之組合技術所能輕易完成者，引證二、三及四之組合技尚難證明系爭專利申請專利範圍第1項不具進步性。
(四)、系爭專利申請專利範圍第2項係直接依附於第1項，為第1
項獨立項技術內容再加限制描述，包括所依附項目之全部技術內容及其所依附項目之技術特點，引證一、二及四之組合或引證二、三及四之組合技術未能證明系爭專利申請專利範圍第1項獨立項不具進步性，則亦難證明其附屬項即系爭專利申請專利範圍第2項不具進步性等語，爰求為判決駁回被上訴人在原審之訴。
四、元山公司答辯略以：
(一)、元山公司於系爭專利異議程序中向智財局所提出94年8月1
日修正本之准否，依現行專利法第136條第1項規定應適用90年專利法第102條之1第3項之規定。元山公司於異議程序所提之系爭專利申請專利範圍修正本是否應核准，為關乎異議時審查系爭專利是否具可專利性之實體問題之前題，故絕非單純僅涉及程序問題，而屬亦涉及維持系爭專利可專利性要件之實體問題，基於「從新從優」之基本法理，亦可導出本件修正問題自應適用舊法及舊基準之相同結論，毫無疑問。系爭專利修正內容純屬針對「申請專利範圍過廣」與「不明瞭之記載」，未超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍，亦未變更實質內容，符合90年專利法第102條之1第3項第1款及第3款之規定。
(二)、被上訴人認為系爭專利修正後請求項1之主要技術特徵在
於：①葉片(333)之上、下端不突出於該固定框(334)；②固定框(334)的直徑D1是大於該外框(32)之入風口(321)直徑D2；③固定框(334)之上端形成喇叭口狀之弧緣(336)。
然引證二之環槽部(44)上端緣既未形成有喇叭口，又與殼體(12)下緣之圓環間存在著間隙，致使空氣容易流入間隙而產生風切問題，反觀系爭專利會因為固定框(334)之上端形成有喇叭口狀之弧緣(336)，所以空氣流動時會被弧緣(336)所導引，而不會產生側向散逸與風切噪音的問題。是系爭專利能有效解決側向散逸與風切噪音等缺點。
(三)、系爭專利之固定框(334)與引證四之環件4'乃實質上完全
不同的兩種組成元件，自難謂引證四教示了任何有關系爭專利之固定框(334)的結構設計。再者，引證四主要是在管套(5)內緣壁上開設有一溝槽(8)以容納該環件4'，藉此該環件4'可以與該管套(5)內緣壁等齊或甚至深入該管套
(5)內側，以減少縫隙而避免擾流，反觀系爭專利卻是為了解決風切噪音問題所設計，結構設計上本來就欠缺了管套，所以自然也不會有擾流問題。
(四)、因此，即使引證一或引證三揭露了系爭專利部分技術特徵
，但是對於系爭專利之主要技術特徵皆未見揭於引證二中，對於熟悉該項技術者亦無法依據不同技術領域之引證四而予以完成，因此，系爭專利修正後申請專利範圍第1項相較於引證一、二及四之組合或引證一、三及四之組合，確具進步性。系爭專利修正後申請專利範圍第2項是直接依附於修正後申請專利範圍第1項，並對外框(32)的唇緣
(323)予以進一步界定其形態。引證一、二及四之組合或引證一、三及四之組合既然無法證明系爭專利修正後申請專利範圍第1項所載新型不具進步性，在此一事實基礎上，系爭專利修正後申請專利範圍第2項所載新型自亦具進步性等語，爰求為判決駁回被上訴人在原審之訴。
五、原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，略以：
(一)、系爭專利於異議期間尚未取得專利權，於該期間所提之修
正，自無法適用現行專利法64條（取得專利權後之更正）之規定，自應適用90年專利法，因此亦應配套適用89年7月10日公告之第2篇第7章「異議、舉發、依職權審查」及89年12月14日公告之第2篇第4章「說明書及圖式之補充修正、更正」審查基準。元山公司於94年8月1日所提之申請專利範圍修正本部分，係將原申請專利範圍第2、3項附屬特徵併入第1項，第4項改為依附第1項，其餘申請專利範圍則刪除，其中原申請專利範圍第2項、第3項之附屬特徵，皆為原申請專利範圍第1項固定框之詳細描述，而非屬附加技術特徵，因此將原申請專利範圍第2、3項附屬特徵併入申請專利範圍第1項，並未額外增加構件、技術特徵或改變連結關係，因此修正本申請專利範圍第1項與原90年12月27日公告本請求項1相較，係對固定框直徑及固定框上端型狀作進一步詳細描述，系爭專利修正本申請專利範圍第2項與原90年12月27日公告本申請專利範圍第4項比較，亦為對固定框直徑及固定框上端型狀作進一步詳細描述，皆未變更實質內容，均符合90年專利法第102條之1第3項第1款「申請專利範圍過廣」之修正。又系爭專利說明書修正本因應原申請專利範圍之修正，除將原申請專利範圍第2、3項附屬特徵併入申請專利範圍第1項、申請專利範圍第4項改為申請專利範圍第2項外，並刪除申請專利範圍第5項，而將配合申請專利範圍第5項所繪製之第8、9、10圖及該實施例之說明、元件標號對照部分，亦一併刪除，經核亦符合90年專利法第102條之1第3項第3款「不明瞭之記載」之修正。至於系爭專利說明書刪除第6頁第2段倒數第1至2行：「該弧緣(336)之最大直徑大於該框(32)之入風口(321)直徑。」之記載，由於該部分原已載明於第6頁第3段倒數第2行，而該固定框(334)之直徑D1大於該外框(32)入風口(321)直徑D2之修正部分，亦可由系爭專利說明書配合圖式第6圖而得到支持，因此系爭專利修正本未變更系爭專利之實質內容，且符合專利法第102條之1第3項第3款「不明瞭之記載」之修正。從而，系爭專利94年8月1日之申請專利範圍及說明書修正本應准予修正。
(二)、智財局於異議審定時係將引證一、二、四個別與系爭專利
比對其不同處後，認定縱使各證據相加，系爭專利修正後申請專利範圍第1項仍非引證一、引證二及引證三之組合技術相加可輕易完成，並於原審答辯理由中，分別指出引證一、二、四與系爭專利不同處，卻未論述組合引證一、
二、四所揭露系爭專利技術特徵，是否可證明系爭專利為運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效，實有未洽。
(三)、系爭專利與先前技術之不同處，亦即系爭專利之特徵，依
其說明書係在於「藉由在扇輪之葉片外緣環設有一固定框，並令該等葉片之上、下端不突出於該固定框」，以及其修正後申請專利範圍「該固定框之直徑大於該外框之入風口直徑，且該固定框之上端形成喇叭口狀之弧緣」。惟系爭專利之「藉由在扇輪之葉片外緣環設有一固定框，並令該等葉片之上、下端不突出於該固定框」之技術特徵已揭露於引證二第2、4圖；系爭專利之「該固定框之上端形成喇叭口狀之弧緣」以引入氣流之技術特徵亦已揭露於引證一第2圖。且就引入氣流而言，引證二第2圖所揭示「固定環(12)之上端入風口(16)形成喇叭口狀之弧緣(14)」，亦即於入風口接續固定框部分形成喇叭口狀之弧緣以引入氣流之技術手段；引證四說明書及圖式所揭示「該扇葉(3)之上、下端不突出於該固定框4(4')；該固定框4(4')之直徑大於該管套(5)之入風口直徑，且該固定框4（4'）之上端形成喇叭口狀之弧緣」已揭露系爭專利之「固定框之直徑大於該外框之入風口直徑」之技術特徵，而引證二環槽部(50)內徑因係接續入風口，故其直徑（外徑）亦大於殼體(12)之弧形外緣(14)入風口之底端直徑。探究系爭專利之技術特徵主要係在使扇輪旋轉時，被驅動之氣流可以由外框之入風口吸入，並非解決系爭專利所稱「風切問題」之主要或必要技術特徵，此可由其說明書創作概要及修正前該技術特徵係列於附屬項2而略可窺知。
(四)、承上可知，引證一、二、四已揭露系爭專利「藉由在扇輪
之葉片外緣環設有一固定框，並令該等葉片之上、下端不突出於該固定框」、「該固定框之直徑大於該外框之入風口直徑，且該固定框之上端形成喇叭口狀之弧緣」，以及「藉由在扇輪之葉片外緣環設有一固定框，並令該等葉片之上、下端不突出於該固定框，使得扇輪旋轉時，該等葉片所驅動之氣流不僅能完全依照預先設計之方向流動而不會產生側向逸散之情形，同時亦不會與殼座之內壁面產生風切噪音」之功效，因此系爭專利較之組合引證一、二、四並未產生不可預期之功效，系爭專利申請專利範圍第1項為運用申請前引證一、二、四之既有技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效。
(五)、依進步性審查的概念，有關文獻之組合應注意事項，其審
查基準為：1.應假設熟習該項技術者，如遭遇申請專利發明所欲解決的問題時，是否能輕易組合所引證之文獻之技術內容，以解決該問題。2.文獻之技術內容屬於非類似、非接近或無關的技術領域者，則其組合，通常視為非能輕易完成。3.組合所需之文獻為不同的文獻者，其數量愈多，通常視為非能輕易完成。而就先前技術之組合部分應注意事項為以先前技術之片斷部分相互組合，而判斷發明是否能輕易完成時，應考慮發明是否具有「突出的技術特徵」或「顯然的進步」。其中「突出的技術特徵」係指申請專利之發明對熟習該項技術者而言，若以先前技術為基礎，仍然不易由邏輯分析、推理或試驗而得者。至於「顯然的進步」則係指申請專利之發明克服先前技術中存在的問題點或困難性而言，通常係表現於功效上。因此，該發明所欲解決之問題對於進步性的審查僅為一參考因子，而非因兩案說明書所述解決問題不同即可全盤否認組合證據之進步性審查。
(六)、由系爭專利申請專利範圍第1項與引證三所為之圖式比較
及構造比對可知，引證三已揭露系爭專利申請專利範圍第1項之殼座(31)、樞接部(311)、複數磁極(312)、電路板
(313)、出風口(314)、外框(32)、與該殼座(31)相連接並具有一入風口(321)、該入風口之周緣形成有環形唇緣、扇輪(33)、輪轂(331)、複數與該輪轂連設的輻射狀葉片
(333)、永久磁鐵(335)、該輪轂(331)包括一樞接部等構造。又系爭專利雖未界定所謂「入風口直徑」究係指該入風口唇緣之上端或下端，但由其入風口與固定框之接續關係，並依系爭專利說明書第6頁第6行、倒數第3行之記載可知，系爭專利入風口唇緣接續固定框弧緣之主要功效在引入氣流，因此其技術特徵重點並非區分固定環或入風口等不同構件是否具有弧緣，而係入風口結合固定框形成「喇叭口狀之弧緣」以引入氣流，惟此與引證二入風口已揭示有弧緣，並於弧緣底端接續環槽部之凸緣內徑，利用喇叭口弧緣引入氣流之技術特徵實質相同。
(七)、依系爭專利說明書第5頁第2段之記載可推知，系爭專利入
風口唇緣接續固定框弧緣之技術特徵，主要功效係在引入氣流，而非使氣流不產生側向逸散之主因。復查，引證二入風口已揭示有弧緣，其利用弧緣引入氣流之技術特徵與系爭專利實質相同。故系爭專利之「藉由在扇輪之葉片外緣環設有一固定框，並令該等葉片之上、下端不突出於該固定框」之技術特徵已揭露於引證二第2、4圖，而固定框之最大直徑（外徑）大於該外框入風口直徑亦已揭示於引證三之說明書第3圖，加上引證四說明書及圖式「該扇葉
(3)之上、下端不突出於該固定框4(4')；該固定框4(4')之直徑大於該管套(5)之入風口直徑，且該固定框4(4')之上端形成喇叭口狀之弧緣」亦揭露系爭專利之「固定框之直徑大於該外框之入風口直徑」之技術特徵。承上所述，引證二、三、四已揭露系爭專利「藉由在扇輪之葉片外緣環設有一固定框，並令該等葉片之上、下端不突出於該固定框」、「該固定框之直徑大於該外框之入風口直徑，且該固定框之上端形成喇叭口狀之弧緣」，以及「藉由在扇輪之葉片外緣環設有一固定框，並令該等葉片之上、下端不突出於該固定框，使得扇輪旋轉時，該等葉片所驅動之氣流不僅能完全依照預先設計之方向流動而不會產生側向逸散之情形，同時亦不會與殼座之內壁面產生風切噪音」之功效，因此系爭專利較之組合引證二、三、四並未產生不可預期之功效，系爭專利申請專利範圍第1項為運用申請前引證二、三、四之既有技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效。是以，引證二、三、四之組合技術亦可證明系爭專利申請專利範圍第1項（獨立項）不具進步性。
(八)、系爭專利修正本申請專利範圍第2項進一步界定散熱風扇
中「該外框之唇緣係向下延伸形成有與該固定框之弧緣具有相同弧度之弧凸面」，由於引證一第2圖入風口已揭示有弧緣，並於弧緣底端接續環槽部之凸緣內徑之技術特徵，與系爭專利利用入風口結合固定框形成「喇叭口狀之弧緣」以引入氣流之技術特徵及功效相同，故系爭專利之上開技術特徵已為引證一所揭露，則將申請專利範圍第2項依附於第1項整體視之，其進一步界定之技術特徵並未產生無法預期之功效，是以系爭專利申請專利範圍第2項為運用申請前引證一、二、四之既有技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效，從而組合引證一、二、四可證明系爭專利申請專利範圍第2項不具進步性。
(九)、系爭專利申請專利範圍第2項進一步界定散熱風扇中「該
外框之唇緣係向下延伸形成有與該固定框之弧緣具有相同弧度之弧凸面」，由於引證二入風口已揭示有弧緣，並於弧緣底端接續環槽部之凸緣內徑，其利用入風口結合固定框形成「喇叭口狀之弧緣」，以引入氣流之技術特徵及功效與系爭專利實質相同，故系爭專利之上揭技術特徵已為引證二所揭露，則將申請專利範圍第2項依附於第1項整體視之，其進一步界定之技術特徵並未產生無法預期之功效，是以系爭專利申請專利範圍第2項為運用申請前引證二、三、四之既有技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效，從而組合引證二、三、四亦可證明系爭專利申請專利範圍第2項不具進步性。
(十)、綜上所述，系爭專利申請專利範圍共有2項，經逐項審查
結果，均不具進步性，有違90年專利法第98條第2項規定，本應為異議成立之審定，惟原處分為異議不成立之處分，於法即有未洽。訴願決定未加指摘而予維持，亦非妥適，因將訴願決定及原處分均撤銷，並命智財局應為撤銷系爭專利之審定。
六、元山公司上訴意旨略謂：
(一)、我國實定法上向來區別發明、新型與新式樣三種不同專利
類型，而分別規定不同之取得專利要件。專利法第97條就新型作定義規定，及同法第98條第2項規定新型進步性之要件，核與同法第19條就發明作定義規定，及同法第20條第2項規定發明進步性之要件，二者完全不同。其中差異最大者為：技術層次高度之要求不同及是否需衡量增進功效不同。新型進步性並不要求極高之技術層次，惟需具增進功效，此有本院87年度判字第1080號、94年度判字第1863號及90年度判字第1829號判決意旨可參。又智財局為闡釋專利法關於發明及新型之規定所制定並頒布之發明及新型專利審查基準應被定性為行政規則，關於發明及新型是否具進步性，應各自適用發明及新型專利審查基準。原判決援用發明專利審查基準審查系爭（新型）專利是否具進步性，間接違背其母法專利法，而有判決不適用法規或適用不當之違法。
(二)、原判決誤用發明專利法規作為新型進步性之判斷，此違誤
結果直接涉及各引證案得否如原判決理由所述般予以組合及組合後之內容為何。具體而言，除原判決理由所引述引證二技術特徵難與其他引證案組合外，另在引證四部分，由於其所屬技術領域與系爭專利截然不同（引證四是飛機螺旋槳製作維修，系爭專利則是小型散熱風扇製作維修），對於熟習系爭專利散熱風扇技術者，實難期待其能利用引證四與引證一、二，或是引證二、三相組合。何況，關於引證四原判決理由所謂固定框(4')，實際上應為環件(4')而全無類似系爭專利之固定框(334)所具有固定磁鐵環之功能，兩者難稱在結構設計與功能目的上相同。系爭專利說明書第6頁最後一段所記載，系爭專利係透過固定框
(334)的設計，以及「弧緣(336)之最大直徑大於入風口(321)直徑」，因此該扇輪(33)旋轉時，被驅動之氣流即可由外框(32)之入風口(321)吸入，由該殼座(31)之出風口
(314)送出，氣流與該殼座(31)之內壁面間不會有接觸，便不會有風切與噪音問題。由系爭專利說明書此段敘述足證「固定框之直徑大於該外框之入風直徑」乃系爭專利之主要且必要技術特徵之一。至於原判決理由第20頁最末行謂該技術特徵「並非解決系爭專利所稱『風切問題』之主要技術或必要技術特徵，此可由其說明書創作概要及修正前該技術特徵係列於附屬項2而略可窺知」云云，除於所謂「主要技術或必要技術特徵」之認定有誤外，亦斤斤計較於該技術特徵於「修正前」本係列於附屬項2，如此不僅忽略在專利實務上常於提出申請之始將某些技術特徵列於附屬項以作為備位請求而不排除後續視情況併入獨立項之可能，亦昧於目前該技術特徵確已改列獨立項要件之事實。凡此皆足以顯示原判決於適用發明進步性之較高標準規定後，所生對於系爭（新型）專利進步性過苛之要求。關於各引證案組合後之內容部分，由於系爭專利「弧緣(336)之最大直徑大於入風口(321)直徑」之技術特徵與所生功效，完全未為各引證案或其組合所揭示或教示，原審未慮及此，率爾作成系爭專利不具進步性之認定，有違新型進步性判斷之法則（參見臺北高等行政法院94年度訴字第159號判決意旨）。
(三)、綜上論結，原判決確有違背法令，且此違背法令於裁判之
結果有影響，自與被上訴人所謂「單純事實上爭執」有間等語，爰求為判決廢棄原判決。
七、本院查：
(一)、按「本法中華民國92年1月3日修正施行前，已提出之異議
案，適用修正施行前之規定。」為現行專利法第136條第1項所明文。準此，被上訴人既係於91年12月19日提出本件異議案，自應適用90年專利法之規定，而不得適用現行專利法第108條準用第64條有關新型專利權人申請更正專利說明書或圖式之規定，且應適用89年7月10日公告之專利審查基準第2篇第7章「異議、舉發、依職權審查」及89年12月14日公告之專利審查基準第2篇第4章「說明書及圖式之補充修正、更正」之規定。次按「（第1項）專利專責機關於審查新型專利時，得依職權或依申請通知申請人或異議人限期為下列各款之行為：…三、補充或修正說明書或圖式。…依第1項第3款所為之補充或修正，不得變更申請案之實質。於審定公告後提出之補充、修正，並須有下列各款情事之一始得為之：一、申請專利範圍過廣。二、誤記之事項。三、不明瞭之記載。」為90年專利法第102條之1第1項第3款、第3項所明定。原判決就其比較上訴人於94年8月1日所提出之系爭專利申請專利範圍、說明書及圖式修正本與原90年12月27日公告本後，結果認定該申請專利範圍修正本僅係對固定框直徑及固定框上端型狀作進一步詳細描述，未變更實質內容，符合90年專利法第102條之1第3項第1款「申請專利範圍過廣」之修正；該說明書及圖式修正本係因應原申請專利範圍之修正，而將原申請專利範圍第2、3項附屬特徵併入申請專利範圍第1項、申請專利範圍第4項改為申請專利範圍第2項，並刪除申請專利範圍第5項，一併刪除配合原申請專利範圍第5項所繪製之第8、9、10圖及該實施例之說明、元件標號對照部分，符合90年專利法第102條之1第3項第3款「不明瞭之記載」之修正等情，業已論述明確，本院核無違誤。
(二)、原判決復就：（甲）引證一第2圖入風口已揭示有弧緣，
並於弧緣底端接續環槽部之凸緣內徑之技術特徵，及引證二第2圖所揭示「固定環(12)之上端入風口(16)形成喇叭口狀之弧緣(14)」以引入氣流之技術手段，已揭露系爭專利「該固定框(334)之上端形成喇叭口狀之弧緣(336)」以引入氣流之技術特徵；引證二第2、4圖已揭露系爭專利「藉由在扇輪(33)之葉片(333)外緣環設有一固定框(334)，並令該等葉片之上、下端不突出於該固定框」之技術特徵；引證二環槽部(50)內徑因係接續入風口(16)，故其直徑（外徑）亦大於殼體(12)之弧形外緣(14)入風口之底端直徑及引證四說明書及圖式所揭示「該扇葉(3)之上、下端不突出於該固定框4(4')；該固定框4(4')之直徑大於該管套(5)之入風口直徑，且該固定框4(4')之上端形成喇叭口狀之弧緣」已揭露系爭專利之「固定框(334)之直徑D1大於該外框(32)之入風口(321)直徑D2」之技術特徵；是引證一、二、四已揭露系爭專利「藉由在扇輪之葉片外緣環設有一固定框，並令該等葉片之上、下端不突出於該固定框」、「該固定框之直徑大於該外框之入風口直徑，且該固定框之上端形成喇叭口狀之弧緣」，以及「藉由在扇輪之葉片外緣環設有一固定框，並令該等葉片之上、下端不突出於該固定框，使得扇輪旋轉時，該等葉片所驅動之氣流不僅能完全依照預先設計之方向流動而不會產生側向逸散之情形，同時亦不會與殼座之內壁面產生風切噪音」之功效，因此系爭專利較之組合引證一、二、四並未產生不可預期之功效，系爭專利申請專利範圍第1項為運用申請前引證一、二、四之既有技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效；（乙）引證三之圖式及結構已揭露系爭專利申請專利範圍第1項之殼座(31)、樞接部(311)、複數磁極(312)、電路板(313)、出風口(314)、外框(32)、與該殼座(31)相連接並具有一入風口(321)、該入風口之周緣形成有環形唇緣(323)、扇輪(33)、輪轂(331)、複數與該輪轂連設的輻射狀葉片(333)、永久磁鐵(335)、該輪轂(331)包括一樞接部(332)等構造；引證二入風口已揭示有弧緣，並於弧緣底端接續環槽部之凸緣內徑，利用喇叭口弧緣引入氣流之技術特徵，與系爭專利入風口(321)唇緣(323)接續固定框(334)弧緣(336)，形成喇叭口狀之弧緣以引入氣流（非使氣流不產生側向逸散）之技術特徵，二者實質相同；引證二第2、4圖已揭露系爭專利「藉由在扇輪(33)之葉片(333)外緣環設有一固定框
(334)，並令該等葉片之上、下端不突出於該固定框」之技術特徵；引證二環槽部(50)內徑因係接續入風口(16)，故其直徑（外徑）亦大於殼體(12)之弧形外緣(14)入風口之底端直徑」，引證三第3圖已揭露固定框之最大直徑（外徑）大於該外框入風口直徑，及引證四說明書及圖式所揭示「該扇葉(3)之上、下端不突出於該固定框4(4')；該固定框4(4')之直徑大於該管套(5)之入風口直徑，且該固定框4(4')之上端形成喇叭口狀之弧緣」已揭露系爭專利之「固定框(334)之直徑D1大於該外框(32)之入風口(321)直徑D2」之技術特徵；是引證二、三、四已揭露系爭專利「藉由在扇輪之葉片外緣環設有一固定框，並令該等葉片之上、下端不突出於該固定框」、「該固定框之直徑大於該外框之入風口直徑，且該固定框之上端形成喇叭口狀之弧緣」，以及「藉由在扇輪之葉片外緣環設有一固定框，並令該等葉片之上、下端不突出於該固定框，使得扇輪旋轉時，該等葉片所驅動之氣流不僅能完全依照預先設計之方向流動而不會產生側向逸散之情形，同時亦不會與殼座之內壁面產生風切噪音」之功效，因此系爭專利較之組合引證二、三、四並未產生不可預期之功效，系爭專利申請專利範圍第1項為運用申請前引證二、三、四之既有技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效；（丙）引證一第2圖入風口已揭示有弧緣，並於弧緣底端接續環槽部之凸緣內徑之技術特徵，與系爭專利修正本申請專利範圍第2項進一步界定散熱風扇中「該外框之唇緣係向下延伸形成有與該固定框之弧緣具有相同弧度之弧凸面」，乃利用入風口結合固定框形成「喇叭口狀之弧緣」以引入氣流之技術特徵及功效相同，故系爭專利之上開技術特徵已為引證一所揭露，則將申請專利範圍第2項依附於第1項整體視之，其進一步界定之技術特徵並未產生無法預期之功效，是系爭專利申請專利範圍第2項為運用申請前引證一、二、四之既有技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效；（丁）引證二入風口已揭示有弧緣，並於弧緣底端接續環槽部之凸緣內徑，其利用入風口結合固定框形成「喇叭口狀之弧緣」，以引入氣流之技術特徵及功效，與系爭專利申請專利範圍第2項進一步界定散熱風扇中「該外框之唇緣係向下延伸形成有與該固定框之弧緣具有相同弧度之弧凸面」，乃利用入風口結合固定框形成「喇叭口狀之弧緣」以引入氣流之技術特徵及功效相同，故系爭專利之上揭技術特徵已為引證二所揭露，則將申請專利範圍第2項依附於第1項整體視之，其進一步界定之技術特徵並未產生無法預期之功效，是以系爭專利申請專利範圍第2項為運用申請前引證二、
三、四之既有技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效。從而，引證一、二、四之組合技術或引證二、三、四之組合技術，均可證明系爭專利申請專利範圍第1項（獨立項）及第2項（附屬項）不具進步性等情，均已論述綦詳，本院核無違誤。
(三)、原判決就系爭專利並未以極高之技術層次相繩，而係要求
系爭專利需具增進功效，是原判決實際上係以新型進步性之審查基準判斷系爭專利有否進步性，而非以發明進步性之審查基準判斷之，雖於判決理由中誤植發明進步性之審查基準，惟尚難因此遽謂原判決有判決不適用法規或適用不當之違法。
(四)、按「四、相關新型類型之進步性判斷：（一）轉用新型：
某一技術領域之既有技術、知識被轉用至其他技術領域，如此之轉用，對熟習該項技術者而言，可產生某一新功效或增進某種功效，或可克服其他技術領域中之技術問題者，此種轉用視為非能輕易完成。惟如此之轉用，如係於類似或相近之技術領域中進行，而未產生某一新功效或增進某種功效，則此種轉用，視為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效者。」為89年12月14日公告之專利審查基準第2篇第2章第4節四之（一）所規定。就技術領域而言，引證四固係飛機螺旋槳之製作維修，系爭專利則是小型散熱風扇之製作維修，而有不同，惟引證四之螺旋槳與系爭專利之扇輪均為驅動氣體流動，其技術領域類似，將引證四之上開技術轉用於系爭專利，並未增進功效，更遑論產生新功效，已如前述，則依上揭規定，此種轉用，視為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效，是上訴人主張兩案之技術領域不同，對於熟習系爭專利散熱風扇技術者，實難期待其能利用引證四與引證一、二，或與引證二、三相組合云云，要難採信。又系爭專利說明書記載之「一設置在該固定框(334)外周緣之永久磁鐵(335)」，亦即申請專利範圍第1項記載之「一設置在該固定框上的永久磁鐵」為習知外極式散熱風扇構造，係引證三已公開之習知技術；另引證四第5圖已揭示：「管套(5)內緣壁上開設一槽溝(8)以容納固定框(4')（環件），藉此固定框(4')（環件）可以與該管套(5)內緣壁等齊或甚至於深入該管套(5)內側，以減少縫隙而避免擾流」、「該固定框(4')（環件）有二徑向凸緣(14)、(15)」，因此，經由引證三之上開揭示，將習知之磁鐵環固定在引證四之二徑向凸緣(14)、(15)之間，係該技術領域中具有通常知識者顯能輕易完成者，是上訴人主張關於引證四原判決理由所謂固定框(4')，實際上應為環件(4')而全無類似系爭專利之固定框(334)所具有固定磁鐵環之功能，兩者難稱在結構設計與功能目的上相同云云，不足採信。另引證四第5、7圖已揭示「該扇葉(3)之上、下端不突出於該固定框4(4')；該固定框4(4')之直徑大於該管套(5) 之入風口直徑，且該固定框4(4')之上端形成喇叭口狀之弧緣」之技術特徵，即係上訴人所指系爭專利「弧緣(336)之最大直徑大於入風口(321)直徑」之技術特徵，是上訴人主張系爭專利「弧緣(336)之最大直徑大於入風口(321)直徑」之技術特徵與所生功效，完全未為各引證案或其組合所揭示或教示云云，殊無足取。
(五)、另核上訴狀所載其餘內容，或係重述其在原審業經主張而
為原判決摒棄不採之陳詞，或係就原審取捨證據、認定事實之職權行使事項，任加指摘違誤，或係就原審所為論斷或駁斥其主張之理由，泛言原判決不適用法規、法則或適用不當，均非合法之上訴理由。
(六)、綜上所述，上訴論旨猶執前詞，指摘原判決違背法令，求予廢棄，為無理由，應予駁回。
八、據上論結，本件上訴為無理由。依行政訴訟法第255條第1項、第98條第1項前段、第104條、民事訴訟法第85條第1項前段，判決如主文。
中 華 民 國 99 年 10 月 7 日
最高行政法院第四庭
審判長法官 劉 鑫 楨
法官 侯 東 昇法官 陳 金 圍法官 吳 慧 娟法官 曹 瑞 卿以 上 正 本 證 明 與 原 本 無 異中 華 民 國 99 年 10 月 8 日
書記官 莊 俊 亨