最 高 行 政 法 院 判 決
99年度判字第1290號上 訴 人 日商．優你．嬌美股份有限公司代 表 人 高原豪久訴訟代理人 邵瓊慧律師
宋皇志律師劉偉立律師被 上訴 人 經濟部智慧財產局代 表 人 王美花
參 加 人 梁盛樽訴訟代理人 蔡淑美律師上列當事人間發明專利舉發事件，上訴人對於中華民國98年11月26日智慧財產法院98年度行專訴字第60號行政判決，提起上訴，本院判決如下：
主 文原判決廢棄，發回智慧財產法院。
理 由
一、上訴人於民國（下同）90年7月10日（優先權日期為西元2000年7月10日及西元2001年4月12日）以「清潔用物品」，向被上訴人申請發明專利，經被上訴人編為第000000000號審查及再審查，於92年8月19日審定准予專利，並於92年9月11日公告，且於公告期滿後，發給發明第186846號專利證書（下稱系爭專利）。嗣於93年10月8日參加人以系爭專利違反核准審定時專利法即90年10月24日修正公布之專利法（下稱90年專利法）第20條第1項第1款、第2項、第27條及第71條第1項第3款、第4款規定，不符發明專利要件，對之提起舉發，並提出舉發證據包括：證據1係89年5月5日申請、90年12月11日公告之第000000000號「改良型抹布」新型專利案；證據2係88年12月31日申請、89年8月11日公告之第000000000號「冷氣機通風口之濾網改良」新型專利案；證據3係優先權日期為西元1997年2月26日、於90年11月11日公告之第000000000號「清掃用具」新型專利案；證據4係優先權日期為西元1997年9月19日、於88年2月1日公告之第000000000號「清掃用布，清掃用具及安裝有清掃用布之清掃用具」新型專利案；證據5係西元1906年6月19日公開之美國專利公告第823725號「Duster」專利案（含中譯本）；證據6係89年6月21日公告之第000000000號「清潔用物品及其製造方法」發明專利案；證據7係西元1998年4月21日公開之日本特開平00000000號特許公報；證據8係美國專利商標局對系爭專利申請時之官方通知書；證據9係被舉發人就證據8之申復書；證據10係臺灣士林地方法院被舉發人94年智字第2號常股民事準備(五)狀；證據11係93年11月25日申請（優先權日期為西元2004年11月16日）、94年9月11日公告之第000000000號「清掃用物品」新型專利案；證據12係87年10月1日公告之第000000000號「丟棄式清掃用品」發明專利案；證據13係西元1970年8月25日公開之美國專利第0000000號「Mop WithRemovable Holder」專利案。案經被上訴人審查，於97年7月15日以(97)智專三(一)02054字第09720368590號專利舉發審定書為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分。上訴人不服，提起訴願，遭決定駁回後，提起行政訴訟。經原審法院裁定命參加人獨立參加訴訟後，判決駁回上訴人在第一審之訴。上訴人不服，向本院提起本件上訴。
二、上訴人起訴主張略以：
(一)、依92年2月6日修正公布之專利法（下稱92年專利法）第64
條第1項之規定、其立法意旨及參酌日本特許審查基準第54-10章第6-7頁之規定，可在「不實質擴大或變更申請專利範圍」之前提下，於申請時原說明書或圖式所揭露之範圍內，隨時提出發明專利之更正。因此專利審查基準第2篇第6章之第2-6-70頁第16款之適用前提，必須為該變更附屬項的依附關係或變更引用記載形式之獨立項的引用關係，已造成專利範圍之實質擴大或變更，不得僅以形式審查附屬項之依附關係是否變更來判斷，否則即牴觸92年專利法第64條第2項規定。故上訴人於97年4月1日系爭舉發案審定程序中所提出第6次更正之申請，係單純地將原載附屬項併入其所依附之獨立項中，並無實質擴大或變更申請專利範圍之情事，對於信賴專利公告之第三人之權益亦不會有所影響，則被上訴人應准予更正。而上訴人所提第6次更正乃依附於系爭舉發案，被上訴人自應於舉發審定書中一併就是否准予更正作成判斷。
(二)、上訴人所提出之該第6次更正之申請，係將系爭專利申請
專利範圍第2、5、6、12項併入申請專利範圍第1項，其原先即附屬於申請專利範圍第1項，故未變更依附關係，亦未改變原來技術特徵之結合關係，且未改變方法發明之步驟順序。至於系爭專利申請專利範圍第3、4項皆仍附屬於申請專利範圍第1項，申請專利範圍第8、9、10、11項皆仍附屬於申請專利範圍第7項，並未改變附屬項之依附關係，更無變更引用記載形式之獨立項之引用關係。
(三)、上訴人所提出之該第6次更正之申請，將系爭專利申請專
利範圍第2、5、6、12項併入申請專利範圍第1項，係在減縮申請專利範圍第1項「基部材料」、「固持空間」、「纖維束層」之結構及「薄片」之材質，並非附加新的構成要素，故未導致申請專利範圍之實質擴大或變更，且未侵害第三人對於法安定性及公開內容之信賴，亦未危害第三人在法律上權利。
(四)、縱認被上訴人否准上訴人之更正請求一事為適法，系爭專
利申請專利範圍第1項仍具有進步性，符合90年專利法第22條第4項之規定：
(１)、參加人共提出13項證據，否定系爭專利之新穎性及進步性
，然依訴願決定及原處分所述理由，僅證據5本身，或結合證據5及證據3、證據12或證據13，可能證明系爭專利申請專利範圍第1項至第6項不具進步性，另外結合證據5與證據6或證據12，得認定系爭專利之附屬項申請專利範圍第12項與第13項不具進步性。除此之外之8項證據，不影響系爭專利之效力。
(２)、證據5至少缺少系爭專利申請專利範圍第1項所揭露之技術
特徵，且並未建議或教示採用，故習知該項技術領域之人，無法利用申請時之先前技術，輕易完成系爭專利之申請專利範圍第1項所揭露之技術：(1)系爭專利申請專利範圍第1項之刷擦部分係用以「收集灰塵」，亦即藉由產品纖維材質之特性，捕集灰塵以達清潔之效果；惟證據5之用途為「掃除灰塵」。(2)系爭專利申請專利範圍第1項中，其薄片及纖維束層係部分的連接至「基部材料的一清掃側」；惟證據5中，其薄片及纖維束層係連接至靠近把手（handle A）之毛氈物內側（詳Figs.1 & 3），而非連接至基部材料的一清掃側。(3)系爭專利申請專利範圍第1項包含有一「固持空間」，且位於「該基部材料的清掃側之相對側上」；惟證據5之把手係以縫製方式固定（secured），無法插抽，並無「固持空間」，更遑論該「固持空間」之位置。
(３)、縱結合證據5與證據3、證據12或證據13，亦不足以否定系
爭專利申請專利範圍第1項之進步性：(1)證據3之撣子部15係由片狀纖維材料延切成直線狀、鋸齒狀或波浪狀，由其第1圖觀之僅有一層，作為擦拭之用；證據5之主體部分C係多層結構，其包含兩片薄片c，薄片c內夾有折疊之長條狀毛氈物d及層狀纖維f。準此，證據3之撣子部15與證據5之薄片c並無法置換，且使用目的及功效皆不相同，先天即不相容，不得將其結合，而否定系爭專利申請專利範圍第1項之進步性。(2)證據12中並未揭示長條帶之薄片，因而證據12中之可塑性纖維與證據5之毛氈物c並無法置換，故證據5與證據12先天即不相容，不得將其結合。且證據5中，係以同時兼具毛氈物c之擦拭功能及刷子B、纖維f之清掃功能為其最大特徵，無論其「folded stripsd」及「alay erof fiber f」（詳Fig.3）皆為平直型態而無所謂接合線或切斷部。且其毛氈物c有揭示需縫合，而以熱可塑性纖維進行溶媒，溶融所形成的薄片係呈現薄膜狀，難以用針穿透以致無法縫合。由此顯見證據5與證據12之間並不能相容，亦即不能同時並存。(3)證據13係揭露一種拖把之固持結構，依據其圖式第2圖及第3圖所示，其係揭露可拆卸之彎曲固持把手，並藉由該彎曲設計及拖把頭上的固定空間，將把手固定於拖把頭之上。證據5之把手係以縫製方式固定而無法抽插。故證據5所揭露之固持把手及證據13所揭露之可拆卸把手，二者先天不相容，無法同時並存。(4)綜上即知，證據5與證據3、證據12或證據13均為先天不相容之發明，而依前開審查基準之規定，被上訴人自不得將此等引證案結合，藉以否定系爭專利申請專利範圍第1項之進步性。
(４)、縱結合證據5與證據6或證據12，亦不足以否定系爭專利申
請專利範圍第12項之進步性：(1)證據6所揭示之清潔用拖把10係將柄12安裝於清潔片11上；證據5之把手係以縫製方式固定於主體部分C之內，與證據6之空間結構完全不同，二者無法相容，依法不得相結合以否定系爭專利申請專利範圍第12項及第13項之進步性。即使勉強將證據5與證據6相結合，原處分充其量僅使用證據6所揭露之熱塑性樹脂，對於前述證據5未揭露系爭專利申請專利範圍第1項之技術特徵，證據6仍未能揭露，依然未揭露系爭專利申請專利範圍第12項及第13項之全部技術特徵，無從否定其進步性。(2)證據5與證據12之間並不能相容，亦即不能同時並存等情，如上所述。即使勉強將證據5與證據12相結合，原處分充其量僅使用證據12所揭露之可塑性合成樹脂。
對於前述證據5未揭露申請專利範圍第1項之技術特徵，證據12仍未能揭露，依然未揭露申請專利範圍第12項及第13項之全部技術特徵，無從否定其進步性。
(５)、系爭專利申請專利範圍第1項、第12項及第13項具有進步
性，故附屬於申請專利範圍第1項之第2項至第6項亦皆具有進步性。綜上，系爭專利之各項申請專利範圍依法皆具有進步性，原處分認定系爭專利欠缺進步性，實有認定事實及適用法律之違法及不當，應予撤銷。
(五)、被上訴人就本件舉發案之審查，對於系爭專利原申請專利
範圍第7、8、9、10、11項，未於原處分之理由中認定其欠缺進步性。是原處分未針對系爭專利之全部申請專利範圍進行逐項審查，有違行政自我拘束原則與平等原則。
(六)、上訴人依系爭專利所製成之產品廣受消費者歡迎，在臺灣
、美國、日本之平均市佔率或銷售量均為首位，並遭訴外人紳宇實業股份有限公司仿冒，上訴人對該公司提起專利侵權訴訟，於96年4月9日獲得勝訴判決。又系爭專利已獲得美國、日本、歐洲等多個國家或地區之專利，依據「專利審查高速公路」(Patent Prosecution Highway)之精神，系爭專利獲得美國等其他國家專利一事，可為被上訴人審查專利有效性之參考等語，爰求為判決撤銷訴願決定及原處分。
三、被上訴人答辯略以：
(一)、系爭專利之申請專利範圍共13項，其中第1、7項為獨立項
，餘為附屬項。系爭專利具有複數優先權之主張（包括西元2000年7月10日之日本第0000-000000號基礎案及西元2001年4月12日之日本第0000-000000號基礎案），因此，系爭專利各請求項之專利要件判斷日期當依所適用之優先權日為準。系爭專利各請求項經被上訴人查核上訴人（專利權人）於94年6月20日闡明主張其第3、4項之構件技術見於日本第0000-000000號（第2基礎案）、其餘申請專利範圍各項則揭示於日本00000000000基礎案（第1基礎案）之理由後，其優先權主張當可採認適用。
(二)、依西元2004年專利審查基準第2.4節，有關更正申請在「
實質擴大或變更申請專利範圍之判斷」態樣中，其第(16)點明定：「變更附屬項的依附關係或變更引用記載形式之獨立項的引用關係，導致該請求項改變了原來技術特徵的結合關係，或改變了方法發明之步驟順序。」系爭專利第6次更正既將原各別且直接依附於原申請專利範圍第1項之第2、5、6、12項合併為一項（更正後之第1項），則該等更正實已變更附屬項的依附關係而與原公告專利權項之技術特徵的結合關係不同，並實質影響其他附屬項（原第3、4、12項）之結合關係，已屬實質擴大或變更申請專利範圍，自有違92年專利法第64條第2項之規定。
(三)、系爭專利之申請專利範圍第1項有「收集灰塵」一詞，然
該功能性敘述係因清潔材質本身因磨擦靜電或表面粗糙度所形成之吸附特性而來，並無具體之技術特徵，亦為證據5所採之層狀纖維f、長條狀毛氈物d、及長條狀外薄片c等清潔材質於清掃時兼具之效果，自為熟習該項技術者所能輕易完成。
(四)、至於上訴人其他訴論，被上訴人略述如下：
(１)、原處分理由(14)：「證據5乃揭示一除塵物結構，該除塵
物C由之呈若干長條狀外薄片c、折疊之長條狀毛氈物d（
two fold and slitted strips of felt）及層狀纖維f（
a layer of fiber）所構成，縫製成具可固定部a之結構者；該證據5與系爭專利之清潔用物品結構相較，系爭專利申請專利範圍第1項之清潔用物品包含：一基部材料（證據5之長條狀毛氈物d）；至少一薄片，具有多複數長條帶形成其中（證據5之若干長條狀外薄片c；該薄片c為側端呈條裂狀的薄毛氈，說明書第1欄第35行「thick feltslitted at their lateral edges」）；及至少一纖維束層（證據5之層狀纖維f），設於該基部材料及該薄片之間（證據5之層狀纖維f亦為長條狀毛氈物d、及長條狀外薄片c所上下夾設），其中：該薄片及纖維束層係部分的連接至基部材料的一清掃側，其中該等長條帶及該纖維束層的纖維係朝向一方向（證據5之層狀纖維f、長條狀毛氈物
d、及長條狀外薄片c均朝兩側延伸），使得該等長條帶及該纖維束層形成該刷擦部分，及其中在該基部材料的清掃側之相對側上，形成有一使用者的手或固持件可插入的固持空間（證據5之可固定部a）。除以上之結構比對外，證據5之可固定部a係設於除塵物C之中央位置，可使該除塵物兩側均為清掃側，亦能達到供固持件A插入、固持者，故系爭專利申請專利範圍第1項顯為熟習該項清潔物結構者依證據5所揭示之結構技術所能輕易完成，系爭專利申請專利範圍第1項不具進步性。」
(２)、原處分理由(15)：「系爭專利申請專利範圍第2項與證據5
相較；該清潔用物品之基部材料係一薄片，與該等長條帶一起構成，而長條帶與該纖維束層的纖維沿著同一方向延伸；而證據5之層狀纖維f、長條狀毛氈物d、及長條狀外薄片c亦均朝兩側延伸。」、「系爭專利申請專利範圍第3項與證據5相較；該纖維束層之纖維係沿著由該纖維束層連接至該基部材料的部分所界定出的預定長度，相互固定在一起；而證據5之層狀纖維f亦是與長條狀毛氈物d連接並具相同長度。」、「系爭專利申請專利範圍第4項與證據5相較；其另一纖維束層係設置成，使得較靠近基部材料之纖維束層的基礎重量，係大於較靠近該薄片之另一纖維束層的基礎重量。旨述有兩種『纖維束層』之運用，惟證據5之層狀纖維f或纖維物B於說明書中已揭露可採用長蔬菜纖維、椰子纖維或毛髮等物質長條狀毛氈物d、及長條狀外薄片c亦均朝兩側延伸。」、「系爭專利申請專利範圍第5項敘述該固持部形成於該基部材料及一設於基部材料相反側上的固持薄片之間、系爭專利申請專利範圍第6項敘述該纖維束層係沿該固持空間之兩側連接至基部材料，並且延伸於可以讓手或固持件插入之方向；然該專利申請專利範圍第5、6項與證據5相較，證據5於除塵物中央位置之縫設（兩側之e處）有固定部a可供固持件A固定，使該除塵物兩側均為清掃側而非僅為單一清掃側結構。」因此，系爭專利申請專利範圍第2至6項之附屬項仍為熟習該項清潔物結構者依證據5所揭示之結構技術所能輕易完成，系爭專利申請專利範圍第2至6項仍不具進步性。
(３)、原處分理由(16)指明因參加人於94年8月31日補提舉發理
由、並主張以證據3及證據5之組合技術舉發系爭專利，因證據5足可證明系爭專利之申請專利範圍第1至6項違反90年專利法第20條第2項已如前述，故證據5結合其他證據可作為證據5結構技術之補強，亦即證據3、5之組合仍可證明系爭專利申請專利範圍第1至6項不具進步性。
(４)、系爭專利依附於申請專利範圍第1項之第12項主張「構成
該長條帶之薄片係由包含有熱塑性纖維之不織布或者係由熱塑性樹脂薄膜所製成」、另間接附屬項第13項主張「該纖維束層係包含熱熔式熱塑性纖維者」。原處分理由(17)亦有敘明前述依附於系爭專利申請專利範圍第1項之附屬項「屬習知清潔用品之使用材質（如證據6之基材薄片2、纖維或長方形薄片層3使用含熱塑性樹脂者；或證據12之基層12採熱可塑性合成樹脂、垃圾捕捉層22為熱可塑性合成纖維之連續長絲、覆蓋層23由具有捕捉垃圾機能之不織布所構成），該等附屬項確為熟習該項清潔物結構者依證據5所揭示之結構組合習知技術（證據6或12）所能輕易完成，系爭專利依附於申請專利範圍第1項之第12、13項仍不具進步性。」
(５)、原處分除對於系爭專利申請專利範圍第1項之「進步性」
要件審查外，另於原處分理由(24)中敘明：「由前揭系爭專利與證據5之結構比對，證據5已可證明系爭專利申請專利範圍第1項不具進步性，則參加人於94年11月24日所提舉發理由主張以證據5組合證據12或證據13之技術主張系爭專利申請專利範圍第1項不具進步性，該證據12或證據13之技術可作為證據5結構技術之補強，亦可證明系爭專利申請專利範圍第1項不具進步性。」
(６)、因此，原處分最終以系爭專利申請專利範圍第1至6、12及
13項不具進步性，有違90年專利法第20條第2項之規定，基於專利權之整體性，作成「舉發成立，應撤銷專利權」之處分，洵無違誤。
(五)、系爭專利之對應案雖獲其他國家核准專利，惟其各案核准
之申請專利範圍與我國核准公告之申請專利範圍顯有出入，自與被上訴人依據參加人所提證據5、證據5與證據3或證據6、或證據12、或證據13之組合具有不同之爭點，亦與被上訴人審認系爭專利申請專利範圍第1至6、12及13項不具進步性乙事無涉，尚難執為系爭專利相較於上述證據或證據之組合具有進步性之論據等語，爰求為判決駁回上訴人在第一審之訴。
四、參加人答辯意旨略以：
(一)、上訴人未針對被上訴人之否准上訴人第6次更正之函（行
政處分）依法定程序提起訴願，是該否准函（行政處分）已告確定，無再變更可能，不得再行爭執，因此，僅得依上訴人96年3月16日第3次更正之申請專利範圍審查本案。
(二)、上訴人第6次更正已實質變更及擴大申請專利範圍，被上訴人依92年專利法第64條規定否准其申請，處分適法：
(１)、上訴人合併專利範圍之作法會導致專利範圍之變更：
原專利範圍第5項之主體「該固持部」欲依附至專利範圍第1項，然該固持部並未記載於第1項中，屬於不當依附。
再徵系爭專利說明書符號說明第11頁，第5項所述之固持部位編號為38，而第1項所述之固持空間編號依序為20、39，足可認定固持部位與固持空間為不同之元件，故上訴人稱第6次更正申請屬專利範圍之減縮，實與事實不符。
(２)、上訴人合併專利範圍之作法導致專利範圍實質之擴大：
系爭專利說明書第20頁第3段第4行後半段記載「因此，在中央部位之外側表面上之固持部位便形成有兩個平行的固持空間」，顯示第5項所述之固持部中進一步可界定出第1項所述之固持空間，故固持部屬於固持空間之上位用語，為擴大專利範圍之樣態，顯與上訴人所執之限縮理由未合，有違92年專利法第64條「不得實質擴大或變更申請專利範圍」之規定，其亦違反上訴人所引用之日本特許審查基準第54-10章第6-7頁第(6)點「因更正導致限縮申請專利範圍時，其範圍已超越更正前請求項所記載構成發明具體目標之範圍，且變更請求項技術事項時」之規定，自日本審查實務觀之，亦已構成專利權範圍實質變更之態樣。
(三)、上訴人第6次更正申請，其結合後技術特徵中「第3技術特
徵」之「所述固持部」為專利範圍第1項（即第1技術特徵）所從未曾出現之名詞，顯係針對不同標的特徵結合，已改變原來技術特徵的結合關係，有違93年4月7日修正發布之專利法施行細則第18條第3項前段規定「附屬項應敘明所依附之項號及申請標的」。又該「第3技術特徵」所述「該固持部形成於該基部材料及一設於基部材料相反側上的固持薄片之間」，而第1技術特徵又有一「固持空間形成在基部材料的清掃側之相對側上」，如此其專利同時存在有一「固持空間」與一新「固持部」，顯然改變原公告專利之物品發明之結構特徵，導致元件結合關係丕變，而成為一新物品。另該第3技術特徵之固持部形成於該基部材料及一設於基部材料相反側上的固持薄片之間，而何謂基部材料相反側實不知所云，有違92年專利法第26條第3項規定：「申請專利範圍應明確記載申請專利之發明，各請求項應以簡潔之方式記載…」之要件，亦非相關人士所能據以實施，若被上訴人核准其合併，將造成原有之專利範圍變更與不確定之因素。且因系爭專利申請時尚非採取「逐項審查制度」，僅主要針對專利範圍之獨立項審查，因此經常有其附屬項不符專利法或疏漏等情事，此為專利審查實務之常情。因此，非「逐項審查制度」之專利案件，其附屬項與其獨立項之合併，尚須就實際物品之結合關係或方法發明之步驟順序加以考量。就本案而言，其物品欲新合併之結合關係或矛盾，或根本定義不同，顯非如上訴人所述之申請專利範圍縮減。
(四)、系爭專利顯缺乏進步性：
上訴人認為重大之「收集灰塵」特徵並未明示於其專利範圍中，縱認「收集灰塵」是因為其產品「纖維材料」之特性，亦無從自其原專利範圍或第3次更正後之專利範圍得見有任何記載，何來差異甚大。且「清潔表面/清潔側面/清掃側」均不相同，說明書亦無「清掃側」之定義，要難認其為同一。又上訴人稱其專利之薄片（相對證據5之毛氈物）以及纖維束層（相對證據5之纖維束層），其接合於「基部材料的一清掃側」，與證據5不同，惟系爭專利申請專利範圍第1項即說明「基部材料的清掃側之相對側上，形成有一固持空間」，可見固持空間之相對側以下不管有多少層皆為清掃側，且從證據5第1及3圖觀之，除第1層為「基部材料」外，其多層毛氈物與纖維束層屬於專利範圍所稱之「清掃側」中，與系爭專利並無不同。另系爭專利範圍第1項即說明其固持空間為「一使用者的手或固持件可插入」之固持空間，故無論證據5之固持件（即把手）為固定或活動式，只要有空間可插入有一固持件甚至是手，即為系爭專利所定義之固持空間，故證據5從其各圖式觀之，有一固持空間插入把手的事實相當顯著，無論其是否為可拆卸或固定式，皆可不影響該空間之存在。
(五)、舉發證據是視熟知此領域之通常技術者所能否輕易達成，
撣子部為一層或多層在此技術者，尚無任何困難可言。清潔用品材料演進，從羊毛、布、紙到人造纖維，本領域之技術者，當可毫無困難的自由選用材料，將羊毛氈換成可塑性纖維，針對不同之材料，採取不同之黏合措施，亦非難事。把手是固定或可抽換，並不會對此領域技術者造成阻礙，只要輕易的將把手與固持空間搭配即可達成。
(六)、上訴人專利在不同國家申請專利範圍不盡相同，說明書與
專利品質亦不相同。系爭專利係上訴人於90年之申請案，時空環境顯不適用近期試辦之專利審查高速公路。在智慧財產法院尚未成立運作前，受理專利侵害排除等事件之民事法院並不進行專利有效性之確認，專利侵權是否成立，其前提即專利必須有效存在，是本件有關專利有效性之判斷，自不受前揭侵權案件之影響等語，爰求為判決駁回上訴人在第一審之訴。
五、原判決係以：
(一)、原處分係審認上訴人第6次所提系爭專利申請專利範圍更
正之內容，違反92年專利法第64條第2項之規定，應不准更正，本案依96年3月16日所提第3次更正內容審查；又由證據5、證據3及證據5之組合可證明系爭專利申請專利範圍第1至6項不具進步性；證據5及證據12之組合或證據5及證據13之組合可證明系爭專利申請專利範圍第1項不具進步性；證據5及證據6之組合或證據5及證據12之組合可證明系爭專利申請專利範圍第12、13項不具進步性，乃為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分。而上訴人於訴願及原審法院，係就其第6次所提更正之內容，並無違反92年專利法第64條第2項規定之情事，且證據5、證據5與證據12、證據13之組合尚無法證明系爭專利申請專利範圍第1項以及其附屬項第2至6、12、13項不具進步性等節為爭執，是本件僅就上訴人所爭執部分予以審究。
(二)、上訴人第6次所提更正本，經被上訴人以97年5月8日(97)
智專三(一)02054字第09740808640號函知上訴人，依專利審查基準第2-6-70頁之規定判斷，其第6次所提之申請專利範圍更正內容已實質擴大或變更原申請專利範圍，而有違92年專利法第64條第2項之規定，故請上訴人於文到15日內重提更正且不得延期，並告知逾期逕依系爭專利原公告內容審查。惟觀上訴人97年5月23日補充答辯書之內容，核其本意顯係表示不欲更正，是被上訴人依專利審查基準第5篇第1章6.1「舉發審定」段（第5-1-45頁）及第2篇第6章2.6「審查注意事項」段（第2-6-72頁）之規定，逕就現有資料審查，並無不合。
(三)、上訴人第6次申請更正中，專利範圍第1項之更正，乃將原
第2項「該基部材料係一薄片，與該等長條帶一起構成，而長條帶與該纖維束層的纖維沿著同一方向延伸」之技術特徵，第5項之「該固持部形成於該基部材料及一設於基部材料相反側上的固持薄片之間」之技術特徵，第6項「該纖維束層係沿該固持空間之兩側連接至基部材料，並且延伸於可以讓手或固持件插入之方向」之技術特徵，第12項「構成該長條帶之薄片係由包含有熱塑性纖維之不織布或者係由熱塑性樹脂薄膜所製成」之技術特徵併入第1項。第2、6、12項之申請範圍為原第1項之詳述式附屬項，且其結合之態樣已揭露於說明書及圖式等，將其併入第1項之內容屬於申請專利範圍之縮減；惟第5項「該固持部形成於該基部材料及一設於基部材料相反側上的固持薄片之間」之技術特徵，於原第1項並無對應敘述，係為附加式之附屬項，而依據系爭專利說明書第20頁第3段第4行後半段之記載「因此，在中央部位之外側表面上之固持部位便形成有兩個平行的固持空間」，相同論述亦見於說明書第27頁最後一段有關實施例2之說明「兩側邊連結線36與36係在其間形成一固持部位38。在固持部位38中，兩固持空間39及39係由中央連結線35所分開，其係形成在薄片31與薄片32之間」，由此可見系爭專利所稱的固持部為固持空間的上位概念，其係包含兩個固持空間，依據專利審查基準第2篇第6章第2.4節第(2)點規定，應不准予更正。且原申請專利範圍第1項之「清潔用物品」所揭示之主要構件有「一基部材料」、「至少一薄片」及「至少一纖維束層」三部分，其中該薄片及纖維束層係部分的連接至基部材料的一清掃側，…「固持空間」係在該基部材料的清掃側之相對側上。而原申請專利範圍第5項之固持部形成於該基部材料及一設於基部材料相反側上的固持薄片之間，依據說明書第15頁第17行第一實施例「圖3所示之基部薄片2係背面2B朝上。在背面2B上，其係疊置有一固持薄片8…該固持薄片8在垂直於MD方向上之尺寸係比基部薄片2還短。」其代表意義即為除在基部薄片2的正面上，疊置有至少一薄片及一纖維束層，在基部薄片2的背面上，另有一固持薄片8。檢視更正後之申請專利範圍第1項內容，除原先之固持空間外，又新增一固持部，即更正後的第1項共有4個構成元件（一基部材料、至少一薄片、至少一纖維束層、一固持薄片8），此較之原申請專利範圍第1項，其範圍顯已擴大或變更，依據專利審查基準第2篇第6章第
2.4節第(4)點規定，應不准予更正。故上訴人第6次更正將原第5項之內容併入第1項之範圍，顯已實質擴大及變更原第1項所請之「固持空間」為其上位概念「固持部」。系爭專利申請專利範圍第12項原係同時依附於第1項或第7項兩獨立項，上訴人第6次所提申請專利範圍更正之內容，係將該第12項所進一步界定之技術特徵載入第1項，但仍保留原第12項（更正後重新編號為第9項）依附於第7項獨立項之附屬關係；而系爭專利申請專利範圍第13項（更正後重新編號為第10項）原來係因依附於原第12項附屬項，而間接依附於原第1、7項獨立項，嗣更正後，僅依附於重新編號後之第9項，並因此間接附屬於重新編號後之第4項（原第7項）；而原系爭專利申請專利範圍第3、4項所依附之第1項技術內容，於系爭專利申請專利範圍第2、5、6、12項併入第1項後，已有變更，準此可知，上訴人第6次所提更正內容，已變更附屬項的依附關係或變更引用記載形式之獨立項的引用關係，導致該請求項改變了原來技術特徵的結合關係，而實質變更了原申請專利範圍，依據專利審查基準第2篇第6章第2.4節第(16)點規定，應不准予更正。
(四)、證據5可證明系爭專利申請專利範圍第1項不具進步性：
系爭專利申請專利範圍第1項中所載「基部材料」、「薄片」、「複數長條帶」、「纖維束層」、「固持空間」，以及「該等長條帶及該纖維束層的纖維係朝向一方向，使得該等長條帶及該纖維束層形成該擦刷部分」等技術特徵（相關圖式如原判決附圖1所示），係可對應於證據5（相關圖式如原判決附圖2所示）之長條狀毛氈物d、長條狀外薄片c、長條狀外薄片c側端呈條裂狀（見說明書第1欄第
35 行「thick felt slitted at their lateral edges」）、層狀纖維（f，如圖式第3圖該層狀纖維為長條狀外薄片所上下夾設）、可固定部（如圖式第1、3圖主體（bodyportion C）供把手（handle A）平坦部（flattenedportion a）穿過之部分），以及前述長條狀外薄片及層狀纖維均朝兩側延伸，形成主要的清潔及擦拭部（如說明書左欄第29至30行：forming the main cleaner and wi-per）等技術內容。又系爭專利說明書第5頁發明摘要第3段記載「此一清潔用物品係能藉由其構成刷擦部分之纖維束層來捕捉細微灰塵」，而證據5說明書左欄第8至14行載明「This invention relates to the class of dustingdevices...composed in part of felt and in part offiber,which will act the part of a wiper and take
up the dust...」，是兩者均係利用纖維達到拂拭灰塵之效果，並無不同；另系爭專利說明書第6頁第1至5行係記載「該薄片係具有複數長條帶形成於其中，且該纖維束層係疊置且部分地連結至一基部材料。若其係如此連結…便可以避免纏繞或糾纏在一起…」，而由證據5說明書第41至46行所載「These parts c and d are secured toge-ther by stitching e.In addition to the foldedstrips d...embrace...a layer of fiber f,which will
be secured in place by the stitching.」及圖式第3圖可知，證據5亦係將長條狀外薄片及層狀纖維縫合於長條狀毛氈物上；至於證據5既已揭露主體（body portion C）供把手（handle A）平坦部（flattened portion a）穿過之可固定部，則其把手係以何種方式固定，並無礙於該可固定部已揭露系爭專利申請專利範圍第1項所載「固持空間」之技術特徵。準此，系爭專利申請專利範圍第1項顯為熟習該項清潔物結構者依證據5所揭示之結構技術所能輕易完成，系爭專利申請專利範圍第1項獨立項不具進步性。
(五)、證據5可證明系爭專利申請專利範圍第2至6項不具進步性：
系爭專利申請專利範圍第2項所請該清潔用物品之基部材料係一薄片，與該長條帶一起構成，而長條帶與該纖維束層的纖維沿著同一方向延伸之技術特徵，已為證據5之層狀纖維f、長條狀毛氈片d、及長條狀毛氈物c均朝兩側延伸之技術內容所揭示。系爭專利申請專利範圍第3項所請該纖維束層之纖維係沿著由該纖維束層連接至該基部材料的部分所界定出的預定長度，相互固定在一起的技術特徵已為證據5之層狀纖維f亦是與長條狀毛氈片d連接並具相同長度所揭示。系爭專利申請專利範圍第4項所請其另一纖維束層係設置成，使得較靠近基部材料之纖維束層的基礎重量，係大於較靠近該薄片之另一纖維束層的基礎重量之技術內容係運用兩種「纖維束層」，惟證據5之層狀纖維f或纖維物B於說明書中已揭露可採用長蔬菜纖維、椰子纖維或毛髮等物質，其實質意義已包含運用兩種纖維束層。另系爭專利申請專利範圍第5項所請該固持部形成於該基部材料及一設於基部材料相反側上的固持薄片之間；第6項所請該纖維束層係沿該固持空間之兩側連接至基部材料，並且延伸於可以讓手或固持件插入之方向；此亦見於證據5於吸塵物中央位置之縫設（兩側之e處）有固定部a可供固持件A固定，使該吸塵物兩側均為清掃側而非僅為單一清掃側結構。綜上，系爭專利申請專利範圍第2至6項之附屬項仍為熟習該項清潔物結構者依證據5所揭示之結構技術所能輕易完成，系爭專利申請專利範圍第2至6項仍不具進步性。
(六)、證據3、5之組合是否可證明系爭專利申請專利範圍第1至6
項不具進步性？證據3之撣子部15係由片狀纖維材料延切成直線狀、鋸齒狀或波浪狀，並熱封或縫合成具拭擦部，由其第1圖觀之僅有一層，作為擦拭之用，此與證據5之主體部分C係多層結構，其包含兩片薄片c，薄片c內夾有折疊之長條狀毛氈片d及層狀纖維f，不論在結構、使用目的及功效上皆不相同，則被上訴人稱證據3可作為證據5結構技術之補強，亦即證據3、5之組合更可證明系爭專利申請專利範圍第1至6項不具進步性，顯無依據，且其審定理由並未具體論述證據3如何可補強證據5之結構技術，亦非完備。
(七)、證據5、6、12之組合可證明系爭專利申請專利範圍第12、13項不具進步性：
系爭專利申請專利範圍第12項所請構成該長條帶之薄片係由包含有熱塑性纖維之不織布或者係由熱塑性樹脂薄膜所製成，第13項所請纖維束層係包含熱熔式熱塑性纖維者，皆屬習知清潔用品之使用材質，如證據6之基材薄片、纖維或長方形薄片層使用含熱塑性樹脂者；或證據12之基層採熱可塑性合成樹脂、垃圾捕捉層為熱可塑性合成纖維之連續長絲、覆蓋層由具有捕捉垃圾機能之不織布所構成等，而證據5已可證明系爭專利第1至6項不具進步性，故第
12、13項所請範圍乃為熟習該項清潔物結構者依證據5所揭示之結構組合習知技術（證據6或12）所能輕易完成者，第12、13項不具進步性。又證據5與證據12之纖維或薄膜或以縫合、或以熱熔方式結合，僅係依該清潔物品所使用材質所為之選擇，況由證據3說明書第13頁第15至16行所載「可將兩塊片狀之纖維材料互相予以疊合，再施予縫合或熱封…」之內容可知，二層纖維或薄膜，依其材料本質施以縫合或熱熔之結合方式，並無技術置換上之困難；至於證據6係公開一種熱塑性樹脂纖維作為清潔用具之清潔片，顯示在此領域具通常知識者在證據6之揭示下，自可選用熱塑性樹脂或羊毛氈或布片等公開已知材料，來製作成清潔用品，為證據6所例示，均無上訴人所稱不相容、無法結合之問題。
(八)、證據5與證據12或證據13之組合是否可證明系爭專利申請
專利範圍第1項不具進步性？證據12係將一完整之清潔薄片邊緣折返夾入固持件，並非在清潔薄片上即有可供固持件「插入」之固持空間，此與系爭專利第1項所請在兩薄片之相對表面之間形成一固持空間之結構並不相同；證據13係揭示一拖把之固持結構，然並未有系爭專利之「基部材料」、「具複數長條帶之薄片」、「纖維束層」、「薄片及纖維束層係部分的連接至基部材料的一清掃側」等構件及其連結關係之揭示。則被上訴人於原處分理由(24)中稱證據12或13之技術可作為證據5結構技術之補強，顯無依據，且其審定理由並未具體論述證據5與證據12或證據13之組合可證明系爭專利申請專利範圍第1項不具進步性之理由，亦非完備。
(九)、上訴人提出自行委託陳省山等之研究報告，與原審法院上
開認定不同，尚不足以據為上訴人有利之論據。又本件既經被上訴人審查認為，參加人所提舉發理由及證據雖均無法證明系爭專利申請專利範圍第7至11項不具進步性，即無上訴人所訴「未逐項審查」之情形，惟如其95年11月8日(95)智專000000000字第09520934270號通知函中所述，依參加人所提之舉發理由及證據，已足以證明系爭專利申請專利範圍第1至6、12、13項不具進步性，通知上訴人進行更正，嗣以97年5月8日(97)智專三(一)02054字第09740808640號函通知上訴人其所提之第6次更正內容，不符專利法之相關規定，應不准更正，而上訴人於97年5月23日之舉發補充答辯書中，表明不再提出更正本後，被上訴人乃依專利審查基準(第5-1-45頁)之規定，為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分，即無上訴人訴稱被上訴人從未以系爭專利申請專利範圍第7至11項具有進步性為由，要求上訴人進行更正之情形。上訴人另在不同國家申請專利之說明書與申請專利範圍不盡相同，其所稱之美國案，亦有提出證據5質疑該申請案之進步性，然查其除答辯外，亦大幅修改其美國專利申請範圍，與其本件系爭專利之修正情況差異頗大，申請專利範圍亦不相同，均難以比附援引作為系爭專利具進步性之有利論據。在智慧財產案件審理法自00年0月0日生效開始施行前，受理專利侵害排除等事件之民事法院並不進行專利有效性之審查確認，上訴人所提之民事判決日期係在智慧財產案件審理法施行前，該民事判決理由中並未就專利有效性為審查判斷，是本件有關專利有效性之判斷，自不受侵權案件民事判決之影響。系爭專利申請專利範圍第1至6、12及13項不具進步性，業經就參加人提出之舉發證據及舉發理由認定如上，故系爭專利產品推出後縱銷售狀況良好，亦有可能係因其大力廣告推廣，或係因其他原因所致，尚不能據此即認系爭專利具進步性。
(十)、綜上所述，被上訴人以系爭專利申請專利範圍第1至6、12
及13項不具進步性，有違90年專利法第20條第2項之規定，基於專利權之整體性，無法分割為部分准專利、部分不准專利，所為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分，雖其中有部分理由不備等些微瑕疵，惟並不影響其處分結論之正確性，訴願決定予以維持，核無不合等語，而判決駁回上訴人在第一審之訴。
六、本院查：
(一)、按「稱發明者，謂利用自然法則之技術思想之高度創作。
」及「（第1項）凡可供產業上利用之發明，無下列情事之一者，得依本法申請取得發明專利：一、申請前已見於刊物或已公開使用者。…（第2項）發明係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成時，雖無前項所列情事，仍不得依本法申請取得發明專利。」分別為90年專利法第19條及第20條第1項第1款前段、第2項所明文。次按「（第1項）發明專利權人申請更正專利說明書或圖式，僅得就下列事項為之：一、申請專利範圍之減縮。二、誤記事項之訂正。三、不明瞭記載之釋明。（第2項）前項更正，不得超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍，且不得實質擴大或變更申請專利範圍。」為92年專利法第64條第1項、第2項所明定。
(二)、原判決就：(1)系爭專利第2、6、12項之申請專利範圍為
原第1項之詳述式附屬項，上訴人第6次所提申請專利範圍更正之內容，將其併入第1項之內容，屬於申請專利範圍之縮減；惟系爭專利第5項之申請專利範圍為原第1項之附加式附屬項，上訴人第6次所提申請專利範圍更正之內容，將其併入第1項之內容，係將原第1項固持空間之上位概念固持部新增為更正後第1項之構成元件，已實質擴大或變更原申請專利範圍第1項，依據專利審查基準第2篇第6章第2.4節第(2)點及第(4)點規定，應不准予更正。系爭專利申請專利範圍第12項原係同時依附於第1項或第7項兩獨立項，上訴人第6次所提申請專利範圍更正之內容，將該第12項之技術特徵載入第1項，但仍保留原第12項（更正後重新編號為第9項）依附於第7項獨立項之附屬關係；而系爭專利申請專利範圍第13項（更正後重新編號為第10項）原係因依附於原第12項附屬項，而間接依附於原第1、7項獨立項，嗣更正後，僅依附於重新編號後之第9項，並因此間接附屬於重新編號後之第4項（原第7項）；而原第3、4項所依附之第1項技術內容，於系爭專利申請專利範圍第2、5、6、12項併入第1項後，已有變更，是上訴人第6次所提申請專利範圍更正之內容，已變更附屬項的依附關係或變更引用記載形式之獨立項的引用關係，導致該請求項改變了原來技術特徵的結合關係，而實質變更了原申請專利範圍，依據專利審查基準第2篇第6章第2.4節第
(16)點規定，應不准予更正。被上訴人乃限期通知上訴人重提更正，逾期逕依系爭專利原公告內容審查，惟上訴人表示不欲更正，被上訴人遂依專利審查基準第5篇第1章6.1「舉發審定」段（第5-1-45頁）及第2篇第6章2.6「審查注意事項」段（第2-6-72頁）規定，逕就現有資料審查，並無不合。(2)證據5可證明系爭專利申請專利範圍第1至6項不具進步性，證據5、6、12之組合可證明系爭專利申請專利範圍第12、13項不具進步性，有違90年專利法第20條第2項之規定；被上訴人稱證據3、5之組合可證明系爭專利申請專利範圍第1至6項不具進步性，顯無依據，且其審定理由並未具體論述證據3如何可補強證據5之結構技術，亦非完備；被上訴人稱證據12或13之技術可作為證據5結構技術之補強，顯無依據，且其審定理由並未具體論述證據5與證據12或證據13之組合可證明系爭專利申請專利範圍第1項不具進步性之理由，亦非完備等情，業已論述綦詳，固非無見。
(三)、惟按92年專利法第71條第1項第3款規定：「專利專責機關
於舉發審查時，得依申請或依職權通知專利權人限期為下列各款之行為：…三、依第64條第1項及第2項規定更正。
」次按專利審查基準第5-1-23頁5.2.3.1規定：「由於發明之申請專利範圍得以一項以上之獨立項表示；必要時，得有一項以上之附屬項（專利法施行細則第18條），舉發人若就所主張之請求項逐項敘明舉發理由時，應逐項審查。…若審查結果，僅有部分請求項違反舉發之理由或法條時，應通知專利權人進行更正，屆期未提出更正或更正後仍有違反情事者，應審定舉發成立，撤銷其專利權。…」第5-1-45頁6.1規定：「…經審查，僅部分請求項違反專利法之規定而致舉發成立者，應先依職權通知專利權人申復或更正說明書或圖式（更正之處理，參照本章4.3『更正』）。經申復更正後能克服舉發成立之理由者，應審定『舉發不成立』；屆期未申復更正、申復不成立或不准更正者，應審定『舉發成立，應撤銷專利權』。…」本件觀諸原審卷第1卷第46至48頁系爭專利96年3月16日之說明書更正內容，足見系爭專利之申請專利範圍共13項，其中第1項及第7項為獨立項，其餘為附屬項；該第7項為「一種清潔用物品，包含：至少兩薄片，其中至少一薄片係具有複數長條帶；以及至少兩纖維束層，其中該兩薄片係沿著兩連結部位而彼此重疊且連結在一起，並且在該兩薄片之相對表面之間形成一固持空間，且該兩纖維束層係分別配置在該兩薄片之清潔表面上，並且沿著兩連結部分而連接至兩薄片上。」被上訴人審查結果，系爭專利申請專利範圍僅有第1至6項及第12、13項有違反專利法第20條第2項之情事，而就系爭專利申請專利範圍第7項、及依附於第7項之附屬項部分，被上訴人之專利舉發審定書係認定「證據1難以證明系爭專利專利範圍…第7項有違擬制新穎性之情事」、「證據2難以證明系爭專利專利範圍…第7項有違擬制新穎性」、「證據3仍難證明系爭專利申請專利範圍第7項、及依附於第7項之依附項不具新穎性」、「證據3難證明系爭專利申請範圍第7項、及依附於第7項之附屬項不具進步性」、「系爭專利於兩薄片之清潔表面（非相對表面）分別配置兩纖維束層，證據4並無如上構件及其位置之揭示，故系爭專利申請專利範圍第7項、及依附於第7項之附屬項（第8至13項）仍具新穎性。又證據4之撣子片9雖以切開線9a切出片狀結構可對應系爭專利具長條帶之薄片結構，惟系爭專利申請專利範圍第1、7項及其附屬項之清潔用物品中除具長條狀薄片外，另配置具纖維之纖維束層、並使該纖維與薄片之長條帶呈同一方向者，故系爭專利清潔用物品之結構設計難謂由熟習該項技術者以證據4之清掃用布技術所能輕易思及並完成，系爭專利自具進步性」、「系爭專利說明書或圖式內容已具體揭示有關清潔用物品之結構及其各構件之連結關係，足可供熟習該項技術者能瞭解其內容並可據以實施該清潔用物品，且系爭專利說明書所載可供產業上之利用，並無舉發人93年10月8日之舉發理由書第3至4頁或94年2月22日之舉發補充理由書第4頁所指違反專利法第71條第3、4款規定之情事」、「證據5不足以證明系爭專利申請專利範圍第7項、及依附於第7項之附屬項不具新穎性」、「難謂系爭專利申請專利範圍第7項為熟習該項清潔物結構者依證據5之技術所能輕易完成；因此，系爭專利申請專利範圍第7項、及依附於第7項之附屬項仍具進步性」、「證據7仍難證明系爭專利申請專利範圍第7項、及依附於第7項之附屬項不具新穎性」、「自難謂熟習該項技術者運用證據7之技術或知識，所能輕易完成系爭專利之結構設計，故系爭專利申請範圍第7項、及依附於第7項之附屬項具進步性」等情，原處分既審定舉發所提出之證據尚不足以否定系爭專利申請專利範圍第7項之新穎性與進步性，則應審究本件有無上揭92年專利法第71條第1項第3款及專利審查基準第5-1-23頁
5.2.3.1、第5-1-45頁6.1關於更正規定之適用餘地？原判決僅以基於專利權之整體性，無法分割為部分准專利、部分不准專利，而維持原處分及訴願決定，但關於系爭專利申請專利範圍第7項屬獨立項，有何無法分割為部分准專利、部分不准專利之事由何在？應予詳究而未予詳究，自有未洽。
(四)、綜上所述，上訴意旨指摘原判決違背法令，求予廢棄，發
回原審法院更行審理，為有理由，應將原判決廢棄，發回原審法院另為適法之裁判。
七、據上論結，本件上訴為有理由。依行政訴訟法第256條第1項、第260條第1項，判決如主文。
中 華 民 國 99 年 12 月 2 日
最高行政法院第三庭
審判長法官 劉 鑫 楨
法官 吳 慧 娟法官 胡 方 新法官 曹 瑞 卿法官 林 金 本以 上 正 本 證 明 與 原 本 無 異中 華 民 國 99 年 12 月 3 日
書記官 莊 俊 亨