最 高 行 政 法 院 判 決
99年度判字第289號上 訴 人 建準電機工業股份有限公司代 表 人 甲○○訴訟代理人 陳啟舜 律師被 上訴 人 經濟部智慧財產局代 表 人 乙○○上列當事人間有關專利事務事件，上訴人對於中華民國97年7月9日臺北高等行政法院97年度訴字第616號判決，提起上訴，本院判決如下：
主 文上訴駁回。
上訴審訴訟費用由上訴人負擔。
理 由
一、上訴人前於民國（下同）96年5月22日對其第00000000號「散熱扇之殼座構造」新型專利案（下稱系爭專利），向被上訴人經濟部智慧財產局提出更正申請專利範圍之申請，經被上訴人審查，以系爭專利業經被上訴人以96年4月20日（96）智專三㈠05026字第09620220930號專利舉發審定書審定「舉發成立，應撤銷專利權」在案，且上訴人刻正提起行政救濟中，在未經行政爭訟程序將該處分撤銷前，所提更正案無從受理為由，爰以96年6月15日（96）智專一㈡15140字第09641008710號函為本件更正案應不予受理之處分（下稱原處分）。上訴人不服，提起訴願、行政訴訟，均遭駁回，遂提起本件上訴。
二、上訴人起訴主張：（一）原處分欠缺法律依據：現行專利法第108條準用第73條第2項之規定，其係以撤銷行政處分之「確定」作為撤銷法律效果發生之時點，而非自撤銷行政處分送達、通知或使相對人或利害關係人知悉時起即生效力。是系爭專利在未經撤銷確定前，其專利權仍有效存續，自得為申請更正之標的。再由專利法第108條準用第64條第1項之法條文義觀之，倘經核准之專利合於該條項第1至3款情形之一者，即得准予更正，並無「未經專利專責機關審定舉發成立」之限制條件存在。既系爭專利仍有效存續已如前述，則原處分以「系爭專利權既經審定舉發成立而撤銷，已發生實質上之法律效果」云云，拒絕受理上訴人之更正申請，顯係增加法律所無之限制，而有違行政法上之法律保留原則，訴願決定予以維持亦有違背法令之嫌。再者，所謂行政處分之實質存續力，係指行政處分一經作成即具有限制「原處分機關」廢棄權限之效力而言，而此種效力係基於行政法上「信賴保護原則」而來，核屬行政處分對「國家」之拘束效力。詎被上訴人及訴願決定機關竟將實質存續力解釋為：「撤銷專利權之行政處分一旦作成，即對『專利權人』產生拘束力，不得再申請更正」，核屬曲解「實質存續力」之內涵，殊無可採。更何況，「專利舉發案之訴願程序」係對行政處分進行事後審查，俾人民對違法或不當之行政處分有請求救濟之機會；而「專利說明書之補充、更正程序」旨在消除說明書及圖示中的疏失缺漏，限縮申請專利範圍，以避免構成專利權被撤銷之事由，該二程序所依據之法源、受理機關及制度目的均不相同，且我國法規就此二程序並未定有先後位順序關係，則各該受理機關自當得獨立依法定職權逕為審酌。今被上訴人僅泛泛聲稱「系爭專利權既經審定舉發成立而撤銷，已發生實質上之法律效果」，其理由顯非充分，並不能令人信服。（二）本件專利更正案之合法性：關於訴願階段修正申請專利範圍之容許性，臺北高等行政法院90年度訴字第325號判決認為：「訴願階段所送申請專利範圍修正本，固非訴願機關所得論究，惟如其內容倘有縮小原申請專利範圍之情事，並已足以動搖或變更原處分認定不具產業利用性、進步性及新穎性之事實基礎者，則有由專利專責機關重行審酌之必要。」）。此後臺北高等行政法院又有90年訴字第2615號判決、90年訴字第6771號判決持相同見解，由此可知，行政救濟程序對申請專利範圍所作之修（更）正在符合特定要件下仍為法之所許。準此，上訴人於舉發案訴願程序中，針對舉發審定書所舉不應准予專利之理由進行更正，所送更正後申請專利範圍已足以變更不具專利性之事實基礎，則依前述判決意旨，即有由專利專責機關重行審酌之必要。（三）被上訴人未就更正本為實體審查，違反行政程序法第7條第2款之比例原則以及行政程序法第5條明確性原則：蓋專利專責機關重為審查後，如認為系爭專利於更正後確具有可專利性，則關於系爭專利之爭議將可望平息；且於時間、費用上的耗費，亦可因此而避免。詎被上訴人捨此不為，置實體上爭議於不顧，徒以無法律根據之理由為「程序上」不受理之處分，致上訴人再提起本件行政訴訟尋求救濟，徒增時間費用上之耗費，原處分已顯與行政程序法第7條第2款關於比例原則（必要性）之規定有違。另被上訴人未就本件更正案有如何違反專利法之程序規定加以指明，僅以「本案刻正提起行政救濟，尚未經行政爭訟程序將原處分撤銷」此一含糊不清之理由逕為程序不受理之處分，致上訴人無從得知該針對何一法規進行爭執，從而原處分顯已違反行政程序法第5條之明確性原則。（四）綜上所述，上訴人之更正申請合乎專利法第108條準用第64條之規定，應無不許之理，原處分實為違法等語，求為判決撤銷訴願決定及原處分，並命被上訴人應作成准予更正申請專利範圍之處分。
三、被上訴人則以：本案被上訴人於舉發階段審理上訴人93年9月7日所提申請專利範圍更正本，被上訴人曾以95年3月8日
（95）智專三㈠05026字第09520168470號函敘明該更正本之內容變更實質，並請其於文到次日起60日內，重新提出申請專利範圍更正本，並繳納規費新臺幣（下同）2,000元送局憑辦，逾限或不同意更正，即依原內容逕予審定其舉發案。是被上訴人於舉發審理階段即給予上訴人更正之機會，惟上訴人逾限未依前開函示提出更正本。上訴人嗣遲於96年5月22日，再向被上訴人申請更正申請專利範圍，因該專利案業經被上訴人於96年4月20日以（96）智專三㈠05026字第09620220930號審定舉發成立，撤銷專利權在案；且本案刻於行政爭訟中，不再繫屬於被上訴人，被上訴人自無從受理其更正申請。再者專利舉發事涉專利權人及舉發人兩造之權益，本案專利權業經審定舉發成立，應撤銷其專利權在案，因行政處分一經作成即已發生實質上之拘束力，倘受理其更正申請並經核准公告，溯自申請日生效，則將影響原舉發審定之法律安定性，為免影響原舉發審定之法律安定性，在未經行政爭訟程序將原處分撤銷前，更正案申請自應不予受理；此有臺北高等行政法院91年度訴字第3757號及91年度訴字第4216號判決可參，且原處分依據專利審查基準「第1篇程序審查及專利權管理」第5章第4點有關「更正」之規定辦理，自屬有據等語，資為抗辯，求為判決駁回上訴人之訴。
四、原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，以：本件上訴人於96年5月22日就系爭新型專利案，向被上訴人提出更正申請專利範圍之申請，因系爭專利業經被上訴人以96年4月20日
（96）智專三㈠05026字第09620220930號專利舉發審定書審定「舉發成立，應撤銷專利權」之處分，經上訴人提起訴願，業由經濟部另案為訴願駁回之決定在案，而不再繫屬被上訴人，故所提更正案被上訴人已無從受理。再者，系爭專利業經被上訴人審定舉發成立，應撤銷專利權在案，縱該舉發案仍在行政救濟中而尚未確定，惟以行政處分一經作成即已發生實質上之拘束力，且專利舉發事涉兩造申請人權益，為不影響原舉發審定之法律安定性，在未經行政爭訟程序將原處分撤銷前，所提更正案自無從受理。上訴人雖稱：原處分拒絕上訴人之更正申請，係增加法律所無之限制云云。惟查：本案被上訴人於舉發階段審理上訴人93年9月7日所提申請專利範圍更正本，被上訴人曾以95年3月8日（95）智專三㈠05026字第09520168470號函敘明該更正本之內容變更實質，並請其於文到次日起60日內，重新提出申請專利範圍更正本，並繳納規費2,000元送局憑辦，逾限或不同意更正，即依原內容逕予審定其舉發案。是被上訴人於舉發審理階段即給予上訴人更正之機會，惟上訴人逾限未依前開函示提出更正本。上訴人嗣遲於96年5月22日，再向被上訴人申請更正申請專利範圍，因該專利案業經被上訴人於96年4月20日以（96）智專三㈠05026字第09620220930號審定舉發成立，撤銷專利權在案；且本案刻於行政爭訟中，不再繫屬於被上訴人，被上訴人自無從受理其更正申請。是上訴人之主張，要不足採。上訴人又舉臺北高等行政法院90年度訴字第325號判決主張系爭專利申請更正案應作實體審查一節，查該判決係有關專利申請事件為被上訴人審定再審查不予專利後，申請人於行政救濟程序中所提申請專利範圍修正內容，被上訴人倘認足以動搖或變更原不予專利之處分者，即有重新審酌之必要，與本件更正申請案係於被上訴人即原處分機關審定舉發成立，撤銷專利權後始行提出者，因案情有別，自不得比附援引執為本件有利之論據。綜上，上訴人所訴，為不足採。因將訴願決定及原處分均予維持，駁回上訴人之訴。
五、上訴人上訴意旨除復執與原審起訴相同之主張外，另略以：依專利法第108條準用第64條第1項規定可知，是否受理專利範圍之更正申請，應依前述法條第1至3款規定所揭情事決之。則被上訴人及原判決所持之「必以該專利仍合法存在繫屬原處分機關始可」理由，並非專利法明文規定之限制要件。原判決執此駁回上訴人請求，顯係增加法律所無之限制，應違反法律保留原則。且依專利法第108條準用第73條第2項規定，法條文義係以撤銷專利權之處分「確定時」作為發生撤銷法律效果之時點。準此，既系爭專利關係之舉發案尚在行政救濟中，未經撤銷確定，專利權自仍有效存續，而得為申請更正之標的。原判決不察，逕以本案刻於行政爭訟中，不再繫屬於被上訴人云云，認定被上訴人無從受理更正申請，亦有判決不適用法規之違誤等語。
六、本院查：㈠按「新型專利權人申請更正專利說明書或圖式，僅得就下列
事項為之：申請專利範圍之減縮。誤記事項之訂正。不明瞭記載之釋明。前項更正，不得超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍，且不得實質擴大或變更申請專利範圍。專利專責機關於核准更正後，應將其事由刊載專利公報。說明書、圖式經更正公告者，溯自申請日生效。」為專利法第108條準用第64條所明定，另專利法第71條規定：「專利專責機關於舉發審查時，得依申請或依職權通知專利權人限期為下列各款之行為：至專利專責機關面詢。為必要之實驗、補送模型或樣品。依第64條第1項規定及第2項規定更正。前項第2款之實驗、補送模型或樣品，專利專責機關必要時，得至現場或指定地點實施勘驗。依第1項第3款規定更正專利說明書或圖式者，專利專責機關應通知舉發人。」又於專利舉發案，其系爭專利說明書及圖式係專利舉發案作成舉發審定之基礎，若原處分機關作成舉發審定前已依專利法第71條規定通知專利權人，並限定於相當期間得申請更正者，專利權人如未於限期內依法申請更正，或於限期內申請更正惟經專利專責機關否准更正者，原處分機關在限期經過後乃基於原公告內容審查作成舉發成立審定，將其專利權予以撤銷，該舉發成立審定雖因專利權人對其依法提起行政爭訟而尚未確定，但原處分機關已基於原公告內容審查作成舉發成立審定，將其專利權予以撤銷後，當不再容許專利權人申請更正，以符合專利法第71條規定限期作為之立法意旨，並維持舉發審定基礎之安定性。
㈡查本件上訴人於96年5月22日對其第00000000號系爭專利，
向被上訴人申請更正申請專利範圍，因系爭專利業經被上訴人於96年4月20日以（96）智專三㈠05026字第09620220930號函審定舉發成立，應撤銷其專利權在案，經上訴人提起行政救濟中（業經臺北高等行政法院97年度訴字第673號判決駁回上訴人之訴，上訴由本院審理中），當已脫離被上訴人之繫屬，上訴人於系爭專利舉發案審定前，自舉發日期93年7月30日至審定處分發文日96年4月20日，約有長達2年8月餘可供對之提出更正案以併案審查之期間，但上訴人在該段期間，除於所陳曾於93年9月7日對之提出更正案，因被上訴人認系爭專利已經變更實質而否准更正外，上訴人並未於該期間內再對之提出新更正申請，卻遲至系爭專利經被上訴人審定舉發成立，作成系爭專利應予撤銷之處分後，始又提出更正申請，揆諸首揭說明，即有未合。又行政處分雖因相對人或關係人對其依法提起行政爭訟，而阻卻其確定。惟行政處分作成後，對外直接發生法律效果時，即對於相對人、關係人及原處分機關發生拘束力，亦即行政處分其作成係單方面，而其拘束力係雙方面。上訴意旨主張撤銷專利權處分之拘束力僅對國家發生，容有誤解拘束力之對象，尚不足採。原判決因而維持被上訴人不予受理之處分，即屬有據，難謂有適用法規錯誤，增加法律所無之限制及違反法律保留原則之違法情事。另上訴意旨主張被上訴人未就系爭專利之更正申請為實體審究，違反比例原則及明確性原則，暨本件更正之申請內容並未變更系爭專利之實質技術內容等語，核屬系爭專利更正之申請，其更正有無變更系爭專利申請專利範圍之實體爭執，依程序未合實體不論原則，尚非本件審究範圍，附此敘明。
㈢綜上，原判決認原處分認事用法，俱無違誤，維持原處分及
訴願決定，並對上訴人在原審之主張如何不足採之論據取捨等，均已詳為論斷，而駁回上訴人在原審之訴，並無判決理由不備、判決不適用法規等違背法令情事，其所適用之法規與該案應適用之現行法規並無違背，與解釋判例，亦無牴觸，並無所謂原判決有違背法令之情形；上訴人對於業經原判決詳予論述不採之事由再予爭執，核屬法律上見解之歧異，要難謂為原判決有違背法令之情形。
七、據上論結，本件上訴為無理由。依行政訴訟法第255條第1項、第98條第1項前段，判決如主文。
中 華 民 國 99 年 3 月 25 日
最高行政法院第四庭
審判長法官 劉 鑫 楨
法官 張 瓊 文法官 林 文 舟法官 曹 瑞 卿法官 陳 鴻 斌以 上 正 本 證 明 與 原 本 無 異中 華 民 國 99 年 3 月 26 日
書記官 王 史 民