最 高 行 政 法 院 判 決
100年度判字第1769號上 訴 人 日亞化學工業股份有限公司（即原審參加人）代 表 人 小川英治訴訟代理人 黃章典 律師
簡秀如 律師林宗宏上 訴 人 經濟部智慧財產局（即原審被告）代 表 人 王美花被 上訴 人 億光電子工業股份有限公司（即原審原告）代 表 人 葉寅夫訴訟代理人 陳群顯 律師
許凱婷 律師上列當事人間新式樣專利舉發事件，上訴人對於中華民國100年3月3日智慧財產法院99年度行專訴字第76號行政判決，提起上訴，本院判決如下：
主 文上訴駁回。
上訴審訴訟費用由上訴人負擔。
理 由
一、上訴人日亞化學工業股份有限公司（下稱上訴人日亞化工公司，即原審參加人）於民國91年4月30日以「發光二極體」向上訴人經濟部智慧財產局（下稱上訴人智慧局，即原審被告）申請新式樣專利，並以西元2001年11月2日申請之日本第0000-000000號及第0000-000000號專利案主張優先權，經編為第00000000號審查，准予專利，並發給新式樣第89036號專利證書（下稱系爭專利，參附件1圖示1-1、1-2、1-3、1-4、1-5、1-6、1-7所示）。嗣被上訴人（即原審原告）提出證據2之上訴人日亞化工公司於2006年5月4日之網頁資料影本（網址為：http://www.nichia.co.jp/cn/abo/about nichia/2006/200/2006_04602.html，下稱證據2）、證據3之2000年7月4日公告日本登錄意匠第0000000號案（下稱引證案1，參附件1圖示2-1、2-2所示）、證據6之1994年7月22日公告日本公開特許公報特開平000000000號案（下稱引證案4，參附件1圖示5-1、5-2、5-3、5-4所示）、證據11之1999年9月6日公告日本登錄意匠第0000000號案（下稱引證案3，參附件1圖示4所示）、證據12之2004年6月1日公開我國發明公開公報第000000000號案（下稱證據12）、證據14之上訴人日亞化工公司之網頁（網址為：http:/ / /ww /ww /www.
www.nichiichia.co.jp/cn/aboutnichia/2006/206/2006_04
202.html）公證本（下稱證據14）、證據15之系爭專利於日本優先權基礎申請案「意匠登錄第0000000號」相關資料（下稱證據15）、證據17之現行專利侵害鑑定要點第49頁（下稱證據17）、證據18之本院71年度判字第399號判決要旨（下稱證據18）、證據19之本院71年度判字第877號判決要旨（下稱證據19）、證據20係本院74年度判字第520號判決要旨（下稱證據20）、證據21係本院74年度判字第456號判決要旨（下稱證據21）、證據22之系爭專利及其聯合新式樣之專利公報（公告日分別為2004年2月1日及4月11日，下稱證據22）、證據23之系爭專利日本相對應案及其關連意匠之專利公報（2003年4月21日公告，下稱證據23）、證據24之系爭專利於美國相對應案（USD491538S，2004年6月15日公告，下稱證據24）、證據25之上訴人日亞化工公司於95年4月25日於民事法院所提出之鑑定報告（下稱證據25）、證據26之系爭專利之相應韓國工業設計（申請號：000000000000000，嗣核准為第294490類似2號）之官方核駁通知書（含英譯本）（下稱證據26）、證據27之上訴人日亞化工公司對證據26之回覆函（含英文摘譯）（下稱證據27）、證據28之韓國專利局依證據27所核發專利之「韓國工業設計第294490類似2號」（子案）專利說明書（含中譯認證本）（下稱證據28）、證據29之上訴人日亞化工公司於韓國工業設計第294490號專利說明書（即證據28之母案，含中譯認證本）（下稱證據29）、證據30之2001年1月22日公開發行之東芝技術公開集（含中譯認證本）（下稱引證案2，參附件1圖示3所示）等為證，主張系爭專利有違核准時即90年10月24日修正公布之專利法第107條第1項第1款及第2項規定，不符新式樣專利要件，對之提起舉發，案經上訴人智慧局審查，於98年10月27日以（98）智專三（一）03027字第09820681450號專利舉發審定書為「舉發不成立」之處分。被上訴人不服，提起訴願，經遭駁回，向原審提起行政訴訟，經原審法院裁定命上訴人日亞化工公司獨立參加本件上訴人智慧局之訴訟後，判決將訴願決定及原處分均撤銷，上訴人智慧局就第000000000N01號「發光二極體」新式樣專利舉發案，應為撤銷專利權之處分。上訴人日亞化工公司不服，乃提起本件上訴。
二、被上訴人起訴主張：（一）本件系爭專利有無應撤銷之原因，應以核准審定時有效之90年10月24日修正公布之專利法為斷，且核准審定時有效之專利審查基準，係為83年11月25日公告之「專利審查基準」。然上訴人智慧局卻以審查基準版本不同為由，拒絕適用系爭新式樣核准審定時之專利審查基準第3-2-29至3-2-32頁所揭示之以整體觀察、綜合判斷為原則，但仍須以主要部位設計特徵為判斷重點，次要部位設計特徵（或非主要部位設計特徵）之差異並非審究之重點，而欲遵循該等專利審查基準，其首要工作當需先予區分系爭新式樣之「主要部位設計特徵」、「次要部位設計特徵」為何，並非造型一有不同，即可遽稱二者並不構成近似之原則，已違反行政自我拘束原則、依法行政原則、禁止恣意原則及正當法律程序及臺北高等行政法院89年度訴字第1636號判決等。（二）系爭專利之發光二極體設計，大體可區分為「本體」及「L形側部」二部位，其中「本體」係依據消費者視覺可及之正面及消費者所能目視最大面，當為系爭發光二極體之主要部位或主要設計特徵，而「L形側部」係為系爭發光二極體之電極部位，相較於其他部位，係為因應物品本身或他物功能而可直接而輕易思及者，且為滿足功能面之需求，而對視覺效果的增益面並未考究，當為系爭發光二極體之次要部位或次要設計特徵。至系爭專利之其他裝飾，依上開審查基準規定，其中本體後面之圓形凸鈕並非屬於消費者視覺可及之正面及消費者所能目視最大面所得觀察﹔而L形側部之弧角修飾，係為陪襯性設計，且非屬視覺焦點，而其實際產品之對應部位，亦屬相當微小並非肉眼可以辨識，自非屬視覺焦點，亦難改變整體予人之視覺印象，且非主要設計特徵之所在，當不影響其正面予人整體視覺特徵，不至影響新式樣相同、近似之判斷。況且上訴人智慧局並未區分系爭專利之「主要部位設計特徵」與「次要部位設計特徵」為何，上訴人智慧局認定舉發證據與系爭專利之差異，竟係L 形電極之形狀修飾、尺寸比例等非主要部位設計特徵之增刪修飾，是依核准審定時專利審查基準規定及行政法院之實務見解，系爭專利應屬易於思及。（三）系爭專利之主要設計特徵為其「本體」。系爭專利除本體外之其餘部分，所佔整體比例極小，並非專業採購者所關注之焦點，不符合專利法規定新式樣主要設計特徵必須具備視覺性訴求之要件。系爭專利之L形側部之電極相關修飾部位之體積微小，為目視所難及，無從展示任何視覺效果或視覺訴求。又本體為系爭專利之消費者最關注的視覺焦點及設計重點，而本體兩側「L形側部」之電極在使用時形狀將遭焊錫破壞，不易辨識，並非視覺訴求之重點。且上訴人日亞化工公司委託訴外人羅炳榮於94年11月18日作成之鑑定報告亦認為「L形側部」之電極之相關修飾多處為肉眼所無法觀察，無從作為主要設計特徵。系爭專利之「L形側部」（即電極）之設計具有強烈功能取向，難認為主要部位設計特徵之所在。（四）上訴人日亞化工公司認為系爭專利視覺效果特點之所在為該「本體」，故其聯合新式樣乃延續該「本體」之視覺效果而為延伸創作。又上訴人日亞化工公司在日本於申請系爭專利之日本相應案時曾提出「稍細長本體」且電極形狀不同（非L形）且其所佔比例更小之「關連意匠」（登錄第0000000號）申請，足見系爭專利日本相應案之主要部位設計特徵亦為其「本體」，至「本體細長與否」、「電極形狀不同」及「更大比例之本體」均仍為其近似範圍。另上訴人日亞化工公司在韓國於申請系爭專利韓國相應案，已表明系爭專利之主要部位設計特徵在於「本體」，至於「L形側部」如何折腳，均屬近似範圍，則關於「主要部位設計特徵」之意思表示本即有一定共通性，難僅以國情或審查基準不同即可予以忽視。（五）由上訴人日亞化工公司委託訴外人羅炳榮於94年11月18日所為之鑑定報告，可知「本體」屬於先前技藝之理由，益徵系爭專利之「本體」完全相同或近似於先前技藝，完全無法成為系爭專利設計上的創新元素。又系爭專利之主要設計特徵既已相同於引證案1，縱於次要設計特徵（L形電極）部位有局部設計之增刪、改變，整體設計仍未能產生特異之視覺效果，系爭專利自不具新穎性。然原訴願決定僅以引證案與系爭專利之造形略有差異，即認定系爭專利具有新穎性，顯與本院74年度判字第113號判決意旨相悖，亦與專利審查基準之應先區分主要部位設計特徵之判斷標準未合。（六）引證案1可證明系爭專利不具創作性，另引證案1與引證案2之組合可證明系爭專利不具創作性，而引證案1與引證案3之組合可證明系爭專利不具創作性，至引證案1與引證案4之組合可證明系爭專利不具創作性。詎原訴願決定疏未區分系爭專利之主要部位設計特徵為何，且未依據系爭專利為消費者視覺可及之正面及消費者所能目視最大面，即系爭專利發光二極體之正面，作為主要部位設計特徵之判斷重點，且以側面圖作為比對重點，顯然違反系爭專利核准審定時專利審查基準第3-2-7頁規定。至原訴願決定疏未依據系爭專利核准審定時專利審查基準所載明之判斷標準，予以正確判斷引證案2所揭示之L形側部與系爭專利之L形側部，為何不是僅為比例、尺寸之變化，應屬易於思及不具創作性之範疇。（七）又系爭專利申請專利之新式樣與先前技藝之引證案1、引證案2縱有差異，然該等微小差異，不足以影響發光二極體所屬技藝領域中具有通常知識之人。參酌引證案1與引證案2而可易於思及系爭專利之整體設計之判斷結論，則系爭專利不具有創作性自明。縱依上訴人日亞化工公司所主張系爭專利所屬發光二極體技藝領域具有通常知識及設計能力之人須限定為「設計者」或「創作者」，亦無礙於系爭民事判決認定引證案1、引證案2之組合足以認定系爭專利不具創作性之判斷。上訴人日亞化工公司曲解「消費者」之意思，解讀為不具有該新式樣所屬技藝領域中之通常知識及普通設計能力之一般消費者，而指摘其於創作性之判斷主體上有違誤，自屬無據。而引證案1、引證案2之組合確實足以證明系爭專利違反核准時之專利法第107條第2項之規定，不具創作性，應予撤銷等語。求為判決將原處分及訴願決定均撤銷，並命上訴人智慧局應就第000000000N01號專利舉發案件為「舉發成立，應撤銷專利權」之審定。
三、上訴人智慧局則以：（一）專利法係於92年2月6日修正公布，於93年7月1日施行，而現行「專利審查基準」之第三篇新式樣專利實體審查則於94年3月3日修正發布並施行。是現行專利審查基準中有關新式樣專利實體審查之規定，僅溯及於現行專利法生效之日即93年7月1日起適用，而該日晚於系爭專利核准審定之日即93年1月5日，則本件系爭專利舉發案之審查，即應以83年11月25日公告之「專利審查基準」為準。
又由證據18至證據21並無法證明欲遵循該等專利審查基準，其首要工作當需先予區分系爭新式樣之主要部位設計特徵、次要部位設計特徵為何，並非造型一有不同，即可遽稱二者並不構成近似。且上訴人智慧局已核准之諸多發光二極體新式樣專利中（其中包括系爭專利），均可見發光二極體除了本體之設計外，兩側電極片體亦非不具創作空間，且各發光二極體核准專利圖說之創作說明內容亦無強調區分何者為主要設計特徵、何者為次要設計特徵，是被上訴人之主張，並不足採。（二）系爭專利之「Ｌ形側部」雖具功能取向，即滿足導電及散熱功能，惟經檢索相關先前技藝後，發光二極體之電極部形狀、位置及延伸方向等，確實存在各種不同造形之設計，並非不具造形創作空間之組件，亦非純粹因應其本身或他物功能可直接而輕易可思及者。另以上訴人智慧局之中華民國專利檢索系統查詢，可知經上訴人智慧局核准以「發光二極體」為專利名稱之新式樣專利，共計有887筆，相當於系爭專利「L形側部」之電極部分，其外觀設計造型各異，形狀不一。又發光二極體新式樣專利，各組之本體形狀幾近相同，差異僅在於電極型態之設計不同，顯然在發光二極體之領域中，就電極部分，確實存在有外觀設計之空間。另就系爭專利之圖說所揭示之本體與L形兩側部，比例上固有大小之分，然尚未達到比例懸殊不易辨識之程度，是被上訴人之主張，顯然不符上訴人智慧局就發光二極體專利案之審查標準。被上訴人主張系爭專利「L形側部」形狀修飾屬肉眼無法觀察，並非對整體產生特異之視覺效果之主要設計特徵等，均可由上訴人智慧局已核准之諸多發光二極體新式樣專利，其中包括被上訴人所申請之相關核准專利圖說公告內容獲得反證，自不足採信。（三）就引證案1是否足以證明系爭專利不具新穎性、創作性，以及引證案1與引證案4、引證案3及引證案2等之組合是否為熟習該項技藝者易於思及且證明系爭專利不具創作性部分：上訴人智慧局已詳述系爭專利與引證間之差異及系爭專利具新穎性與創作性之理由，且系爭專利圖說並未主張單獨本體或電極為其主要、次要設計特徵，基於新式樣應以審查其整體設計為原則，復以系爭專利所揭示之圖面，系爭專利之電極尺寸仍佔有本體相當大部分，故系爭專利之本體及兩側電極片體皆屬主要視覺正面，非被上訴人所指因該電極比例小而不得作為主要部位之造形特徵，自難謂上訴人智慧局顯然違反核准審定時專利審查基準規定及行政法院之實務見解之情事。（四）系爭專利本體兩側之「L形側部」電極在使用時形狀雖會遭焊錫破壞，不易辨識，惟交易時仍清楚可見，與交易後之使用狀態無關。且發光二極體並非以安裝後之狀態交易，而係以顯露電極之狀態交易，該電極部分雖具有功能，然具有功能性之設計未必屬純功能性考量，系爭專利並無純功能性設計不得不然之限制，且不排除其造形均有可自由發揮創作之設計空間。日本之「關連意匠」申請案與美國「同一設計概念下多個實施例」申請案，與我國聯合新式樣「必然近似母案」之概念尚有差異，且各國國情不同，專利法制及審查基準互異，縱使系爭專利有牽涉其中，惟關連比對的對象各不相同（非與證據3比對），尚難據以比附援引。至韓國專利KR294490案與被上訴人所提之引證案1非屬相同設計，比對基礎之對象已有不同。另由臺灣高等法院96年度智上字第45號判決，對於本件訴訟所涉之系爭專利權，並無比附援引之餘地。（五）另由證據25之鑑定報告內容可知，專利侵害鑑定之原則及方法，與專利舉發案件係審查專利案是否可專利性者，兩者本屬有別，專利侵害鑑定報告書係以待鑑定物是否落入專利權之範圍提出比對意見或爭訟專利是否侵權之民事訴訟，而舉發案係以舉發證據判斷系爭專利是否符合專利要件，兩者審理之標的及方式不同，尚不能互相援引作為舉發證據已揭露系爭專利形態特徵之依據，亦無拘束上訴人智慧局依法審查之效力。（六）系爭專利並未主張單獨本體或電極為其主要、次要設計特徵，而是基於新式樣審查應以整體設計為原則，且就系爭專利之圖面所示，系爭專利之電極尺寸占有本體相當大的部分，故系爭專利之本體及兩側電極片體皆係主要視覺正面部位，非被上訴人所指因該電極比例小而不得作為主要部位之造形特徵。而引證案1之形狀略呈長方形之座體，座體中央向下凸設一矩形，座體前面中央呈現橫寬狀菱形窗面，座體後面中央設一梯形缺口，座體兩側各設一貼附於座體側面及底面呈L形相對之電極，相較於系爭專利係於座體中央下方凸設成寬梯形，且兩側電極係設成由座體兩側向外延伸，且以相反於窗面之方向彎折，彎折角並作大弧形修飾等不同。兩者整體予人之視覺感受各異其趣，且易於分別，不致有混淆、誤認之虞，自為不相同，亦不近似之形狀，且系爭專利之形狀特徵明顯，熟習該項技藝者亦無法由引證案1既有之形狀易於思及系爭專利之整體形狀，是引證案1尚難證明系爭專利不具新穎性、創作性。又引證案2標示國際分類為「H01L」，屬發明類別之技術性文獻，提出此技術係出於簡化製程之動機，與系爭新式樣專利之創作動機不同。由引證案1及引證案2擷取及組合而成之LED除已將引證案2之電極刻意作了相當之變化，整體並無如系爭專利呈現之本體中央下方凸設成寬梯形，Ｌ形電極係以其直立部分嵌設於本體底部中且水平部分彎向後方，又引證案2之L形電極於尺寸大小、外上角隅之弧角及直立部與水平部之比例均與系爭專利不同，兩者並無易於思及的組合關係，故熟習該項技藝者尚難由其而必然且輕易推導出系爭專利之整體形狀。被上訴人將引證案1之本體與引證案3之L形電極組合，惟其位置、形狀、大小比例、端子排列方向等組合的可能性何止千百種，證據11之L形電極除尺寸大小、外上角隅之弧角及直立部與水平部之比例與系爭專利不同外，其與本體間形成一間隙亦與系爭專利不同。而引證案1之本體與引證案3之L形電極兩者並無易於思及的組合關係，熟習該項技藝者尚難由其而必然且輕易推導出系爭專利之整體形狀。被上訴人將引證案1之「本體」與引證案4之「L形電極」組合，惟其位置、形狀、大小比例、端子排列方向等組合的可能性何止千百種。引證案4之L形電極除尺寸大小、外上角隅之弧角及直立部與水平部之比例與系爭專利不同外，其與本體間形成一間隙亦與系爭專利不同，引證案1之「本體」與引證案4之「L形電極」兩者並無易於思及之組合關係，熟習該項技藝者尚難由其而必然且輕易推導出系爭專利之整體形狀。（七）被上訴人以引證案1之本體部分並組合引證案2至引證案4之電極造形，據以與系爭專利之整體形狀作選擇性之比對，進而否定系爭專利之創作性。惟該等單元造形之排列組合之可能性甚多，在未提示系爭專利整體造形之前提，自無從認定渠等之組合必然易於思及可推導出被上訴人所描繪之LED造形。被上訴人依系爭專利圖說所揭露之系爭專利新式樣，從無限多可能組合之形狀中，僅選擇特定之組合，即作成易於思及整體形狀之判斷，而認定系爭專利不具創作性，實屬後見之明，不足為採等語，資為抗辯。求為判決駁回被上訴人之訴。
四、上訴人日亞化工公司則以：被上訴人與上訴人日亞化工公司間之民事侵權訴訟業經原審法院99年民專上更（一）字第1號判決，認為引證案1及引證案2之組合可證明系爭專利不具創作性。惟該判決關於「創作性」未依法基於熟習該項技藝者進行判斷，而與「新穎性」之判斷標準混淆，誤以一般消費者之立場，顯違系爭專利核准審定時之90年10月24日修正公布專利法第107條第2項規定。該判決復以「消費者」作為判斷「創作性」之主體，顯係混淆「新穎性」判斷標準之結果。又該判決將「新式樣與先前技藝間之差異大小」與「新式樣所需之創作性」相混淆，自創改良設計必須與先前技藝差異較大才能具備創作性之判斷標準，與專利法關於「創作性」之規定不合。另該判決誤以新式樣創作性之判斷僅需考慮「設計之概念」是否已曾揭露，違背專利法所明定新式樣保護之標的為物品之形狀等，而非技術之概念。上訴人日亞化工公司爰以該判決顯有適用法律錯誤之違背法令，已向最高法院提出上訴中。又被上訴人就LED之電極形狀之變化，申請至少二系列共8件之新式樣專利，足證被上訴人肯認如此電極變化設計，即便其本體造型未明顯改變，亦足使LED整體具備新穎性及創作性。被上訴人將引證案之本體與其他先前技藝之L形電極組合，卻未論其位置、形狀、大小比例、排列方向等組合的可能性，自無從論斷熟習該項技藝者可由引證案之本體組合先前技藝之L形電極，而必然且輕易推導出系爭專利之整體形狀，足見上開民事判決之違誤，顯無參酌之必要，被上訴人之主張顯屬後見之明。又系爭專利之獨特視覺效果，並非發光二極體所屬技藝領域具有通常知識者，可將引證案之組合結果，經由簡單的變形過程，即可獲致者，足見系爭專利確具創作性等語。
五、原審為撤銷訴願決定及原處分，上訴人智慧局就第000000000N01號「發光二極體」新式樣專利舉發案，應為撤銷專利權之處分之判決，略以：（一）引證案1是否已揭示系爭專利「本體」之設計特徵？而可證明系爭專利不具新穎性及進步性？1、系爭專利與其聯合一第584485號新式樣專利之差異在於聯合一之窗面為中央上下端為尖角、導電片外上角隅彎弧較小、後面梯形缺口兩側之矩形凹陷之設置及其位置等，足徵前述差異並非主要設計特徵，不足以影響系爭專利與其聯合一整體設計之近似判斷。即使兩者之間有前述之差異，由於該差異僅為次要設計特徵或陪襯性設計不足以影響整體之視覺效果，兩者整體仍屬近似之新式樣，故上訴人日亞化工公司將兩者歸屬為聯合新式樣專利。2、茲比對系爭專利與引證案1之特徵描述，可知系爭專利與引證案1之差異主要在於：系爭專利兩側之導電片為向「後」彎折之L形，而引證案1為向「內」彎折之L形。至於窗面中央上下端之尖角、本體左上角之三角形凹陷、本體底部中段設前後向下凸之寬矩形、導電片角隅之彎弧及後面梯形缺口兩側之矩形凹陷之設置等佔整體設計之比例不大，均屬細部設計，而為不足以引起消費者注意之次要設計特徵或陪襯性設計。3、由於系爭專利本體兩側之導電片向「後」彎折與引證案1之向「內」彎折不同，使系爭專利之L形導電片相對於本體有如本體之兩翼向兩側延伸，跳脫引證案1整體概為矩形塊體之視覺效果，且系爭專利之導電片使整體視覺效果更細長，經異時異地整體比對，綜合判斷整體視覺性設計，以「普通消費者」選購商品之觀點，系爭專利所產生薄型化之細長感與引證案1之視覺效果不同，系爭專利所產生之視覺印象尚不足以使「普通消費者」將系爭專利之整體設計誤認為係引證案1，而產生混淆之視覺印象（美國聯邦最高法院於Gorham Co.
v.White,81U.S.511(1871)一案中認為倘有使消費者誤甲為乙，而購買甲時，即屬近似），故系爭專利與引證案1之整體設計不相同亦不近似，引證案1不足以證明系爭專利不具新穎性。4、被上訴人取得之D113209及D113352新式樣專利均為獨立新式樣，其兩側導電片分別呈向後彎折及向內彎折之L形，足徵被上訴人自己亦肯認導電片之設計為具有視覺效果之主要設計特徵，足以使兩案不相同或不近似。被上訴人既已申請取得D113209及D113352新式樣專利，兩專利之差異在於L形導電片，且為構成兩專利不相同且不近似之主要設計特徵，自難稱發光二極體整體為純功能性設計或不符合視覺性要件，不得取得新式樣專利保護，亦難稱該L形導電片本身為功能性特徵或肉眼無法觀察確認，不具有視覺性之裝飾性效果。5、系爭專利與引證案1比對，由於兩者彎折方向不同，使系爭專利向後彎折之L形導電片相對於本體有如本體之兩翼，向兩側延伸並產生薄型化之細長感，而與引證案1之視覺效果迥然不同。由於系爭專利之本體及L形導電片均屬主要設計特徵。單以大致呈矩形塊體視覺效果之引證案1，尚難引發熟習該項技藝者聯想到可以向「後」彎折之L形導電片構成薄型化細長感之視覺效果，故引證案1亦不足以證明系爭專利不具創作性。又查引證案1並未揭露系爭專利本體兩側所設之L形導電片，在此情形下，何以熟習該項技藝者於參酌引證案1後即可易於思及系爭專利，被上訴人對此並未舉證證明，僅空言主張不具特異之創作特徵，自非可採。（二）引證案1與引證案2之組合，可否證明系爭專利不具創作性？1、系爭專利與引證案1比對，差異主要在於系爭專利兩側之導電片為向「後」彎折之L形，而引證案1為向「內」彎折之L形。茲觀察引證案2之圖1、2乃先前技術之展示，圖3、4則為東芝之技術。引證案2之圖1為頂視型LED，顯示兩側導電片呈向「內」彎折之L形；圖2為側視型LED，顯示兩側導電片呈向「後」彎折之L形；圖3為頂視型LED，顯示兩側導電片呈向「內」彎折之L形；圖4為側視型LED，顯示兩側導電片呈向「後」彎折之L形。而依引證案2之說明，可知該技術係藉不同之成型設計，將同形狀之電極材料彎折成向「內」彎及向「後」彎兩種型態，分別適用於頂視型及側視型LED。2、本件系爭專利與引證案1兩者之基本型態皆為在矩形發光部本體兩側設導電片，經整體觀察與比對，系爭專利與引證案1兩者之主要設計特徵大致相同，差異在於系爭專利兩側之導電片為向「後」彎折之L形，而引證案1為向「內」彎折之L形。參酌前述引證案2之教示，即相同形狀之電極材料可以彎折成向「內」彎及向「後」彎兩種不同型態，且向後彎折呈L形之導電片可適用於側視型發光本體之兩側之技術特徵，本件引證案1本體兩側之導電片為向「內」彎折之型態，熟習該項技藝者於參酌引證案2前述之教示，自可輕易將該向「內」彎折之導電片置換為向「後」彎折之型態。又引證案2亦教示向後彎折呈L形之導電片可適用於側視型發光本體之兩側，可知熟習該項技藝者於參酌引證案2前述之教示後，亦有明顯之動機將引證案1之本體與引證案2兩側之導電片組合。3、本件引證案1已揭露系爭專利本體之設計特徵，雖引證案2與系爭專利在L形導電片之尺寸大小、外上角隅之弧角及直立部與水平部間之比例等部分略有不同，惟前述三項差異均屬熟習該項技藝者簡易即可思及之修飾、調整，尚不足以影響整體之視覺效果。固然，本件系爭專利之本體及L形導電片整體並非純功能性設計，且符合視覺性要件，得取得新式樣專利保護，惟須深究者，乃發光二極體之實際尺寸相當微小，而所謂L形導電片相對於發光二極體本體更為細小，縱使L形導電片之尺寸大小、外上角隅之弧角及直立部與水平部間之比例有不同視覺效果之變化，然此種變化相對於發光二極體本體及導電片整體而言，仍屬無足輕重之變化，不足以影響整體之視覺效果。故本件引證案1、2之組合足可證明系爭專利不具創作性。（三）引證案1與引證案3之組合，可否證明系爭專利不具創作性？引證案3係揭露一矩形體兩側設向後彎折之L形固定端子，該端子彎折之形狀如系爭專利之導電片。系爭專利之本體及導電片已分別見於引證案1及引證案3，由於引證案3與系爭專利之L形導電片均為向後彎折且均設於本體兩側，具有向兩側延伸之視覺效果，而且導電片之L形與圓、方、三角等基本幾何形體或U字形、C字形等簡易形體均屬眾所周知之物形，引證案3既已揭露向後彎折之L形端子，對於熟習該項技藝者而言，即有明顯之動機將引證案1之本體與引證案3兩側之導電片組合。2、雖引證案3與系爭專利在L形導電片之尺寸大小、外上角隅之弧角及直立部與水平部間的比例等部分略有不同，惟前述三項差異均屬熟習該項技藝者簡易即可思及之修飾、調整，尚不足以影響整體之視覺效果，是引證案1、3之組合可證明系爭專利不具創作性。（四）引證案1與引證案4之組合，可否證明系爭專利不具創作性？引證案4係揭露一矩形體兩側設有向「前」彎折之L形導電片，該導電片彎折之形狀呈L形，但與系爭專利導電片之彎折方向不同。就結構而言，系爭專利之本體及L形導電片已分別見於引證案1及引證案4，由於引證案4與系爭專利之L形導電片均設於本體兩側，具有向兩側延伸之視覺效果，而且導電片之L形與圓、方、三角等基本幾何形體或U字形、C字形等簡易形體均屬眾所周知之物形，引證案4既已揭露彎折之L形端子，對於熟習該項技藝者而言，自有明顯之動機將引證案1之本體與引證案4兩側之導電片組合。雖引證案4與系爭專利在L形導電片之彎折方向、尺寸大小、外上角隅之弧角及直立部與水平部間之比例等部分略有不同，惟前述四項差異均屬熟習該項技藝者簡易即可思及之修飾、調整，尚不足以影響整體之視覺效果，此參酌系爭專利聯合案無大弧角，但整體仍近似於系爭專利，是引證案1、4之組合可證明系爭專利不具創作性。又訴願決定認為電極無論係橫放或採站立型態，其與本體之結合方式（相隔一定間隙）、電極延伸長度（超過本體）及彎折方向（向上或向前）均與系爭專利之Ｌ形側部緊接本體、長度與本體底部齊平、向本體後方彎折等有諸多差異云云。惟查，上開所指之間隙、延伸長度及彎折方向等差異均屬熟習該項技藝者輕易即可思及之修飾、調整，尤其在發光二極體實際尺寸已相當小之情況下，提高L形導電片對LED本體之高度比例，並消除間隙，已為必然之修飾、調整。況系爭專利與引證案4導電片之彎折方向雖有不同，惟兩者之導電片均設於本體兩側，均具有向兩側延伸之視覺效果，故彎折方向之差異僅為熟習該項技藝者簡易即可思及之修飾、調整，尚不足以影響整體之視覺效果。（五）相關問題之釐清：1、本件所謂「所屬技藝領域中具有通常知識者」究指「設計者」抑或「消費者」？應以何種標準審查系爭專利之創作性？
1、所謂「所屬技藝領域中具有通常知識者」，係指一種認知判斷能力，而非一種身分，除具有設計能力之人外，亦包含在該所屬技藝領域中具有通常知識之消費者，以本件而言，即發光二極體產品之消費者（此與「一般消費者」泛指販夫走卒仍有知識程度上之差異）。縱以上訴人日亞化工公司所述之設計者為標準，其於造形過程中較之消費者當然更有能力以置換、組合、轉用、改變位置、比例、數目等設計手法以增加、刪減或變動造形元素。是以，應予探討者，僅在於倘基於既有之設計僅作簡單之設計變化，即使細部設計有改變，但未產生特異之視覺效果者，仍不具創作性。系爭專利之本體已見於引證案1、導電片已見於引證案2，將兩者予以組合，即使稍加改易本體之發光方向或稍加修飾各細部設計，因未產生特異之視覺效果，自仍不具創作性。況引證案2已明確教示相同形狀之電極材料可以彎折成向「內」彎及向「後」彎兩種不同型態，且教示向後彎折呈L形之導電片可適用於側視型發光本體之兩側，是以，熟習該項技藝者於參酌引證案2之教示及引證案1之先前技藝後，自可輕易將該向內彎折之導電片置換為向後彎折之型態；此外，引證案2亦教示向後彎折呈L形之導電片可適用於側視型發光本體之兩側，故有明顯的動機將引證案1之本體與引證案2兩側之導電片組合，此不論係以設計者或發光二極體產品之消費者之認知能力作為判斷標準，均無不同。又上訴人日亞化工公司主張原審法院99年度民專上更（一）字第1號判決關於「創作性」未依法基於「熟習該項技藝者」之角度進行判斷，而與「新穎性」之判斷標準混淆，誤以「一般消費者」之立場為之，顯違系爭專利核准審定時之90年10月24日修正公布專利法第107條第2項規定云云。惟所謂「系爭專利所屬『發光二極體』技藝領域中具有通常知識及設計能力之人（消費者）……」中之「消費者」，應指發光二極體產品之選購者，此種消費者就發光二極體產品具有一定程度之知識，與一般販夫走卒類之消費者自不相同。前述判決中有關所屬技藝領域中具有通常知識及設計能力之人之解釋，與上訴人日亞化工公司主張之「具有該領域中之通常知識及普通設計能力之人」相同，均符合系爭專利核准審定時適用之90年10月24日修正公布之專利法第107條第2項所定之「熟習該項技藝者」。2、東芝技術集等是否屬於熟習該項技藝者會參考之先前技藝之爭議：本件系爭專利既屬發光二極體產品，而在系爭專利之前，東芝技術集已就發光二極體之設計內容提出上開教示，就所屬技藝領域中具有通常知識者而言，殊難想像完全不知該資料存在之理，而就設計者而言，更有可能於設計產品之際，參酌上開資料。本件上訴人日亞化工公司一方面既稱對於從事工業設計者而言，其必須瞭解所設計之物品之基本特性及工業製造條件，而不能恣意憑空造形等語，一方面卻又稱技術領域之文獻通常是技術人員才會參考，引證案2所揭示之內容是否可能引發參考之動機，不無疑問云云，顯然前後論點不一，不足為採。又上訴人日亞化工公司主張證據30乃屬發明類別之技術性文獻，提出此技術係出於「簡化製程」之動機，與系爭新式樣專利之創作動機不同，又主張具有通常知識者並無將引證案1與引證案2組合之動機云云。就本件而言，以向後彎折之導電片搭配頂視型本體，或以向內彎折之導電片搭配側視型本體，均為熟習該項技藝者易於思及之設計變化，並不會受限於引證案2圖面所揭露頂視型LED本體搭配向內彎折之導電片，側視型LED本體搭配向後彎折之導電片之形態。而引證案2既有如上所示之教示，則所屬技藝領域中具有通常知識者於審酌上開資料後，自有可能產生加以組合之動機。3、審酌新式樣之創作性時，可否組合引證資料之爭議：查我國新式樣專利之「創作性」與美國設計專利之「非顯而易知性」互為對應，均係審究申請專利之設計是否產生獨特之視覺效果。又美國發明專利之「非顯而易知性」與我國之「進步性」相對應，惟美國法制並未指出發明專利「非顯而易知性」之審查方式與設計專利「非顯而易知性」之審查方式不同。4、有關設計概念之爭議：查本件導電片之「L形」為具體形狀之描述；「向後彎折」為該導電片與本體之相對結合關係之描述，亦即從本體右側觀之為L形，從本體左側觀之為「⊥」形片之描述，尚難稱「L形向後彎折」為抽象之「設計概念」。又上訴人日亞化工公司又主張相同之設計概念及物品基本形態下，具體設計仍有無數種變化，無數種可能性，而能擁有創作性云云。茲以系爭專利而言，發光部主體兩側設導電片為其基本形態，故同一形狀之發光部主體兩側設不同形狀之導電片，即使基本形態相同，只要形狀設計不同，仍具創作性。是以，若依上訴人日亞化工公司所提參證10專家意見，將向後彎折之L形導電片作為基本形態，而將不同大小之角隅（細微變化）作為主要設計特徵，將導致完全沒有近似範圍可言，此顯與參證12之聯合新式樣情形不一致。5、有關後見之明爭議：
上訴人日亞化工公司又主張若先前技藝已揭露所有之局部設計，就認定將各個局部設計之組合為易於思及者，這種「後見之明」將使所有設計均不可能取得新式樣專利云云。惟參照審查基準第3-3-22頁，可知，倘先前技藝確有提供組合之動機，經整體設計綜合判斷後，系爭專利對照先前技藝之組合倘仍不具特異之視覺效果者，仍得認定系爭專利不具創作性，此係以設計之整體綜合判斷其視覺上之效果，與所謂將專利拆解後，再以局部與各先前技藝互為比對之方式不同，上訴人日亞化工公司上開指摘，亦非可採。6、系爭專利之基本形態及主要設計特徵爭議：上訴人日亞化工公司意欲藉由對物品之基本形態所採定義寬嚴程度，以進一步申論非基本形態之變化相對於基本形態所生之創作性有無之影響。就系爭專利而言，於發光二極體主體兩側設導電片為其基本形態，至於導電片究係向後彎折或向內彎折，因已涉及形狀變化，尚難稱L形導電片為基本形態。如前所述，對於新式樣之新穎性判斷係透過整體觀察、綜合判斷、以主要設計特徵為重點等方式，以系爭專利而言，普通消費者之眼光觀察系爭專利之設計，僅能就其主要設計特徵為重點，觀察系爭專利中央主體及兩側導電片整體之視覺效果，綜合判斷其對照先前技藝是否會混淆、誤認，尚難如上訴人日亞化工公司所述，況參酌現行新式樣審查基準第3-4-6頁第3段亦認為倘變化對於整體視覺效果並無顯著影響者，仍屬「相同新式樣」之範圍，證諸系爭專利之聯合案，其L形導電片之角隅顯然小於系爭專利，此外，對於聯合案之窗面為中央上下端為尖角、後面梯形缺口兩側之矩形凹陷之設置及其位置等差異，上訴人智慧局認為均不影響兩案之整體視覺效果，進而認定兩案整體設計近似，准予聯合新式樣專利，益證上開改變均未改變系爭專利之整體視覺效果。上訴人日亞化工公司將主要設計特徵誤認為係基本形態，將陪襯性之細部設計誤認為主要設計特徵，顯然認事用法有誤，並非可採。7、美國專利商標局就系爭專利對應案之審查部分：上訴人日亞化工公司又舉系爭專利對應案於美國專利商標局之審查結果，認為JP'515所示之主體長寬比例較為粗短（thicker），且系爭專利對應案之L形導電片角隅呈彎弧形（uniformly curvedcorners），而有不同之整體外觀。惟前述美國審查觀點顯然與我國審查基準不同，尚難援引該對應案之審查結果，作為推翻引證案1與引證案2之組合足以證明系爭專利不具創作性之論證。再者，若依美國審查觀點，角隅之圓弧大小等細部修飾為主要設計特徵，細部修飾有差異即得認定整體設計不近似，而為專利無效抗辯不成立之認定，則系爭專利與其聯合案比對，兩者之窗面為中央上下端為尖角、後面梯形缺口兩側之矩形凹陷的設置及其位置等均具差異，理應不准予「聯合」專利，惟事實上上訴人日亞化工公司仍以此申請聯合專利，且獲准許，益證上開差異對於整體視覺效果並無顯著影響。綜觀前述，本件被上訴人所提引證案1雖不足以證明系爭專利不具新穎性及創作性，惟引證案1、2之組合、引證案1、3之組合及引證案1、4之組合均可證明系爭專利不具創作性，本件上訴人日亞化工公司系爭專利即有不應准許事由，是上訴人智慧局所為舉發不成立之處分，於法即有未洽。訴願決定未加指摘而予維持，亦非妥適。被上訴人請求撤銷訴願決定及原處分，並請求判命上訴人智慧局應為撤銷系爭專利之審定，為有理由，應予准許。為其判斷之基礎。
六、上訴人上訴意旨及補充理由略謂：（一）按行政訴訟法第19條第1項第3款、智慧財產案件審理法第34條第2項規定、司法院釋字第256號解釋意旨，曾參與本件行政訴訟之相關民事侵權事件裁判之法官，不宜再參與本件上訴審之裁判。（二）原判決認為「創作性」之判斷主體「熟習該項技藝者」包括「不具設計能力」之「消費者」云云，與專利法、專利審查基準及國內外實務均相違，顯屬適用法規錯誤，構成違背法令：1.關於新式樣「創作性」之判斷主體究應具有何種能力，應為具有設計能力之「設計者」，抑或是僅從事採購或購買新式樣物品之「消費者」乙節，上訴人依據系爭專利核准審定當時之專利法（即90年10月24日修正公布者）第107條第2項規定，可知判斷新式樣專利是否具有「創作性」，應以「熟習該項技藝者」作為判斷主體。再由「創作性」所關心者在於「系爭之新式樣是否可『易於思及』」，即可知所謂「熟習該項技藝者」當指具有該領域中之通常知識及普通設計能力之人。且縱我國專利法曾數度修法，然前述基本判斷原則從未改變。故新式樣「創作性」之判斷，確實應以從事「設計者」或「創作者」之立場為之。惟有「設計者」及「創作者」，始具有「設計之通常知識以及設計之能力」，亦可能會關心一外觀設計「如何完成」、是否可參照其他設計而「輕易思及」。然原判決對於上訴人為支持「創作性判斷主體應為具設計能力之設計者，而非消費者」之主張，在原審所提之各項重要攻擊防禦方法，包括前述我國專利法令之沿革、本院94年度判字第1724號判決、2010年第4期「中國專利與商標」期刊中「外觀設計創造性審查方法研究」一文、美國MPEP規定、日本專利法及專利審查基準規定、葉雪美文章、劉國讚副教授專家意見書以及上訴人聲請以傳喚劉教授到庭陳述意見之證據調查方法等，均未置一詞，亦未說明何以不採之理由，即逕自認定「創作性之判斷主體包含消費者」云云。就此而言，原判決已有理由不備之當然違背法令。又由原審所謂「創作性之判斷主體應為『熟習該項技藝者』，審查基準稱其為虛擬之人，法並未規定『熟習該項技藝者』必須是『設計者』之身分，或以此為限，美國聯邦最高法院在前揭Gorham Co.v.White一案中亦採相同見解」云云，可知原審亦以美國法令實務作為論斷依據。惟於原審程序中，並無任何一造基於「Gorham Co.v.White」案例提出任何攻擊防禦方法。且在舉發程序仍採當事人主義及辯論主義之情況下（本院77年度判字第1862號判決、90年度判字第952號判決等，均數度重申此原則），原審法院逕自將之採為判決之依據，又未使當事人先就其內容為辯論，其訴訟程序已屬違法，且構成理由不備，對上訴人更造成突襲。再者，如原判決亦認知者，前述「Gorham Co.v.White」乃美國法院早在1871年即作成之判決，當時美國專利法根本尚未引入「創作性」作為設計專利之要件。然原審法院竟在未提示當事人辯論之情況下，率以上開美國法院判決作為認定「創作性之判斷主體並不限於具有設計能力之設計者」之證據，又對該證據完全理解錯誤，其判決焉無違背法令？更何況，上訴人已在原審法院說明美國MPEP規定以「設計者」作為創作性判斷主體之法令出處，原審法院何以對之恝置不論？另原審法院明知「所屬技藝領域具有通常知識者」與「普通消費者」在定義、法律意涵及適用之專利要件上均有不同，竟然作成「所謂技藝領域中具有通常知識者，除具有設計能力之人外，亦包含在該所屬技藝領域中具有通常知識之消費者」云云之結論，已將法律特意區隔之兩種不同判斷主體加以混淆，混用其定義，其論述之構成，明顯違背論理法則。若照原審所言，則新穎性與創作性在判斷標準上有何差異？顯見其判決之違背法令！（三）又原判決係認為引證案1之導電片與系爭專利之導電片，二者之形狀相同，僅「彎折方向」不同，只要參照引證案2之教示，即可輕易將引證案1之導電片修改方向而完成系爭專利之設計云者。然原判決對於上訴人多次說明有關各引證案之設計與系爭專利之重大差異均置之不理，亦未說明何以不採之理由，不僅有判決理由不備之當然違背法令，更有違背法令認定事實之瑕疵。（四）舉發程序採處分權主義及辯論主義，其審查僅能在當事人主張範圍內為之；原審逕依職權探知證據已屬違法，又未依法先使當事人就該等證據或特殊專業知識為辯論即採為判決基礎，更未就其特殊法律見解先為闡明，其判決違背法令，至於明確。其次，原判決自行採用美國法院判決Gorham Co.v.White為論據基礎，惟對其內容認知錯誤，又未提示當事人辯論，即採為判決之基礎，顯有違誤。又被上訴人並未以發光二極體之實物作為引證案，本案亦無發光二極體之實物在卷，原審法院竟一再以「發光二極體之實際尺寸」作為判決依據，又未曉諭當事人辯論，更屬違背法令。另對於所有原審法院亦認知之引證案與系爭專利間之差異，縱使其在審閱圖面後確認該等差異造成「不同視覺效果之變化」，原審法院仍率以「因發光二極體實際尺寸相當小」為由，將圖面上已顯示之「不同視覺效果」一筆勾消，認定該等差異「無足輕重」云云。顯然，「發光二極體之實際尺寸」，乃原審法院對上訴人作成不利判斷之核心因素。暫不論原審法院並非以系爭專利之「圖面」作為比對標準，已屬違背專利法第第123條第2項及前揭專利審查基準之規定，構成判決不適用法令及適用法令錯誤之重大違法；而原審法院在卷內並無實物樣品、系爭專利又未限定物品尺寸之情況下，何以竟能認定系爭專利所涉之「發光二極體」「必然」「尺寸相當小」？原審法院是否曾在未提示兩造之情況下，自行由兩造間先前民事訴訟卷內調取發光二極體之實物樣品，作為判決憑據？又或者，是否因原審技術審查官先前參與過兩造間民事訴訟、看過該案卷內之涉案侵權物品（按：其乃被上訴人之產品，並非上訴人實施系爭專利權之產品），故而混淆侵權判斷與創作性判斷之界線？無論何者情況，原審法院自行依職權探知證據，卻未提示、曉諭當事人為辯論，其判決實已嚴重斲害當事人之程序權及實體權！又原審法院自行以系爭專利之「聯合新式樣」作為論證基礎，卻未依法先為闡明、曉諭當事人為辯論，對上訴人造成突襲，亦屬違背法令。（五）新穎性之判斷標準，在於「系爭案與引證案是否『近似』」，而創作性之判斷標準，則為「系爭案是否得由引證案易於思及」或「系爭案相較於引證案是否具有特異之視覺效果」，二者截然不同。原審法院確實混淆「新穎性」與「創作性」之判斷標準，明顯違背法令。（六）原審法院誤將美國法院判決Gorham Co.v.White作為支持其所謂「創作性判斷主體亦包含消費者」之理由。又原審法院不明究理，將用於「確認」近似範圍之「聯合案」，引入作為判斷「系爭專利不具創作性」之基礎；原判決表示其係以「新穎性」之判斷方法作為判斷系爭專利「不具創作性」之方法，顯有違法。（七）原判決一方面駁斥被上訴人關於引證案1單獨可證明系爭專利不具新穎性或創作性時，以被上訴人自己申請取得之D113209及D0000000新式樣之差異為例，認為L形導電片構成「主要設計特徵」，且闡述「難謂L形導電片為肉眼無法觀察確認」或「不具有視覺性之裝飾效果」之看法。然而，另一方面卻認為引證案1與系爭專利之「主要設計特徵相同，差異在於兩側之導電片」，亦即原審法院此時又將導電片排除於「主要設計特徵」之外，與前述之論點顯有矛盾。又原審法院一方面稱「新式樣審查並不會審究先前技藝中之文字記載否有教示組合之動機」，一方面又數次論以「明顯之動機」云云，亦顯有矛盾。而原判決復稱「只要所屬技藝領域之專利或商品外觀具有類似之設計，基於商業競爭，即有產生強烈動機供熟習該項技藝者學習、組合或置換之可能」云云，似認為「任何商業競爭對手均有強烈動機將類似設計加以學習、組合或置換」，實毫無理由，亦與論理法則、經驗法則不合。另原判決以引證案1之電極係「向內彎折」，無法引發熟習該項技藝者聯想到將該電極改為「向後彎折」，因而認審酌引證案1單獨無法使熟習該項技藝者易於思及系爭專利。惟查，其卻在判決第33頁第5(1)點中，認為將引證案4之「向前彎折」導電片，改為系爭專利之「向後彎折」導電片乃可輕易思及者。即原判決一方面認為「由向內彎折轉為向後彎折」為無法輕易思及者，另一方面卻又認為「由向前彎折轉為向後彎折」乃可輕易思及者？原判決不僅理由不備，更前後矛盾，構成當然違背法令。綜上，原審法院為維護「判決之一致性」，不惜犧牲判決正確性及正當法律程序，甚且在判決中直接以「新穎性之判斷標準」作為論述本件「不具創作性」之基礎。而原審法院技術審查官，在已親身參與兩造民事判決、該判決上訴中，且行政訴訟尚在進行之情況下，即發表文章評述該民事判決，核此均對上訴人而言有欠公允。（八）無論由何種法律解釋方法，均無法得到支持原審法院法律見解的結論，原審法院之法律解釋及適用，確有重大錯誤。若將上訴人主張解為「僅是對原審法院認事用法之職權加以指摘」、「僅屬法律見解不同」云云，不對原審法院明顯違背國際潮流及我國長年專利審查實務之作法予以糾正，而允許原審法院任意解釋及認定法律之意涵，率爾推翻國際通用準則，將嚴重影響法律狀態之安定。（九）原判決雖然認同系爭專利與引證案之「L形導電片、外上角隅之弧角及直立部與水平部間之比例有不同視覺效果之變化」，亦即原審法院明知二者確實因為該等設計之不同，而導致「視覺效果不同」，至此，原審法院依法即應判定系爭專利具有「創作性」。惟原審法院竟以非屬新式樣專利必要記載事項、亦非創作性判斷要素之「實際尺寸」為理由，將前述「視覺效果不同」之結論一筆勾消，逕以「惟須深究者，乃發光二極體之實際尺寸相當微小，而所謂L形導電片相對於發光二極體本體更為細小，縱使L形導電片、外上角隅之弧角及直立部與水平部間之比例有不同視覺效果之變化，然此種變化相對於發光二極體本體及導電片整體而言，仍屬無足輕重之變化，不足以影響整體之視覺效果」。此外，對於訴願決定在比較系爭專利與引證案之「圖面」後所認定之視覺效果差異，原審法院更率斷以：「上開所指之間隙、延伸長度及彎折方向等差異均屬熟習該項技藝者輕易即可思及之修飾、調整，尤其在發光二極體實際尺寸已相當小之情況下，提高L形導電片對LED本體之高度比例，並消除間隙，以為必然之修飾、調整」云云。顯然，「發光二極體之實際尺寸」，乃原審法院對上訴人作成不利判斷之核心因素。而原判決違背「創作性」之審查應以「圖面」為準之原則，而以「發光二極體之實際尺寸」作為判決依據，其判決自屬違背法令。又關於新式樣之創作性應以「圖面」為判斷對象之原則，原審法院民事庭在兩造間之99年度民專上更(一)字第1號判決中亦採相同看法，固然原審法院民事庭在其判決中亦混淆新穎性與創作性之判斷基準，一方面將「創作性判斷主體」之「發光二極體技藝領域中具有通常知識及設計能力之人」等同於「消費者」，一方面又以「消費者於選購發光二極體時之觀點」作為判斷之準則，凡此均屬「新穎性」之評價方式，故該民事判決亦涉有適用法規錯誤之違背法令，與本件原審法院行政判決所犯謬誤如出一轍，但就「創作性」應審酌之對象而言，原審法院民事庭則明白表示應以「圖面」為準，與本件原審法院行政判決顯非一致。（十）上訴人從未主張「審酌新式樣創作性時不得組合引證資料」云者，原審法院卻將之列為本件之「爭議」，又指稱上訴人所提專家意見曾為此主張云云，拒不傳喚專家到庭為證據調查，已屬違背法令確定事實及理由不備之違法；且原審法院對於上訴人關於引證組合不足證明系爭專利不具創作性之重要攻擊防禦方法均恝置不論，亦屬理由不備。（十一）原判決逕將其就美國法及美國法院判決等「已知之特殊專業知識」作為裁判基礎，卻未依法先提示當事人辯論，且事實上又對所引用美國法及美國法院判決認知錯誤；其判決不僅違反智慧財產案件審理法第34條第1項準用同法第8條及行政訴訟法第141條規定，更有理由不備及理由矛盾之當然違背法令。其次，原審法院未經調查，逕認「美國法制並未指出發明專利『非顯而易知性』之審查方式與設計專利『非顯而易知性』之審查方式不同」，亦與美國法之實際情況不符。再者，原判決引用Egyptian Goddess,Inc.v.Swisa,Inc.判決中於「新穎性判斷主體應為ordinary observer，並非Designer」云者，否決上訴人關於「創作性判斷主體應為設計者」之法律主張，亦不符論理法則，更凸顯原判決混淆「新穎性」與「創作性」判斷準則之重大法律錯誤。（十二）原判決一方面謂：「我國新式樣專利之『創作性』與美國設計專利之『非顯而易知性』互為對應」、一方面數度引用美國法院判決作為法律見解依據，但另一方面卻對於上訴人基於美國法令主張「創作性判斷主體應為設計者」、以及所提供美國專利商標局就系爭專利對應案之審查結果等，拒不採酌或未說明不採之理由，亦不加以謹慎調查，其判決不僅理由不備，更屬理由矛盾等語。
七、本院查：
㈠、按辦理智慧財產民事訴訟或刑事訴訟之法官，得參與就該訴訟事件相牽涉之智慧財產行政訴訟之審判，不適用行政訴訟法第19條第3款之規定。智慧財產案件審理法第34條第2項定有明文。智慧財產案件審理應優先適用智慧財產案件審理法，於該法未規定者，始分別依民事、刑事或行政訴訟程序應適用之法律，亦有智慧財產案件審理法第1條可資參照。故智慧財產案件審理第34條第2項規定於智慧財產行政訴訟案件之審理均有其適用，並不以智慧財產法院所審理之案件為限。從而本院法官曾參與本件行政訴訟事件相牽涉之民事裁判者，尚無行政訴訟法第19條第3款應自行迴避之適用。且本院法官曾參與本件行政訴訟事件相牽涉之民事裁判，與本件行政訴訟之審理為不同訴訟程序，本院法官如未曾參與本件行政訴訟之前審裁判，其參與本件上訴審之審理，並不影響當事人審級之救濟利益及裁判之公平。上訴人主張曾參與本件行政訴訟之相關民事侵權事件裁判之法官，不宜再參與本件行政訴訟上訴審之裁判，非為可採。
㈡、本件關於被上訴人所提引證案1雖不足以證明系爭專利不具新穎性及創作性，惟引證案1、2之組合、引證案1、3之組合及引證案1、4之組合均可證明系爭專利不具創作性，原審已說明其得心證之理由（原判決事實及理由六㈠2.-5.參照）。經核其認事用法並無違經驗或論理法則，亦無判決不適用法規或適用不當之違背法令之情形。原審已詳予說明依專利法，創作性之判斷主體應為「熟習該項技藝者」，熟習該項技藝者」未必須是設計者之身分，或以此為限，所謂「所屬技藝領域中具有通常知識者」，除上開所謂具有設計能力之人外，亦包含在該所屬技藝領域中具有通常知識之消費者。所謂「所屬技藝領域中具有通常知識者」一詞，乃指一種認知判斷能力，而非一種身分，是以究竟所謂「所屬技藝領域中具有通常知識者」究竟係設計者（身分）抑或消費者（身分），並無區別之必要。況縱以上訴人日亞化工公司所述之設計者為標準，其於造形過程中較之消費者當然更有能力以置換、組合、轉用、改變位置、比例、數目等設計手法以增加、刪減或變動造形元素。應予探討者，僅在於倘基於既有之設計僅作簡單之設計變化，即使細部設計有改變，但未產生特異之視覺效果者，仍不具創作性等情，經核並無不合。上訴人日亞化工公司主張新式樣「創作性」之判斷，應以從事「設計者」或「創作者」之立場為之。原判決對於上訴人為支持「創作性判斷主體應為具設計能力之設計者，而非消費者」之主張，在原審所提之各項重要攻擊防禦方法，均未置一詞，亦未說明何以不採之理由，有理由不備之當然違背法令一節。無非係就原審所已為論斷或駁斥其主張之理由再為爭執，核屬法律上見解之歧異問題。縱原判決就上訴人之主張有未於判決中加以論斷者，惟尚不影響於判決之結果，與所謂判決不備理由之違法情形並不相當，要難謂為原判決有違背法令之情形。
㈢、關於引證案1、2之組合、引證案1、3之組合及引證案1、4之組合是否可證明系爭專利不具創作性，依原判決事實及理由中關於兩造主張之記載顯示，業經兩造進行攻防並提出主張及答辯，並有卷附書狀及筆錄足據。原審於上開引證所主張系爭專利得撤銷事由之範圍內加以審究，並無違舉發程序採處分權主義及辯論主義。原審已論明「對於新式樣之新穎性判斷係透過整體觀察、綜合判斷、以主要設計特徵為重點等方式（參酌現行新式樣專利審查基準第3-3-7頁），以系爭專利而言，普通消費者（Ordinary observer），此一消費者乃指熟悉該項技術領域之消費者，與所謂一般消費者並不相同，更非Designer」，顯係參酌我國專利法制為判斷基礎，並無援引美國審查基準或案例之法律見解作為依據。至於其記載Egyptian Goddess, Inc.v.Swisa,Inc.,543 F.3d665（Fed.Cir.2008）、美國聯邦最高法院在Gorham Co.v.White等案例可參照或亦採相同見解等語，係其已論明心證後另為之附論，並非以該等美國案例作為判斷基礎，亦與所稱「已知之特殊專業知識」並不相當。上訴人主張原審以美國法令實務或法律見解作為論斷依據，尚非可採，亦無上訴人所指訴訟程序違法、理由不備、理由矛盾之判決違背法令情形。另原審係以引證案3之國際工業設計分類為14-99，與引證案1完全相同，且與系爭專利國際工業設計分類14-99並無不同，其公告日為1999年9月6日，亦早於系爭專利優先權日，故將之作為系爭專利比對之先前技藝，經核並無不合。縱然其記載引證案3於日本意匠權第0000000號「發光二極體」之名稱，與該意匠公報之名稱不同，惟尚不影響引證案3與引證案1均為同一分類之認定，尚不能以原審關於該「發光二極體」之名稱記載未妥，即執為原審誤認引證案3之內容，就引證案1得組合引證案3用以證明系爭專利不具創作性之認定理由於法有違之論據。再者，「發光二極體之實際尺寸」係原審就兩造對系爭專利是否為引證案所得證明不具進步性之攻防，就其論斷心證加以說明，上開引證案並非未經兩造攻防，尚不能以原審未先將得心證之理由說明先行公開予兩造攻防、辯論即指其於法有違。復查，被上訴人於舉發及訴願階段時，即已提出系爭專利聯合案及其相關主張（舉發理由書(補充4)第12頁至第16頁、舉發理由書(補充6)第41頁至第47頁、98年12月21日訴願理由書第14頁至第17頁參照），則原審審酌被上訴人舉發及訴願理由審認「系爭專利與其聯合一第584485號新式樣專利之差異在於聯合一之窗面為中央上下端為尖角、導電片外上角隅彎弧較小、後面梯形缺口兩側之矩形凹陷之設置及其位置等，足徵前述差異並非主要設計特徵，不足以影響系爭專利與其聯合一整體設計之近似判斷。換句話說，即使兩者之間有前述之差異，由於該差異僅為次要設計特徵或陪襯性設計不足以影響整體之視覺效果，兩者整體仍屬近似之新式樣，此所以上訴人日亞化工公司將兩者歸屬為聯合新式樣專利故也。」等情，並無上訴人日亞化工公司所指以被上訴人所未主張之證據及理由作為裁判基礎之違背法令情形。又技術審查官係輔助法官技術判斷、技術資料之蒐集、分析，以及提供技術意見作為參考，各該案件之判斷仍係由法官斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，依自由心證，本於法律之確信而為審認，並不受技術審查官技術分析見解之拘束。故上訴人所指原審技術審查官在已親身參與兩造民事判決、該判決上訴中，且行政訴訟尚在進行之情況下，即發表文章評述該民事判決一節，尚難據為原審判斷違誤之論據。至於原審就本件新式樣專利舉發案未依上訴人日亞化工公司聲請通知專家作證，係屬原審取捨證據、認定事實之職權行使事項。關於各引證案之外觀形狀與系爭專利之差異及該差異是否影響整體之視覺效果暨引證案1、2之組合、引證案1、3之組合及引證案1、4之組合是否可證明系爭專利不具創作性，以及相關問題之釐清，均據原審論明（原判決事實及理由六㈠3.-5.、㈡參照）。上訴人主張原審就引證案之外觀形狀與系爭專利之重大差異均置之不理，亦未說明不採之理由；如何審查「組合證據」以判斷創作性之攻防方法，均恝置未論；以「發光二極體之實際尺寸」作為判斷依據，於法有違；混淆新穎性與創作性之判斷標準等其餘各節所指，經核無非係就原審已論駁之理由以及就原審認定事實之職權行使事項，任加爭執，指摘原判決有違背法令情事。惟上述法律歧異見解之主張，尚不能據為原判決違背法令之論據；又證據之取捨與當事人所希冀者不同，致其事實之認定亦異於該當事人之主張者，亦不能謂為原判決有違背法令之情形。而所謂判決不備理由係指判決全然未記載理由，或雖有判決理由，但其理由不明瞭或不完備，不足使人知其主文所由成立之依據。原審縱有就上訴人所指未予敘明之處，惟並不影響原審依上開得心證事證所作結論之判斷，仍不能指原審有判決不備理由之違法，故均無從為有利上訴人日亞化工公司判斷。
㈣、從而原審以系爭專利有不應准許事由，上訴人智慧局所為舉發不成立之處分，於法尚有未洽。訴願決定未加指摘而予維持，亦非妥適。而將訴願決定及原處分均撤銷，並判命上訴人智慧局應為撤銷系爭專利之審定，依上說明，應屬合法。上訴論旨，指摘原判決違背法令，求予廢棄，為無理由，應予駁回。
八、據上論結，本件上訴為無理由。依行政訴訟法第255條第1項、第98條第1項前段、第104條、民事訴訟法第85條第1項前段，判決如主文。
中 華 民 國 100 年 10 月 6 日
最高行政法院第三庭
審判長法官 吳 明 鴻
法官 侯 東 昇法官 江 幸 垠法官 林 金 本法官 陳 國 成以 上 正 本 證 明 與 原 本 無 異中 華 民 國 100 年 10 月 6 日
書記官 王 史 民