最 高 行 政 法 院 判 決
100年度判字第2179號上 訴 人 張惶奇
賴美絨共 同訴訟代理人 羅凱正 律師
張志朋 律師林佳瑩 律師上 訴 人 經濟部智慧財產局代 表 人 王美花被 上訴 人 日商格美特信息股份有限公司代 表 人 椚孝信訴訟代理人 宿希成上列當事人間發明專利舉發事件，上訴人對於中華民國100年1月6日智慧財產法院99年度行專訴字第71號行政判決，提起上訴，本院判決如下：
主 文上訴駁回。
上訴審訴訟費用由上訴人負擔。
理 由
一、本件上訴人張惶奇、賴美絨於原審訴訟程序為本件上訴人經濟部智慧財產局（下稱智慧局）之獨立參加人，因其提起本件專利舉發申請，係在請求智慧局即原處分機關就系爭專利作成「舉發成立，應撤銷專利權」之行政處分，訴訟當事人一方應為作成該審定行政處分之機關即智慧局，是雖張惶奇、賴美絨於上訴狀列為上訴人，仍應認係為智慧局提起本件上訴，本院爰逕列智慧局為上訴人，並列張惶奇、賴美絨為上訴人（本院97年5月份第2次庭長法官聯席會議決議參照），先予敘明。
二、被上訴人前於民國（下同）91年11月26日以「預付卡資訊發特本申請之第0000-000000號專利案主張優先權，經智慧局編為第00000000號審查，准予專利，並於公告期滿後，發給發明第201822號專利證書（下稱系爭專利），其申請專利範圍共7項，均為獨立項。嗣張惶奇、賴美絨以系爭專利有違核准時專利法第20條第1項第1款、第2項、第22條第4項及第31條等規定，對之提起舉發，被上訴人於民國95年3月31日提出系爭專利申請專利範圍更正本，經智慧局審查，以上開更正申請不符現行專利法第64條第2項規定，應不准更正，本件舉發案仍以原公告本審查，而認系爭專利有違同法第20條第1項第1款及第2項規定，以98年7月17日(98)智專三(二)04119字第09820437230號專利舉發審定書為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分。被上訴人不服，提起訴願，遭決定駁回，被上訴人仍不服，遂向智慧財產法院（下稱原審法院）提起行政訴訟。因認本件訴訟之結果，張惶奇、賴美絨之權利或法律上利益將受損害，爰依行政訴訟法第42條第1項規定，依職權裁定命該二人獨立參加訴訟。嗣經原審法院判決將訴願決定及原處分撤銷，張惶奇、賴美絨不服，遂提起本件上訴。
三、被上訴人起訴主張：系爭專利申請專利範圍第1項更正前後，均未變更原有元件之結合關係及原核准公告之發明性質及功能，非屬引進附加之技術特徵情事，符合專利法及專利審查基準之規定，而應准更正。自被上訴人提出更正申請至智慧局不准更正止，僅於97年12月8日安排1次面詢，從未以任何形式給予被上訴人有陳述意見之機會，顯然已違反行政程序法第102條規定。又原處分所審查之系爭專利申請專利範圍第5及6項標的與系爭專利申請專利範圍第5及6項並不一致，有違明確性原則與行政程序法第96條規定，且智慧局於99年3月9日、12日對於原處分之更正有違行政程序法第101條與第114條規定。再者，證據2並未揭露系爭專利申請專利範圍第1、2項「條碼選擇單」及「條碼讀取器」技術特徵，智慧局將此2技術特徵視為「已見於一般之便利商店」，再將之與證據2結合作為新穎性核駁證據，違反新穎性審查原則，因此，系爭專利仍具新穎性。另原處分暨訴願決定中完全未指出舉發證據5至8所揭露之技術內容為何；且對於證據4所揭露之技術內容亦僅在(五)含糊指出「證據4係揭露可用於支付網路連線費用之費用決算系統」，完全未指出舉發證據4至8所揭露之內容與系爭專利任一技術特徵之任何關係，對於系爭專利申請案所屬技術領域中具有通常知識者依舉發證據4至8之先前技術如何即可輕易完成者，更未見論究。系爭專利更正後申請專利範圍相對於各舉發證據之進步性，證據2、4、5均未揭示系爭專利更正後申請專利範圍之「選擇單」技術特徵。又證據4揭示出一種在使用者完成付款後使媒體中所記錄之ID號碼有效化以提供服務的系統，對於系爭專利各申請專利範圍中透過印刷有複數商品之影像圖像和文字、條形碼的「選擇單」來選擇任意商品，未有任何揭露；證據5記載有透過條形碼讀取器來讀取目錄表之條形碼，該目錄表僅止於記載出本店便當之目錄及單價，並未揭露出系爭專利各申請專利範圍中「印刷有複數業者所發行之複數種類預付卡之影像圖像，同時每個預付卡上印刷有表示複數面額之文字，進一步每個預付卡上印刷複數條形碼，用來識別預付卡之種類和面額」之選擇單。系爭專利更正前申請專利範圍相對於各舉發證據之進步性，證據2、證據4及證據5對於用來識別「預付卡之種類及面額」的顯示有條形碼之選擇單亦未有任何揭露，且證據2與證據4結合、證據2與證據5結合，均未能揭露系爭專利等語，求為判決原處分及訴願決定均撤銷。
四、上訴人智慧局則以：被上訴人更正後之申請專利範圍第1和2項，與原審定公告之申請專利範圍內容比較，業已實質變更原審定公告之申請專利範圍內容，形式上雖然是對原申請專利範圍增加條件以進一步限定，但會改變原預付卡資訊發行系統之元件構造之結合關係，難謂符合專利法第64條第2項規定。又原處分書僅係單純描述系爭專利申請專利範圍第5項及第6項之技術內容，並非就該技術內容是否具新穎性或進步性所為實質之判斷，故純屬申請專利範圍內容之誤繕，自得依行政程序法第101條規定，於99年3月9日、12日予以更正。再者，舉發證據5至8係參加人於98年1月6日專利舉發補充理由書中針對系爭專利申請專利範圍更正本所提出之舉發補充證據，原處分既係依系爭專利原公告內容審查，則智慧局自無庸再針對舉發證據5至8進行審認，惟不影響證據2組合證據4足以證明系爭專利不具進步性之認定，故原處分並無違誤。「條碼選擇單」及「條形碼讀取器」之技術特徵，為系爭專利申請時早已見於一般之便利商店中使用之技術元件及手段，係在於參酌引證文件即能直接置換的技術特徵，故不具新穎性。另被上訴人申請專利範圍更正本，刪除系爭專利申請專利範圍第5、6項，由此觀之，原處分關於第5、6項不具新穎性及進步性之審定亦無違誤等語，資為抗辯，求為判決駁回被上訴人之訴。
五、上訴人張惶奇、賴美絨則以：被上訴人申請更正系爭專利之申請專利範圍，第1項除變更多項文字敘述外，主要新增「中央伺服器、個別配置於複數店內之選擇單、POS記錄終端機及預付卡產生裝置」，第2項除變更多項文字敘述外，主要新增「中央伺服器、個別配置於複數店內之選擇單、POS記錄終端機及預付卡資訊發行裝置」等技術內容，已實質變更系爭專利內容而不應准許，故智慧局駁回被上訴人更正之申請，並無違誤。證據2已揭露系爭專利之全部技術特徵，系爭專利並無新穎性。又系爭專利之申請專利範圍第3、4、7項，大部分技術特徵均已為證據2所揭露，未完整揭露部分僅有申請專利範圍所載編號B「如申請專利範圍第1或2項之預付卡資訊發行系統」，然因系爭專利申請專利範圍第1、2項已為證據2所全部揭露，是申請專利範圍第3、4、7項亦不具有新穎性。再者，證據2所示專利之技術特徵，係使用類似觸碰螢幕之方式直接點選預付卡之種類、面額等資訊，並以此製作預付卡，與系爭專利之申請專利範圍第1、2項所採用之「顯示有形條碼之選擇單」及「條形碼讀取器」之技術特徵相比較，顯然較為「進步」，亦即系爭專利為「退步之發明」，顯然欠缺進步性；且「顯示有形條碼之選擇單」及「條形碼讀取器」等技術，由證據4至8均可個別得知早已為「習知之技術」，故系爭專利不具進步性。另證據2及證據4之結合、證據2及證據5之結合可證明系爭專利並無進步性等語，資為抗辯，求為判決駁回被上訴人之訴。
六、原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，以：㈠智慧局就被上訴人於本件舉發案中所提之更正事項，經審認有不符92年2月6日修正公布之專利法第64條第1項各款或第2項規定者，智慧局應敘明不符更正規定之理由，函知被上訴人限期申復。惟智慧局並未依93年12月14日修正施行之2004年版專利審查基準第2-6-72頁第(5)點及行政程序法第102條之規定踐行此通知程序，逕依系爭專利原申請專利範圍之公告本予以審查，影響被上訴人之程序上利益。故原處分此部分認定，程序上即有瑕疵。㈡系爭專利申請專利範圍第1項之各構成要件與證據2比對如原判決附表二所示，兩者相較，系爭專利申請專利範圍第1項之字元串記憶裝置25等同於證據2之密碼資訊記憶機構12，選擇單32等同於證據2之受理票61，條形碼讀取器15a等同於證據2之掃描器48a，支付金額輸入裝置29等同於證據2之收入額輸入機構16，產生裝置22等同於證據2之有價密碼資訊產生機構22，預付卡資訊記憶裝置26等同於證據2之有價密碼資訊記憶機構24，輸出裝置31等同於證據2之有價密碼資訊輸出機構26；經技術特徵比對，證據2為一種有價密碼資訊發行系統，而系爭專利申請專利範圍第1項之預付卡資訊係為具有金錢價值之字元串資訊，故系爭專利申請專利範圍第1項之標的「一種預付卡資訊發行系統」為證據2所揭露；系爭專利申請專利範圍第1項之「字元串記憶裝置，用來儲存多個指定位數之字元串」、「顯示有條形碼之選擇單，用來識別預付卡之種類和面額」、「條形碼讀取器，用來讀取上述之條形碼藉以輸入預付卡之種類和面額」、「支付金額輸入裝置，用來輸入支付之現金之金額」、「產生裝置，當被選擇之預付卡之面額和支付金額一致之情況時，用來產生預付卡資訊使上述字元串記憶裝置內之任何字元串與上述之面額具有相關性」、「預付卡資訊記憶裝置，用來收納該預付卡資訊」、「輸出裝置，用來輸出上述之預付卡資訊」等技術特徵為證據2所揭露。因此，系爭專利申請專利範圍第1項各構成要件之技術特徵皆為證據2所揭露，為申請前已見於刊物者，故證據2可證明系爭專利申請專利範圍第1項不具新穎性。㈢系爭專利申請專利範圍第2項之各構成要件與證據2比對如原判決附表三所示，兩者相較，系爭專利申請專利範圍第2項之字元串記憶裝置25等同於證據2之密碼資訊記憶機構12，選擇單32等同於證據2之受理票61，條形碼讀取器15a等同於證據2之掃描器48a，信用卡資訊輸入裝置30等同於證據2之卡片資訊輸入機構18，確認裝置24等同於證據2之卡片決算處理機構20，產生裝置22等同於證據2之有價密碼資訊產生機構22，預付卡資訊記憶裝置26等同於證據2之有價密碼資訊記憶機構24，輸出裝置31等同於證據2之有價密碼資訊輸出機構26；經技術特徵比對，證據2為一種有價密碼資訊發行系統，而系爭專利申請專利範圍第2項之預付卡資訊係為具有金錢價值之字元串資訊，故系爭專利申請專利範圍第2項之標的「一種預付卡資訊發行系統」為證據2所揭露；系爭專利申請專利範圍第2項之「字元串記憶裝置，用來儲存多個指定位數之字元串」、「顯示有條形碼之選擇單，用來識別預付卡之種類和面額」、「條形碼讀取器，用來讀取上述之條形碼藉以輸入預付卡之種類和面額」、「信用卡資訊輸入裝置，用來輸入與信用卡有關之資訊」、「確認裝置，將該信用卡資訊和上述之預付卡之面額發訊到外部之電腦系統，要求以信用卡結算，和確認利用信用卡之結算是否完成」、「產生裝置，當利用信用卡之結算已完成時，用來產生預付卡資訊使上述字元串記憶裝置內之任何字元串與上述之面額具有相關性」、「輸出裝置，用來輸出上述之預付卡資訊」等技術特徵為證據2所揭露。因此，系爭專利申請專利範圍第2項各構成要件之技術特徵皆為證據2所揭露，為申請前已見於刊物者，故證據2可證明系爭專利申請專利範圍第2項不具新穎性。㈣系爭專利申請專利範圍第3項之各構成要件與證據2比對如原判決附表四所示，兩者相較，系爭專利申請專利範圍第3項之預付卡資訊發行系統10等同於證據2之有價密碼資訊發行系統10，費用體系記憶裝置48等同於證據2之費用記憶機構73，線路連接裝置45等同於證據2之回線連接機構71，確認裝置等同於證據2之餘值確認機構76，減算裝置等同於證據2之餘值減額機構83；經技術特徵比對，證據2為一種通話費決算系統，故系爭專利申請專利範圍第3項之標的「一種通話費結算系統」為證據2所揭露；系爭專利第3項之「如申請專利範圍第1或2項之預付卡資訊發行系統，具備有字元串記憶裝置用來儲存字元串其中至少包含有存取號碼用來連接到指定之通訊事業者之交換機」、「費用體系記憶裝置，用來儲存上述之通訊事業者之費用體系」、「線路連接裝置，用來連接發訊側之電話終端機和來訊側之電話終端機」、「確認裝置，當輸入有來自發訊側之電話終端機之上述字元串和來信側之電話號碼之情況時，以該字元串作為檢索鍵，檢索上述之預付卡資訊記憶裝置，確認與該字元串具有相關性之餘額」等技術特徵為證據2所揭露；而系爭專利申請專利範圍第3項之「切斷裝置」技術特徵僅為組合證據2之「回線連接機構71」、「可通話時間算出機構78」、「通話時間計測機構81」、「通話費算出機構82」及「回線切斷機構75」等技術特徵，故系爭專利申請專利範圍第3項之「切斷裝置，當餘額為一定程度以上之情況時，連接上述之發訊側之電話終端機和來訊側之電話終端機，和依照上述費用體系算出發訊側之電話終端機和來訊側之電話終端機間之通話時間之通話費，在通話費超過上述餘額之時刻，切斷上述之發訊側終端機和來訊側終端機間之通話路徑」技術特徵為證據2所揭露；又系爭專利申請專利範圍第3項之「減算裝置，用來從上述之餘額中減去上述之通話費」技術特徵為證據2所揭露。因此，系爭專利申請專利範圍第3項各構成要件之技術特徵皆為證據2所揭露，為申請前已見於刊物者，故證據2可證明系爭專利申請專利範圍第3項不具新穎性。㈤系爭專利申請專利範圍第4項之各構成要件與證據2比對如原判決附表五所示，兩者相較，系爭專利申請專利範圍第4項之預付卡資訊發行系統10等同於證據2之有價密碼資訊發行系統10，費用體系記憶裝置57等同於證據2之費用記憶機構73，確認裝置等同於證據2之餘值確認機構76，減算裝置等同於證據2之餘值減額機構83；經技術特徵比對，證據2為一種通話費決算系統，故系爭專利申請專利範圍第4項之標的「一種通話費結算系統」為證據2所揭露；系爭專利申請專利範圍第4項之「如申請專利範圍第1或2項之預付卡資訊發行系統」、「費用體系記憶裝置，用來儲存網際網路連接業者之費用體系」、「確認裝置，當從使用者之通訊終端機經由通訊線路輸入有上述字元串之情況時，以該字元串作為檢索鍵，檢索上述預付卡資訊記憶裝置，確認與該字元串具有相關性之餘額」等技術特徵為證據2所揭露。又證據2之回線連接機構71係當該餘額在一定值以上時，用以連接發信側86末端與受信側80末端，證據2之回線連接機構71並非用以將使用者端的通訊設備連接到網際網路，故系爭專利申請專利範圍第4項之「通訊連接裝置，用來使使用者之通訊終端機連接到網際網路」技術特徵非為證據2所揭露。系爭專利第4項之「確認裝置，當從使用者之通訊終端機經由通訊線路輸入有上述字元串之情況時，以該字元串作為檢索鍵，檢索上述預付卡資訊記憶裝置，確認與該字元串具有相關性之餘額」技術特徵為證據2所揭露。另證據2之回線連接機構71係當該餘值在一定值以上時，用以連接發信側86末端與受信側80末端，通話時間計測機構81係用以計測該發信側86末端與受信側80末端間之通話時間，回線切斷機構75於該餘值成為一定值以下時點，用以切斷該發信側86末端與受信側末端間通話路，證據2之回線連接機構71非用以將使用者端的通訊設備連接到網際網路，回線切斷機構75非用以切斷通訊設備與網際網路的連接，故系爭專利申請專利範圍第4項之「切斷裝置，當上述之餘額為一定程度以上之情況時，將上述之使用者33之通訊終端機連接到網際網路，和依照上述之費用體系算出上述通訊終端機之通訊時間之通訊費，在通訊費超過上述餘額之時刻，將上述之通訊終端機切斷使其與網際網路分離」技術特徵非為證據2所揭露。系爭專利第4項之「減算裝置，用來從上述之餘額中減去上述之通話費」技術特徵為證據2所揭露。因此，證據2並未揭露系爭專利申請專利範圍第4項之「通訊連接裝置」及「切斷裝置」構成要件之技術特徵，故證據2無法證明系爭專利申請專利範圍第4項不具新穎性。㈥系爭專利申請專利範圍第5項之各構成要件與證據2比對如原判決附表六所示，兩者相較，系爭專利申請專利範圍第5項之字元串記憶裝置25等同於證據2之密碼資訊記憶機構12，輸入裝置16等同於證據2之終端裝置32，產生裝置22等同於證據2之有價密碼資訊產生機構22，預付卡資訊記憶裝置26等同於證據2之有價密碼資訊記憶機構24，輸出裝置31等同於證據2之有價密碼資訊輸出機構26，費用體系記憶裝置57等同於證據2之費用記憶機構73，確認裝置等同於證據2之餘值確認機構76，減算裝置等同於證據2之餘值減額機構83；經技術特徵比對，證據2為一種通話費決算系統，故系爭專利申請專利範圍第5項之標的「一種通訊費結算系統」為證據2所揭露；系爭專利申請專利範圍第5項之「字元串記憶裝置，用來儲存多個指定位數之字元串」、「輸入裝置，用來選擇輸入預付卡之種類和面額」、「產生裝置，當被選擇之預付卡之面額與支付金額一致之情況時，用來產生預付卡資訊使上述之字元串記憶裝置內之任何一個字元串與上述之面額具有相關性」、「預付卡資訊記憶裝置，用來收納該預付卡資訊」、「輸出裝置，用來輸出上述之預付卡資訊」、「費用體系記憶裝置，用來儲存網際網路連接業者之費用體系」等技術特徵為證據2所揭露。又證據2之回線連接機構71係當該餘額在一定值以上時，用以連接發信側86末端與受信側80末端，證據2之回線連接機構71並非用以將使用者端的通訊設備連接到網際網路，故系爭專利申請專利範圍第5項之「通訊連接裝置，用來使使用者之通訊終端機連接到網際網路」技術特徵非為證據2所揭露。系爭專利第5項之「確認裝置，當從使用者之通訊終端機經由通訊線路輸入有上述字元串之情況時，以該字元串作為檢索鍵，檢索上述預付卡資訊記憶裝置，確認與該字元串具有相關性之餘額」技術特徵為證據2所揭露。另證據2之回線連接機構71係當該餘額在一定值以上時，用以連接發信側86末端與受信側80末端，可通話時間算出機構78係用以將該受信側80電話號碼及該餘值加入於該費用體系中已算出可通話時間，通話時間計測機構81係用以計測該發信側86末端與受信側80末端間之通話時間，通話費算出機構82係加入該通話時間於該費用體系中以算出通話費，回線切斷機構75係於經過該可通話時間之終點，用以切斷該發信側86末端與受信側80末端間通話回路，證據2之回線連接機構71非用以將使用者端的通訊設備連接到網際網路，回線切斷機構75非用以切斷通訊設備與網際網路的連接，故系爭專利申請專利範圍第5項之「切斷裝置，當上述之餘額為一定程度以上之情況時，將上述之使用者之通訊終端機連接到網際網路，和依照上述之費用體系算出上述通訊終端機之通訊時間之通訊費，在通訊費超過上述餘額之時刻，將上述之通訊終端機切斷使其網際網路分離」技術特徵非為證據2所揭露。系爭專利第5項之「減算裝置，用來從上述之餘額中減去上述之通訊費」技術特徵為證據2所揭露。因此，證據2並未揭露系爭專利申請專利範圍第5項之「通訊連接裝置」及「切斷裝置」構成要件之技術特徵，故證據2無法證明系爭專利申請專利範圍第5項不具新穎性。㈦系爭專利申請專利範圍第6項之各構成要件與證據2比對如原判決附表七所示，兩者相較，系爭專利申請專利範圍第6項之字元串記憶裝置25等同於證據2之密碼資訊記憶機構12，輸入裝置16等同於證據2之終端裝置32，信用卡資訊輸入裝置30等同於證據2之卡片資訊輸入機構18，確認裝置24等同於證據2之卡片決算處理機構20，產生裝置22等同於證據2之有價密碼資訊產生機構22，預付卡資訊記憶裝置26等同於證據2之有價密碼資訊記憶機構24，費用體系記憶裝置57等同於證據2之費用記憶機構73，確認裝置等同於證據2之餘值確認機構76，減算裝置等同於證據2之餘值減額機構83；經特徵比對，證據2為一種通話費決算系統，故系爭專利申請專利範圍第6項之標的「一種通訊費結算系統」為證據2所揭露；系爭專利申請專利範圍第6項之「字元串記憶裝置，用來儲存多個指定位數之字元串」、「輸入裝置，用來選擇輸入預付卡之種類和面額」、「信用卡資訊輸入裝置，用來輸入與信用卡有關之資訊」、「確認裝置，將該信用卡資訊和上述之預付卡之面額發訊到外部之電腦系統，要求以信用卡結算，和確認是否完成利用信用卡之結算」、「產生裝置，當利用信用卡之結算已完成之情況時，產生預付卡資訊使上述字元串記憶裝置內之任何一個字元串與上述之面額具有相關性」、「預付卡資訊記憶裝置，用來收納該預付卡資訊」、「費用體系記憶裝置，用來儲存網際網路連接業者之費用體系」等技術特徵為證據2所揭露。又證據2之回線連接機構71係當該餘額在一定值以上時，用以連接發信側86末端與受信側80末端，證據2之回線連接機構71並非用以將使用者端的通訊設備連接到網際網路，故系爭專利申請專利範圍第6項之「通訊連接裝置，用來使使用者之通訊終端機連接到網際網路」技術特徵非為證據2所揭露。系爭專利第6項之「確認裝置，當從使用者之通訊終端機經由通訊線路輸入有上述字元串之情況時，以該字元串作為檢索鍵，檢索上述預付卡資訊記憶裝置，確認與該字元串具有相關性之餘額」技術特徵為證據2所揭露。另證據2之回線連接機構71係當該餘額在一定值以上時，用以連接發信側86末端與受信側80末端，可通話時間算出機構78係用以將該受信側80電話號碼及該餘值加入於該費用體系中已算出可通話時間，通話時間計測機構81係用以計測該發信側86末端與受信側80末端間之通話時間，通話費算出機構82係加入該通話時間於該費用體系中以算出通話費，回線切斷機構75係於經過該可通話時間之終點，用以切斷該發信側86末端與受信側80末端間通話回路，證據2之回線連接機構71非用以將使用者端的通訊設備連接到網際網路，回線切斷機構75非用以切斷通訊設備與網際網路的連接。故系爭專利申請專利範圍第6項之「切斷裝置，當上述之餘額為一定程度以上之情況時，將上述之使用者之通訊終端機連接到網際網路，和依照上述之費用體系算出上述通訊終端機之通訊時間之通訊費，在通訊費超過上述餘額之時刻，將上述之通訊終端機切斷使其網際網路分離」技術特徵非為證據2所揭露。系爭專利第6項之「減算裝置，用來從上述之餘額中減去上述之通訊費」、「輸出裝置，用來輸出上述之預付卡資訊」等技術特徵為證據2所揭露。因此，證據2並未揭露系爭專利申請專利範圍第6項之「通訊連接裝置」及「切斷裝置」構成要件之技術特徵，故證據2無法證明系爭專利申請專利範圍第6項不具新穎性。㈧系爭專利申請專利範圍第7項之各構成要件與證據2比對如原判決附表八所示，兩者相較，系爭專利申請專利範圍第7項之預付卡資訊發行系統等同於證據2之有價密碼資訊發行系統，確認裝置等同於證據2之餘值確認機構，決定裝置等同於證據2之可否決算決定機構，減算裝置等同於證據2之決算處理機構；經技術特徵比對，證據2為一種費用決算系統，故系爭專利申請專利範圍第7項之標的「一種費用結算系統」為證據2所揭露；系爭專利申請專利範圍第7項之「如申請專利範圍第1或2項之預付卡資訊發行系統」、「確認裝置，在從連線服務事業者之通訊終端機，與上述之字元串一起的發送費用結算要求之情況時，以該字元串作為檢索鍵，檢索上述之預付卡資訊記憶裝置，用來確認與該字元串具有相關性之餘額」、「決定裝置，使該餘額和上述之費用進行比較，用來決定可否結算」、「決定裝置，使該餘額和上述之費用進行比較，用來決定可否結算」等技術特徵為證據2所揭露。因此，系爭專利申請專利範圍第7項各構成要件之技術特徵皆為證據2所揭露，為申請前已見於刊物者，故證據2可證明系爭專利申請專利範圍第7項不具新穎性。綜上所述，系爭專利申請專利範圍第1至
3、7項不具新穎性，第4至6項具新穎性。惟查，智慧局既不許被上訴人更正，而依原公告本審查本件舉發案，則於舉發階段，有關系爭專利（公告本）不具進步性之引證即證據2、4之組合，智慧局竟一併審認舉發證據5至8，顯有違誤。
又本件應適用90年10月24日修正公布之專利法，智慧局卻使用92年2月6日修正公布之專利法第22條第4項「為所屬領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成者」用語，亦有不當。關於被上訴人所提之更正申請，智慧局並未踐行相關通知程序而有瑕疵。又證據2足以證明系爭專利申請專利範圍第1至3、7項不具新穎性，即無審查此部分進步性之必要，惟證據2無法證明系爭專利申請專利範圍第4至6項不具新穎性，原處分就此部分之認定有誤，而張惶奇、賴美絨原舉發理由已包含以證據2、4之組合證明系爭專利申請專利範圍第4至6項不具進步性之主張，本件理應續為進步性之專利要件的判斷，即應逐項審查系爭專利申請專利範圍第4至6項是否具有進步性。然智慧局僅總括就系爭專利不具進步性說明審查理由，並未於審定書記載其實質理由，難認業已審查系爭專利申請專利範圍第4至6項是否具有進步性之爭點。此部分雖經原審當庭整理爭點，並命兩造及張惶奇、賴美絨陳述意見，惟倘原審就此部分進步性爭點予以審酌，不僅逾越原處分內容，更為司法機關行使原處分機關（智慧局）之第一次判斷權，有悖於行政爭訟救濟制度旨在糾正違法行政處分之目的。從而，為兼顧行政機關之第一次判斷權，及被上訴人對系爭專利申請專利範圍仍有更正之利益，智慧局所為系爭專利全部申請專利範圍為「舉發成立，應撤銷專利權」之審定，即有未洽，訴願決定未及糾正，亦非妥適。故上開部分尚待審查，本件有待發回由智慧局依原審上述法律見解再為審查裁量，另為適法之處分。故被上訴人據此請求撤銷訴願決定及原處分為有理由，應予准許。
七、本院按：㈠（第1項）發明專利權人申請更正專利說明書或圖式，僅得就
下列事項為之：一、申請專利範圍之減縮，二、誤記事項之訂正，三、不明瞭記載之釋明，（第2項）前項更正，不得超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍，且不得實質擴大或變更申請專利範圍，92年2月6日修正公布之專利法第64條第1項、第2項定有明文。
㈡次按發明，謂利用自然法則之技術思想之高度創作，90年10月
24日修正公布之專利法第19條定有明文。又凡可供產業上利用之發明，無下列情事之一者，得依本法申請取得發明專利：一申請前已見於刊物或已公開使用者，但因研究、實驗而發表或使用，於發表或使用之日起6個月內申請專利者，不在此限，同法第20條第1項第1款定有明文。又發明係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成時，不得依專利法申請取得發明專利，同法第20條第2項亦有明文。而發明有違反第20條第1項第1款、第2項規定之情事者，任何人得附具證據，向專利專責機關舉發之（同法第71條第1項第1款、第72條第1項規定參照）。
㈢再按於舉發案未確定撤銷專利權前，專利權人均有權申請更正
，以維持其專利之有效性，依據核准審定時專利法第71條第1項第3款之規定，專利專責機關雖係「得」依申請或依職權通知專利權人限期更正。但依核准審定時有效之93年12月14日修正施行之2004年版專利審查基準第2-6-72頁第(5)點規定：「專利權人所提出之更正內容，部分可接受，部分不可接受時，例如：未完全依照專利專責機關之通知內容更正，仍保留了超出原說明書、圖式記載的事項，或更正後之內容又引進了新事項時，應不允許更正，專利專責機關應敘明理由通知專利權人於指定期間內重新提出更正。屆期不更正者，依該現有資料逕行審查。」另於專利審查基準2006年版5-1-45頁亦有記載：「專利專責機關於舉發程序中，僅部分請求項違反專利法之規定而致舉發成立者，應先依職權通知專利權人申復或更正說明書或圖式，經申復更正後能克服舉發成立之理由者，應審定舉發不成立；屆期未申復更正、申復不成立或不准更正者，應審定舉發成立，應撤銷專利權。」此為專利專責機關就程序之慣行，並明定於專利審查基準中，而為所屬審查人員所應遵循，違反上開先依職權通知專利權人申復或更正說明書或圖式之義務，即違反平等原則子原則之行政自我拘束原則，其舉發審定即屬違法。更進一步言，上開專利專責機關通知更正義務係針對後述之「全案准駁」實務慣行不得不然之配套措施，否則將有違專利權一請求項一專利之基本原則，與導入多項制規定（83年1月21日參酌日本特許法之修正，亦即83年專利法第31條、核准審定時專利法第32條）及逐項審查之精神亦相背離，對專利權人極為不利，該補救性質之上開通知義務既係伴隨「全案准駁」實務慣行當然應有之必要措施，縱使上開所引之審查基準未為記載，審定實務亦應有通知更正義務。上訴意旨以：基於後法優於前法原則，2006年版專利審查基準第5-1-23頁第5.
2.3.1點、第5-1-45頁第6.1點之規定應優先於2004年版專利審查基準第2-6-72頁第(5)點之規定而適用云云，自非可採。且若專利專責機關違反上開通知更正程序事項，當然有致實體事項審定違法，智慧財產法院行政訴訟庭自應撤銷該違法審定。
上訴意旨以：92年專利法並無規定原處分機關有通知被上訴人重新提出更正申請之義務，原判決卻援引前開2004年版專利審查基準之規定，有適用法規不當之違法，且縱使原處分機關程序上未予通知，亦僅屬程序上些微瑕疵，不應構成撤銷訴願決定及原處分之事由云云，亦非足取。
㈣復按申請專利範圍之請求項有2項以上時，專利審查機關應就
每一請求項各別判斷其進步性，是不論申請專利範圍中記載申請專利發明之構成之必要技術內容、特點之獨立項，或依附獨立項之附屬項均應逐項審查，於最終審定時，基於專利整體性之考量，則須全案准駁，無從為「部分請求項准許、部分請求項核駁」之審定（本院99年度判字第1261號判決參照）。另依現行專利法規定及實務之慣行，並未採行部分請求項部分審定准駁之制度（100年12月通過之新修正專利法第75條第2項、第81條第2項規定則修改為：專利權有二以上之請求項者，得就部分請求項提起舉發，部分請求項為審定）；再者專利說明書於行政救濟階段不得為更正，係屬實務慣行（參本院99年度判字第1270號判決所引歷年判決）。則雖智慧財產法院行政訴訟庭逐項審查僅部分請求項違反專利法之規定而致舉發成立者，因受限於上開兩實務上慣行，專利權人對該部請求項既無從為更正，智慧財產法院行政訴訟庭自無從為部分勝訴部分敗訴之判決，逐項審查在行政訴訟中，即無任何實質意義可言，殊不合逐項審查制度之本旨。是以應解為若有此種經行政訴訟僅部分請求項違反專利法之情形，智慧財產法院應以專利專責機關就應准專利之部分請求項，未踐行前款所述先依職權通知專利權人申復或更正說明書或圖式之義務，原審定處分係屬違法為由，而為撤銷原處分及訴願決定之諭知，由原審定機關重為審查，一則由專利專責機關就該部分為第一次裁量，再者予以專利權人於有權准駁更正申請之機關審定期間內有更正之機會（蓋依智慧財產案件審理法第33條第1項規定既予舉發人提出新證據之權利，自應賦予專利權人有更正之機會）。經查，原判決就被上訴人於95年3月31日所提之申請專利更正本，其中第1、2項更正部分不可准許，就第5、6項刪除部分可准許，智慧財產局應依前開規定，於作成本件舉發成立之處分前，通知被上訴人重新提出更正本等事項，詳予說明，經核並無違背論理法則或經驗法則，亦無判決不適用法規或適用不當、不備理由等違背法令情事。上訴人張惶奇、賴美絨仍上訴主張以：被上訴人之更正申請案係主張「更正原申請專利範圍第1、2項，並刪除原申請專利範圍第5、6項」，然原判決一方面認更正申請不應准許，另一方面又認第1、2項不可准許及第5、6項可准許，其判決顯然有理由矛盾之違法；另原判決一方面認原處分機關應刪除第5、6項，另一方面竟又要求原處分機關審查第5、6項之進步性，有判決理由矛盾之違法。原判決適用「行政機關之第一次判斷權原則」，違反智慧財產案件審理法第33條之規定云云，予以爭執，核屬其一己主觀之見，要難謂原判決有違背法令之情事。至於上開關於對「全案准駁」補救性更正通知程序之規定，為行政程序法第102條之特別規定，自無庸再適用行政程序法之普通規定，原判決雖贅予說明者，惟尚不影響於判決之結果，與所謂判決不備理由之違法情形不相當。上訴意旨以：原判決逕予適用，有適用法規錯誤之違法云云，尚非可採。
㈤經查，原判決經逐項審查結果，認證據2足以證明系爭專利申
請專利範圍第1至3、7項不（原判決第47頁第㈣段漏書不字，應予更正）具新穎性，證據2無法證明系爭專利申請專利範圍第4至6項不具新穎性，但智慧財產局僅總括就系爭專利不具進步性說明審查理由，並未於審定書記載其實質理由，難認業已審查系爭專利申請專利範圍第4至6項是否具有進步性之爭點，另智慧財產局既不許被上訴人更正，但就系爭專利（公告本）不具進步性之引證即證據2、4之組合，智慧財產局竟一併審認舉發證據5至8，而有違誤之事實，且說明張惶奇、賴美絨於智慧財產法院審理時就有關系爭專利不具進步性之爭點，另提出新證據（即證據2、5之組合），則證據2、4之組合、及證據2、5之組合能否證明系爭專利申請專利範圍第4至6項有張惶奇、賴美絨所指不具進步性之情形【如原判決附表一之爭點15至20】，仍應由智慧財產局行使第一次判斷權等見解，以及上訴人所主張如何不足採等事項均詳予以論述，是原判決所適用之法規與該案應適用之現行法規並無違背，與解釋判例，亦無牴觸，並無所謂原判決有違背法令之情形；上訴意旨略以：證據2已揭露申請專利範圍第4、5、6項之「通訊連接裝置」及「切斷裝置」，且為被上訴人於原審提出書狀所自認，原判決認證據2未揭露「通訊連接裝置」及「切斷裝置」，故無法證明申請專利範圍第4、5、6項欠缺新穎性等語，不但認事用法有違誤，更有訴外裁判並突襲當事人之違法。原處分機關審酌上訴人所提出之證據5至8認為其可證明「條碼選擇單」與「條碼讀取器」為習知技術而得輕易置換且可為熟知該項技術領域之人所能輕易完成，可證明系爭專利欠缺新穎性及進步性，係實質審查技術內容後所為之決定，原判決認原處分機關未實質審查欠缺進步性之理由等語，認事用法顯有違誤，又原判決既認申請專利範圍第1、2、3、7項不具新穎性，基於專利權之整體性，應認定系爭專利有得撤銷之原因而駁回被上訴人之訴，原判決逕予撤銷訴願決定及原處分，自有違誤云云。係就原審所為論斷或駁斥其主張之理由，泛言原判決不適用法規或適用不當，或就原審取捨證據、認定事實之職權行使，任意指摘原判決有違背法令情事，並非可採。
㈥末查，原審業已逐項就各爭點詳列明細命兩造及上訴人張惶奇
、賴美絨陳述意見，並於準備程序及言詞辯論程序詳由兩造言詞辯論，此有智慧財產法院行政訴訟99年10月11日審理單及各筆錄為證，上訴意旨以：原判決對於系爭專利之更正與否及新穎性有無之認定，採取異於原處分及訴願決定之認定，未賦予上訴人充分表示意見之機會，以未經兩造辯論之事實及法律上觀點作為判決基礎，違反憲法第16條聽審請求權、行政訴訟法第125條第2、3項闡明義務及第188條判決應經言詞辯論之要求云云，無非對於原判決已詳予審判之事項再予爭執，顯非可採。
㈦從而，上訴論旨，仍執前詞，指摘原判決違背法令，求予廢棄，為無理由，應予駁回。
八、據上論結，本件上訴為無理由。依行政訴訟法第255條第1項、第98條第1項前段、第104條、民事訴訟法第85條第1項前段，判決如主文。
中 華 民 國 100 年 12 月 15 日
最高行政法院第五庭
審判長法官 黃 合 文
法官 鄭 忠 仁法官 劉 介 中法官 帥 嘉 寶法官 陳 鴻 斌以 上 正 本 證 明 與 原 本 無 異中 華 民 國 100 年 12 月 16 日
書記官 張 雅 琴