最 高 行 政 法 院 判 決
100年度判字第389號上 訴 人 貿全工程有限公司代 表 人 馮小壯訴訟代理人 洪堯順
鄭幸梁被 上訴 人 經濟部智慧財產局代 表 人 王美花
參 加 人 永記造漆工業股份有限公司代 表 人 張德雄訴訟代理人 劉法正 律師
楊祺雄 律師上列當事人間發明專利舉發事件，上訴人對於中華民國99年4月15日智慧財產法院98年度行專訴字第114號行政判決，提起上訴，本院判決如下：
主 文上訴駁回。
上訴審訴訟費用由上訴人負擔。
理 由
一、上訴人於民國86年11月6日以「鋼結構防火被覆層之施工法」向被上訴人（原名經濟部中央標準局，嗣於88年1月26日改制為經濟部智慧財產局）申請發明專利，經編為第00000000號審查，准予專利，並於公告期滿後，發給發明第98833號專利證書（下稱系爭專利）。嗣參加人提出證據1之臺中市超高層建築結構體工程施工實務（大將作建築研究室發行，82年4月出版）、證據2之美國UL公司（UnderwritersLaboratories Inc.）發行之西元1993年版防火指南（FireResistance Directory）第1171頁中之Design No.X776（附摘錄中譯文）、證據3之英國ASFP（The Association forSpecialist Fire Protection）於西元1994年所發行之ASFPTGN 002：Part1準則（第4頁及第10頁）、證據5之英國Mandoval塗料有限公司所研發之防火材料Mandolite 550之產品說明書（附摘錄中譯文）、證據6之美國UL公司發行之西元1995年版防火指南第1419至1420頁之Design No.XR704（另舉發附件4為其摘錄之中譯文）、證據11之訴外人通谷企業有限公司製作之「英國Mandoval P-20鋼結構防火被覆工程簡報等證據，以系爭專利有違系爭專利核准審定時專利法第20條第2項之規定，對之提起舉發。案經被上訴人審查，於98年4月3日以（98）智專三（三）06001字第09820189340號專利舉發審定書為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分。上訴人不服，提起訴願，經駁回，上訴人猶未甘服，向原審法院提起行政訴訟，經原審法院裁定命參加人獨立參加本件被上訴人之訴訟後，亦遭駁回。上訴人仍不服，乃提起本件上訴。
二、上訴人起訴主張：系爭專利申請專利範圍共4項，其中第1項為獨立項，第2項至第4項為附屬項。系爭專利係揭露一種運用既有施工技術之組合與現有改良施工步驟之創新施工法，為一方法請求項，然被上訴人於舉發審定理由中對於系爭專利申請專利範圍第1項未以整體視之，逕將申請專利範圍之步驟a、b、c、d部分擅自支解而與引證資料相比對，忽略系爭專利申請專利範圍第1項所請求者為步驟之順序及其組合，即遽認若a至d四個步驟各為對比文件所揭露，則a至d之順序或a至d組合乃公知技術之誤認，並未考慮a至d之順序或a至d組合係一種技術特徵，顯有違基本審查原則。又被上訴人於審定理由所採之舉發證據2、3、5、6並未揭露系爭專利申請專利範圍第1項所比對之步驟，僅以推論或暗示之方式稱上開證據代表系爭專利申請專利範圍第1項之部分步驟，復推論該步驟之順序及組合乃習知技藝者所能輕易完成者。然據舉發證據3、6之內容為材料參數或者結構之資料，自無法證明系爭專利之施作步驟，且該等證據亦無法證明系爭專利之步驟順序。縱認被上訴人所謂舉發證據6圖式相當於系爭專利申請專利範圍第1項中之b、d步驟，充其量僅表示舉發證據6具有步驟b、d，相較於系爭專利申請專利範圍第1項a至d之順序或步驟b至d之局部順序為完全不同之技術特徵，被上訴人之審查顯具有瑕疵。又被上訴人對於舉發證據1、2、3、5、6之理解並不正確，致認定系爭專利相較於舉發證據之結合不具專利性，顯然有誤。其次，防火層施作之領域已為一技術發展成熟之領域，被上訴人未考量系爭專利相較於舉發證據是否具有突出之技術特徵或顯然之進步，即稱系爭專利不具進步性，顯有違法失當之處。被上訴人稱舉發證據1、2、3、5、6等證據揭露在先，佐以舉發證據11之鋼結構防火被覆工程簡報所揭示之技術特徵，對熟習該項技術之業者而言，經由邏輯分析、推理或試驗應可輕易組合而得系爭專利施工法，足見被上訴人對於熟悉該項技藝者所能輕易完成否之定義並不清楚，被上訴人引用舉發證據11為證，更以具有結構特徵之證據以推斷該結構之工法來比對系爭專利，足見熟習該技藝者要完成系爭案請求項並非可輕易完成。再者，專利有效性與專利侵權時之專利範圍解讀方式不同，是被上訴人就專利範圍之解釋及系爭專利請求項是否具進步性之理由與事實並不相符等語。求為判決撤銷訴願決定及原處分。
三、被上訴人則以：系爭專利申請專利範圍第1項之整體技術固然包含a、b、c、d4個施工步驟，然據系爭專利說明書所載有關傳統鋼結構防火被覆層施工法之缺失，該創作之二個改良目的及其所呈現之功效等內容，並佐以舉發證據11所載內容，足以認定上開步驟a、c部分即為其創作目的所對應之關鍵技術特徵所在，而上開步驟b、d部分雖亦屬其技術構成部分，惟非屬與其創作目的、功效直接密切相關之主要技術者，至多可稱為其次要之技術部分。另參酌舉發證據3、6之目的，乃在佐證上開步驟b、d部分確實非為系爭專利之關鍵技術特徵所在，甚可謂已屬系爭專利申請當時習知之技術範疇。又專利審查與專利侵權訴訟之審理標的、作業流程及判斷依據雖有所不同，然對於所涉及申請專利範圍之解讀並無不同。是上訴人主張被上訴人就專利侵害鑑定及判定專利有效性之專利範圍解讀方式是完全不同，當非事實。其次，被上訴人並未說明原審定理由對舉發證據1有何理解不正確之處，且就舉發證據2、3部分，原審定理由並未稱舉發證據2、3已揭露之技術與系爭專利各請求項之整體技術相同，亦未稱系爭專利各請求項不具新穎性，而係認定舉發證據2部分確實已屬公知、習知之技術者。就舉發證據5部分，被上訴人係指出由該證據5可教示與系爭專利相關技術思想相同之部分，亦即系爭專利申請專利範圍第1項之步驟a、c部分，因而認定其亦屬公知、習知之技術者。就舉發證據6部分，可認定隔著編織網先後施作二道防火被覆層技術部分亦為早已習知之技術、知識。是本件舉發案之爭點在於由舉發證據1、2、3之組合，或證據5，或證據6、1、3之組合，或證據3、1之組合，或證據6、10、11之組合能否證明系爭專利各請求項不具進步性，而非分別以證據1、2、3、5、6爭執其新穎性部分。另系爭專利各請求項所載施工法業經所屬同一技術領域之舉發證據1、2、3、5、6等揭露在先，當以舉發爭點之上述相關證據之組合為基礎，佐以證據11所揭示系爭專利申請當時已屬公知習用之技術部分，對熟習該項技術之業者而言，經由邏輯分析、推理或試驗應可輕易組合而得系爭專利之施工法，當無困難之處。又所謂「顯然之進步」，通常係表現於功效上，惟系爭專利各請求項所載之施工法技術重點及創作目的、功效既然在於鋼材之表面施以粗糙面之栓底層，使後續施作之防火層能穩固結合於該鋼材表面，以及藉塑膠包覆鍍鋅鋼材構件作為在結構鋼材上噴塗防火被覆層時，產生附著力並得以強化防火材料之抗裂，避免無塑膠包覆編織網之銹蝕，造成防火材料剝落而失卻防火功能者，則其所呈現之整體功效基本上仍屬由揭露在先之相關組合證據本身所呈現的相加功效而已，並無特殊增進之處，自亦難稱有顯然之進步等語，資為抗辯。求為判決駁回上訴人之訴。
四、參加人則以：被上訴人結合舉發證據1、2、3之組合，或證據5，或證據1、3、6之組合，或證據1、3之組合，或證據6、10、11之組合所揭示之技術內容而審認前揭組合任一成立即足以證明系爭專利申請範圍不具進步性，並未違反專利審查基準中關於進步性之審查準則。上訴人比較各個引證與系爭專利之不同處，並謂判斷系爭專利之進步性時，應以申請標的整體技術手段判斷，即係對於進步性審查基準存有誤解，其主張並非可採。且系爭專利申請專利範圍第1項係請求一種鋼結構防火被覆層之施工法，其所載步驟a即有關栓底層施作之技術特徵及步驟c即有關金屬編織網外層包覆PVC材料施作之技術特徵乃系爭專利關鍵技術特徵所在。至於系爭專利申請專利範圍第2項至第4項為第1項之附屬請求項，故包含系爭專利第1項之所有技術內容，並再進一步就栓底層之調備方式（第2項）與施作方式（第3項）及編織網與防火被覆材之相對位置進行限定（第4項）。再者，系爭專利申請專利範圍第1項所載內容確實可由結合舉發證據1、2、3輕易獲得，上訴人縱主張系爭專利有別於先前技術之技術手段，惟系爭專利申請專利範圍第1項已全然落入習用公知之領域，而為熟習本項技術人士所熟知，即不符合專利法第20條第2項所規定之進步性要件。又相對於舉發證據1、2、3，系爭專利申請專利範圍第1項至第4項不符合專利法第20條第2項所規定之進步性要件。而舉發證據5亦足以證明系爭專利申請專利範圍第1項至第4項所載發明確有欠缺發明進步性要件而不具可專利性。另熟習於本項技術人士在製作舉發證據6所揭防火被覆結構時，顯然會基於避免金屬編織網鏽蝕以防止防火層剝離之合理動機，而將舉發證據3有關塑膠包覆金屬網之教示內容與舉發證據6之教示內容予以組合，從而輕易完成系爭專利申請專利範圍第1項所申請方法，是相對於舉發證據6與舉發證據1及舉發證據3之組合，系爭專利申請專利範圍第1項不符合專利法第20條第2項所規定之進步性要件。且相對於舉發證據6與舉發證據1、3之組合，系爭專利申請專利範圍第2項至第4項亦不符合專利法第20條第2項規定之進步性要件。再者，相對於舉發證據3與舉發證據1之組合，系爭專利申請專利範圍第1項至第4項不符合專利法第20條第2項規定之進步性要件。又熟習於本項技術人士在製作舉發證據6所揭防火被覆結構時，顯然會基於意欲將防火層穩固結合於鋼材表面之合理動機，而將舉發證據10或舉發證據11有關栓底層施作之教示內容與舉發證據6之教示內容予以組合，從而輕易完成系爭專利申請專利範圍第1項所申請方法，是系爭專利申請專利範圍第1項相較於舉發證據6、
10、11所示之技術，不具有進步性。至系爭專利申請專利範圍第2項至第4項相對於舉發證據11與舉發證據6之組合亦不具有進步性。是系爭專利申請專利範圍第1項至第4項所載確有欠缺發明進步性要件而不具可專利性之情事。上訴人在專利侵害程序中對系爭專利實質範圍有兩異之陳述，實已違反禁反言等語。
五、原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，以：證據1已揭露國內多座大樓防火被覆工程使用濕式蛭石噴材直接噴覆法施工之實例，該工法主要係先於鋼骨表面噴塗一層粉底層(KeyCoat)提供粗糙之表面增加被覆材之附著力，再將已調配完成之袋裝噴材加入適量清水攪拌均勻後，再由壓送機進行噴覆作業。而證據2揭露在由鍍鋅鋼材所製成之六角編織補強網或金屬擴張網，將植釘布置於鋼柱周圍後，再將防火被覆材噴塗或鏝塗於鋼柱和擴張網表面，以形成一或多層被覆層，由上開內容可知證據2業已揭露防火被覆材係可被噴塗形成二層以上多層被覆層之技術（參附件圖式2）。另證據3業已揭露處在高濕度地區之濱海石化廠房（與系爭專利施工法所考量之適用場合相同），可以塑膠包覆鍍鋅鋼材構件作為在結構鋼材上噴塗防火被覆層時，產生附著力及強化用途之技術，另外，證據3第10頁之右下圖式揭示I型鋼整體防火被覆結構，係以六角形補強網（編織網）藉由彈簧墊圈或夾釘，使其固定於預設之焊釘上，而被包埋於該I型鋼整體防火被覆層斷面之大約中央部位，因而將整個防火被覆層分隔成二層（參附件圖示3）。而證據5所揭示之製程係在結構鋼材表面經底塗加工後，使用Mandoval KC110材料施作一層具彈性且對該鋼材及防火被覆材附著性佳之栓底層(key Coat)，藉不銹鋼釘及夾具固著一層使用塑膠包覆鍍鋅網之編織網，於火災或氣爆時該防火被覆材仍能保持定位不脫落，並噴塗以無機波特蘭水泥為基材而特別適用於臨海工業廠房之袋裝防火被覆材Mandolite 550，該防火被覆材表面再以Topcoat200水性塗料施作2度，形成最表面之被覆層，藉以防止水氣入侵防火被覆材內部，依此說明書所描述之製程，顯已揭露如同系爭專利於施作栓底層時，在鋼材上以增加防火被覆材附著力之方式，以及使用外層為塑膠材料，而內層為金屬線之編織網，以防止金屬網受侵蝕而導致防火層剝離脫落之技術特徵（參附件圖式4）。至證據6揭露I型鋼於施作最終防火被覆層（乃指第二道防火被覆層）之前，先將六角形鍍鋅鋼網（金屬編織網）包埋於混凝土混合物（此指第一道防火被覆層）內，並將其包覆在I型鋼翼緣周圍，依其所揭露之製程，該I型鋼防火被覆結構施工順序應為：在噴塗第一道防火被覆層後，將金屬編織網固定於第一道防火被覆層，其後再噴塗第二道防火被覆層（參附件圖式5），依此工法，上開技術特徵顯然已揭露系爭專利施工法中b、d部分所呈現之隔著編織網先後施作二道防火被覆層以補強防火功能之技術特徵。最後，證據11部分因該簡報影本並未記載日期，應不具證據能力，惟因該簡報提及英國Mandoval公司之Mandolite P-20、Fendolite M-II之被覆材料，而依舉發程序中證據7所提及之事實，可知Mandolite CP2為MandoliteP-20出產後的改良代替產品，由於該證據7之Mandolite CP2產品目錄係於1991年1月出版，顯然該Mandolite P-20應係早於1991年1月之產品。另參加人主張依前述各證據資料之內容，就證據1、2、3之組合即可證明系爭專利不具進步性。經查，依前述證據1所記載之施工方式，其已揭露系爭專利申請專利範圍第1項中a、b步驟中透過防火栓底層使第一道防火層結合於栓底層而形成良好附著情況之特徵；而證據
2、3則實質揭露系爭專利申請專利範圍c、d步驟中將外層為塑膠材料而內層為金屬線之編織網固定於兩防火層間之技術特徵，證據2、3兩者皆具有藉編織網與防火層結合以形成抗裂之良好補強功效，且亦具有避免因使用無塑膠包覆編織網所可能產生之銹蝕而造成防火材料剝落致失卻防火功能之特點，是以系爭專利所揭露之技術特徵，與證據1、2、3之組合互為比較，顯然並未產生不可預期之功效，是系爭專利申請專利範圍第1項，為熟悉該項技術者運用申請前證據1、2、3之既有技術或知識，即能輕易完成，應不具進步性。上訴人於原審法院審理時雖一再主張：「應就系爭專利所主張之步驟技術特徵之組合的整體作為審視對象」云云，惟就上訴人系爭專利申請專利範圍第1項所載之施工步驟以觀，其在a、b步驟所指之栓底層打底後再施作防火層，此一技術已由證據1所揭露，而有關防火層之施作係在塗佈第一道防火層後再固定編織網，之後再施作第二道防火層，此一程序實屬該發明所屬技術領域中具有通常知識者於設置防火層編織網時即能輕易完成，且此一程序與上訴人系爭專利內容復可相應對照，上訴人雖又主張系爭專利請求項第1項之內容乃一步驟方法云云，然其在系爭專利說明書第4頁有關發明創作之主要元件係栓底層及固定於防火層內、外層包覆PVC材料之金屬編織網，而其防火功效則係透過上開元件整體構造之組合所達成，由於系爭說明書中並未指出其方法步驟與先前技術有何不同或有任何增進功效之處，由是可知系爭專利所謂之技術特徵及功效，實際上係因該工法所組構出之整體防火構造及構件而生，與其所謂之步驟方法無關，上訴人所為主張自非可採。參加人另主張證據1、6、3之組合亦可證明系爭專利申請專利範圍第1項不具進步性，經查，證據6揭露在施作最終防火被覆層前，將補強網包覆於混凝土內，並包裹於鋼柱翼緣周圍之技術特徵，由於證據1已揭露系爭專利申請專利範圍第1項中a、b兩步驟所描述之經由防火栓底層，使第一道防火層結合於栓底層而形成良好附著效果之技術特徵，而證據6、3又實質揭露系爭專利申請專利範圍第1項中c、d步驟所揭示之將外層為塑膠材料而內層為金屬線之編織網固定於兩防火層間之技術特徵，系爭專利與證據6、3之組合兩者既均具有藉編織網與防火層結合而形成抗裂之良好補強功效，以及避免因使用無塑膠包覆編織網之銹蝕而造成防火材料剝落而失卻防火功能，是以系爭專利較之組合證據1、6、3顯然並未產生不可預期之功效，系爭專利申請專利範圍第1項應為熟習該項技術者運用申請前證據1、6、3之既有技術或知識所能輕易完成，是證據1、6、3之組合亦可證明系爭專利申請專利範圍第1項不具進步性。然倘排除證據6，僅就證據1、3之組合與系爭專利比對，可否證明系爭專利申請專利範圍第1項不具進步性？按證據1已揭露系爭專利申請專利範圍第1項中a、b之步驟，而證據3則亦已實質揭露系爭專利申請專利範圍第1項中c、d步驟，是以，縱然僅依證據1、3之組合與系爭專利互為比較，系爭專利亦未產生不可預期之功效，且系爭專利申請專利範圍第1項在所屬技術領域具有通常知識者運用申請前證據1、3之既有技術或知識亦可輕易推知，自可認為證據1、3之組合即可認為系爭專利申請專利範圍第1項不具進步性。至證據5部分，參加人主張由此一證據亦可證明系爭專利申請專利範圍第1項不具進步性等語。按證據5並未標明其發表日期，惟因在證據4述及證據6所發布之防火材料Mandolite 550，而證據4之公開日期為1987年6月16日，早於系爭專利申請日，足證證據5之公開日期亦應早於系爭專利申請日，自得作為系爭專利比對之前案資料。另有關證據5已揭露如同系爭專利所揭示之在鋼材上添加栓底層以增加防火被覆材附著力，以及使用外層為塑膠材料而內層為金屬線之編織網，以防止金屬網受侵蝕而導致防火層剝離脫落之技術。然因系爭專利申請專利範圍第1項之b步驟並未說明該第一道防火層之材料或組成內容，同樣地，系爭專利於c步驟中亦未說明如何「固定」，在此情形下解釋系爭專利申請專利範圍，應認為系爭專利於b、c、d步驟所採之技術手段係在栓底層上施作第一道防火層後，再將外層為塑膠材料而內層為金屬線之編織網固定包覆於兩防火層間，以達成系爭專利之防止金屬網受到二氧化碳、鹽份及水份等侵蝕而導致防火層剝離之創作目的。而證據5之編織網圖示及說明中業已揭露編織網之材質係以塑膠包覆鍍鋅網（plastic coated galvanized mesh）構成，再將該編織網掛設固定在焊接於鋼材上之特殊螺旋釘上，況依證據5中編織網之螺旋釘長度與鋼材焊接間所留設空隙，可知證據5之編織網應係包覆固定於防火層間，而非緊貼鋼材設置。可知，證據5已揭露系爭專利申請專利範圍第1項中a、b步驟所述之使第一道防火層結合於栓底層而形成良好之附著情況，亦已揭露c、d步驟中將外層為塑膠材料而內層為金屬線之編織網固定包覆於兩防火層間，證據5與系爭專利申請專利範圍第1項兩者皆具有藉編織網與防火層結合而形成抗裂之良好補強功效，以及避免因使用無塑膠包覆於金屬編織網表面，因此產生銹蝕致防火材料剝落失卻防火功能之效果，系爭專利與證據5相較並未產生不可預期之功效，系爭專利申請專利範圍第1項實為所屬技術領域具有通常知識者運用申請前證據5之既有技術或知識，即可輕易完成，自不具進步性。又證據5與系爭專利申請專利範圍第2、3項比對結果又是如何？按系爭專利申請專利範圍第2項乃第1項之附屬項，其進一步限定第1項之技術內容，此係對第1項中之防火材料混合攪拌時間進一步界定，惟此種界定並未改變系爭專利之主要工法、構造及技術特徵，而將防火材料混合攪拌「約」3分鐘，其時間之久暫既僅係約略數值，而非一嚴格條件，則此種攪拌數分鐘時間之法乃業界所習用（證據11亦可資佐參），是以就系爭專利申請專利範圍第2項整體觀察，其所揭露之技術特徵顯然亦已顯現於證據5之中，且其亦未較證據5產生不可預期之功效，是系爭專利申請專利範圍第2項應為所屬技術領域中具通常知識者運用申請前證據5之既有技術或知識，即可輕易完成，應不具進步性。至系爭專利申請專利範圍第3項係進一步就第1、2項加以限縮，依其所述內容乃係對第1項中之防火材料噴塗方式加以界定，惟此種界定亦未改變系爭專利之主要工法、構造及技術特徵，且將防火材料採約50%均勻噴塗覆蓋面亦此業界習用之方法及技術，是系爭專利申請專利範圍第3項，包括依附於第1項部分及其附屬特徵部分整體觀之，其技術特徵已見於證據5之中，而此種技術特徵亦未較證據5產生不可預期之功效，堪信系爭專利申請專利範圍第3項為所屬技術領域具通常知識者運用申請前證據5之既有技術或知識即可輕易完成，自亦不具進步性。綜上所述，舉發證據1、2、3之組合、舉發證據1、
6、3之組合，及舉發證據1、3之組合均可證明系爭專利申請專利範圍第1項不具進步性，至舉發證據5則單獨可證明系爭專利申請專利範圍第1項至第3項不具進步性。是被上訴人所為「舉發成立，應撤銷專利權」之原處分依法並無不合，訴願決定予以維持，亦無違誤等由，乃判決駁回上訴人在原審之訴。
六、上訴人上訴意旨略謂：(一）原判決就各證據之認定與事實並不相符，依錯誤之事實認定所為之理由，應有行政訴訟法第243條第1項所規定之判決不適用法規或適用不當者之違背法令的情事：1、對於證據2及證據3的錯誤認定:相較於證據2與系爭專利，若將證據2的補強網視為系爭案的編織網，則被覆於補強網外的防火材就應相當於系爭案中被覆於編織網外的第二防火層，證據2所謂的一層或多層防火材都是形成在編織網外，而非在多層防火材被覆步驟之間含有一層編織網的被覆步驟，故對照於系爭專利而言，不管證據2揭露在編織網外被覆幾層防火材，僅能算是揭露了系爭專利的第二防火層，與系爭專利在編織網內外分別形成一道防火層的概念根本不同，更遑論以證據2揭露系爭專利之第一防火層、編織網、第二防火層的形成順序和多層結構關係。是原判決認為證據2揭露了系爭專利請求項c、d步驟中將外層為塑膠材料而內層為金屬線之編織網固定於兩防火層間之技術特徵完全是對於證據2的理解錯誤。另相較於系爭專利與證據3，系爭專利的編織網是當基材上的第一道防火層施作完成後，才被設在第一道防火層上(不同於證據3將Reinforcing Mesh放在基材上)，最後再施以第二道防火層於網上並夾其於該第一防火層中，故證據3的作法就好比射出成型，利用塑料將模具充滿以成形，而系爭專利的做法則是一層一層施作像疊積木般的成形，兩種做法或許均可形成相同的成形件，然因其施工步驟或者作法的意義均不同，原判決認為證據3揭露了系爭專利請求項c、d步驟中將外層為塑膠材料而內層為金屬線之編織網固定於兩防火層間之技術特徵不僅有誤，且忽視對上訴人有利的證據內容（亦指，關於原判決書對於證據3揭露不同與系爭案的理解內容，如六角形補強網被釘在基材等作法……）。原判決顯有違證據法則及論理法則，應有判決不適用法規或適用不當之違背法令的情事。2、原判決第五(四)的「由於系爭說明書中並未指出其方法步驟與先前技術有何不同或有任何增進功效之處……」等判決，顯有適用法規不當之處：如系爭專利業已於發明說明清楚地展示發明技術手段及其達成的功效而完全符合說明書的記載形式，是說明書的記載僅須符合一般審查基準的要求，不需綜觀所有的先前技術後再比較撰寫。退一萬步言，即便系爭發明與其他先前技術都達成同樣的效果，卻以不同的方法達成，系爭案仍具有進步性。倘若原判決認為系爭專利請求項為先前技術，即應以揭露相同施工步驟的先前技術來證明系爭案已經被揭露，並非要求發明專利申請人預先寫出系爭案與其日後爭議時的先前技術有何不同或增進功效處。且既然原判決所舉的證據均無揭露系爭案的施工步驟，則系爭案就應被認為具有專利的進步性，而非如原判決所指需要系爭案較先前技術有增進功效處才得以判斷，故原判決顯有適用法規不當且違背專利基本原則。另由於系爭案已經充分揭露系爭發明為一施工步驟，以及該施工步驟會達成一定的發明效果，故系爭案的功效即應系爭工法而生，非如原判決所述系爭案功效與系爭專利無關，原判決以其他先前技術所生的結構來推測系爭發明的步驟方法已被揭露顯屬不當。又無認清系爭案的技術手段是施工步驟，即便可達到與其他先前技術同樣的功效，亦不代表其他先前技術的技術手段與系爭案相同，在無憑據下逕自認為系爭案的技術特徵在於構件，使系爭案和其他先前技術的判斷淪於是否有進步功效之「進步」與否，實有違專利進步性的判斷原則。3、對於證據5的錯誤認定：原判決認為證據5是先將編織網釘在鋼材上，後再形成防火材於該編織網外，且藉由防火材通過該編織網至鋼材上，以將編織網形成於防火材之間。然而，系爭專利是先於鋼材形成第一防火層，接著形成編織網於第一防火層上，再佈置編織網於該第一防火層上，再形成第二防火層於該編織網上，若依原審法院認為的證據施工步驟，顯與系爭專利請求項的施工順序不同，為何原判決能逕以揭露不同施工步驟的證據5，認為與系爭案請求項所保護的步驟相同，故原判決法規適用明顯不當。又證據5既無法證明系爭專利範圍第1項不具進步性，即使佐以證據11亦無法證明系爭專利範圍第2、3項不具進步性。是原判決應有判決不適用法規或適用不當之違背法令的情事。4、對於證據6的錯誤認定：證據6該Design No.XR704揭露了有一I型鋼4上被覆有防火材1，該防火材1中含有編織網2的結構。該結構並非僅能依系爭專利請求項之施工步驟完成，而是有多種施工步驟組合完成的可能，參酌證據3第4頁第2段、第3段的說明，可知證據3揭露了將栓網(keying Mesh)或者強化網(Reinforcing Mesh)放在靠近基材上，但與基材留有縫隙，使被覆能夠穿過網口到網子與基材間，熟悉該項技藝者可藉由證據3所的揭露的內容利用與系爭專利不同的施工步驟，完成證據6的結構。故即便結構完全相同的元件，其施工步驟亦未必相同，熟悉該項技藝者藉由證據6的結構既不能推知系爭專利請求項的施工步驟，原判決又如何僅能以證據6與系爭案結構相同，即認為證據6的步驟與系爭案所請求的步驟相同。（二）原判決未就上訴人於理由書中所述各證據理解錯誤的部分或者以結構來推測系爭案請求項所保護的步驟等缺失之重大攻防方法加以審酌。上訴人以物的結構來推測其形成的施工順序，並藉以認為該物的施工順序與系爭專利施工順序相同的應證過程，違背應以相同的技術特徵比對系爭案請求項的專利審查原則，除非該結構的形成方法或施工順序僅有唯一的方式，否則如何以不確定的施工步驟證明已經確定的系爭案施工步驟呢？原判決未對此論點作解釋，實有判決不備理由之違法。（三）原判決未審酌各證據的組合相較於系爭專利範圍第2-4項是否具進步性，僅在討論系爭專利範圍第2、3項是否具進步性時提到可參佐證據11，惟證據11並未揭露有關系爭專利範圍第4項的內容，便判定維持「舉發成立，應撤銷專利權」之訴願決定，實有違專利審查基準進步性之「逐項審查」原則「當獨立項不具專利要件時，附屬項仍有具備專利要件之可能，應分項做成審查意見。」實有判決不備理由之違法。（四）上訴人認為系爭案相較於原審討論的所有證據，在本質上亦不相同，原判決刻意忽視實有對於重大攻防方法加以審酌，實有判決不備理由之違法等語。
七、本院查：
㈠、按凡利用自然法則之技術思想之高度創作，而可供產業上利用者，固得依系爭專利核准時專利法第19條暨第20條第1項之規定申請取得發明專利。惟其發明如「係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成時」，仍不得依法申請取得發明專利，復為同法第20條第2項所明定。
㈡、系爭專利係「鋼結構防火被覆層之施工法」，其申請專利範圍共計有4項，其中第1項為獨立項，第2-4項為附屬項，申請專利範圍為：「1.一種鋼結構防火被覆層之施工法，其包括有以下之施工步驟:a將防火被覆材、水及乳膠劑以2:1:1之比例混合攪拌後噴塗於鋼材表面，待乾固後形成堅固顆粒形態之防火栓底層；b於上述之栓底層上施作適當厚度之第一道防火層，同時使該第一道防火層結合於栓底層形成良好之附著情況；c將外層為塑膠材料而內層為金屬線之編織網固定於上述之第一道防火層上；d於第一道防火層表面再施作第二道防火層，使第二道防火層結合於該PVC編織網與第一道防火層，形成良好防火層之補強功能。」、「2.依據申請專利範圍第1項所述之鋼結構防火被覆層之施工法，其中，該防火被覆材、水及乳膠係混合攪拌3分鐘後，再噴塗於鋼材表面者。」、「3.依據申請專利範圍第1項或第2項所述之鋼結構防火被覆層之施工法，其中，該防火被覆材、水及乳膠之混合物嘖塗於鋼材表面時，係採約50%均勻噴塗覆蓋面之方式施作者。」、「4.依據申請專利範圍第1項所述之鋼結構防火被覆層之施工法，其中，該被覆有塑膠材料之編織網固定第一道防火層時，係位於防火時效厚度之1/3-1/2之部位。」參加人所提之舉發證據，包括，證據1之臺中市超高層建築結構體工程施工實務（大將作建築研究室發行，82年4月出版）、證據2之美國UL公司（UnderwritersLaboratories Inc.）發行之1993年版防火指南（FireResistance Directory）第1171頁中之Design No.X776（附摘錄中譯文）、證據3之英國ASFP（The Association forSpecialist Fire Protection）於西元1994年所發行之ASFPTGN 002：Part1準則（第4頁及第10頁）、證據5之英國Mandoval塗料有限公司所研發之防火材料Mandolite 550之產品說明書（附摘錄中譯文）、證據6之美國UL公司發行之1995年版防火指南第1419至1420頁之Design No.XR704（另舉發附件4為其摘錄之中譯文）、證據11之訴外人通谷企業有限公司製作之「英國Mandoval P-20鋼結構防火被覆工程簡報。
㈢、關於證據1所記載之施工方式，已揭露系爭專利申請專利範圍第1項中a、b步驟中透過防火栓底層使第一道防火層結合於栓底層而形成良好附著情況之特徵；而證據2、3則實質揭露系爭專利申請專利範圍c、d步驟中將外層為塑膠材料而內層為金屬線之編織網固定於兩防火層間之技術特徵，證據2、3兩者皆具有藉編織網與防火層結合以形成抗裂之良好補強功效，且亦具有避免因使用無塑膠包覆編織網所可能產生之銹蝕而造成防火材料剝落致失卻防火功能之特點，系爭專利所揭露之技術特徵，與證據1、2、3之組合互為比較，顯然並未產生不可預期之功效，是系爭專利申請專利範圍第1項，為熟悉該項技術者運用申請前證據1、2、3之既有技術或知識，即能輕易完成，應不具進步性。又於證據5已揭露系爭專利申請專利範圍第1項中a、b兩步驟所描述之經由防火栓底層，使第一道防火層結合於栓底層而形成良好附著效果之技術特徵，而證據6、3又實質揭露系爭專利申請專利範圍第1項中c、d步驟所揭示之將外層為塑膠材料而內層為金屬線之編織網固定於兩防火層間之技術特徵，系爭專利與證據6、3之組合兩者既均具有藉編織網與防火層結合而形成抗裂之良好補強功效，以及避免因使用無塑膠包覆編織網之銹蝕而造成防火材料剝落而失卻防火功能，是以系爭專利較之組合證據1、6、3顯然並未產生不可預期之功效，系爭專利申請專利範圍第1項應為熟習該項技術者運用申請前證據1、
6、3之既有技術或知識所能輕易完成，是證據1、6、3之組合亦可證明系爭專利申請專利範圍第1項不具進步性。證據5已揭露系爭專利所揭示之在鋼材上添加栓底層以增加防火被覆材附著力，以及使用外層為塑膠材料而內層為金屬線之編織網，以防止金屬網受侵蝕而導致防火層剝離脫落之技術。而證據5之編織網圖示及說明中業已揭露編織網之材質係以塑膠包覆鍍鋅網（plastic coated galvanized mesh）構成，再將該編織網掛設固定在焊接於鋼材上之特殊螺旋釘上，依證據5中編織網之螺旋釘長度與鋼材焊接間所留設空隙，可知證據5之編織網應係包覆固定於防火層間，而非緊貼鋼材設置。證據5顯然已揭露系爭專利申請專利範圍第1項中a、b步驟所述之使第一道防火層結合於栓底層而形成良好之附著情況，亦已揭露c、d步驟中將外層為塑膠材料而內層為金屬線之編織網固定包覆於兩防火層間，系爭專利申請專利範圍第1項實為所屬技術領域具有通常知識者運用申請前證據5之既有技術或知識，即可輕易完成，自不具進步性。就系爭專利申請專利範圍第2項整體觀察，其所揭露之技術特徵顯然亦已顯現於證據5之中，且其亦未較證據5產生不可預期之功效，至於系爭專利申請專利範圍第3項係進一步就第1、2項加以限縮，其所增加之技術特徵為「其中，該防火被覆材、水及乳膠之混合物噴塗於鋼材表面時，係採約50%均勻噴塗覆蓋面之方式施作者」，依其所述內容乃係對第1項中之防火材料噴塗方式加以界定，惟此種界定亦未改變系爭專利之主要工法、構造及技術特徵，且將防火材料採約50%均勻噴塗覆蓋面亦此業界習用之方法及技術，系爭專利申請專利範圍第2項、第3項為所屬技術領域具通常知識者運用申請前證據5之既有技術或知識即可輕易完成，亦不具進步性，以及上訴人主張不可採等情，業據原審詳論其得心證之理由。經核原判決並無判決不適用法規或適用不當，亦無判決不備理由或理由矛盾之違背法令情形。
㈣、上訴人雖主張原判決對於證據2及證據3為錯誤認定，無論證據2揭露在編織網外被覆幾層防火材，僅能算是揭露了系爭專利的第二防火層，與系爭專利在編織網內外分別形成一道防火層的概念根本不同，遑論以證據2揭露系爭專利之第一防火層、編織網、第二防火層的形成順序和多層結構關係。另系爭專利的編織網是當基材上的第一道防火層施作完成後，才被設在第一道防火層上(不同於證據3將ReinforcingMesh放在基材上)，最後再施以第二道防火層於網上並夾其於該第一防火層中，證據3的作法就好比射出成型，利用塑料將模具充滿以成形，而系爭專利的做法則是一層一層施作像疊積木般的成形，其施工步驟或者作法的意義均不同等等。經查，原判決已說明證據2之指南第1171頁中之Design No.X776揭露在由鍍鋅鋼材所製成之六角編織補強網或金屬擴張網，將植釘布置於鋼柱周圍後，再將防火被覆材噴塗或鏝塗於鋼柱和擴張網表面，以形成一或多層被覆層，由上開內容可知證據2業已揭露防火被覆材係可被噴塗形成二層以上多層被覆層之技術（參附件圖式2）。另證據3準則之第4頁第1段記載噴塗被覆層作為結構鋼材之防火保護施工技術當中，「最常使用鍍鋅鋼材構件作為噴塗防火被覆層之機械性附著或強化之用；塑膠包覆構件或不銹鋼材質構件也可適用，尤其是在高濕度地區」（Galvanised steel components
are most commonly used for the mechanical retention
or reinforcement of sprayed fire protective coatings. Plastic coated or stainless steel components arealso suitable, especially in areas of high humidity），由上開文字敘述，可知證據3業已揭露處在高濕度地區之濱海石化廠房（與系爭專利施工法所考量之適用場合相同），可以塑膠包覆鍍鋅鋼材構件作為在結構鋼材上噴塗防火被覆層時，產生附著力及強化用途之技術，另外，該準則第10頁之右下圖式揭示I型鋼整體防火被覆結構，係以六角形補強網（編織網）藉由彈簧墊圈或夾釘，使其固定於預設之焊釘上，而被包埋於該I型鋼整體防火被覆層斷面之大約中央部位，因而將整個防火被覆層分隔成二層（參附件圖示3）。原判決另說明依系爭專利說明書第4頁有關發明創作目的中之記載，足見其創作之主要元件係栓底層及固定於防火層內、外層包覆PVC材料之金屬編織網，而其防火功效則係透過上開元件整體構造之組合所達成，由於系爭說明書中並未指出其方法步驟與先前技術有何不同或有任何增進功效之處，可知系爭專利所謂之技術特徵及功效，實際上係因該工法所組構出之整體防火構造及構件而生，與其所謂之步驟方法無關等語(原判決第15頁倒數第8行至第16頁第6行)。上訴人仍執詞主張證據2與系爭專利在編織網內外分別形成一道防火層的概念不同，證據3與系爭專利之施工步驟或者作法的意義均不同等等，無非係就原審取捨證據、認定事實之職權行使，指摘其為不當，且就原審已為論斷者再為爭執，係屬法律見解歧異問題，難謂原判決有違背法令之情形。
㈤、又原判決係依系爭專利說明書第4頁有關發明創作目的中記載：「本創作之主要目的在提供一種鋼結構防火被覆層之施工法，乃在鋼材之表面施以粗糙面之栓底層，使得後續施作之防火層能穩固地結合於該鋼材表面。本創作之再一目的在提供一種鋼結構防火被覆層之施工法，乃在用以固定在第一道防火層之金屬編織網外層包覆PVC材料，以防止金屬網受到二氧化碳、鹽份及水份等侵蝕而導致防火層剝離者。」，認定系爭專利創作之主要元件係栓底層及固定於防火層內、外層包覆PVC材料之金屬編織網，而其防火功效則係透過上開元件整體構造之組合所達成，由於系爭說明書中並未指出其方法步驟與先前技術有何不同或有任何增進功效之處，由是可知系爭專利所謂之技術特徵及功效，實際上係因該工法所組構出之整體防火構造及構件而生，與其所謂之步驟方法無關，經核原審以系爭專利說明書之記載判斷系爭專利技術功效之產生所在，並無違經驗或論理法則，上訴人亦未指明原審此部分判斷違反何一具體審查基準規範，則其泛指原判決此部分有適用法規不當一節，自非可採。
㈥、關於證據5之部分，原審論明證據5說明書所揭示之製程係在結構鋼材表面經底塗加工後，使用Mandoval KC110材料施作一層具彈性且對該鋼材及防火被覆材附著性佳之栓底層(keyCoat)，藉不銹鋼釘及夾具固著一層使用塑膠包覆鍍鋅網之編織網，於火災或氣爆時該防火被覆材仍能保持定位不脫落，並噴塗以無機波特蘭水泥為基材而特別適用於臨海工業廠房之袋裝防火被覆材Mandolite 550，該防火被覆材表面再以Topcoat 200水性塗料施作2度，形成最表面之被覆層，藉以防止水氣入侵防火被覆材內部，依此說明書所描述之製程，顯然已揭露如同系爭專利於施作栓底層時，在鋼材上以增加防火被覆材附著力之方式，以及使用外層為塑膠材料，而內層為金屬線之編織網，以防止金屬網受侵蝕而導致防火層剝離脫落之技術特徵（參附件圖式4，原判決第13頁第13行以下參照）。並說明證據5已揭露如同系爭專利所揭示之在鋼材上添加栓底層以增加防火被覆材附著力，以及使用外層為塑膠材料而內層為金屬線之編織網，以防止金屬網受侵蝕而導致防火層剝離脫落之技術。而系爭專利申請專利範圍第1項之b步驟中雖有述及「於上述之栓底層上施作適當厚度之第一道防火層，同時使該第一道防火層結合於栓底層形成良好之附著情況」之技術，惟其並未說明該第一道防火層之材料或組成內容，同樣地，系爭專利於c步驟中雖亦述及「將外層為塑膠材料而內層為金屬線之編織網固定於上述之第一道防火層上；」之技術，惟亦未說明如何「固定」，在此情形下解釋系爭專利申請專利範圍，應認為系爭專利於b、c、d步驟所採之技術手段係在栓底層上施作第一道防火層後，再將外層為塑膠材料而內層為金屬線之編織網固定包覆於兩防火層間，以達成系爭專利之防止金屬網受到二氧化碳、鹽份及水份等侵蝕而導致防火層剝離之創作目的。而證據5之編織網圖示及說明中業已揭露編織網之材質係以塑膠包覆鍍鋅網（plastic coated galvanized mesh）構成，再將該編織網掛設固定在焊接於鋼材上之特殊螺旋釘上，此由證據5之Mesh retention system中記載……a special helicalpin，welded to the substrate,to accept and hold theplastic coated wire mesh.等語即明。況依證據5中編織網之螺旋釘長度與鋼材焊接間所留設空隙，可知證據5之編織網應係包覆固定於防火層間，而非緊貼鋼材設置。是以可知，證據5顯然已揭露系爭專利申請專利範圍第1項中a、b步驟所述之使第一道防火層結合於栓底層而形成良好之附著情況，亦已揭露c、d步驟中將外層為塑膠材料而內層為金屬線之編織網固定包覆於兩防火層間等情(原判決第17頁倒數第9行以下參照)。依上開原判決之說明，證據5之施工順序與系爭專利實質並無重大不同，上訴人指摘原判決就證據5之施工步驟，顯與系爭專利請求項的施工順序不同，原判決法規適用明顯不當一節，非屬可採。
㈦、關於證據6第1419至1420頁之Design No.XR704中揭露I型鋼於施作最終防火被覆層（乃指第二道防火被覆層）之前，先將六角形鍍鋅鋼網（金屬編織網）包埋於混凝土混合物（此指第一道防火被覆層）內，並將其包覆在I型鋼翼緣周圍，依其所揭露之製程，該I型鋼防火被覆結構施工順序應為：在噴塗第一道防火被覆層後，將金屬編織網固定於第一道防火被覆層，其後再噴塗第二道防火被覆層（參附件圖式5），依此工法，上開技術特徵顯然已揭露系爭專利施工法中b、d部分所呈現之隔著編織網先後施作二道防火被覆層以補強防火功能之技術特徵，亦據原審論明(原判決第13頁倒數第1行至第14頁第9行)。上訴人指證據6該Design No.XR704揭露了有一I型鋼4上被覆有防火材1，該防火材1中含有編織網2的結構。該結構並非僅能依系爭專利請求項之施工步驟完成，而是有多種施工步驟組合完成的可能，即便結構完全相同的元件，其施工步驟亦未必相同，熟悉該項技藝者藉由證據6的結構既不能推知系爭專利請求項的施工步驟等等，亦係就原審取捨證據、認定事實之職權行使，指摘其為不當，並就已為論斷者再為爭執，核屬法律見解歧異問題，難指原判決有違背法令之處。
㈧、原處分就系爭專利申請專利範圍第4項可經由證據1、3、6之組合或證據1、3之組合可證明其不具進步性(審定書第12頁第1行至第6行、第13頁第2行至第7行參照)。訴願決定就申請專利範圍第4項部分亦已予論明(訴願決定書第16頁第4行至12行參照)，而上訴人於原審就第4項部分並未載明其不服之理由，原審依當事人陳述內容，整理爭點為舉發證據1、2、3之組合是否可證明系爭專利申請專利範圍第1項不具進步性？又舉發證據1、6、3之組合是否可證明系爭專利申請專利範圍第1項不具進步性？而舉發證據1、3之組合是否可證明系爭專利申請專利範圍第1項不具進步性？舉發證據5是否可證明系爭專利申請專利範圍第1項不具進步性？舉發證據5是否可證明系爭專利申請專利範圍第2項至第3項不具進步性？等項而加以分別論述。原審已對上訴人指摘事項予以論斷，至於原審就上訴人未爭執部分，認上訴人業已就原處分及訴願決定理由折服，未再贅論原處分及訴願決定所為系爭專利申請專利範圍第4項不具進步性之理由，而於論斷上訴人所不服部分後，維持被上訴人所為舉發成立，應撤銷專利權之審定，尚不能指原判決就上開未加說明部分有違逐項審查原則或有理由不備之違法。
㈨、本件上訴人其他指摘原判決刻意忽視上訴人對於系爭專利與引證證據在防火層及編織網包覆方式不同之重大攻防方法等等，且未加以說明，實有判決不備理由之違法部分，亦係就原審取捨證據、認定事實之職權行使，指摘其為不當，或就原審已論斷者，泛言未論斷，均不據此指原判決有違背法令之處。
㈩、從而原判決以被上訴人所為「舉發成立，應撤銷專利權」之原處分依法並無不合，訴願決定予以維持，亦無違誤，而駁回上訴人之訴，依上說明，於法核無不合。上訴論旨，指摘原判決違誤，求予廢棄改判，難認有理由。
八、據上論結，本件上訴為無理由。依行政訴訟法第255條第1項、第98條第1項前段，判決如主文。
中 華 民 國 100 年 3 月 17 日
最高行政法院第四庭
審判長法官 吳 明 鴻
法官 廖 宏 明法官 侯 東 昇法官 黃 秋 鴻法官 陳 國 成以 上 正 本 證 明 與 原 本 無 異中 華 民 國 100 年 3 月 17 日
書記官 王 史 民