最 高 行 政 法 院 判 決
101年度判字第644號上 訴 人 台灣中瑞國際企業股份有限公司代 表 人 李瑞福訴訟代理人 汪團森 律師被 上訴 人 經濟部智慧財產局代 表 人 王美花
參 加 人 華益皮件百貨有限公司代 表 人 曾德全上列當事人間商標評定事件，上訴人對於中華民國100年12月22日智慧財產法院100年度行商更(一)字第4號行政判決，提起上訴，本院判決如下：
主 文原判決廢棄，發回智慧財產法院。
理 由
一、訴外人曾德全於民國（下同）77年11月21日以「德全瓊玉及圖Wolsey」商標作為其註冊第437162號「德全瓊玉」正商標之聯合商標，指定使用於當時商標法施行細則第24條第42類之「皮頭帶、鈕釦、拉鍊、扣條」商品，向被上訴人申請註冊，嗣訴外人曾德全於80年2月1日向被上訴人申請變更商標申請人為訴外人佳美皮件廠之吳賜卿，經被上訴人審查，核准列為註冊第530415號聯合商標（下稱系爭商標），權利期間自80年8月1日起至88年3月31日止。系爭商標嗣經二次延展註冊，目前核准延展專用於「皮頭帶、鈕釦、拉鍊」商品，商標權利期間至108年3月31日止。又訴外人吳賜卿於82年8月24日將系爭商標移轉予參加人華益皮件百貨有限公司（更名前為華益皮件有限公司）。嗣商標法於92年11月28日修正施行，依原審言詞辯論終結時商標法第86條第1項規定，自92年11月28日起，系爭商標視為獨立註冊之商標。上訴人（原名皇家金狐狸股份有限公司，嗣於97年1月7日變更公司名稱為台灣中瑞國際企業股份有限公司）於96年11月29日，提出據以評定「WOLSEY」、「A Device」等商標（下稱據以評定商標），主張系爭商標於88年4月1日之延展註冊，有違當時商標法第37條第7款及原審言詞辯論終結時商標法第23條第1項第12款規定，對之申請評定。經被上訴人審查，以98年11月18日中台評字第960407號商標評定書為「申請駁回」之處分。上訴人不服，提起訴願，經遭駁回，遂向智慧財產法院（下稱原審法院）提起行政訴訟，並經原審法院裁定命參加人獨立參加本件訴訟。嗣經原審法院判決駁回上訴人之訴，上訴人不服，提起上訴，經本院以100年度判字第1140號判決將原判決廢棄並發回原審法院更為審理。復經原審法院駁回上訴人之訴，上訴人仍不服，乃提起上訴。
二、上訴人起訴主張：依評定時所提附件24即87年1月14日中時晚報報導內容顯示，據以評定商標於87年間仍積極使用，且被肯定其係屬知名商標；且82年8月25日商標異議審定書、經濟部82年11月4日訴願決定書，均認定外文「Wolsey」及狐狸圖之商標信譽為國內消費者所知悉，經濟部98年4月16日經訴字第09806110220號訴願決定書、98年4月29日經訴字第09806111410號訴願決定書亦均認定外文「Wolsey」及狐狸圖於96年1月18日已屬著名商標，其所認定之使用證據跨越其間，故據以評定商標在87年5月19日前後，都屬著名商標。又系爭商標係由參加人代表人曾德全以其個人名義提出申請，經被上訴人於核駁審定書載明系爭商標之圖形Wolsey係英商科特德斯服裝有限公司首創使用於衣服類商品之商標，就該核駁審定書曾德全並提起訴願而獲准註冊，足證曾德全於收受核駁審定書並提起訴願時，已知系爭商標有襲用問題；曾德全復提出移轉註冊申請暨契約書、申請延展註冊，就系爭商標有襲用據以評定商標乙事，顯然知之甚稔，故參加人具有惡意，自不受5年期間之限制，申請評定乃屬合法等語，求為判決原處分及訴願決定均撤銷，被上訴人就上訴人於96年11月29日所提註冊第530415號「德全瓊玉及圖Wolsey」商標評定事件，應作成撤銷註冊（即評定成立）之處分。
三、被上訴人則以：上訴人檢送之相關使用事證，其使用日及認定著名時點（即80年9月22日）與本件系爭商標之延展註冊日（即88年4月1日）相距達7年以上，據以評定商標是否仍屬著名，仍須參酌其他相關證據加以判斷；縱所提87年1月14日中時晚報之報導，得據為使用證據，然數量仍屬稀少薄弱，且與認定據以評定商標著名時點相距甚遠，尚難以該等資料作為據以評定商標於系爭商標延展註冊日時仍為國內消費者普遍知悉而著名之有利事證。被上訴人中台異字第G00000000號及第G00000000號等商標異議審定書採認據以評定商標之使用證據時間涵蓋73年至77年、90年、93年、95年間，其中73年至77年間之使用證據，距本件系爭商標延展註冊時（即88年4月1日）已逾10年以上，上開資料於10餘年後是否仍為消費者所普遍認知，仍有未明。其餘使用證據資料之時間雖在90年、93年、95年間，惟亦晚於本件系爭商標延展註冊日（88年4月1日），自難據以證明據以評定諸商標於系爭商標延展註冊時已為著名商標之適格證據等語，資為抗辯，求為判決駁回上訴人之訴。
四、參加人則以：修正前之延展註冊既為實體之審查而非簡易登記制，則系爭商標於審查完畢獲准延展前並無法確定是否確實能夠延展，故當以獲准延展時作為判斷之基準時點（即88年4月1日）作為判斷之時點；上訴人提出評定申請時，距系爭商標延展註冊日已逾5年，依商標法第51條第3項規定，除非係屬惡意，否則上訴人不得對系爭商標申請評定。經濟部98年2件訴願決定書認定據以評定商標於96年1月18日為著名商標與系爭商標於88年4月1日延展註冊，相隔7年之久，無法以上開訴願決定書即為比附援引或逕行推論於該期日前之所有期間，據以評定商標均為著名商標；且上訴人申請評定時提出之資料，部分為於90年後之行銷資料，無法作為系爭商標申請延展註冊時，據以評定商標是否為著名商標之認定資料；又上訴人提出81年由俊鋒公司代理進口據以評定商標至國內銷售之事實，惟距系爭商標獲准延展註冊時已7年，消費者對於據以評定商標之認知與印象，均會有所改變，亦無法以此等證據作為認定據以評定商標於88年間是否為著名商標之依據。再依經濟部經（79）經訴字第829465號訴願決定理由之記載，曾德全顯然係透過合法之法律救濟途徑確認據以評定商標並非著名商標後，始由被上訴人准予註冊並加以使用迄今，當非屬惡意等語，資為抗辯，求為判決駁回上訴人之訴。
五、原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，以：㈠依商標法第23條第2項規定，本件系爭商標延展註冊是否有商標法第23條第1項第12款之情形，自應以申請時為準。而修正前商標法之商標延展註冊屬於更新註冊，就商標延展註冊之申請，採實體審查（92年修法後係採簡易登記制），因此據以評定商標是否屬著名商標，應以參加人於87年5月19日提出申請延展註冊時，判斷是否有商標法第23條第1項第12款規定之情形，合先敘明。㈡依上訴人檢送之相關使用事證，其使用時間約集中在69年至81年間，而被上訴人82年8月25日商標異議審定書及經濟部82年11月4日訴願決定書所採認據以評定商標之使用證據時間亦為76年、80年、81年間，且該審定書及決定書係以當時商標法第37條第1項第6款，所謂「商標圖樣有致公眾誤信之虞」為判斷基礎，故其理由中僅提及據以評定商標為國內消費者所知悉，尚未稱其為著名商標；另依經濟部98年4月16日經訴字第09806110220號訴願決定書、98年4月29日經訴字第09806111410號訴願決定書所採認據以評定商標之使用證據時間則包含74年至77年、90年、93年、95年；然據以評定商標是否屬著名商標，應以參加人於87年5月19日申請延展註冊之時點為判斷基礎，是據以評定商標於90年、93年、95年間之使用證據，尚難證明據以評定商標於87年5月19日時係屬著名商標，而應以87年5月19日以前之使用證據為斷。其次，縱據以評定商標曾於82、83年間經被上訴人認定於80年9月22日，已為國內消費者所知悉，另於98年間經被上訴人認定於96年1月間屬著名商標，然認定著名商標時間既為80年9月22日及96年1月18日，所採認之使用證據時間亦為76年、80年、81年間，距離判斷本件據以評定商標是否屬著名商標之87年5月19日，前後均相距至少均達6年以上，非屬短期，而消費者之認知、評價、廣告、銷售額、營業及持續使用狀況，均足影響消費者對於該商標之認知與印象，倘若超過6年中斷商標之使用，則上開資料於6年後是否仍為消費者所普遍認知，且未為任何消褪，並屬著名商標，即非無疑，亦難以上開審定書、決定書之期間包括87年5月19日，即認據以評定商標於87年5月19日時為著名商標。
㈢另上訴人雖提出87年1月14日中時晚報報導資料，惟該報導係與其他手錶、童裝等各類商品併列相同版面，該版面均為各類商品介紹，報導最後並有所謂服務專線之電話號碼，相同版面之其他商品亦復如此，與一般新聞報導迥不相同，足徵該報導資料應屬據以評定商標提供予報紙刊登之商品廣告，而非新聞報導；且同時期據以評定商標之使用證據竟僅有該則報導資料一份，數量稀少薄弱，則能否僅憑該報導資料所載內容逕予肯定其係屬知名商標（名牌），實非無疑；再者，依該報導資料及證人即據以評定商標原代理商俊鋒公司執行副總經理郭泰佑所證，俊鋒公司於83年結束代理Wolsey品牌商品後，並無其他公司繼續銜接代理，直至87年友倫公司方重新取得代理，故卷內自無證據資料可資證明據以評定商標在俊鋒公司83年結束代理至87年友倫公司重新取得代理之數年間，有商標使用之情形；況以服飾類商品之市場瞬息萬變，商品推陳出新之速度快速，每月每季均有大量新品上市，並需配合流行趨勢及季節變化為相對之因應，相關品牌更如過江之鯽，競爭激烈等情觀之，縱據以評定商標於80年9月22日經認定為國內消費者所知悉，及於96年1月18日認屬著名商標，然經多年未為商標之使用，且非短期之中斷，市場服飾類商品復推陳出新，僅憑上開87年1月14日中時晚報報導資料，實無法遽認據以評定商標於87年5月19日時為著名商標。㈣證人郭泰佑關於俊鋒公司專櫃設點之證述，充其量僅得證明據以評定商標於俊鋒公司代理期間曾為商標使用，無法證明俊鋒公司結束代理後仍繼續為商標使用；其次，上訴人於訴願時所提附件13至18等資料，除大多非屬據以評定諸商標之使用證據外，其中西元1997年至1999年於日本發行之商品目錄，僅有三份，數量極為稀少，且在無其他客觀事證證明據以評定諸商標於日本廣泛使用後所建立之知名度已到達我國前，亦難依其在日本之使用情形遽予認定據以評定諸商標已為我國相關事業或消費者所普遍認知而達著名之程度；再者，上訴人於商標評定階段所提出其於西元1991年至1999年間在日本使用之產品名錄僅有六份，且未提出據以評定商標商品於西元1991年至1999年行銷至我國之其他相關證據，自難推論據以評定商標已廣為我國境內相關事業或消費者所普遍認知而達著名之程度。從而，依據卷內證據資料尚無法證明據以評定商標於87年5月19日即系爭商標申請延展註冊時點為著名商標。本件既無證據資料足資證明據以評定商標於87年5月19日時為著名商標，上訴人主張系爭商標有原審言詞辯論終結時商標法第23條第1項第12款規定之情形，即有未合，且本件既不符合商標法第23條第1項第12款之規定，自亦無庸再審究參加人是否係屬惡意等爭點，併此敘明。綜上，本件上訴人訴請撤銷原處分及訴願決定，並請求被上訴人就系爭商標應作成撤銷註冊即評定成立之行政處分，為無理由，應予駁回等語，因而將原決定及原處分均予維持，駁回上訴人之訴。
六、本院按：㈠「對本法中華民國92年4月29日修正施行前註冊之商標、證
明標章及團體標章，於本法修正施行後申請或提請評定者，以其註冊時及本法修正施行後之規定均為違法事由為限。」為原審言詞辯論終結時商標法第91條第2項所規定。另商標圖樣「相同或近似於他人著名之商標或標章，有致公眾混淆誤認之虞者」，不得申請註冊；商標「相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者」，不得註冊，分別為系爭商標88年4月1日延展註冊時商標法第37條第7款及原審言詞辯論終結時商標法第23條第1項第12款所規定。以上為商標法所規定之適用法規基準時。至於修正前商標法之商標延展註冊屬於更新註冊，就商標延展註冊之申請，採實體審查（92年修法後係採簡易登記制），因此據以評定商標是否屬著名商標，究應依原審言詞辯論終結時商標法第52條規定評定商標之註冊有無違法事由，依其註冊公告時之規定，以商標延展註冊公告時為準？或依同法第23條第2項規定：該條第1項第12款規定之情形，為以商標延展註冊申請時為準？在本件於判決結果並無不同，本件發回前判決既認定應以參加人於87年5月19日提出申請延展註冊時，為事實狀態基準時，以判斷是否有原審言詞辯論終結時商標法第23條第1項第12款規定之情形，合先敘明。
㈡再按原審言詞辯論終結時商標法施行細則第16條規定，本法
所稱之著名，指有客觀證據足以認定廣為相關事業或消費者所普遍認知者。蓋商標權之維護，在於對商標就指定商品或服務之行銷與使用，其著名之狀態，也會隨著權利人之使用情形而有消長之可能，雖難謂一日著名，即終身著名。但著名商標亦非一段時間不使用，即失其著名性，而著名商標在未持續使用之情形下，其著名程度仍須經相當期間，並因相關市場就商品之推陳出新，始漸漸由相關消費者印象中消褪，而非一段時期未在國內行銷使用即可論斷商標可由著名變成非屬著名。此外，著名商標亦可能因故而有一段時間未能於國內使用，例如著名商標因在國內經營不善並無商標指定商品或服務之行銷期間，或著名商標因代理權或其他銷售管道未於國內建立，而在國內未為使用或代理行銷期間等等情形均是。在該期間著名商標之指定商品或服務雖未被行銷推廣，但在相關消費者甚或一般消費者仍殘留著名商標之認知與印象，自仍應認係著名商標，而著名商標潛在的商業價值亦在於此，後續有意經營者基於著名商標與經營者脫離之價值，方有購買承受著名商標之意願。再者，關於著名商標之使用證據，不以國內為限，國外之證據資料，依客觀證據顯示，國內相關事業或消費者得予知悉者，自應認定該商標為著名。特別是該著名商標在國內未行銷期間，但國外仍有銷售且維持其著名性，則相關消費者仍留有其著名之印象，即使著名商標未在國內行銷使用，只要商標之知名性確於消費者留有印象及認知，亦應認定為著名商標。且因該期間內著名商標既未在國內行銷，殊不應斤斤於採認其國內使用證據，而應依該商標在國外仍維持其著名性而為國內消費者之認知與印象之客觀證據以認定之。
㈢經查，原審雖以上開商標異議審定書縱認據以評定商標於80
年9月22日為著名商標，距離系爭商標87年5月19日提出申請延展註冊時已超過7年，是據以評定商標縱曾為著名商標，但依上訴人所提出之證據資料仍無法證明據以評定商標於系爭商標申請延展註冊時，仍為著名商標等情，固非無見。惟查：
⒈被上訴人曾於82年8月25日之商標異議審定書、經濟部於82
年11月4日之訴願決定書及行政院83年5月9日83年度台83訴字第16470號再訴願駁回決定書認定外文「Wolsey」及狐狸圖之商標於該商標申請註冊日即80年9月22日時，已為國內消費者所知悉。另依經濟部98年4月16日經訴字第09806110220號訴願決定書、98年4月29日經訴字第09806111410號訴願決定書所採認據以評定商標之使用證據時間包含74年至77年商品型錄及在各大報紙、雜誌報導及電視託播資料、95年台北魅力展攤位活動照片及展覽目錄、全省百貨公司專櫃相片、90年及93年百貨公司業績第一名獎狀，此為原判決所引用之事實，顯見在上開文件認定據以評定商標為著名之時點，應屬著名無訛。至於被上訴人82年8月25日商標異議審定書及經濟部82年11月4日訴願決定書，係以當時商標法第37條第1項第6款規定為判斷基礎，故其理由僅提及據以評定商標為國內消費者所知悉，而未提及系爭商標為著名，並非未認定據以評定商標於87年5月19日非屬著名商標，附此敘明。
⒉再查，依上訴人所提之附件24即87年1月14日中時晚報報導
資料雖僅有1份，但依當時媒體報導內容顯示「品牌的故事、金狐狸98春夏裝亮相、英國名牌休閒服飾、英女王御用精品、……公司取得來自英國名牌服飾「Wolsey金狐狸」的台灣總代理權。該公司並於日昨舉辦Wolsey金狐狸九八春夏裝新款展示會，獲得熱烈的迴響、Wolsey在英國已擁有250 年歷史……」，足見據以評定商標就1998春夏裝仍積極經由總代理商在國內舉辦展示會及媒體之報導，促銷當年（1998）之服飾商品。依該報導之事實，據以評定商標既於87年間仍積極使用，並有肯定其係屬知名商標（名牌）報導，本件在87年當年度依上訴人所提之報章報導，系爭商標既仍有藉由國內代理商舉辦展示會，推出當年度新款商品，積極促銷使用，並肯認其當時仍為知名商標（名牌），則不能以上訴人所提報導資料僅有1份，數量過少，即謂不能證明其於87年5月19日提出延展註冊時仍屬著名，亦經本院發回前判決意旨闡釋在案，原判決竟以該則報導僅有一份而質疑據以評定商標之著名性，難謂無違。
⒊參以上開訴願決定已肯認據以評定商標於82年及96年1月18
日前已屬著名商標，其所認定之使用證據跨越其間。況案外人俊鋒公司於83年結束代理Wolsey品牌商品後，雖無其他公司繼續銜接代理，但於87年友倫公司方重新取得代理，此為原判決經調查後所認定之事實，所以當然無證據資料可資證明據以評定商標在俊鋒公司83年結束代理至87年友倫公司重新取得代理之數年間，有商標使用之情形，自不能以據以評定商標在此期間無使用證據，推論已失其著名性。原判決認據以評定商標須有在國內使用之證據及證據數量，更將87年1月14日中時晚報報導資料認定為廣告等情，與本院發回意旨不符，尚有可議。再從上開俊鋒公司於83年結束代理Wolsey品牌商品，於87年友倫公司重新取得代理之事實，至少可得知據以評定商標雖在一段時期未在國內行銷使用，但相關經營者認其仍有其商業價值，方有訴外人友倫公司再行代理行銷之情事。
⒋此外，在上開據以評定商標未於國內使用行銷期間，上訴人
於訴願時所提附件13至18之維基百科及皇家認證持有人協會之網頁資料、各國代理商資料、日本代理商之目錄、大陸地區商標資料及代理商之網頁資料、據以評定諸商標於大陸地區遭搶註之商標資料、以「Wolsey」為關鍵字於日本、大陸地區及韓國等國之網站搜尋引擎查詢等資料，另依上訴人於商標評定階段所提出其於西元1991年至1999年間在日本使用之產品名錄等等，均足以證明據以評定商標未於國內使用行銷期間在國外仍維持其著名性。再依據以評定商標於西元1992年至1999年曾在日本有發行產品名錄暨銷售，上訴人主張：我國與日本鄰近、商旅往來頻繁，於日本使用之證據資料，自極易為我國境內相關事業或消費者知悉等情，應可採信，則據以評定商標未於國內使用行銷期間，其著名性應仍為國內消費者所認知，亦可認定。
⒌綜上所述，依上開客觀證據，縱87年5月19日即系爭商標申
請延展註冊時點，系爭商標恰為在國內無代理商期間，仍因國外之行銷使用，且後代理人顯係乘據以評定商標之著名性，經過審酌其品牌、信譽方再予代理，自堪認定據以評定商標在系爭87年5月19日提出申請延展註冊時商標係屬著名商標。原判決以當時在國內無總代理之事實，又以國內無使用之事實，認定據以評定商標不會被國內消費者所知悉，忽略國內相關業者均認據以評定商標仍屬著名之事實，自難謂合。
㈣從而，原審尚有前開可議之處，並影響結論之判斷，上訴人
據以指摘，為有理由，玆因原審以本件據以評定商標無法證明於87年5月19日係為著名商標，而未審究參加人是否係屬惡意而系爭商標之評定已超過原審言詞辯論終結時商標法第51條第1項所規定之除斥期間及上訴人主張系爭商標違反延展註冊時商標法第37條第7款及原審言詞辯論終結時商標法第23條第1項第12款規定之評定事由，本院無從依原審認定之事實而為判決，均尚待原審依本判決及本院發回前（即本院100年度判字第1140號）判決見解究明真相，爰將原判決廢棄，發回原審法院另為適法之裁判。
八、據上論結，本件上訴為有理由。依行政訴訟法第256條第1項、第260條第1項，判決如主文。
中 華 民 國 101 年 7 月 26 日
最高行政法院第四庭
審判長法官 黃 合 文
法官 鄭 忠 仁法官 帥 嘉 寶法官 陳 鴻 斌法官 劉 介 中以 上 正 本 證 明 與 原 本 無 異中 華 民 國 101 年 7 月 27 日
書記官 張 雅 琴