最 高 行 政 法 院 判 決
101年度判字第774號上 訴 人 涪源企業股份有限公司代 表 人 李進雄訴訟代理人 郭美絹 律師被 上訴 人 經濟部智慧財產局代 表 人 王美花
參 加 人 胡厚飛上列當事人間新型專利舉發事件，上訴人對於中華民國101年4月26日智慧財產法院101年度行專訴字第1號行政判決，提起上訴，本院判決如下：
主 文上訴駁回。
上訴審訴訟費用由上訴人負擔。
理 由
一、上訴人前於民國（下同））95年7月19日以「梅花棘輪扳手及梅花扳手之輔助套筒結構」向被上訴人申請新型專利，經被上訴人編為第00000000號進行形式審查，准予專利，發給新型第M303794號專利證書（下稱系爭專利），其申請專利範圍共計8項，其中申請專利範圍第1項為獨立項，其餘第2至8項為直接或間接依附於第1項之附屬項。嗣參加人以該專利有違專利法第94條第4項規定，不符新型專利要件，對之提起舉發。案經被上訴人審查，核認該專利已違反前揭規定，於100年8月23日以（100）智專三（三）05055字第10020744500號專利舉發審定書為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分。上訴人不服，提起訴願，經決定駁回，遂向原審法院提起行政訴訟。原審法院認本件判決之結果，將影響參加人之權利或法律上之利益，爰依職權命參加人獨立參加本件訴訟。嗣經原審法院判決駁回上訴人之訴，上訴人不服，遂提起本件上訴。
二、上訴人起訴主張：梅花棘輪扳手之「輔助接頭」和「輔助套筒」在結構與功效完全不同，訴願決定所引證之第00000000號專利是輔助接頭專用，因此，引用該專利不能證明系爭專利無進步性。參加人和被上訴人一再引用證據2、3、4的定位功能，連結與系爭專利相似的圖案，評議系爭專利可輕易完成，不具進步性，係後見之明，事實上缺乏證據力。依專利法施行細則第17條第1項第2款規定、專利法第94條第4項規定，訴願決定關於將系爭專利說明書所記載之先前技術，視為專利是否具進步性論據之先前技術，顯有認事用法之重大違誤。並無證據證明系爭專利說明書所敘述之先前技術已於申請前公開，故應依職權調查證據或命被上訴人舉證。若系爭專利第2項並未揭露於任何申請前已公開之技術中，且在性質或在數量上有顯著變化，揆諸進步性的輔助性判斷因素之規範，系爭專利仍非屬能輕易完成者；關於金屬彈簧線結構，僅系爭專利具有「第一彈性段、第二彈性段、第三彈性段」連續彎折結構，而證據2、4皆無；依鑑定報告所載，由於系爭專利之金屬彈簧線結構，具有前述連續彎折結構特徵，經實驗驗證，因其干涉面積增加，故其卡固力提升3倍，有無法預期的功效，並解決長期存在的問題，故應具有進步性等語，求為判決撤銷訴願決定及原處分。
三、被上訴人則以：訴願決定引用之第00000000號專利案並非原舉發證據，而系爭專利與證據2同為扳手套筒之相同技術領域，且均可達到「可更緊固地穿套於該棘輪中」之相同功效，因此已有合理之動機將系爭專利說明書所載習知技術和證據2組合證明系爭專利第1項不具進步性。再者，系爭專利說明書所載習知技術和證據2之組合與系爭專利第1項比較，可知系爭專利之主要構件已被揭露於系爭專利說明書所載習知技術和證據2之組合，故可證系爭專利第1項為所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術顯能輕易完成，不具進步性。又證據4與系爭專利第1項比較，可知系爭專利之主要構件已被揭露於證據4，故由證據4可證明系爭專利第1項為所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術顯能輕易完成，不具進步性；同理，習知技術、證據2和證據4之組合可證明系爭專利第1項為所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術顯能輕易完成，不具進步性。上訴人所提出之鑑定報告係以實施例來做比對，是錯誤的等語，資為抗辯，求為判決駁回上訴人之訴。
四、原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，以：㈠經比對系爭專利第1項與習知技術之結構，可知系爭專利之金屬彈簧線一端為開放端，另一端為一勾部，該勾部勾附於角狀接合部環設之槽的孔洞中並未見於習知技術；系爭專利係利用金屬彈簧線一端勾設於孔洞，利用金屬彈簧線嵌卡於棘輪把手棘輪之棘齒間隙中，使套筒穩固定位於棘輪中，而證據2係利用彈簧C其兩端之勾部56、58勾附於孔洞，使勾部向內突出於六角型孔洞內，當與套筒B卡合時，頂底於套筒B之缺口46，使套筒定位於六角形孔洞內，因此，系爭專利與證據2在利用金屬彈簧線或彈簧(C)固定套筒與棘輪扳手之技術手段並不相同，故習知技術與證據2之組合尚不足以證明系爭專利第1項不具進步性。又經比對系爭專利第1項與證據4之結構，可見二者之差別在於系爭專利之金屬彈簧線一端為開放端，另一端為一勾部，該勾部勾附於角狀接合部環設之槽的孔洞中，而證據4之C型簧線兩端均為內折直桿段(32)(33)，而該內折直桿段(32)(33)插凹孔(23)；惟系爭專利以槽壁之孔洞勾設金屬彈簧線一端之勾部，使金屬彈簧線獲得定位及使金屬彈簧線具有彈性張縮的能力之技術特徵與證據4之C型簧線兩端之內折直桿段(32)、(33)插入凹孔(23)使C形簧線於凹孔內產生變形裕度，C形簧線穩固結合於承載件不脫落之功效技術特徵類似，且證據4之結構亦可達成系爭專利所達成金屬彈簧線於槽中不滑動之功效，故系爭專利並未產生任何新功效或增進某種功效，不具進步性。證據4可證明系爭專利第1項不具進步性，故習知技術、證據2及證據4之組合可證明系爭專利第1項不具進步性。㈡系爭專利第2項依附於第1項，係第1項之技術特徵再進一步界定，解釋其技術特徵時，應包含其所依附之第1項所有技術特徵，因習知技術與證據2之組合尚不足以證明第1項不具進步性，故習知技術與證據2之組合亦尚不足以證明第2項不具進步性。因證據4可證明系爭專利第1項不具進步性，而系爭專利第1項之技術特徵已揭示於習知技術之金屬彈簧線第一、二、三彈性段結構，故系爭專利並未產生任何新功效或增進某種功效；又系爭專利、習知技術及證據4均同屬輔助套筒結構之技術領域，且創作目的皆在於利用金屬彈簧線使輔助套筒與棘輪扳手或扳手結合時穩固定位，是對該製造輔助套筒所屬技術領域中具有通常知識者而言，應用或組合渠等引證之技術內容，並無困難，是習知技術與證據4組合可證明系爭專利第2項不具進步性，則習知技術與證據2、證據4之組合，亦足證明系爭專利第2項不具進步性。㈢系爭專利第3項、第4項、第6項依附於第2項，係第2項之技術特徵再進一步界定，解釋其技術特徵時，應包含其所依附之第2項所有技術特徵，因習知技術與證據2之組合尚不足以證明第2項不具進步性，故習知技術與證據2之組合亦尚不足以證明系爭專利第3項、第4項、第6項不具進步性。因習知技術與證據4之組合可證明系爭專利第2項不具進步性，而系爭專利第3項、第6項之技術特徵已揭示於習知技術之金屬彈簧線第一、二轉折之結構、第4項之技術特徵已揭示於習知技術金屬彈簧線第一、二、三彈性段之結構，系爭專利並未產生任何新功效或增進某種功效，是習知技術與證據4之組合亦可證明系爭專利第3項、第4項、第6項不具進步性，則習知技術與證據2、證據4之組合，亦足以證明系爭專利第3項、第4項、第6項不具進步性。
㈣系爭專利第5項、第8項依附於第1項，係第1項之技術特徵再進一步界定，解釋其技術特徵時，應包含其所依附之第1項所有技術特徵，因習知技術與證據2之組合尚不足以證明系爭專利第1項不具進步性，故習知技術與證據2之組合亦尚不足以證明系爭專利第5項、第8項不具進步性。因證據4可證明系爭專利第1項不具進步性，而系爭專利第5項之技術特徵已揭示於證據4凹槽內設有凹孔之結構，系爭專利限定孔洞位置之技術特徵並未產生任何新功效或增進某種功效，且系爭專利第8項之技術特徵亦已揭露於證據4之第5圖於套筒內部設有角孔、擋止部及圓孔之結構，是證據4亦可證明系爭專利第5項、第8項不具進步性，則習知技術與證據2、證據4之組合，亦足以證明系爭專利第5項、第8項不具進步性。㈤系爭專利第7項依附於第2項，係第2項之技術特徵再進一步界定，解釋其技術特徵時，應包含其所依附之第2項所有技術特徵，因習知技術與證據2之組合尚不足以證明系爭專利第2項不具進步性，而證據3結構亦未揭示系爭專利第2項於角狀接合部環設一槽內側槽壁設一孔洞及金屬彈簧線一端設有勾部之結構，故習知技術、證據2及證據3組合尚不足以證明系爭專利第7項不具進步性。因習知技術與證據4之組合可證明系爭專利第2項不具進步性，而系爭專利第7項之技術特徵亦已揭露於習知技術之第一、第二及第三轉折(32)、
(34)、(36)（原判決誤載為(37)）徑向地凸出該角狀接合部
(11)的其中兩個邊(112)而嵌卡於該棘輪的棘齒間隙中之結構，並未產生任何新功效或增進某種功效，是習知技術與證據4之組合亦可證明系爭專利第7項不具進步性，則習知技術與證據2、證據4之組合，自亦足以證明系爭專利第7項不具進步性。㈥姑且不論證據3是否如上訴人所稱其申請專利範圍超出專利保護之範圍或是否僅專用於輔助接頭，其說明書文字與圖式為已公開在系爭專利申請日前之先前技術，自得作為判斷系爭專利是否不具進步性之引證；依專利法施行細則第17條規定，系爭專利既於其說明書敘明其先前技術內容，自可認定為系爭專利申請前之先前技術，而可作為系爭專利是否具進步性之論據，則上訴人主張上述先前技術係無效引證及設計不合理，有違誠實信用原則或違反禁反言原則云云，要不足採；系爭專利之C型金屬彈簧線以兩個R型凸點，去卡住兩個齒凹部之結構已揭露於習知技術，而系爭專利之C型金屬彈簧線利用一側勾部與孔洞定位，使該金屬彈簧線具有彈性張縮的能力，與證據4利用C型簧線兩端之內折直桿段插入凹孔使C形簧線於凹孔內產生變形裕度，兩者技術手段類似，所達成之功效亦相同，是以，上訴人此部分之主張，亦非可採；又依專利侵權鑑定要點第三章第二節第六點「禁反言」所載，專利申請人於專利申請階段至專利權維護過程之專利說明書或文件所載之內容或事項，為界定專利權範圍之依據，且應屬可受信賴之事項，故系爭專利說明書所記載之「先前技術」，自得視為系爭專利第2項是否具進步性論據之先前技術，訴願決定尚難認有認事用法之重大違誤；上訴人之進步性鑑定報告之待鑑定物是否與系爭專利第2項及先前技術完全一致，已非無疑，且該鑑定報告係以單一之先前技術與系爭專利第2項比對，與訴願決定及舉發審定書係以習知技術與證據2之組合、習知技術與證據4之組合及習知技術、證據2及證據4之組合之三種組合與系爭專利第2項比對，二者比對之對象亦不相同，該進步性鑑定報告自無從作為有利上訴人事實認定之證據。綜上，證據4可證明系爭專利申請專利範圍第1、5、8項不具進步性；習知技術與證據4之組合可證明系爭專利申請專利範圍第2至4、6、7項不具進步性；習知技術、證據2與證據4之組合可證明系爭專利申請專利範圍第1至8項不具進步性，而不應准予專利等語，因而將訴願決定及原處分均予維持，駁回上訴人之訴。
五、本院按：㈠按凡利用自然法則之技術思想，對物品之形狀、構造或裝置
之創作，而可供產業上利用者，固得依專利法第93條暨第94條第1項前段規定申請取得新型專利。惟新型如「為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術顯能輕易完成時」，仍不得依法申請取得新型專利，復為同法第94條第4項所明定。
㈡原判決關於證據4可證明系爭專利申請專利範圍第1、5、8項
不具進步性；習知技術與證據4之組合可證明系爭專利申請專利範圍第2至4、6、7項不具進步性；習知技術、證據2與證據4之組合可證明系爭專利申請專利範圍第1至8項不具進步性，而不應准予專利之事實，以及上訴人所主張：系爭專利有無法預期的功效，並解決長期存在之問題，故應具有進步性，原訴願決定漏未依上述原則判斷，流於後見之明，其判斷即有率斷之違誤云云，如何不足採等事項均詳予以論述，是原判決所適用之法規與該案應適用之現行法規並無違背，與解釋判例，亦無牴觸，並無所謂原判決有違背法令之情形；上訴意旨以：比對證據2、4及系爭專利之金屬彈簧結構，僅有系爭專利具有「第一彈性段、第二彈性段、第三彈性段」連續彎折結構，而證據2、4皆無，且依鑑定報告所載，由於系爭專利之金屬彈簧線結構，具有前述連續彎折結構特徵，經實驗驗證，因其干涉面積增加，故其卡固力提升3倍，具有性質或數量上的顯著變化，而有無法預期的功效，並解決長期存在的問題，故系爭專利第2項具有進步性云云，無非就原審取捨證據、認定事實之職權行使，任意指摘原判決有違背法令情事，並非可採。
㈢復按我國司法院釋字第527號解釋理由書，固將禁反言釋示
為一般法律原則，但我國專利法並無明文規定禁反言之原則，於我國專利侵權鑑定實務，則將專利侵權鑑定要點第三章第二節第六點「禁反言」列入，成為是專利侵害訴訟中解釋申請專利範圍之原則。該原則係為防止專利權人將在申請過程的任何階段或任何文件上，已明白表示放棄之某些權利，事後在專利權取得以後或是在專利侵害訴訟當中，再行重為主張已放棄部分，即專利權人對專利要求的解釋應當前後一致，因禁反言原則本質上在禁止行為人主張前後反覆，以建立法秩序之安定，並保護相對人或第三人基於信賴行為人主張而構建之相對利益。因之，禁反言原則之禁止反覆觀念，與行使權利、履行義務，應依誠實信用原則相通（本院98年度判字第1420號判決參照）。是以專利權人將在申請過程的任何階段或任何文件上，主張某項技術為先前技術者，則在比對系爭專利是否具專利要件時，自得依專利權人上開文件之主張，逕認該項技術為先前技術，無庸再為舉證，以禁止專利權人反覆，並保護相對人或一般公眾基於信賴專利權人主張而構建之相對利益。所以禁反言或誠實信用原則，於專利有效性之訴訟，亦應有其適用。原判決以：專利申請人於專利申請階段至專利權維護過程之專利說明書或文件所載之內容或事項，為界定專利權範圍之依據，且應屬可受信賴之事項。因此，系爭專利說明書所記載之「先前技術」，自得視為系爭專利申請專利範圍第2項是否具進步性論據之先前技術等事項，經核並無違背論理法則或經驗法則，亦無判決不適用法規或適用不當、不備理由等違背法令情事。再按專利法施行細則第17條規定：「發明或新型說明，應敘明下列事項：……；二、先前技術：就申請人所知之先前技術加以記載，並得檢送該先前技術之相關資料。……」，系爭專利既於其說明書敘明其先前技術內容，自可認定為系爭專利申請前之先前技術，而可作為系爭專利是否具進步性之論據等事項，亦經原判決說明甚詳，經核亦無不合，上訴意旨略以：依專利審查基準彙編第二篇第三章「2.2.1先前技術」規範所載，引證文件之公開日必須在申請案之申請日之前，申請當日始公開之技術不構成先前技術之一部分，惟查系爭專利說明書所揭露之技術，其揭露日期為申請日當日，且當日並無使公眾得知之可能，則原判決此節理由，有判決不適用法規之違法，專利說明書中申請人所敘明之「先前技術」，係以申請人所知之主觀範圍為限，其效力僅為法定應敘明事項，與專利法第94條第4項規定之「先前技術」，為系爭專利申請日前已公開之技術，屬客觀公開事實為範圍，其效力有認定新穎性、進步性之功能，二者範圍及效力不同，且就前者之法律效果而言，至多僅有依禁反言，限制系爭專利範圍之效力；上訴人前已主張法院應依職權調查證據，或命被上訴人舉證先前技術已於申請日前公開，惟原判決皆未踐行前開程序，有判決不適用法規及理由不備之違法云云；再予爭執，核屬其一己主觀之見，要難謂原判決有違背法令之情事。
㈣上訴人雖於原審法院提出台北市機械技師公會檢測，載有系
爭專利具進步性之鑑定報告，進而主張「系爭專利有無法預期的功效，並解決長期存在之問題，故應具有進步性，原訴願決定漏未依上述原則判斷，流於後見之明，其判斷即有率斷之違誤」云云。惟按行政訴訟法第138條規定：「行政法院得囑託普通法院或其他機關、學校、團體調查證據。」而「行政法院依第138條之規定，囑託機關、學校或團體陳述鑑定意見或審查之者，準用第160條及民事訴訟法第335條至第337條之規定。其鑑定書之說明，由該機關、學校或團體所指定之人為之。」此為同法第161條規定在案，另同法第162條規定：「行政法院認有必要時，得就訴訟事件之專業法律問題徵詢從事該項學術研究之人，以書面或於審判期日到場陳述其法律上意見。」而依同條第2、3項規定：「前項意見，於裁判前應告知當事人使為辯論。第一項陳述意見之人，準用鑑定人之規定。但不得令其具結。」是以行政法院固得就訴訟事件之專業法律問題徵詢從事該學術研究之人陳述其法律意見或送請鑑定，但該意見必經由上開規定之程序始得列為證據方法之一。至於當事人自行送請相關學校、團體就專利要件表示意見，即私鑑定或私人徵詢從事該學術研究之人陳述其法律意見者，除非經雙方當事人同意願以之與行政法院送請鑑定同視，且行政法院審查確與公益無違者，基於程序經濟原則，應得於準用民事訴訟法第335條至第337條規定之法定程序，及就該鑑定於裁判前告知當事人使為辯論後，認係鑑定或徵詢從事該學術研究之人陳述其法律意見，而為證據方法之一，未合於上開要件者，縱該書面經當事人提出，將其內容為主張或記載於書狀者，亦僅係當事人陳述，而為法院斟酌全辯論意旨之資料之一而已。經查，本件原判決已斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，就上訴人主張上開私鑑定所載系爭專利具有進步性云云如何不可採，詳予論斷，將判斷而得心證之理由記明於判決，並敘明上訴人所舉上開鑑定報告，尚不得執為其有利之論據，業如上述，經核並無違背論理法則或經驗法則，亦無判決不適用法規或適用不當、不備理由等違背法令情事。上訴人主張：系爭鑑定報告之性質，係為補強或擔保系爭專利第2項符合「進步性的輔助性判斷標準」規範，惟原判決僅以鑑定報告與訴願決定及舉發審定書二者比對對象不同，而否定其作為有利上訴人事實認定之證據，容有判決不適用法規之違法；另進步性之審查依法應為逐項審查，惟原判決逕認系爭鑑定報告係以單一之先前技術與系爭專利第2項比對云云，誠不知其依據為何，故原判決有理由不備及不適用法規之違法；原判決怠於比對鑑定報告與系爭專利第2項技術內容是否相同，即排斥其作為有利上訴人事實認定，有判決不備理由之違法云云；無非重述其在原審業經主張而為原判決摒棄不採之陳詞，殊非可採。
㈤從而，上訴論旨，仍執前詞，指摘原判決違背法令，求予廢棄，為無理由，應予駁回。
六、據上論結，本件上訴為無理由。依行政訴訟法第255條第1項、第98條第1項前段，判決如主文。
中 華 民 國 101 年 8 月 23 日
最高行政法院第四庭
審判長法官 黃 合 文
法官 鄭 忠 仁法官 帥 嘉 寶法官 陳 鴻 斌法官 劉 介 中以 上 正 本 證 明 與 原 本 無 異中 華 民 國 101 年 8 月 24 日
書記官 張 雅 琴