最 高 行 政 法 院 判 決
101年度判字第790號再 審原 告 日商三星金剛石工業股份有限公司代 表 人 三宅泰明訴訟代理人 簡秀如 律師
林宗宏歐姿漣再 審原 告 經濟部智慧財產局代 表 人 王美花再 審被 告 韓國商‧新韓鑽石工業股份有限公司（SHINHAN DI
AMOND IND. CO.,LTD.）代 表 人 宋炳義訴訟代理人 詹銘文
陳寧樺 律師陳軍宇 律師上列當事人間發明專利舉發事件，再審原告對於中華民國99年11月4日智慧財產法院99年度行專訴字第60號行政判決、100年12月15日本院100年度判字第2178號判決，本於行政訴訟法第273條第1項第1款事由，提起再審之訴部分，本院判決如下：
主 文再審之訴駁回。
再審訴訟費用由再審原告負擔。
理 由
一、再審原告日商三星金剛石工業股份有限公司（下稱再審原告三星金剛石公司）前於民國85年3月6日以「玻璃切割圓盤刀」向前中央標準局（88年1月26日改制為智慧財產局）申請發明專利，經編為第00000000號審查，准予專利，並於公告期滿後，發給發明第87633號專利證書（下稱系爭專利），系爭專利經更正後，其申請專利範圍共8項，第1項為獨立項，其餘項為附屬項。嗣再審被告提出引證1之西元1978年12月14日公開之日本特許公開昭000000000號「玻璃材料切割器刀刃」專利案；引證2之1988年4月19日公告之美國第0000000號「披薩切割器」專利案；引證3之1984年1月3日公告之美國第00000000號「在耐高溫片內版模一無損壞劃線之裝置」專利案；引證4之1895年4月16日公告之美國第537803號「製造版模之筆」專利案；引證5之1994年3月1日公開特開平第6-56451號專利案為證，主張系爭專利違反核准時專利法第20條第1項第1款、第2項及第71條第1項第3款之規定，不符發明專利要件，對之提起舉發。案經再審原告經濟部智慧財產局（下稱再審原告智慧局）審查，初以97年11月12日（97）智專三(三)05051字第09720616160號專利舉發審定書為「舉發不成立」之處分。再審被告不服，提起訴願後，再審原告智慧局自行撤銷原處分，另以98年6月5日(98)智專三(三)05051字第09820336780號專利舉發審定書仍為「舉發不成立」之處分。再審被告不服，提起訴願，經遭駁回，向原審法院提起行政訴訟。再審被告於原審法院，再提出引證7之1987年6月17日公告之日本實用新案昭00000000號「ガラス切り」（中譯：玻璃切割器）專利案，及引證8之1994年1月11日公開之日本特開平6-1628號「自動ガラスクライバㄧ」（中譯：自動玻璃畫線機專利案）作為新證據，惟除引證7核屬智慧財產案件審理法第33條第1項所稱之新證據，應併予審究外，因引證8係於準備程序終結前始提出，且未陳明其得主張系爭專利有得撤銷事由之具體理由，迄於言詞辯論期日始當庭具狀表明理由，顯有延滯訴訟之意圖，而未依訴訟進行程度，於言詞辯論終結前之適當時期提出新證據，且有礙訴訟之終結，認應予駁回而不得併予審究；又經原審法院裁定命再審原告三星金剛石公司獨立參加本件訴訟後，經原審法院99年度行專訴字第60號判決（下稱原判決）將訴願決定及原處分均撤銷，並命再審原告智慧局對於再審被告就第87663號「玻璃切割圓盤刀」發明專利舉發事件（舉發案號為00000000NO2）應為舉發成立撤銷專利權之審定，再審原告三星金剛石公司不服，提起上訴，復經本院100年度判字第2178號判決（下稱原確定判決）駁回，再審原告三星金剛石公司嗣以原判決及原確定判決有行政訴訟法第273條第1項第1款規定之事由，對之提起再審之訴（關於以行政訴訟法第273條第1項第13款、第14款為再審事由部分，另裁定移送智慧財產法院）。
二、再審原告三星金剛石公司起訴及補充理由略謂：（一）「逐項審查原則」係我國專利法令及專利審查與司法實務遵行之基本原則，而本院99年度判字第1376號判決亦對「逐項審查原則」闡釋甚詳。然原判決於判斷系爭專利申請專利範圍第2至5項「不具進步性」之唯一理由，竟係僅因其已先認定「引證5足以證明第1項不具進步性」，即推論「引證5亦可證明其附屬項即第2至5項不具進步性」云云，而無其他具體技術上分析及理由，顯有違「逐項審查原則」。其次，原判決未引證任何具體的既有技術、知識資料，即遽以認定系爭專利申請專利範圍第2至5項之限定內容為可輕易完成者，亦未依行政訴訟法第189條第3項規定於判決中記明其「得心證之理由」，其判決顯屬理由不備，而有適用法規顯有錯誤之再審事由。（二）「專利審查基準」具有法源性質，既因其對外發布及經由行政自我拘束原則及平等原則，而發生對外之「法規範」效力，若有違反及適用錯誤，自構成「適用法規顯有錯誤」之再審原因。又專利審查基準對於「引證文件」之揭示內容並非侷限於「僅形式上有記載」者方得以引用，亦可擴及所謂「實質上隱含」之內容，惟何種情形得認為已「實質上隱含」於引證文件之揭示內容，絕非毫無限制，必須「該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌引證文件公開時的通常知識，能直接且無歧異得知的內容」者，始足當之。況引證文件中之圖式原則上僅能認為是示意圖，仍應以引證文件之「文字說明」為準；倘無文字說明，僅能以圖式「明確揭露」之技術特徵為引用以質疑新穎性或進步性之內容。然引證5並未提及「凸部」、「凹槽」、「節距」及「高度」，更未提及「等距高低規律」之特徵，而原判決及原確定判決卻認定引證5「已揭露」上開技術特徵。引證5既無文字說明有關圖2之鋸形圖示的具體技術意涵，亦從未談及該圖上各「鋸齒」之「高度」或「節距」應如何界定或有何技術上意義；反之，依據圖1、「符號說明」及「圖面簡單說明」等欄位之內容，即可推知引證5之切割刀上所示「條痕3」並不具有「等距高低規律」之特徵。在諸項證據均顯示引證5之圖2確實只為「示意圖」，其圖上又無任何「明確揭露」之技術特徵可認為與「高度」、「節距」及「等距高低規律」等技術特徵有關之情況下，即率爾推斷引證5之圖2「可『清楚辨識』高度、節距、凸部及凹槽之技術內容」、「已『明確揭露』系爭專利之規律性或固定性」云云，原判決及原確定判決顯係以「由圖式推測的內容」作為判決依據，且認為「圖式推測的內容」亦可認為是引證案所揭露之內容，實已錯誤適用專利審查基準之規範。另原判決及原確定判決既已認「引證5非固定之節距及高度」，何以嗣後又認定「引證5已『明確揭露』系爭專利之固定節距與高度的技術內容」？可見原判決及原確定判決之理由矛盾，自屬當然違背法令。再者，再審被告對於引證1及引證5均係主張「彼等之圖式皆可辨視出具有固定高度及節距」，而再審原告皆援引專利審查基準規範並參酌各該引證案說明書之內容，主張「彼等圖式均屬示意圖，無法確認是否具有固定高度及節距」。原審法院就引證1既採認再審原告三星金剛石公司之主張，顯係認同專利審查基準之規範，何以對於引證5卻反採再審被告之主張？原判決顯有判決理由矛盾之違誤。又原判決用以與引證5進行比對之內容，竟僅有「規則凸部與凹槽」或謂「規則性刀尖表面特徵」而已，完全忽略申請專利範圍第1項尚有其他技術特徵，尤其是「該節距（P)及該高度(H)根據切割圓盤刀的外徑而選定」乙節。事實上，引證5根本從未提及「節距」及「高度」之技術概念，更遑論曾教示「依切割圓盤刀的外徑選定節距與高度」，原判決確有適用法規錯誤之違背法令。（三）另引證5通篇未曾述及系爭專利申請專利範圍第2項所限定之U型凹槽數據，而原審法院亦未引用其他引證或教科書等具體資料，即逕得該項不具進步性之心證，原判決及原確定判決對於系爭專利申請專利範圍第2至5項及引證5圖2之判斷方式，確實有理由不備及違反「逐項審查原則」等審查基準等語。求為判決將原判決及原確定判決均廢棄，並駁回再審被告於原審之訴。
三、再審被告答辯及補充理由則以：（一）原判決及原確定判決均已逐項審慎確認，並詳予論斷系爭專利申請專利範圍第2項至第5項是否具進步性之事實，其認定自當符合「逐項審查原則」。（二）關於是否引證具體資料證明申請專利範圍第2項至第5項可輕易完成乙節：根據再審原告三星金剛石公司引用之83年版及現行版之專利審查基準可知，判定發明不具進步性時，若該技術為習知或普遍使用之資訊者，可不引證具體資料，惟應於審定書充分說明核駁理由。是原確定判決引述「引證5等相關引證」，逐一充分說明該些項次何以不具進步性之理由，原判決及原確定判決當無違上開專利審查基準相關規定。（三）關於對引證5圖2之認定是否違反相關專利審查基準乙節：原判決及原確定判決依引證5第1圖及第2圖、其[0007]實施例、及其說明書第3頁……等內容，認定引證5足以揭露系爭專利第1項不具進步性，非如再審原告三星金剛石公司所指「僅以圖式所推測之內容作為判決依據」。又原判決及原確定判決之認定亦與「審查新穎性或進步性時，應以引證文件中所公開之全部內容為準，包含形式上明確記載之內容及形式上雖未記載但實質上隱含之內容」等規定並無不合，原判決及原確定判決所適用之法規既與本案應適用之法規並無違背，與解釋判例亦無牴觸，當無「適用法規顯有錯誤」之情形等語，資為抗辯，求為判決駁回再審原告三星金剛石公司之訴。
四、原確定判決係以：原判決就系爭案申請專利範圍與各引證案比對逐項審查後，關於再審被告所提出之引證5足以證明系爭專利第1項至第7項不具進步性，引證3組合引證5或引證5組合引證7足以證明系爭專利第8項不具進步性之事實，以及原審定及訴願決定如何違誤、再審被告主張如何可採等事項均詳予以論述，其中就申請專利範圍第1項，原判決已依引證5第1、2圖、引證5〔0007〕實施例、說明書第3頁等內容，認定引證5足以證明系爭專利第1項不具進步性，並說明再審原告智慧局雖辯稱引證5說明書文字說明並未記載條痕(3)於玻璃切割圓盤刀刀尖(2)形成之粗糙面具有「預定節距」、「預定高度」之「凸部」與「凹槽」之技術特徵」云云，如何不可採。是原判決所適用之法規與該案應適用之現行法規並無違背，與解釋判例，亦無牴觸，並無所謂原判決有違背法令之情形。再查，引證5與系爭案係屬同一技術領域，引證5圖3所示之「傾斜研磨加工」方法，並不足以否認引證5作為本件進步性比對之先前技術，原判決依引證5第1、2圖所為之上開比對，並無違誤。另原判決記載「引證5非固定之節距及高度」，又記載「引證5已明確揭露系爭專利之固定節距與高度之技術內容」，無非在論述引證5說明書固未記載固定節距及高度等文字，惟依引證5圖2而為圖示所明確揭露「系爭專利之固定節距與高度」之技術內容，而不得將上開圖式所揭露之內容予以排除之意旨，並無判決理由矛盾。再者，原判決就申請專利範圍第2項，業已說明：其進一步之限定僅為凹槽型式之直接置換，為熟習該切割圓盤刀領域者所能輕易完成，且系爭專利所欲達成之發明功效並非U形凹槽及其型式所貢獻，而係與凹槽之有無相關；對其中申請專利範圍第3至5項亦說明：係進一步限定節距(P)、高度
(H)及外徑數值範圍之選用，僅係單純尺寸之變動，為熟習該切割圓盤刀領域者所能輕易完成，且系爭專利所欲達成之發明功效並非該等尺寸之改變所貢獻等情，詳予論斷，經核並無違背論理法則或經驗法則，亦無判決不適用法規或適用不當、不備理由等違背法令情事。復查，觀之引證5原文於〔0005〕（為解決問題之手段）有提及：斜削鋼作成的圓盤兩側周邊脊部分，形成由表面看來呈鈍角之刀尖，……形成一定角度的條痕，使該刀尖表面形成粗糙面等文字，另〔0009〕段提及：……削刀頭2、與鋼板1傾鈄相接等文字，故原判決就前揭段落明示其亦使用一特定角度研磨方式以產出規律性之表面特徵等認定，並無違誤。是以原判決認引證5亦揭露如系爭專利第6項之研磨工法，雖引證5未限定該一定角度係為90度（然未排除90度，即亦可為90度之垂直研磨），惟系爭專利之創作目的，皆非與垂直方式研磨有關，是以引證5縱未明確揭露系爭專利第6項所限定之研磨角度，惟系爭專利第6項限定研磨角度為90度對發明整體功效並未有何不同，據此，引證5可證系爭專利第6項不具進步性；就申請專利範圍第7項，則依引證5說明書第2頁第1欄【0005】段落與第2欄【0009】段落所教示使用一特定角度研磨方式以產出規律性之表面特徵的刀刃，對熟習玻璃切割該項技術者係可藉由公知加工法逕予選用，而輕易完成得到放電切削加工。至於再審原告三星金剛石公司所陳報日本法院判決雖有不同見解，惟查各國專利法制不一、各國專利審查或審判機關對應核准專利範圍認定亦寬嚴不同，基於本國專利獨立審查之原則，本國法院自無受拘束之理。經查上開部分，原判決業已於判決第38頁理由4⑴詳述之，顯就系爭專利之結構、技術比對引證案之差異，並對整體技術特徵所屬技術領域中熟習該項技術者，依申請前之先前技術合理觀察，認係所能輕易完成，合於進步性之比對原則，是以再審原告三星金剛石公司援引日本判決之主張，尚非可採。為其判斷之基礎。
五、本院查：
㈠、再審原告金剛石公司與經濟部智慧財產局均為確定判決之上訴人，因二者利害關係一致，故再審原告金剛石公司提起本件再審之訴，參酌本院97年5月27日庭長法官聯席會決議意旨，本件應併列經濟部智慧財產局為再審原告，合先敘明。
㈡、當事人對於確定終局判決提起再審之訴，必須具有行政訴訟法第273條第1項所列各款情形之一者，始得為之。但當事人已依上訴主張其事由或知其事由而不為主張者，不在此限。而行政訴訟法第273條第1項第1款所謂「適用法規顯有錯誤」，係指原裁判所適用之法規與該案應適用之現行法規相違背，或與解釋判例有所牴觸者而言，至於法律上見解之歧異，聲請人對之縱有爭執，要難謂為適用法規錯誤，而據為再審之理由（本院62年判字第610號判例參照）。
㈢、經查，本件關於再審被告所提之引證5分別足以證明系爭專利申請專利範圍第1項至第7項不具進步性，引證3組合引證5或引證5組合引證7足以證明系爭專利申請專利範圍第8項不具進步性等情，均經原判決論斷詳明(原判決事實及理由六⒋-⒍、⒏、⒑、⒒參照)。本院原確定判決亦論明原判決就系爭案申請專利範圍與各引證案比對逐項審查，並無違逐項審查原則，亦無判決不備理由之違法(原確定判決理由七㈡-㈤參照)。再審原告三星金剛石公司主張原判決僅因其已先認定「引證5足以證明第1項不具進步性」，即推論「引證5亦可證明其附屬項即第2至5項不具進步性」，而無其他具體技術上分析及理由，顯有違「逐項審查原則」，亦未依行政訴訟法第189條第3項規定於判決中記明其「得心證之理由」，判決顯屬理由不備等等，無非係就原判決及原確定判決均已論駁不採之主張，續予爭執據為再審理由，核屬法律上見解之歧異主張，要難謂係屬適用法規顯有錯誤。
㈣、原確定判決已說明再審原告上訴意旨以：原判決對於引證5圖2內容之認定僅憑臆測，違背專利審查基準關於引證文獻揭露程度之規範，引證5未揭露「凸部」、「凹槽」、「節距」、「高度」等技術特徵，原判決竟認有揭露，且原判決所述引證5〔0007〕段之內容與實際內容不符，其又謂引證5圖1左圖顯示一定角度θ產生在刀尖(2)會有「等距高低規律」等語亦無根據，則原判決有認定事實不依證據之違法；原判決用以與引證5進行比對之內容。僅有「規則凸部與凹槽」或「規則性刀尖表面特徵」，而忽略系爭專利第1項有關「該節距(P)及該高度(H)根據切割圓盤刀的外徑而選定」之技術特徵，有判決理由不備之違法部分，係就原審所為論斷或駁斥其主張之理由，泛言原判決不適用法規或適用不當，自非可採(原確定判決理由七㈡參照)。原確定判決並已載明：審查新穎性或進步性時，應以引證文件中所公開之全部內容為準，包含形式上明確記載之內容及形式上雖未記載但實質上隱含之內容，是原判決記載「引證5非固定之節距及高度」，又記載「引證5已明確揭露系爭專利之固定節距與高度之技術內容」，無非在論述引證5說明書固未記載固定節距及高度等文字，但依引證5圖2而為圖示所明確揭露「系爭專利之固定節距與高度」之技術內容，而不得將上開圖式所揭露之內容予以排除之意旨，並無判決理由矛盾，再審原告上訴時以此主張有判決理由矛盾之違法云云，亦非足取等情明確等情(原確定判決理由七㈢參照)。原確定判決另已論明原判決就申請專利範圍第2項，業已說明：其進一步之限定僅為凹槽型式之直接置換，為熟習該切割圓盤刀領域者所能輕易完成，且系爭專利所欲達成之發明功效並非U形凹槽及其型式所貢獻，而係與凹槽之有無相關；對其中申請專利範圍第3至5項亦說明：係進一步限定節距(P)、高度(H)及外徑數值範圍之選用，僅係單純尺寸之變動，為熟習該切割圓盤刀領域者所能輕易完成，且系爭專利所欲達成之發明功效並非該等尺寸之改變所貢獻等情，詳予論斷，將判斷而得心證之理由記明於判決，經核並無違背論理法則或經驗法則，亦無判決不適用法規或適用不當、不備理由等違背法令情事(原確定判決理由七㈣參照)。此外，原判決說明：「……該節距(P)與高度(H)均為一特定數值，至於該一特定數值為何及如何選定，則視切割圓盤刀(11)外徑規格之大小而定，如經選定後之該一特定數值則分別成為其對應該節距(P)與高度(H)之預定值，故對於固定尺寸之切割圓盤刀而言，其外徑與節距(P)與高度(H)之預定值均呈一對一之關係，準此，該節距(P)與高度(H)亦為一固定值。」(原判決事實及理由六㈣⒈⑵參照)。且已敘明引證5亦為一種玻璃切割圓盤刀，故引證5與系爭專利申請專利範圍第1項標的相同。引證5切割圓盤刀(1)徑向去外角外周邊之周邊脊等同於系爭專利之周邊脊(13)，另引證5第2圖顯示凸部與凹槽交替，據此，系爭專利申請專利範圍第1項之「徑向向外去角以界定周邊脊
(13)的外周邊部分，該周邊脊(13)具有形成在上面以於切割圓盤刀(11)的圓周方向交替的表面特徵，其中該表面特徵為互相交替的凸部(14)與凹槽(15)形式」技術特徵為引證5所揭露。……引證5之節距相當於系爭專利之節距(P)，引證5之高度相當於系爭專利之固定高度(H)，而引證5縱非固定之節距及高度，惟依第2圖顯示幾近為相同之節距及高度，是引證5第2圖顯示該玻璃切割刀之周邊脊形成鋸齒狀有規則凸部與凹槽所構成，系爭專利之效果為產生深入垂直裂痕，此等效果為周邊脊構形交替凸部與凹槽所產生，而引證5周邊脊構形圖2幾近於系爭專利申請專利範圍第1項之技術特徵，自應有相同功效，即會有深入垂直裂痕產生，已為熟習該項技術者所能輕易完成系爭專利等語(原判決事實及理由六㈣⒋⑴參照)。並非如再審原告三星金剛石公司所指完全忽略申請專利範圍第1項「該節距（P)及該高度(H)根據切割圓盤刀的外徑而選定」之技術特徵。
㈤、因此，再審原告三星金剛石公司於本件就上述原判決及原確定判決業已論駁不採之主張，繼續爭執，主張引證5並未提及「凸部」、「凹槽」、「節距」及「高度」，更未提及「等距高低規律」之特徵，而原判決及原確定判決卻認定引證5「已揭露」上開技術特徵；在諸項證據均顯示引證5之圖2確實只為「示意圖」，其圖上又無任何「明確揭露」之技術特徵可認為與「高度」、「節距」及「等距高低規律」等技術特徵有關之情況下，即率爾推斷引證5之圖2「可『清楚辨識』高度、節距、凸部及凹槽之技術內容」、「已『明確揭露』系爭專利之規律性或固定性」云云，原判決及原確定判決顯係以「由圖式推測的內容」作為判決依據，且認為「圖式推測的內容」亦可認為是引證案所揭露之內容，實已錯誤適用專利審查基準之規範；另原判決及原確定判決既已認「引證5非固定之節距及高度」，何以嗣後又認定「引證5已『明確揭露』系爭專利之固定節距與高度的技術內容」？可見原判決及原確定判決之理由矛盾，自屬當然違背法令；原判決就引證1既採認再審原告之主張，顯係認同專利審查基準之規範，何以對於引證5卻反採再審被告之主張？原判決顯有判決理由矛盾之違誤；原判決用以與引證5進行比對之內容，完全忽略申請專利範圍第1項尚有其他技術特徵，尤其是「該節距（P)及該高度(H)根據切割圓盤刀的外徑而選定」乙節。引證5根本從未提及「節距」及「高度」之技術概念，更遑論曾教示「依切割圓盤刀的外徑選定節距與高度」，原判決確有適用法規錯誤之違背法令；引證5通篇未曾述及系爭專利申請專利範圍第2項所限定之U型凹槽數據，原審法院亦未引用其他引證或教科書等具體資料，即逕得該項不具進步性之心證，原判決及原確定判決對於系爭專利申請專利範圍第2至5項及引證5圖2之判斷方式，確實有理由不備及違反「逐項審查原則」等審查基準等語，經核均係法律上見解之歧異主張，再審原告三星金剛石公司對之縱有爭執，依前開判例意旨，要難謂為適用法規錯誤，而得據為再審之理由。
㈥、綜上所述，原判決、原確定判決並無行政訴訟法第273條第1項第1款適用法規顯有錯誤之情事，再審原告三星金剛石公司起訴意旨，指摘原判決、原確定判決有上開再審事由，請求廢棄原確定判決及原判決，顯無理由，其據之請求駁回再審被告於原審之訴，亦屬無據，均應併予駁回。
六、據上論結，本件再審之訴為無理由。依智慧財產案件審理法第1條、行政訴訟法第278條第2項、第98條第1項前段，判決如主文。
中 華 民 國 101 年 8 月 23 日
最高行政法院第六庭
審判長法官 廖 宏 明
法官 侯 東 昇法官 江 幸 垠法官 林 金 本法官 陳 國 成以 上 正 本 證 明 與 原 本 無 異中 華 民 國 101 年 8 月 23 日
書記官 彭 秀 玲