最 高 行 政 法 院 判 決
103年度判字第252號上 訴 人 華益皮件百貨有限公司代 表 人 曾瓊玉訴訟代理人 朱逸群 律師
蕭立俊 律師上 訴 人 經濟部智慧財產局代 表 人 王美花被 上訴 人 台灣中瑞國際企業股份有限公司代 表 人 李瑞福訴訟代理人 汪團森 律師上列當事人間商標評定事件，上訴人對於中華民國102年4月25日智慧財產法院101年度行商更㈡字第3號行政判決，提起上訴，本院判決如下：
主 文原判決廢棄，發回智慧財產法院。
理 由
一、本件上訴人華益皮件百貨有限公司（下稱華益公司）係原審依行政訴訟法第42條所定之獨立參加人，華益公司因不服原審所為對其不利之判決，提起上訴，因其利害關係與原審被告經濟部智慧財產局（下稱智慧局）一致，爰逕列智慧局為上訴人（本院97年5月份第2次庭長法官聯席會議決議參照），先予敘明。
二、緣華益公司代表人曾德全於民國77年11月21日以「德全瓊玉及圖Wolsey」商標作為其註冊第437162號「德全瓊玉」正商標之聯合商標，指定使用於當時商標法施行細則第24條第42類「皮帶頭（原判決誤載為皮頭帶）、鈕釦、拉鍊、扣條」商品，向智慧局申請註冊，嗣曾德全於80年2月1日向智慧局申請變更商標申請人為訴外人佳美皮件廠之吳賜卿，經智慧局審查後，准列為註冊第530415號聯合商標（下稱系爭商標，如原判決附圖1所示），權利期間自80年8月1日起至88年3月31日止（吳賜卿於82年8月24日又將系爭商標移轉予華益公司）。系爭商標嗣經二次延展註冊，目前核准延展專用於「皮帶頭、鈕釦、拉鍊」商品，商標權利期間至108年3月31日止。依92年11月28日修正施行之商標法第86條第1項規定，自修正施行日起，系爭商標視為獨立註冊之商標；被上訴人（原名皇家金狐狸股份有限公司，嗣於97年1月7日更為現名）於96年11月29日，提出據以評定「WOLSEY」「A Device」等商標（下稱據以評定商標，如原判決附圖2、3所示），主張系爭商標於88年4月1日之延展註冊，有違當時商標法（86年5月7日修正87年11月1日施行，下稱86年商標法）第37條第7款及92年11月28日修正施行之商標法第23條第1項第12款規定，對之申請評定。經智慧局審查，認申請評定時間距系爭商標延展註冊公告日已逾5年，據以評定商標復非著名商標，乃以98年11月18日中台評字第960407號商標評定書為「申請駁回」之處分。被上訴人不服，提起訴願經決定駁回，循序提起行政訴訟，原審裁定命華益公司獨立參加本件訴訟後，以99年度行商訴字第115號行政判決駁回被上訴人之訴，被上訴人不服，提起上訴，經本院以100年度判字第1140號判決將原判決廢棄並發回更為審理；嗣經原審另以100年度行商更㈠字第4號行政判決駁回被上訴人之訴，被上訴人不服，再提起上訴，復經本院以101年度判字第644號判決將原判決廢棄並發回更為審理，原審遂以101年度行商更㈡字第3號行政判決將訴願決定及原處分均撤銷，並命智慧局應依該判決之法律見解另為適法之處分，華益公司不服，遂提起本件上訴。
三、被上訴人起訴主張：㈠、參酌87年1月14日中時晚報報導，據以評定商標就西元1998年春夏裝仍積極經由總代理商於國內舉辦展示會以促銷當年度服飾商品，另觀諸智慧局82年8月25日商標異議審定書及經濟部82年11月4日訴願決定書，均認定外文「Wolsey」及狐狸圖之商標信譽為國內消費者所知悉，且經濟部98年4月16日經訴字第09806110220號訴願決定書、98年4月29日經訴字第09806111410號訴願決定亦同此認定。此外，據以評定商標係有200餘年歷史之英商從事服飾業，而創立此特殊設計之「狐狸圖樣及英文Wolsey」商標，自1928年起在英國、香港、日本等國家地區註冊取得商標專用權，75年來臺申請商標註冊，更曾由俊鋒實業股份有限公司（下稱俊鋒公司）代理進口販賣，嗣由被上訴人取得代理權迄今，其專櫃遍及臺灣各百貨公司，註冊商標廣及中國大陸、香港、加拿大、美國、法國及日本等國家地區。再依據以評定商標於1992年至1999年曾在日本發行產品名錄與銷售，而我國與日本鄰近且商旅往來頻繁，故依前述國內外客觀證據資料所示，據以評定商標即使未在國內行銷，期間於國外仍持續銷售並維持著名性。我國境內相關事業或消費者應極易知悉，且留有其著名性之印象與認知，更遑論據以評定商標於國內亦有銷售，足證其於華益公司87年5月19日申請延展系爭商標時仍屬著名商標。㈡、系爭商標係曾德全於77年11月21日以個人名義提出申請，依智慧局78年2月25日台商審字第401899號核駁審定書所載意旨以觀，足證其已知系爭商標有襲用問題；曾德全復於82年8月24日以華益公司代表人名義提出移轉註冊申請暨契約書，87年5月19日復以華益公司代表人名義申請系爭商標延展註冊，益證其知悉系爭商標有襲用據以評定商標情事，自係攀附他人商譽以獲取不正競爭之利益，故華益公司受讓系爭商標並據以申請延展註冊時顯具惡意，揆諸92年11月28日修正施行之商標法第51條第3項規定，被上訴人於96年11月29日申請評定，雖逾延展註冊後5年，然並不受5年期間之限制，申請評定乃屬合法。求為判決將原處分及訴願決定均撤銷，智慧局就被上訴人於96年11月29日所提註冊第530415號「德全瓊玉及圖Wolsey」商標評定事件，應作成撤銷註冊（即評定成立）之處分等語。
四、上訴人智慧局則以：系爭商標相較於據以評定商標，有中文「德全瓊玉」之記載，消費者於觀念、印象及讀音上均可資區辨，近似程度不高；又華益公司雖於78年間曾收受系爭商標之核駁審定書並提起訴願，惟該訴願決定認定據以評定商標於系爭商標申請註冊時，未為國內消費者所熟知，智慧局始准予註冊，是難以逕認華益公司申請延展系爭商標係屬惡意等語，資為抗辯。
五、上訴人華益公司則以：㈠、經濟部98年4月16日及同年月29日訴願決定，係針對華益公司於96年1月18日另案申請註冊之00000000號及00000000號商標，因被上訴人提出異議而作成之決定，斯時智慧局僅能以申請註冊時所示資料為審酌範圍，最終雖認定據以評定商標於申請註冊時為著名商標，然得否逕認系爭商標於87年5月19日申請延展註冊時亦為著名商標，仍有疑義；又上開訴願決定書距系爭商標申請延展註冊時已9年，自當審酌87年申請延展前之相關資料而論斷據以評定商標著名與否，不得比附援引上開訴願決定而逕認該期日前據以評定商標為著名商標。又被上訴人申請評定時所示資料，部分係69至77年間，部分則為系爭商標延展註冊後之90年間資料，雖亦能成為上開二訴願決定之審酌資料，卻不得作為系爭商標申請延展註冊時，據以評定商標是否著名之依據。㈡、被上訴人雖提出81年間俊鋒公司代理進口據以評定商標至國內銷售之事證，然其中與大統、大立等百貨公司廠商間之結帳表等資料，距系爭商標於87年5月19日獲准延展註冊時已歷時約6年，消費者對於據以評定商標之認知與印象均有所改變，自不得以上開事證作為認定據以評定商標於88年間是否為著名商標之依據。又據以評定商標僅有中時晚報之單一報導，不足以作為判斷其知名度是否到達我國之參考因素，且被上訴人未能提出系爭商標於申請延展註冊時，據以評定商標於國內之銷售地區、數量與金額等事證，顯然無法認定據以評定商標於系爭商標延展註冊時，已為我國相關事業或消費者所普遍認知而達著名之程度。復觀諸經濟部經經訴字第829465號訴願決定理由，華益公司代表人曾德全顯係透過法律救濟途徑而確認據以評定商標並非著名商標後，始由智慧局准予註冊並使用迄今，其信賴智慧局之處分所為註冊，自非屬惡意等語。
六、原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，以：㈠、查智慧局82年8月25日商標異議審定書、經濟部82年11月4日訴願決定書及行政院83年5月9日83年度台83訴字第16470號再訴願駁回決定書，均認定外文「Wolsey」及狐狸圖之商標於該商標申請註冊日即80年9月22日，已為國內消費者所知悉；另依經濟部98年4月16日及29日訴願決定書所採認據以評定商標之使用證據時間包含74至77年商品型錄及在各大報紙、雜誌報導及電視託播資料、95年臺北魅力展攤位活動照片及展覽目錄、全省百貨公司專櫃相片、90年及93年百貨公司業績第1名獎狀，顯見上開文件認定據以評定商標為著名之時點應屬無訛。㈡、依被上訴人所提87年1月14日中時晚報報導資料，足見據以評定商標就1998年春夏裝仍積極經由總代理商在國內舉辦展示會及媒體之報導，促銷當年服飾商品；依該報導之事實，據以評定商標既於87年間仍積極使用，並有肯定其係屬知名商標報導，不能以被上訴人所提報導資料僅有1份，即謂不能證明其於87年5月19日提出延展註冊時仍屬著名。又上開訴願決定業已肯認據以評定商標於82年及96年1月18日前已屬著名商標，其所認定之使用證據亦已跨越其間。且83年俊鋒公司結束代理據以評定商標之商品後，其間雖無證據顯示據以評定商標有於國內使用，但友倫公司仍願意於87年重新取得代理，亦可證相關業者仍認據以評定商標有其商業價值。另依被上訴人於訴願時所提維基百科及皇家認證持有人協會之網頁資料、各國代理商資料、日本代理商之目錄、大陸地區商標資料及代理商之網頁資料、據以評定諸商標於大陸地區遭搶註之商標資料、以「Wolsey」為關鍵字於日本、大陸地區及韓國等國之網站搜尋引擎查詢，及其於商標評定階段所提出其於1991年至1999年間在日本、韓國、英國使用之產品名錄（於日本在1992年至1999年亦有銷售）、照片等資料，均足以證明據以評定商標83年至87年未於國內使用行銷期間，在國外仍維持其著名性。故系爭商標申請延展註冊之時點即87年5月19日，據以評定商標雖在國內無代理商而未於國內使用行銷，仍因國外之行銷使用，且其後之代理商顯係肯認據以評定商標之著名性，經審酌其品牌、信譽方再予代理，自堪認據以評定商標係屬著名商標。㈢、系爭商標最初既係由華益公司代表人曾德全以個人名義提出申請，依智慧局78年2月25日以台商審字第401899號核駁審定書所載意旨，堪認其於收受系爭商標之核駁審定書並提起訴願時，已知悉系爭商標有相同或近似他人商標之襲用問題，詎其於87年5月19日再以華益公司代表人身分申請系爭商標之延展註冊，自難謂華益公司不知系爭商標有襲用問題，且其既知悉系爭商標相同或近似他人商標，竟仍申請延展註冊，即欲以系爭商標之註冊或使用造成混淆以蒙受其利，自有藉此獲取不正競爭利益之意圖；又曾德全既知悉系爭商標有襲用問題，自不因訴願決定之結果或智慧局准予系爭商標之註冊，即由惡意（知悉）變為善意（不知悉）。原處分以被上訴人申請評定時間距系爭商標延展註冊公告日已逾5年，且據以評定商標非屬著名商標而駁回其評定之申請，尚有未洽；訴願決定予以維持，亦非妥適。被上訴人訴請撤銷訴願決定及原處分，為有理由，應予准許。又原處分僅認據以評定商標非屬著名商標即駁回評定之申請，對於系爭商標與據以評定商標是否相同或近似，有致公眾混淆誤認之虞等有無應撤銷註冊之事由並未判斷，當事人於本件訴訟亦未就此部分辯論，故系爭商標是否另有應撤銷註冊之事由，尚有待智慧局就此部分事證依原審法院見解另為適法之處分。是被上訴人請求命智慧局就系爭商標應作成撤銷註冊（即評定成立）之處分，尚未達全部有理由之程度，爰為被上訴人一部勝訴一部敗訴之判決。
七、華益公司上訴意旨除復執與起訴主張相同之論證外，另略以：㈠、本件當以系爭商標於87年申請延展前之資料，作為認定據以評定商標是否為著名商標之依據，然被上訴人所提事證係集中在69至81年間，距系爭商標87年5月19日申請延展註冊時已達6年以上，消費者是否仍殘留據以評定商標之認知與印象，顯有疑義；況據以評定商標僅有中時晚報之單一報導，且報導版面係各類商品介紹，應屬廣告，並非據以評定商標品牌之新聞報導，而被上訴人復未能提出據以評定商標於87年間之銷售地區、數量與金額等事證，其所提維基百科及皇家認證持有人協會之網頁資料、各國代理商資料與日本代理商之目錄……等事證，多非屬據以評定商標之使用證據，詎原審未詳查上開資料與據以評定商標之關連性極少、商品目錄數量甚少而無法為我國境內相關事業或消費者所認知，故原審認定據以評定商標為著名商標，有認定事實違背經驗法則、判決不備理由及適用法規不當之違誤。㈡、據以評定商標經訴願機關審查後，認定非屬著名商標後，曾德全始註冊系爭商標。人民對於行政救濟結果既已產生信賴，自無惡意可言。原審以不因訴願決定或智慧局核准系爭商標註冊，即由惡意變為善意為由，遽為華益公司不利之論斷，顯然悖於一般論理法則。㈢、況系爭商標之中文「德全瓊玉」係華益公司負責人夫妻名字合併而成，佐以英文Wolsey，意在夫妻感情甜蜜、白頭偕老之意，與據以評定商標相較，一般消費者於觀念、印象及讀音上均可資區辨，華益公司係以其所創設固有意義之商標申請延展註冊，並無惡意或以此獲取不正競爭利益之意圖。
八、本院查：
㈠、按「對本法中華民國92年4月29日修正施行前註冊之商標、證明標章及團體標章，於本法修正施行後申請或提請評定者，以其註冊時及本法修正施行後之規定均為違法事由為限。」為92年修正之商標法第91條第2項所規定。此一條文依其立法理由所示，係明定該次商標法修正施行時尚未評決之評定案件於過渡期間之處理原則。可知本條係商標法就法規基準時所為之特別規定，以明定主管機關處理跨新舊法之評定案件之法規基準時。準此，所謂「本法修正施行後之規定」，自係指主管機關作成原處分時之商標法。本件被上訴人於96年11月29日申請評定，智慧局於98年11月18日作成商標評定書，故自應以系爭商標88年4月1日延展註冊時之86年商標法第37條第7款及92年修正之商標法第23條第1項第12款所規定違法事由為適用法規之基準時。
㈡、次按「行政法院應依職權調查事實關係，不受當事人主張之拘束。」、「除別有規定外，最高行政法院應以高等行政法院判決確定之事實為判決基礎。」行政訴訟法第125條第1項及第254條第1項分別定有明文。可見我國行政訴訟係區分事實審及法律審，並採取職權調查原則，其具體內涵包括事實審法院有促使案件成熟，即使案件達於可為實體裁判程度之義務，以確保向行政法院尋求權利保護者能得到有效之權利保護。換言之，事實審法院原則上應依職權查明為裁判基礎之事實關係，以作成實體裁判。在課予義務訴訟，即使行政機關有未盡其職權調查義務之情事，如非行政機關故意就系爭請求權之主要事證未予調查認定(此在避免行政機關過於怠為事實調查及行政法院淪為行政機關)，事實審法院即不能以此為由，單純撤銷否准處分，不查明申請人之請求權要件事實是否存在，而責令行政機關查明。雖然行政訴訟法第200條第4款就課予義務訴訟規定：「原告之訴雖有理由，惟案件事證尚未臻明確或涉及行政機關之行政裁量決定者，應判命行政機關遵照其判決之法律見解對於原告作成決定。」在上述事實審法院有促使案件成熟義務之理解下，該條項所規定之「案件事證尚未臻明確」，應係指下列情形之一：一是涉及判斷餘地之事項，二是從機關功能最適觀點，由行政機關為事實調查或認定，較諸由行政法院為事實調查或認定始為可能或適宜者，例如涉及高度專業性或複雜性事實之情形。商標評定行政訴訟事件之第一審為事實審，由智慧財產法院管轄，自應依循上開原則調查認定事實，並憑以適用法律，以確保當事人能得到迅速而有效之權利保護。
㈢、本件原判決已認定據以評定商標係著名商標，且華益公司係屬惡意，並無商標評定期間5年除斥期間之適用等情，上訴意旨復就據以評定商標為著名商標乙節再事爭執，經核原判決業就此詳述其得心證之理由，並說明華益公司之主張不可採之依據，上訴意旨無非就原審取捨證據、認定事實之職權行使，指摘其為不當，自非可取。況查原判決認定事實並未違背論理法則或經驗法則，而證據之取捨與當事人所希冀者不同，致其事實之認定亦異於該當事人之主張者，仍不得謂為原判決有違背法令之情形。另關於華益公司於87年5月19日申請延展註冊時，是否惡意乙節，原判決亦已敘明92年11月28日修正施行前商標法之商標延展註冊屬於更新註冊，就商標延展註冊之申請，採實體審查制度，故應審查該延展註冊之商標有無違法事由存在。依據92年商標法第51條第3項規定之立法理由，商標權人既知悉所申請之商標為相同或近似他人商標或標章，竟仍申請註冊或延展註冊，即係欲以該商標之註冊或使用造成混淆，以蒙受其利，顯有藉此獲取不正競爭利益之意圖，否則何需申請相同或近似他人商標或標章之商標？當無庸將本條之「惡意」，除「知悉」外，復加入「欲獲取不正競爭利益之意圖」之要件，致與民法等其他法律所規定之「惡意」為不同之解釋。上訴意旨雖稱華益公司前代表人曾德全係信賴訴願決定及原處分機關確認據以評定商標非著名商標後始註冊，自無惡意云云。惟據以評定商標為著名商標已如前述，原判決並已詳述曾德全於78年註冊經核駁，嗣經訴願而獲准註冊，即知系爭商標有襲用據以評定商標之問題，其後於82至98年間華益公司另案有相同商標圖樣及「Wolsey」文字之其他註冊商標經被上訴人異議，分經異議審定及訴願決定認定據以評定商標為國內消費者所知悉，或認定為著名商標，其引用之資料包括74年起據以評定商標之商品型錄、媒體報導、展覽及銷售等相關資料，故認定華益公司知悉據以評定商標為著名商標，仍申請延展註冊系爭商標，自屬惡意。經核原審上開認定並無違背論理法則及經驗法則。況查「Wolsey」並非既有之詞彙，該文字及經設計之狐狸圖係英商渥斯公司自1755年起創用之商標，其商品行銷世界各地，系爭商標使用相同之文字及狐狸圖，亦難謂無仿襲而獲取不正競爭利益之意圖。從而，原判決認定據以評定商標係著名商標，且因華益公司87年申請延展系爭商標之註冊係屬惡意，本件並無商標評定期間5年除斥期間之適用等情，於法並無不合，上訴意旨此部分指摘亦無理由。
㈣、惟按本件適用法規基準時應為延展註冊時及原處分作成時之商標法，亦即應審查本件是否符合86年商標法第37條第7款及92年修正之商標法第23條第1項第12款所規定違法事由。原判決認本件應適用現行商標法第106條第1項本文及第3項之規定，並應審查本件是否符合86年商標法第37條第7款及現行商標法第30條第1項第11款所規定之違法事由，揆諸前揭說明，原判決適用法規已有不當之情形。又86年商標法第37條第7款本文及92年修正之商標法第23條第1項第12款本文分別規定：商標圖樣相同或近似於他人著名之商標或標章，有致公眾混淆誤認之虞者，不得申請註冊；商標相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者，不得註冊。本件被上訴人依上開規定申請商標評定，經智慧局駁回後循序提起課予義務訴訟，經核本件並無涉及行政裁量及判斷餘地之事項，亦非高度專業性或複雜性之事件。又原審法院係智慧財產之專業法院，而實務上法院對於商標評定處分一向均採全面實質之審查，本件亦無由智慧局為事實調查或認定，較諸由原審法院為事實調查或認定更為適宜之情形，為使本件商標評定爭議迅速妥適獲得救濟，原審法院自應依職權查明為裁判基礎之事實關係，以作成實體裁判。原判決就本件有無上開違法事由之適用，尚未盡調查能事，亦即未就系爭商標與據以評定商標是否相同或近似，有無致公眾混淆誤認之虞等事項為調查，並命當事人就此等事項互為辯論，而僅撤銷原駁回評定申請之處分，發回智慧局再為事實調查，致兩造系爭商標權之爭議，並無法因原判決而獲致釐清，反而陷於遲延。原判決未盡促使案件成熟之職權調查義務，即有不適用行政訴訟法第125條第1項規定之違背法令情事。
㈤、綜上所述，原判決有適用法規不當及不適用法規之違背法令事由，上訴意旨雖未指摘及此，然本院調查原判決有無違背法令不受上訴理由之拘束，本件華益公司求予廢棄原判決，為有理由。又本件係課予義務訴訟，被上訴人起訴之目的在於求得法院為課智慧局作成行政處分義務之判決，其於原審訴之聲明第1項之「撤銷訴願決定及原處分」，與第2項之「智慧局就被上訴人於96年11月29日所提註冊第530415號「德全瓊玉及圖Wolsey」商標評定事件，應作成撤銷註冊（即評定成立）之處分」具有一體性。原判決雖駁回被上訴人第2項聲明之請求，然其並非終局認定本件應為評定不成立之處分，尚需視之後最終之事實認定結果而定，等於就該部分實質上未裁判。是原判決撤銷訴願決定及原處分令智慧局重為調查，即是就本件課予義務訴訟全部為不利於華益公司之判決，華益公司亦求為廢棄原判決全部。因原判決上開違誤既影響事實之確定及判決結果，自應由本院將原判決(含駁回被上訴人部分)廢棄，發回原審法院更為審理。
九、據上論結，本件上訴為有理由，依智慧財產案件審理法第1條、行政訴訟法第256條第1項、第260條第1項，判決如主文。
中 華 民 國 103 年 5 月 22 日
最高行政法院第六庭
審判長法官 林 茂 權
法官 楊 惠 欽法官 吳 東 都法官 姜 素 娥法官 許 金 釵以 上 正 本 證 明 與 原 本 無 異中 華 民 國 103 年 5 月 22 日
書記官 彭 秀 玲