最 高 行 政 法 院 判 決
107年度判字第391號上 訴 人 日本合成化學工業股份有限公司代 表 人 木村勝美訴訟代理人 高志明 律師
呂紹凡 律師吳雅貞 律師被 上訴 人 經濟部智慧財產局代 表 人 洪淑敏
參 加 人 長春石油化學股份有限公司代 表 人 廖龍星訴訟代理人 王仁君 律師
林哲誠 律師上列當事人間發明專利舉發事件，上訴人對於中華民國106年8月10日智慧財產法院105年度行專訴字第97號行政判決，提起上訴，本院判決如下：
主 文上訴駁回。
上訴審訴訟費用由上訴人負擔。
理 由
一、緣上訴人於民國93年7月15日以「乙烯-乙酸乙烯酯共聚物皂化物顆粒及積層體」向被上訴人申請發明專利（申請專利範圍共4項，第1、4項為獨立項，其餘為附屬項），並以西元2003年7月16日申請之日本第0000-000000號專利案主張優先權，經被上訴人編為第00000000號審查後，於100年11月23日核准專利，並於101年1月11日公告發給第I356069號專利證書（下稱系爭專利）。嗣參加人於101年8月17日以系爭專利有違99年8月25日修正公布、99年9月12日施行之專利法（下稱核准時專利法）第26條第2項、第3項、第22條第1項第1款、第2款及第4項之規定，而對之提起舉發，經被上訴人審查，認系爭專利違反核准時專利法第22條第4項規定，於105年3月22日以(105)智專三(五)01021字第10520338110號專利舉發審定書為「請求項1至4舉發成立應予撤銷。」之處分。
上訴人不服其中關於「請求項1至4舉發成立應予撤銷。」部分之處分，提起訴願，經決定駁回，上訴人仍未甘服，遂向智慧財產法院（下稱原審）提起行政訴訟。經原審依職權命參加人獨立參加本件被上訴人之訴訟，並判決駁回後，上訴人仍不服，遂提起本件上訴。
二、上訴人起訴主張：㈠原處分已肯認系爭專利並無違反核准時專利法第26條第2項、第3項規定，因此參加人自不得於本件行政訴訟主張之。本院100年度判字第2247號判決已揭示舉發人為參加人時不得依智慧財產案件審理法（下稱審理法）第33條第1項規定提出新證據，至參加人所指本院106年度判字第5號判決案情與本件不同，自無適用本件之餘地。㈡系爭專利旨在解決乙烯-乙酸乙烯酯共聚物皂化物（下稱EVOH）應用於積層體時，因對擠壓機饋料的不安定性等而使EVOH層界面混亂所導致之層間凝膠問題的改善，藉由控制EVOH顆粒製品中特定粒徑（500μm以下）微粉含量在0.1重量%以下，避免影響積層體中EVOH之層間界面而導致凝膠生成，系爭專利申請前尚無任何先前技術能確認「層間凝膠」的產生機制與解決方式。證據36與特定粒徑微粉之控制無涉，亦未教示微粉粒徑大小會對塑膠顆粒造成何種影響，所欲解決之課題與系爭專利不同，更未揭示「通過32篩孔（網目500μ）篩網之微粉含量為0.1重量%以下」之技術特徵；證據10並未揭示微粉量與膜外觀的關係，亦未揭示「通過32篩孔（網目500μ）篩網之微粉含量為0.1重量%以下」之技術特徵；參證4乃針對作為光學裝置（例如透鏡）用之PC樹脂顆粒調整可容許的微粉粒徑及含量為1,000μm以下，達低於40ppm，且與系爭專利所揭EVOH成形品之凝膠課題完全不同，技術上亦無相關。又證據36係以水或乙醇等作為洗液，與證據10之EVOH特性不相容，而參證4以氣化式將微粉分離，與證據36之濕式法亦不相容，是其等相互間並無組合動機。且參加人所提日本對應案經日本特許廳認定舉發不成立，顯見系爭專利具進步性。㈢系爭專利請求項之記載並無不明確之處，且可為說明書所支持，系爭專利之發明說明亦已明確記載如何製備「通過32篩孔（網目500μ）篩網之微粉含量為0.1重量%以下」的方法，而可據以實施，自無違反核准時專利法第26條第2、3項規定等語，求為判決撤銷原處分及訴願決定。
三、被上訴人則以：證據10或證據3與系爭專利請求項1之差異，僅為形式上未記載「通過32篩孔（網目500μ）篩網之微粉含量為0.1重量%以下」之技術特徵，然證據36已揭露使用網目500μ之篩網分離微粉，分離後已實質上不含粒徑為500μm以下之微粉，故已揭露系爭專利上開技術特徵，又證據10、證據3與證據36屬相同技術領域，欲解決之問題高度相同，自有組合動機，是系爭專利請求項1不具進步性。又系爭專利請求項2至4之技術特徵亦為證據3所揭露，自亦不具進步性等語，資為抗辯，求為判決駁回上訴人之訴。
四、參加人則以：㈠依本院106年度判字第5號判決意旨，舉發人為參加人時，就曾於舉發程序中提出之系爭專利無效事由，可於行政訴訟中再爭執，亦可提出新證據，是參加人於本件訴訟中新增原判決附表編號4、5、8、11、14之新證據證明系爭專利不具進步性，自屬有據。㈡系爭專利違反核准時專利法第22條第2、3項之規定：⒈系爭專利說明書並未揭露EVOH顆粒群通過32篩孔（網目500μ）篩網之微粉含量為「0重量%」之製作方法及步驟，自屬未充分揭露且無法據以實施。⒉系爭專利請求項1所稱「0.1重量%以下」可包含「0重量%」，通常知識者無法明確瞭解其所請為何，系爭專利並未揭露如何製得「不需經過微粉去除步驟製得其所請之EVOH顆粒群」之方法，且並無任何發明說明支持微粉含量包含「0重量%」部分。又系爭專利說明書無實施例說明何以「0.1重量%以下」為其必要技術特徵，無法支持請求項1所請之內容；請求項1並未界定時間經過、保存狀態及量測條件，申請專利範圍自不明確；「系爭專利欲解決EVOH層界面混亂所形成的凝膠問題」並不為系爭專利說明書所支持。㈢系爭專利請求項1至4不具進步性：⒈系爭專利請求項1並未界定「積層體間EVOH層界面混亂所致凝膠」成為必要技術特徵，自非與先前技術比對之基礎。證據10或證據3已揭露系爭專利請求項1「一種乙烯-乙酸乙烯酯共聚合皂化物顆粒群，其由乙烯含量15-60莫耳%、皂化度90莫耳%以上」之技術特徵，而證據36或參證4亦已揭露系爭專利請求項1「其通過32篩孔（網目500μ）篩網之微粉含量為0.1重量%以下」之技術特徵，因「微粉含量愈少愈佳」及「微粉可能導致凝膠並造成薄膜外觀上的缺陷」皆係系爭專利優先權日前業界所習知之通常知識，且系爭專利請求項1並未限定應使用乾式過篩法，只要能達成粒徑500μm以下之微粉含量為0.1重量以下之任何方法皆可，是上開引證並無不相容之處，且同屬塑膠材料領域，通常知識者在面臨EVOH成形物外觀不佳之問題時，自有合理動機加以組合，是原判決附表編號1至5之證據組合，均可證明系爭專利請求項1不具進步性。⒉系爭專利請求項2「含有硼化合物」之技術特徵、請求項3「含有融點為200℃以下之酸性物質（A）及鹼金屬（B），且其含有重量比（A/B）為1~50」之技術特徵，及請求項4之技術內容，均已為證據3所揭露，是附表編號6至14之證據組合，均可分別證明系爭專利請求項2至4不具進步性等語，聲明判決駁回上訴人之訴。
五、原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，以：㈠審理法第33條第1項規定可提出新證據之人乃「當事人」而非「原告」，且立法理由亦僅記載得提出新證據之人係「舉發人」，並未限定其為「原告」。又參加人於行政訴訟中既可獨立提出攻擊防禦方法而非輔助被上訴人參加訴訟，則參加人相對於被上訴人或上訴人，自屬審理法第33條第2項「他造」。在舉發成立而由專利權人提起行政訴訟程序之場合，舉發人在行政訴訟中之地位雖為參加人，然若法院審理後認原有之舉發證據不足以證明專利權應予撤銷，此時若不許舉發人補提新證據，勢必會發生舉發人就同一專利權再為舉發而衍生另一行政爭訟程序之問題，依審理法第33條之立法精神，其第1項所稱之「當事人」自無排除舉發人為參加人之理。本件參加人於原審就同一撤銷事由（即系爭專利不具進步性），提出原判決附表編號4、5、8、11、14之新證據，法院已曉諭當事人為充分之辯論，自應審酌上開新證據。㈡系爭專利之發明說明並未違反核准時專利法第26條第2項規定：⒈系爭專利請求項1所述「通過32篩孔（網目500μ）篩網之微粉含量為0.1重量%以下」之技術特徵，由系爭專利實施例1、3、4之記載內容可知，製備系爭專利請求項1所請之特定含量微粉之EVOH顆粒群，方法係以32篩孔（網目500μ）之篩網進行選別，然後將32篩孔上之EVOH顆粒100份與通過32篩孔之EVOH顆粒0.03份（0.03%）、或0.08份（0.08%）、或0.02份（0.02%）混合，以得到本發明之EVOH顆粒群。又「微粉比例之下限不特別限定……」已說明微粉比例之下限值並不影響系爭專利所欲達成之發明功效，再者，依說明書相關實施例已記載當「可通過32篩孔（網目500μ）篩網之微粉含量比例為0.08重量%(實施例3)」所產生之凝膠為5至10個，微粉含量比例為「0.03重量%（實施例1）」及「0.02重量%（實施例4）」所產生之凝膠則為4個以下，皆屬良好之成形物，揭露EVOH顆粒群微粉量由「0.08重量%」漸次減少為「0.03重量%」、「0.02重量%」時，其凝膠數目由5至10個減少為4個以下，可知，當EVOH顆粒群之「可通過32篩孔（網目500μ）篩網之微粉含量0.08重量%以下」已可降低凝膠數目（相對於比較例0.2重量%）而達成系爭專利發明所欲達成良好成形物之目的。準此，系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者，在系爭專利之發明說明、申請專利範圍及圖式三者整體之基礎上，參酌申請時的通常知識，難認無法瞭解如何執行系爭專利請求項1所述「通過32篩孔（網目500μ）篩網之微粉含量為0.1重量%以下」之技術特徵，亦難認該技術特徵有超過該發明所屬技術領域中具有通常知識者合理預期之範圍。⒉系爭專利請求項2所請「含有硼化合物」之EVOH顆粒群，系爭專利說明書及相關實施例製備步驟記載「將乙烯含有量32莫耳%、鹼化度99.6莫耳%、……以得到EVOH顆粒。
將該顆粒浸泡於含有乙酸0.03%與以乙酸鈉0.04%之水溶液內，再浸泡於硼酸之0.013%溶液後，以10℃乾燥機進行10小時靜置乾燥，得到EVOH顆粒，其以硼換算，對EVOH硼酸為0.3%，……」已詳細描述及具體例示含硼化合物之種類及含硼化合物EVOH顆粒群的組成及製備方法；系爭專利請求項3所請含有融點為200℃以下之酸性物質(A)及鹼金屬(B)，且其含有重量比(A/B)為1~50之EVOH顆粒群，系爭專利於說明書發明內容及相關實施例製備步驟記載「將乙烯含有量32莫耳%、鹼化度99.6莫耳%、……以得到EVOH顆粒。將該顆粒浸泡於含有乙酸0.03%與以乙酸鈉0.04%之水溶液內，……乙酸為
0.045%，乙酸鈉換算為鈉，為0.015%（乙酸/鈉=3：1）……」亦已詳細描述及具體例示該含有特定酸性物質及鹼金屬重量比之EVOH顆粒群的組成及其製備方法。⒊系爭專利請求項4所請積層體其具有由請求項1、2或3項之EVOH顆粒群所形成層體至少一層，包含請求項1、2或3之技術內容，而系爭專利於說明書實施例1已具體例示由耐侖-6/EVOH顆粒/接著性樹脂（馬來酸酐變性聚丙烯）/聚丙烯之層構成的多層膜的組成及其製備方法。綜上，系爭專利之發明說明亦已明確且充分揭露，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實施。㈢系爭專利請求項並無違反核准時專利法第26條第3項之規定：系爭專利說明書記載「……本發明之最大特徵為如上所述，將EVOH顆粒通過32篩孔（網目500μ）之篩網使通過微粉之比例為全體之0.1重量%以下（更佳為0.05重量%以下，特佳為0.03重量%以下）。若微粉比例超過0.1重量%，欲達成本發明目的會變得困難。又，微粉比例之下限不特別限定，但若考量成形時顆粒彼此間的滑動性，較佳為定在0.0005重量%（0.001重量%以上更佳）以上。如上，當通過32篩孔（網目500μ）之篩網，使通過微粉之比例為全體之0.1重量%以下時，可使用之方法例如有，將以通常方法得到之EVOH顆粒以篩網除去微粉、藉由氣旋等之風力分級方法、以溶劑洗淨並乾燥以除去微粉之方法、吹送水後進行高溫乾燥以使微粉融著之方法等。」又說明書實施例顯示出微粉含量降低（0.2%→0.08%→0.03%→0.02 %）則成形性變佳之趨勢，發明所屬技術領域中具有通常知識者，基於發明說明所揭露的內容，利用例行之實驗或分析方法，應可延伸而獲得「當微粉比例小於或等於0.1重量%將導致成形性良好的結果」，故系爭專利請求項形式上及實質上均已為發明說明所支持者。㈣系爭專利請求項1不具進步性：⒈證據10與證據36之組合足以證明系爭專利請求項1不具進步性：⑴證據10實施例1所揭露之EVOH顆粒群具①乙烯含量40莫耳%；②皂化度99莫耳%數值已落入系爭專利請求項1「乙烯含量15~60莫耳%」、「皂化度90莫耳%以上」之數值範圍中，故系爭專利請求項1之乙烯含量莫耳%及皂化度莫耳%已為證據10所揭露，且該證據並已揭露所獲得之共聚物皂化物顆粒具優越的物、化性質，及以100μm的篩網過篩以評核依其製備方法所製得之EVOH具有通過該篩網的微粉重量在0～2g以下之特性，已實質揭露或隱含可通過100μm篩網的微粉為EVOH皂化物顆粒群所不欲者，且已明確揭露去除粒徑100μm以下之微粉的評估方法，其與系爭專利請求項1所餘差異僅在於未揭示系爭專利以「通過32篩孔（網目500μ）篩網之微粉含量為0.1重量%以下」作為控制EVOH顆粒群微粉含量之技術手段。⑵證據36為測定塑膠顆粒中微粉與細絲含量之標準測試方法，其中定義細絲為大於500μm形成非為顆粒狀之細絲形狀的降解物，而微粉則為小於500μm顆粒之降解物，且揭示去除微粉等降解型態方式可改良產品品質，亦已揭示可用500μm篩網來篩去小於500μm微粉顆粒之技術手段。準此，系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者，面臨證據10使用相似製程來製得之EVOH顆粒群如有品質不佳微粉量過高之問題時，當有動機參酌證據36揭露應去除粒徑為500μm以下之微粉之教示，改以證據36所教示之較大篩孔之500μm篩網來去除顆粒群中更多粒徑範圍之微粉，而EVOH顆粒群經以500μm篩網過濾後，最終產品含有粒徑為500μm以下的微粉幾乎已微乎其微(趨近於O重量%)，即可輕易完成系爭專利EVOH顆粒群「通過32篩孔（網目500μ）篩網之微粉含量為0.1重量%以下」之技術手段。證據10與證據36同屬塑膠粒子相關技術領域，且同時揭露高度相關性之內容，其組合對於通常知識者並無困難或不合理之處，自有組合動機，故證據10與證據36之組合足證系爭專利請求項1不具進步性。
⒉證據36與證據3之組合足以證明系爭專利請求項1不具進步性：證據3係包含一皂化乙烯醋酸乙烯酯共聚物（EVOH）之樹脂組成物，其乙烯含量為20至60莫耳百分率，皂化程度不低於90莫耳百分率，故已揭露系爭專利請求項1所界定之乙烯含量及皂化度之技術特徵，而證據36已揭露系爭專利請求項1界定去除粒徑為500μm以下之微粉的技術特徵，且證據3及證據36同屬塑膠粒子相關之技術領域，其組合對於發明所屬技術領域中具有通常知識者並無困難或不合理之處，當欲解決使用EVOH顆粒群為成形產品之加工問題時，具有足夠之動機依據證據36及證據3揭露之技術內容，而能輕易完成系爭專利請求項1之發明，故證據36及證據3之組合足以證明系爭專利請求項1不具進步性。⒊證據10、證據36及參證4之組合足證系爭專利請求項1不具進步性：參證4已揭示藉由控制合成樹脂粒通過16篩孔篩網之微細顆粒含量在40ppm（按：
即相當於0.004重量%）以下之技術手段，以解決合成樹脂粒模製過程中引起之問題。相較於系爭專利請求項1所述「通過32篩孔（網目500μ）篩網之微粉含量為0.1重量%以下」之技術特徵，同樣係藉由將特定之微粉（或微細顆粒）含量壓制於特定量之下，就所欲解決之問題及所欲達成之功效而言，二技術手段實質相同。又將16篩孔篩網（網目1,000μ）替換成32篩孔篩網（網目500μ），所去除之微粉粒徑範圍更廣，可知參證4已實質隱含控制合成樹脂粒通過32篩孔篩網之微細顆粒含量在40ppm以下。證據10及證據36之組合可證明系爭專利請求項1不具進步性，而證據10、證據36、參證4均屬相同技術領域，是熟悉該項技術者倘欲解決EVOH顆粒群於熔融成形時引起之凝膠或烤焦，於參酌證據10、證據36、參證4之教示或建議後，實有合理動機採取將特定之微粉量壓制於特定量之下之技術手段，輕易完成系爭專利請求項1之技術特徵，是參證4與證據10、證據36之組合，足以證明系爭專利請求項1不具進步性。㈤系爭專利請求項2不具進步性：系爭專利請求項2為請求項1之附屬項，進一步揭示「其中含有硼化合物。」證據3及證據36之組合足以證明系爭專利請求項1不具進步性，證據3中多個實施例與比較例所製得之EVOH亦已揭示系爭專利請求項2中之「含有硼化合物」之技術內容，如證據3實施例1所製得之EVOH，其每100份EVOH含有0.03份之硼酸，該「硼酸」則屬「硼化合物」之一種，故證據36及證據3之組合，自足證系爭專利請求項2不具進步性。㈥系爭專利請求項3不具進步性：系爭專利請求項3為依附於請求項1或2之附屬項，進一步揭示「其含有融點為200℃以下之酸性物質(A)及鹼金屬(B)，且其含有重量比(A/B)為1~50。」。其中「融點為200℃以下之酸性物質(A)」，系爭專利說明書已指出可為乙酸、己二酸、磷酸、苯甲酸、檸檬酸、琥珀酸等；其中「鹼金屬(B)」，系爭專利說明書已指出可為鈉、鉀等鹼金屬或鎂、鈣等鹼土類金屬。證據3之實施例3記載所製得之EVOH，其每100份EVOH含有0.008份之乙酸與0.006份（以鈉計算）之乙酸鈉，其中「乙酸」與「鈉」之重量比為1.34（即0.008/0.006=1.34），已揭露系爭專利請求項3「重量比(A/B)為1~50」之技術內容。證據36及證據3之組合既已足證系爭專利請求項1及2不具進步性，證據3亦已揭露系爭專利請求項3之附屬技術特徵，故證據36與證據3之組合，足以證明系爭專利請求項3不具進步性。㈦系爭專利請求項4不具進步性：系爭專利請求項4為獨立請求項，該請求項所請之「積層體」之至少一層係由系爭專利請求項1、2或3之乙烯-乙酸乙烯酯共聚合皂化物顆粒群（EVOH）所形成。查證據3關於工業用途之敘述及其請求項6均已揭露由EVOH所製得之積層體。承上，證據36及證據3之組合，足以證明系爭專利請求項1、2或3不具進步性，而證據3亦揭露由EVOH所製得之積層體之技術內容，故證據36及證據3之組合，足以證明系爭專利請求項4亦不具進步性。㈧各國專利法制不同，審查基準互異，日本特許廳審定舉發不成立並無法支持系爭專利之專利有效性論據，上訴人主張自無足取。㈨綜上，系爭專利並未違反核准時專利法第26條第2項、第3項之規定，惟系爭專利請求項1至4相較於原判決附表所示證據均不具進步性，因將訴願決定及原處分均予維持，駁回上訴人在原審之訴。
六、本院按：㈠按「發明專利權得提起舉發之情事，依其核准審定時之規定
。」為專利法第71條第3項本文所明定。查系爭專利申請日為93年7月15日，經被上訴人於100年11月23日審查核准專利，並於101年1月11日公告。嗣參加人於101年8月17日提出舉發，經被上訴人審查，於105年3月22日為「請求項1至4舉發成立應予撤銷。」之處分，故系爭專利有無撤銷之原因，應以核准審定時所適用之99年8月25日修正公布、99年9月12日施行之專利法（即核准時專利法）規定為斷。次按，利用自然法則之技術思想之創作，且可供產業上利用之發明，得依核准時專利法第21條、第22條規定申請取得發明專利。又發明為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成時，不得依同法申請取得發明專利，同法第22條第4項定有明文。而發明有違反第22條第4項規定之情事者，任何人得附具證據，向專利專責機關提起舉發（同法第67條第1項第1款、第2項規定參照）。準此，系爭專利有無違反同法第22條第4項所定情事而應撤銷其發明專利權，依法應由舉發人附具證據證明之，倘舉發人所附之證據足以證明系爭專利有違上開專利法之規定，自應為舉發成立之處分。㈡系爭專利請求項共計4項，第1、4項為獨立項，其餘為附屬
項，請求項內容如下：（第1項）一種乙烯-乙酸乙烯酯共聚合皂化物顆粒群，其由乙烯含量15~60莫耳%、皂化度90莫耳%以上其通過32篩孔（網目500μ）篩網之微粉含量為0.1重量%以下。（第2項）如申請專利範圍第1項之乙烯-乙酸乙烯酯共聚合皂化物顆粒群，其中含有硼化合物。（第3項）如申請專利範圍第1項或第2項之乙烯-乙酸乙烯酯共聚合皂化物顆粒群，其含有融點為200℃以下之酸性物質(A)及鹼金屬
(B)，且其含有重量比(A/B)為1~50。（第4項）一種積層體，其具有由申請專利範圍第1項、第2項或第3項之乙烯-乙酸乙烯酯共聚合皂化物顆粒群所形成層體至少一層。
㈢經查，系爭專利係提供一種EVOH顆粒群，而將可通過32篩孔
（網目500μ）篩網之微粉含量設定為0.1重量%以下，較佳為EVOH含有硼化合物，或者EVOH含有融點為200℃以下之酸性物質(A)及鹼金屬(B)且其含有重量比(A/B)為1~50，則其於熔融成形為成形物時不會發生凝膠或烤焦，可得到良好的成形物。而系爭專利請求項1之乙烯含量莫耳%及皂化度莫耳%已為證據10所揭露，且證據10已明確揭露去除粒徑100μm以下之微粉的評估方法，其與系爭專利請求項1之差異僅在於未揭示系爭專利以「通過32篩孔（網目500μ）篩網之微粉含量為0.1重量%以下」作為控制EVOH顆粒群微粉含量之技術手段。證據36則已揭露去除微粉等降解型態方式可改良產品品質，並揭露可用500μm篩網來篩去小於500μm微粉顆粒之技術手段等情，為原審依調查證據之辯論結果所認定之事，並依上開確定之事實，認系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者，面臨證據10使用相似製程來製得之EVOH顆粒群如有品質不佳微粉量過高之問題時，當有動機參酌證據36揭露應去除粒徑為500μm以下之微粉之教示，改以證據36所教示之較大篩孔之500μm篩網來去除顆粒群中更多粒徑範圍之微粉，而EVOH顆粒群經以500μm篩網過濾後，最終產品含有粒徑為500μm以下的微粉幾乎已微乎其微(趨近於O重量%)，即可輕易完成系爭專利EVOH顆粒群「通過32篩孔（網目500μ）篩網之微粉含量為0.1重量%以下」之技術手段，而證據10與證據36同屬塑膠粒子相關技術領域，且同時揭露高度相關性之內容，其組合對於通常知識者並無困難或不合理之處，自有組合動機，故證據10與證據36之組合，足以證明系爭專利請求項1不具進步性等情，已詳予論述其事實認定之依據及得心證之理由，並就上訴人在原審主張：證據36僅係針對降解物含量提出不同的「分析方法」，並未揭示塑膠顆粒株特定粒徑微粉之控制，且證據36係用以檢測聚乙烯（PE）等塑膠粒子，並未揭露可適用於EVOH顆粒，又其係揭露使用水或乙醇等洗液之濕式過篩法，而EVOH遇水或醇類將發生膨潤而增大體積，併發生物性變化，不適用水或乙醇等洗劑，並無與證據10組合之動機；再者，系爭專利請求項1界定「通過32篩孔（網目500μ）篩網之微粉含量為0.1重量%以下」之技術特徵，具有不可預期之功效，並具體呈現於實施例1、3及比較例1云云，如何不足採取之論證取捨等事項，亦均有詳為論斷，其所適用之法規與本件應適用之法規並無違背，與解釋、判例亦無牴觸，並無所謂判決不適用法規或適用不當等違背法令及判決理由不備之情形。至證據10之實施例與比較例係用以說明，當EVOH顆粒具有特定物性值及皂化條件時，EVOH顆粒於具有(1)顆粒之熔合、(2)顆粒之破裂、裂痕及(3)產生微粉之外觀特性時，實施例1至3係顯示當上開顆粒外觀特性均較佳時，成膜後之(4)扭力變動、(5)吐出量變化、(6)膜厚變化及(7)薄膜外觀之4種成膜特性亦均較佳。至於比較例1至2則係顯示當該上開顆粒外觀特性若其中一項較差時，將使得成膜特性變差，故證據10之實施例及比較例係說明上開不同顆粒外觀特性均會影響薄膜外觀之成膜特性，尚難憑此而謂證據10明確揭示微粉與成形之薄膜外觀並無關聯。此外，證據36已揭露在塑膠造粒過程與其後之操作步驟中會發生塑膠顆粒的部分降解，其降解型態亦包括微粉，且微粉係定義為粒子尺寸小於500μm之粒子，上開降解型態將導致塑膠顆粒之後轉變為最終產品時的嚴重損害，故大多數聚合物製造商會建立顆粒清潔系統以改良最終產品的品質，並揭露應去除粒徑為500μm以下之微粉，證據10亦明確揭露去除EVOH顆粒群所不欲之粒徑100μm以下微粉之評估方法，則參酌證據10及證據36均明確揭露微粉為製作塑膠製品時所欲去除之對象，且證據10及證據36同屬塑膠粒子相關之技術領域，所屬技術領域中具有通常知識者，欲解決使用EVOH顆粒群為成形產品之加工問題時，即具有足夠之動機依據證據10及證據36揭露之技術內容，而能輕易完成系爭專利請求項1之發明，故證據10及證據36之組合足以證明系爭專利請求項1不具進步性。上訴意旨以：上訴人於原審即強調證據10表1及表2所揭示之比較例1較不容易產生微粉但薄膜外觀不好、比較例2較容易產生微粉但薄膜外觀好，足證證據10已明確揭示微粉與成形之薄膜外觀並無關聯。證據36均未提及薄膜外觀，遑論提及去除微粉與薄膜外觀之關聯，原判決仍以證據10、證據36之組合認定系爭專利不具進步性，顯有判決不備理由、認定事實不憑卷內證據及調查未盡之重大違法云云，即非可採。
㈣原判決已論明：對EVOH製造成形物的薄膜或片而言，若依其
外觀，目視僅能判斷有凝膠產生導致EVOH薄膜外觀不佳，不會也不能去判斷該凝膠的產生位置是層內或者為層間，抑或其為不同機制所產生的凝膠。而凝膠導致EVOH薄膜外觀不佳早為該發明技術領域中具有通常知識者及該領域之業界一直以來所欲解決的問題，故不論是層間凝膠或層內凝膠，對於該發明所屬技術領域中具有通常知識者而言，皆為使薄膜外觀惡化的成因，所欲解決課題應屬相同。因此，為解決EVOH成形物具有不欲之凝膠外觀問題，該發明所屬技術領域中具有通常知識者，當會有動機來組合參加人前開所提之先前技術用以解決成形物薄膜凝膠問題，而不論該凝膠為上訴人所稱之層內凝膠或層間凝膠。此外，證據10及證據3於其說明書、請求項、圖式皆未具體揭露或描述其僅為解決層內凝膠問題，探究該引證主要解決之課題為「解決產生不易穩定熔融成性，且能獲得優易厚度均勻性的薄膜或薄片……」，而熔融成形之步驟不論是在單層或多層積層體之共擠壓都會使用到之製程步驟，故上開證據所揭示為解決該熔融成形性之問題，就不應單僅指解決層內凝膠之問題等情。抑且，參加人就上訴人所主張系爭專利係欲解決EVOH層界面混亂所導致層間凝膠問題乙節，於原審亦曾提出參證1、2之資料予以說明（見原審行政訴訟參加理由狀第2至8頁、行政訴訟參加辯論意旨狀第5至15頁），而已提出證據佐證其說。上訴意旨以：EVOH凝膠之形成位置與外觀，係因其形成機制不同而異，先前技術皆係針對EVOH層內凝膠之改善而提出，惟系爭專利則是在解決EVOH應用於積層體時，因對擠壓機饋料的不安定性等而使EVOH層界面混亂所導致之層間凝膠問題，系爭專利申請前尚無任何先前技術能確認層間凝膠的產生機制與解決方式。從而，系爭專利藉由EVOH顆粒中特定粒徑微粉的含量控制，有效抑制EVOH積層體中層間凝膠的發生，確為系爭專利申請前所未見，原判決未體察系爭專利所欲解決之技術問題、所採用之技術手段、及其實現之技術功效皆與先前技術顯不相同，進而誤認先前技術之組合可證明系爭專利不具進步性，有違反舉證責任分配等證據法則、判決不備理由之違背法令云云，無非係重述其在原審業經主張而為原判決摒棄不採之陳詞，或就原審取捨證據、認定事實及適用法律之職權行使，指摘其為不當或違背法則，或就原審所為論斷或駁斥其主張之理由，泛言其論斷不適用法規、違背法則，自難認為有理由。
㈤按實施方式係申請專利之發明的詳細說明，對於明確且充分
揭露、能瞭解及實現發明，以及對於支持及解釋請求項，均極為重要，故說明書應記載一個以上發明之實施方式，必要時得以實施例說明。查系爭專利請求項4之發明為一種積層體，其至少具有一層由EVOH顆粒群成形所構成之層體，而系爭專利說明書第13頁第6至7段內容則係說明EVOH顆粒群用於積層體之用途及製造該積層體之方法，亦即系爭專利請求項4之實施方式，原判決引用系爭專利說明書第13頁第6至7段內容用以說明EVOH顆粒用於積層體為習知的技術，固非妥適。惟查，證據3第13欄最末段、第32欄關於工業用途之敘述，以及第34欄請求項6均已揭露由EVOH所製得之積層體，另證據10第19段及第20段亦揭示EVOH顆粒大多採用積層體用途及製造該積層體之方法，亦足證於系爭專利申請前，相關技術領域確已普遍將EVOH用於積層體用途，則成形時EVOH發生凝膠或烤焦之問題，早已存在於由EVOH成形之積層體中，且未區分該凝膠或烤焦是形成在層內或層間，原判決因此認定參加人所提上開證據所欲解決之問題、解決問題之技術手段及所欲達成之功效而言，與系爭專利實質相同，彼此間即有結合動機，且其組合可實現系爭專利之發明，足以證明系爭專利不具進步性，即屬有據。上訴意旨以：原判決將系爭專利說明書中所記載之實施方法誤當作先前技術，並據此認定系爭發明專利欠缺進步性，顯有錯誤適用核准時專利法第22條第1項規定及判決不備理由之違法云云，應非可採。
㈥另查，原判決係認定證據36之塑膠粒子測試標準已同時揭露
濕式、乾式二種過篩法，而認為同屬塑膠粒子的EVOH粒子亦可適用證據36所揭露之乾式過篩法。至於證據10、證據3及參證4是否可解決層內凝膠及層間凝膠之問題，原判決則說明上開證據主要解決之課題為解決產生不易穩定熔融成形性，且能獲得優異厚度均勻性的薄膜或薄片，而熔融成形之步驟不論是在單層或多層積層體之共擠壓都會使用到之製程步驟，故證據10、證據3及參證4所揭示技術內容，既係用以解決該熔融成形性之問題，就不應單僅指解決層內凝膠之問題等情，經核並未違背論理法則及經驗法則。上訴意旨以：原判決認證據36既揭露乾式及濕式過篩法，自不排除可適用乾式及濕式過篩法，復認為證據10、證據3、參證4既未明確揭露「層內凝膠」或「層間凝膠」，自不排除可同時解決「層內凝膠」或「層間凝膠」，其判斷基礎及標準不一，而有違背論理法則及經驗法則之違法云云，洵無足採。
㈦審判長或受命法官就事件之法律關係，應向當事人曉諭爭點
，並得適時表明其法律上見解及適度開示心證，固為審理法第8條第2項所明定，且依同法第34條第1項規定，於有關智慧財產權之行政訴訟，準用之。惟上開規定之立法目的係在於避免突襲性裁判及平衡保護訴訟當事人之實體利益及程序利益，如當事人於行政訴訟程序中所提出之新證據，已使當事人有充份辯論之機會，而不致對於當事人造成突襲，自無違反上開規定。查上訴人於原審提出葉正濤博士出具之專家意見書（即原證14）係說明系爭專利與證據3、證據10及證據36間，就所欲解決之技術問題、解決問題之技術手段及所實現技術功效之差異處，並認定上開證據無法實現系爭專利抑制EVOH應用於積層體時，EVOH層與其他材料層間界面處混亂現象，避免層間凝膠產生之功效（見行政訴訟起訴狀第50、51頁及原審卷第190至197頁），故系爭專利應具有進步性等情，惟上開專家意見書並未具體表明系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者之知識要件與致能要件，亦未明確界定具有通常知識者於系爭專利申請時之技術水平為何。此外，原判決業已說明上開證據所揭露之技術內容可解決EVOH成形物薄膜凝膠問題，而不論該凝膠係層內或層間凝膠，並就上訴人於原審主張上開證據僅為解決層內凝膠之問題，而與系爭專利係為解決層間凝膠之問題乙節，詳予論駁，即已就上開專家意見書之內容並非可採乙節，具體說明理由。再者，原審已於106年5月23日準備程序整理及曉諭爭點，並使當事人就系爭專利與證據3、證據10及證據36之差異，彼此間所欲解決之技術問題、解決問題之技術手段及所達成之功效，以及上開證據之組合對於該發明所屬技術領域中具有通常知識者是否明顯等判斷進步性相關之事項充份辯論，法院依據上開辯論之結果作為裁判基礎，即不致對於當事人造成突襲，自無違反審理法第8條規定。上訴意旨以：上訴人於原審已提出系爭專利所屬技術領域專家葉正濤博士意見，具體表明具有通常知識者及其於申請日之技術水準。然原判決並未依職權調查具有通常知識者於申請專利當時之技術水平，或闡明曉諭上開爭點使上訴人有任何陳述之機會，遑論適時開示心證供當事人進行適當完全之辯論，亦未說明本件之通常知識者及技術水平，或不採納上開專家意見書之理由，即有違反審理法第8條、行政訴訟法第125條規定及判決不備理由之當然違背法令云云，亦非可採。
㈧按審理法第33條規定：「（第1項）關於撤銷、廢止商標註
冊或撤銷專利權之行政訴訟中，當事人於言詞辯論終結前，就同一撤銷或廢止理由提出之新證據，智慧財產法院仍應審酌之。（第2項）智慧財產專責機關就前項新證據應提出答辯書狀，表明他造關於該證據之主張有無理由。」其立法理由為：「一、現行專利法（按：係指92年2月6日修正、93年7月月1日施行專利法，下稱92年專利法）第67條第3項規定舉發人補提理由及證據，應自舉發之日起1個月內為之，但在舉發審定前提出者，仍應審酌之。依此規定，舉發人就關於專利權應撤銷之證據，如未於舉發審定前提出，縱於行政訴訟中補提，行政法院亦不予審酌。惟依專利法第67條第4項之規定，於行政訴訟判決確定後，舉發人仍得以前行政訴訟中未能提出之新證據，就同一專利權，再為舉發，並因之衍生另一行政爭訟程序。……上述情形，致使同一商標或專利權之有效性爭議，得發生多次之行政爭訟，難以終局確定，甚而影響其他相關民刑事訴訟之終結，自有不宜。而於智慧財產法院成立後，審理關於舉發、評定及異議事件等行政訴訟事件之法官，其智慧財產專業知識得以強化，並有技術審查官之輔助，應有充分之能力在訴訟中就新證據為斟酌判斷。爰設本條規定，容許在行政訴訟中，仍得補提關於撤銷、廢止理由之新證據，以期減少就同一商標或專利權有效性之爭執，因循環發生行政爭訟，而拖延未決之情形。……」上開92年專利法第67條第3項及4項規定，已於100年12月21日修正為專利法第73條第4項及第81條第1款規定，是依92年及現行專利法之規定，舉發理由及證據均應於舉發審定前提出。由審理法第33條立法理由觀之，以專利行政訴訟事件為例，其係將舉發人提出舉發證據之時點，自「舉發審定前」放寬至「行政訴訟言詞辯論終結前」，明定法院應審酌未經專利專責機關於作成原處分前加以判斷之新證據，使舉發人可提出更多舉發證據以強化其撤銷專利權之請求，用以避免同一舉發人就同一專利權重為舉發，發生循環行政爭訟，致專利權之有效性爭執拖延未決之情形。惟審理法第33條第1項仍明文限於「同一撤銷理由」始得提出新證據，而所稱「同一撤銷理由」，應係指同一舉發理由，是以於行政訴訟中仍不得提出新理由，而應受專利法有關「舉發理由」提出時點之限制。準此，當事人如原以欠缺新穎性作為專利權應撤銷之理由，仍無從引用審理法第33條第1項規定，而於行政訴訟程序中另提出該專利權欠缺進步性作為撤銷理由，而僅得向專利專責機關另行舉發。是以，審理法第33條雖可解決同一舉發人就同一撤銷事由提出不同證據進行舉發之問題，惟無法避免同一舉發人以不同撤銷事由重行舉發，或不同舉發人就同一撤銷事由以不同證據提起舉發所生之循環行政爭訟，由此足見，除專利權經撤銷確定外，審理法第33條之設計，並無法達成專利權有效性紛爭一次性解決之目的。此外，就舉發人依審理法第33條第1項規定提出之新證據，基於訴訟法上當事人攻防武器平等之原則，自應給予專利權人申請更正之機會，以兼顧專利權人之權益，故本院104年度4月份第1次庭長法官聯席會議㈡即認為「依智慧財產案件審理法（下稱審理法）第33條第1項規定，當事人於行政訴訟程序中得提出新證據。為兼顧（發明或新型）專利權人因新證據之提出未能及時於舉發階段向經濟部智慧財產局（下稱智慧局）提出更正之申請，專利權人於專利舉發行政訴訟程序中自得向智慧局提出更正之申請。而依目前現制，因專利舉發不成立而提起之行政訴訟程序，智慧局均列為被告，專利權人則為參加人，不論當事人於行政訴訟程序中是否提出新證據，智慧局及專利權人就舉發證據均應為必要之攻擊防禦。於有新證據提出之場合，依審理法第33條第2項規定，智慧局亦應就新證據之主張有無理由提出答辯狀，同理，專利權人就新證據之主張有無理由，亦應為必要之答辯，是以，就新證據之攻擊防禦而言，應無突襲之虞。故不論係基於原舉發證據或新證據或新證據與原舉發證據之組合，於行政訴訟程序中倘經法院適當曉諭爭點，並經當事人充分辯論，而專利權人自行判斷後，復未向法院表明已向智慧局提出更正之申請時，依行政訴訟法第200條第3款及民國100年12月21日修正公布，102年1月1日施行前之專利法第67條第1項第1款或第107條第1項第1款規定，法院審理之結果不論專利全部請求項或部分請求項舉發成立者，均得就全案撤銷舉發不成立之原處分及訴願決定，命智慧局為舉發成立、撤銷專利權之處分。」而針對智慧局作成舉發不成立之審定處分後，於舉發人循序提起行政訴訟，並依審理法第33條第1項規定於行政訴訟中提出新證據時，放寬專利權人申請更正之時點至行政訴訟言詞辯論終結前。惟依現行專利法第68條第2、3項規定，說明書、申請專利範圍及圖式經更正核准並公告後，溯自申請日生效，而更正准否係涉及申請專利範圍之解釋與確定，故法院仍應待智慧局更正處分公告，始得確認專利舉發行政訴訟中所審查之說明書或申請專利範圍，如此亦使審理法第33條規定係為避免專利權之有效性爭執拖延未決之立法目的難以達成。況上開決議並未及於「智慧局為舉發成立之審定處分，專利權人循序提起行政訴訟」之情形，則因舉發成立撤銷專利權之處分，未經行政爭訟程序撤銷前，該行政處分仍具有實質存續力，智慧局自無從受理專利權人之更正申請，此時，專利權人於訴訟程序上之攻防地位即非平等。此外，上開決議另課以專利權人應於行政訴訟言詞辯論終結前，依舉發人所提出之新證據自行判斷有無向智慧局提出更正申請必要之責任，如專利權人未向法院表明已向智慧局提出更正申請，且法院審理之結果認為專利全部請求項或部分請求項舉發成立者，得逕命智慧局為舉發成立、撤銷專利權之處分。惟實務上，專利舉發案件之審查期間為15個月（參專利各項申請案件處理時限表），而智慧財產行政訴訟平均終結日數則為180至230日（約6至7.5個月，見原審網站公告行政訴訟事件收結情形），則專利權人於行政訴訟中為因應舉發人所提出之新證據而決定是否申請更正之時間，顯然較舉發審查階段急迫，為衡平專利權人及舉發人之程序及實質權益，審理法第33條第1項規定自應限縮解釋，所稱「當事人」應指專利舉發行政訴訟由舉發人為原告之情形。原判決認在本件被上訴人作成舉發成立之審定，而由專利權人即上訴人循序提起行政訴訟之情形，仍應准許參加人（即舉發人）提出新證據，而依審理法第33條第1項規定將原判決附表編號4、5、8、11、14之新證據納入審理範圍，即非適法。從而，上訴意旨指摘原判決就此部分適用法規不當而違背法令，即屬有據。
㈨審理法第38條授權訂定之智慧財產案件審理細則（下稱審理
細則）第41條規定：「關於同一基礎事實之智慧財產權民事或刑事訴訟之上訴、抗告案件，以及行政訴訟事件，同時或先後繫屬於智慧財產法院時，得分由相同之獨任或受命法官辦理。前案已終結者，亦同。」而104年5月20日修正之智慧財產法院分案實施要點（下稱分案實施要點）第6點第2項規定：「六、分案後，關於同一基礎事實之民事、刑事及行政事件：……㈡受理行政事件之法官（下稱丙法官）得於1個月內，簽會受理民事事件之法官（下稱丁法官）同意後，簽請院長決定併由丁法官審理；院長核准後，丁法官按原行政事件之字別及件數折抵之，丙法官按原行政事件之字別及件數補分之。」查本件行政訴訟係於106年3月6日經原審分案由彭洪英法官受理，斯時蔡如琪法官已受理原審105年度民專上字第18號民事事件，且上開民事事件係本件上訴人起訴主張本件參加人侵害系爭專利權之財產權爭議事件，本件參加人亦於上開民事訴訟中提出系爭專利違反核准時專利法第26條第2項、第3項、第22條第1項第1款、第2款及第4項規定，而有得撤銷事由之抗辯，則上開民事事件與本件行政訴訟就系爭專利權是否應撤銷之基礎事實同一。嗣彭洪英法官於106年3月30日依上開分案實施要點規定簽會蔡如琪法官後，簽請原審院長核准併由蔡如琪法官審理，依上開規定，於法尚無不合。又法官就受理之案件，負有合法、公正、妥速處理之職責，而各法院之組織規模、案件負擔、法官人數等情況各異，且案件分配涉及法官之獨立審判職責及工作之公平負荷，於不牴觸法律、司法院訂定之法規命令及行政規則（法院組織法第78條、第79條參照）時，法院就受理案件分配之事務，自得於合理及必要之範圍內，訂定補充規範，俾符合各法院受理案件現實狀況之需求，以避免恣意及其他不當之干預，並提升審判運作之效率（司法院釋字第665號解釋理由書參照）。而訴訟案件分配特定法官後，因承辦法官調職、升遷、辭職、退休或其他因案件性質等情形，而改分或合併由其他法官承辦，乃法院審判實務上所不可避免，抑且，審理細則第41條及分案實施要點第6點第2項規定，其旨在避免重複調查事證之勞費及裁判之歧異，符合訴訟經濟及裁判一致性之要求，原審事先以一般抽象之分案實施要點，將不同法官承辦之關於同一基礎事實之民事、刑事及行政事件，明定得簽請院長決定是否改分由其中之一法官合併審理，已足以避免恣意變更承辦法官，而屬合理及必要之補充規範，實與憲法第16條規定保障人民之訴訟權，使人民得請求法院依正當法律程序公平審判，以獲得及時有效救濟之意旨無違。上訴意旨雖以：原審於本案訴訟繫屬並完成分案後，未敘明任何理由、亦未賦予上訴人陳述意見之機會，率爾更換受命法官，其原因或是希望本案能與系爭專利當時已繫屬中之民事專利侵權訴訟，由相同之受命法官審理（案號：原審105年度民專上字第18號），惟公正審判原則及正當法律程序原則等具憲法位階之法益，應優先於避免裁判歧異之目的，本案原審率爾更換受命法官，確屬恣意而無任何法律上正當理由，顯已違反法定法官原則，並嚴重侵害上訴人受憲法保障之公正審判訴訟權及正當法律程序原則云云，核無足採。
㈩綜上，原判決將訴願決定及原處分均予維持，並駁回上訴人
在原審之訴，核無違誤。原判決就參加人得於行政訴訟中提出新證據部分，理由雖有不當，惟尚不影響系爭專利權應予撤銷之結論，而不影響判決結果，不得據以廢棄原判決（行政訴訟法第258條）。至上訴人之其餘主張並無可採，上訴論旨，仍執前詞，指摘原判決違背法令，求予廢棄改判，為無理由，應予駁回。
七、據上論結，本件上訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1條及行政訴訟法第255條第1項、第98條第1項前段，判決如
主文。中 華 民 國 107 年 7 月 12 日
最高行政法院第三庭
審判長法官 吳 明 鴻
法官 鄭 忠 仁法官 黃 淑 玲法官 姜 素 娥法官 林 欣 蓉以 上 正 本 證 明 與 原 本 無 異中 華 民 國 107 年 7 月 12 日
書記官 劉 柏 君