最 高 行 政 法 院 判 決109年度上字第1137號上 訴 人 曹祐誠訴訟代理人 蔡政峯 律師被 上訴 人 經濟部智慧財產局代 表 人 洪淑敏
參 加 人 陳冠伶訴訟代理人 郭睦萱 律師上列當事人間商標異議事件，上訴人對於中華民國109年9月24日智慧財產法院109年度行商更(一)字第1號行政判決，提起上訴，本院判決如下：
主 文上訴駁回。
上訴審訴訟費用由上訴人負擔。
理 由
一、上訴人前於民國104年6月11日以「老鼎旺及圖」商標，指定使用於當時商標法施行細則第19條所定商品及服務分類表第43類「茶藝館；火鍋店；咖啡廳；啤酒屋；酒吧；飯店；自助餐廳；備辦宴席；點心吧；伙食包辦；餐廳；拉麵店；燒烤店；牛排館；涮涮鍋店；居酒屋；提供餐飲服務；備辦餐飲；複合式餐廳」服務，向被上訴人申請註冊，經被上訴人准列為註冊第1796394號商標，如附圖所示（下稱系爭商標）。嗣參加人以系爭商標有違商標法第30條第1項第11款及第12款規定，對之提起異議，案經被上訴人審認有其中第12款規定之適用，以107年2月12日中台異字第1050711號商標異議審定書為系爭商標之註冊應予撤銷之處分（下稱原處分）。上訴人不服，循序提起行政訴訟，並聲明：訴願決定及原處分均撤銷，經智慧財產法院（110年7月1日更名為智慧財產及商業法院，下稱原審）107年度行商訴字第73號行政判決駁回後，提起上訴，經本院108年度判字第601號判決廢棄發回原審更為審理，嗣經原審109年度行商更(一)字第1號行政判決（下稱原判決）駁回其訴後，上訴人仍表不服，遂提起本件上訴。
二、上訴人起訴主張及被上訴人暨參加人於原審之答辯，均引用原判決所載。
三、原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，以：㈠由104年5月26日之鼎旺麻辣鴛鴦火鍋店臉書粉絲團網頁、100
年9月22日與102年1月12日之相關消費者於鼎旺麻辣鴛鴦火鍋之食記網頁、104年4月30日蘋果日報之報導網頁，可見鼎旺麻辣鴛鴦火鍋店之招牌標示據以異議商標，且臺灣臺北地方檢察署檢察官106年度偵字第14355號不起訴處分書、臺灣高等檢察署智慧財產檢察分署106年度上聲議字第323號處分書均載明參加人於上訴人註冊申請系爭商標前，即已先使用據以異議商標等語。堪認參加人之母及參加人於系爭商標註冊申請日104年6月11日前，已有先使用據以異議商標於火鍋店等餐飲服務之事實。
㈡系爭商標圖樣於灰色鍋鼎設計圖前，置略經設計之墨色粗體
中文「老鼎旺」，並搭配右方略小印章字體中文「川味鍋物」所組成，其中「鍋鼎」圖及「川味鍋物」為服務之說明性圖案或文字，是中文「老鼎旺」應為相關消費者識別服務來源之主要識別部分。而據以異議之「鼎旺」商標由單純中文「鼎旺」構成。準此，相較兩商標圖樣可知，其主要識別之文字為「老鼎旺」或「鼎旺」，而「老」字為形容詞，相關消費者會施以較少之注意。是兩商標於外觀、讀音及觀念均相彷彿，相關消費者於異時異地隔離觀察或實際交易連貫唱呼之際，實不易區辨，有混淆誤認之虞，而構成高度近似商標。
㈢系爭商標指定使用於「茶藝館；火鍋店；咖啡廳；啤酒屋；
酒吧；飯店；自助餐廳；備辦宴席；點心吧；伙食包辦；餐廳；拉麵店；燒烤店；牛排館；涮涮鍋店；居酒屋；提供餐飲服務；備辦餐飲；複合式餐廳」服務，而與據以異議商標先使用之火鍋店等餐飲服務，均屬被上訴人編印之商品及服務分類暨相互檢索參考資料所列第430201「餐廳」小類組，且兩商標均係提供餐飲服務，其性質、用途及功能大致相當，相關產製者或消費族群具有共同或關連處，依一般社會通念及市場交易情形，應屬同一或高度類似之服務。準此，系爭商標與據以異議商標指定使用服務構成同一或類似性。
㈣審酌上訴人於異議階段所檢附104年3月25日民事起訴狀「六
、聲請調查證據」所載內容可知，上訴人之母曾協助上訴人處理鼎旺麻辣鴛鴦火鍋店之利潤分配事宜。又參加人提出上訴人於鼎旺麻辣鴛鴦火鍋店內工作之照片，上訴人並未爭執。且上訴人提供之104年3月5日錄音檔譯文內容，可證上訴人除在場參與鼎旺麻辣鴛鴦火鍋店之利潤分配事宜外，並曾在該店工作，衡諸常情，應對該店業務相當熟悉。況上訴人開設老鼎旺川味鍋物店，其與參加人之母同為經營麻辣火鍋店等餐飲服務，兩者服務為同一或高度類似，為同業競爭關係，易經由業務關係得知據以異議商標之存在。準此，系爭商標之申請註冊顯出於仿襲據以異議商標所致。
㈤據以異議商標為參加人之母以其配偶「陳心旺」之字尾「旺
」字，結合「鼎」即為中國古代煮食器用語，且含有生意盛興之意涵所創設，顯非上訴人所自創，係因參加人之母先使用據以異議商標，上訴人進而意圖仿襲據以異議商標，向被上訴人申請註冊系爭商標。上訴人所提之證據資料，不足認定上訴人之母曹林美玉與參加人之母林鳳珠前有合夥關係或據以異議商標之共有人。準此，上訴人有仿襲據以異議商標之意圖。
㈥參加人有先使用據以異議商標、兩商標圖樣成立高度近似性
、兩商標指定或使用之服務同一或類似、上訴人與參加人間具業務往來關係而知悉據以異議商標、系爭商標意圖仿襲攀附據以異議商標等事實，可證上訴人知悉先使用之據以異議商標存在，意圖仿襲高度近似於據以異議商標之圖樣，作為系爭商標之圖樣，並指定使用於同一或類似之服務搶先申請註冊，系爭商標之註冊自有違商標法第30條第1項第12款規定。職是，原處分所為系爭商標應予撤銷之處分，其於法有據等語，判決駁回上訴人在原審之訴。
四、本院經核原判決並無違誤，茲就上訴理由再予補充論述如下：
㈠異議商標之註冊有無違法事由，除第106條第1項及第3項規定
外，依其註冊公告時之規定，商標法第50條定有明文。系爭商標之註冊公告日為105年10月1日，參加人於105年11月25日提起異議，經被上訴人於107年2月12日作成原處分，是本件註冊及異議審定均在現行商標法101年7月1日施行後，無同法第106條第1項及第3項規定之適用，故本件關於系爭商標是否有異議事由，應否作成異議成立處分之判斷，應依系爭商標註冊公告時即100年6月29日修正公布、101年7月1日施行之商標法為斷。㈡按「商標有下列情形之一，不得註冊：……十二、相同或近似
於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在，意圖仿襲而申請註冊者。但經其同意申請註冊者，不在此限。……」商標法第30條第1項第12款定有明文。
從而，適用本款之要件，包括：1.相同或近似於他人先使用之商標。2.使用於同一或類似商品或服務。3.申請人因與他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在。4.未經他人同意申請註冊。5.須基於仿襲之意圖而申請註冊。又我國商標法採取註冊主義，而非使用主義，是以欲取得商標權而排除他人之競爭使用，即須依法向主管機關提出註冊之申請，縱其使用在先，倘其未申請註冊，原則上即不受商標權之保障。惟商標法除具有保障商標權人及消費者利益之目的外，亦寓有維護市場公平競爭秩序及促進工商企業正常發展之功能，故於86年5月7日修正新增本條款規定，其立法理由係以：申請人為先使用人之代表人、代理人、代理商等關係，未得商標或標章所有權人之承諾而為申請註冊者，或以其他背於善良風俗之方法襲用他人商標或標章而為申請註冊者，有礙商場秩序須加以規範。是本條款旨在避免剽竊仿襲他人創用之商標或標章而搶先註冊，基於民法上的誠實信用原則、防止消費者混淆及不公平競爭行為，而例外賦予先使用商標者救濟之權利。又商標法第30條第2項規定：「前項第9款及第11款至第14款所規定之地理標示、著名及先使用之認定，以申請時為準。」故所稱「先使用商標」，係指該商標之使用早於系爭商標之註冊申請日而言。
㈢經查，參加人之母及參加人確有將據以異議商標先使用於火
鍋店等餐飲服務，惟上訴人之母與參加人之母間並非合夥經營鼎旺火鍋店，且相較兩商標圖樣可知，其主要識別之文字為「老鼎旺」或「鼎旺」，而「老」字為形容詞，相關消費者會施以較少之注意。兩者於外觀、讀音及觀念均相彷彿，相關消費者於異時異地隔離觀察或實際交易連貫唱呼之際，實不易區辨，有混淆誤認之虞，而構成高度近似商標。又系爭服務與據以異議商標先使用之麻辣火鍋店等餐飲服務，依一般社會通念及市場交易情形，係屬於同一或高度類似之服務。上訴人復曾於鼎旺火鍋店內工作，其後開設老鼎旺川味鍋物店，而與參加人之母經營相同之麻辣火鍋店等情，為原審依調查證據之辯論結果所認定之事實，經核與卷內證據相符，亦無違背經驗法則或論理法則之情事，則原判決據此認定上訴人確有因業務往來關係，而於系爭商標註冊申請日前知悉據以異議商標之存在，並意圖仿襲據以異議商標，而以相同商標申請註冊於系爭服務，顯係違反商標法第30條第1項第12款規定，其認事用法並無違誤。上訴意旨以：原審以鼎旺小吃店商業登記資料為獨資，認定上訴人之母及參加人之母間無合夥事實，未實際調查、審究上訴人於原審主張上訴人之母及參加人之母間確實存民事約定、意思表示合致、有約定出資、分潤、客觀且實質上有經營合夥事業等客觀事實之證據及理由之有無，上訴人係以系爭協議書締約過程主張有合夥關係，原審未說明不足採信之理由，亦未說明認定參加人先行使用商標之理由，構成判決不備理由之違法云云，乃上訴人以其主觀法律上見解，就原審取捨證據、認定事實、法律適用之職權行使，指摘其為不當，並無可採。
㈣又行政訴訟法第19條第5款所稱曾參與該訴訟事件之前審裁判
，須為同一事件之前審裁判，並不包括法官在同一審級曾參與當事人間別一訴訟事件之裁判。上訴人主張原判決之審判長與另案即原審107年度行商訴字第72號行政判決之審判長相同，訴訟標的雖不相同但亦係同一基礎事實所生之商標異議難免有先入為主之定見等疑慮，卻未依法迴避，違反行政訴訟法第19條第5款規定，構成同法第243條第2項第2款之違法云云，顯有誤解，亦無可取。
㈤綜上所述，原判決並無上訴人所指有違背法令之情形，上訴
意旨指摘原判決違背法令，求予廢棄，為無理由，應予駁回。
五、據上論結，本件上訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1條及行政訴訟法第255條第1項、第98條第1項前段，判決如
主文。中 華 民 國 111 年 1 月 20 日
最高行政法院第四庭
審判長法官 胡 方 新
法官 陳 國 成法官 蕭 惠 芳法官 曹 瑞 卿法官 林 惠 瑜以 上 正 本 證 明 與 原 本 無 異中 華 民 國 111 年 1 月 20 日
書記官 蔡 宜 婷