最 高 行 政 法 院 判 決109年度上字第639號上 訴 人 謝敏惠訴訟代理人 賴安國 律師被 上訴 人 經濟部智慧財產局代 表 人 洪淑敏
參 加 人 美商杜邦電子股份有限公司代 表 人 Jessica Sinnott訴訟代理人 呂紹凡 律師
蔡孟真 律師上列當事人間發明專利舉發事件，上訴人對於中華民國109年3月31日智慧財產法院(110年7月1日更名為智慧財產及商業法院)108年度行專訴字第68號行政判決，提起上訴，本院判決如下：
主 文上訴駁回。
上訴審訴訟費用由上訴人負擔。
理 由
一、事實概要：訴外人美商杜邦股份有限公司於民國99年8月3日以「消光表面處理之聚醯亞胺膜與關於此膜之方法」向被上訴人申請發明專利，同時聲明以98年8月3日申請之美國第61∕230934號專利案及99年7月23日申請之美國第12∕842174號專利案主張優先權，經被上訴人編為第99125775號審查。其後美商杜邦股份有限公司於102年10月31日向被上訴人申請就前述專利申請案分割出「消光表面處理之聚醯亞胺膜與關於此膜之方法」發明專利申請案（其申請專利範圍共7項），經被上訴人另編為第102139502號審查，准予專利，並發給發明第I519576號專利證書（下稱系爭專利）。嗣上訴人以系爭專利違反核准時專利法第26條第1項及第2項、第22條第2項規定，對之提起舉發。經被上訴人審查，以107年10月24日（107）智專三（五）01021字第10720993300號專利舉發審定書為「請求項1至7舉發不成立」之處分（下稱原處分）。上訴人不服，循序提起行政訴訟，訴請撤銷訴願決定及原處分、被上訴人就系爭專利應為「請求項1至7舉發成立，應予撤銷」之處分。嗣美商杜邦股份有限公司於108年11月18日，將系爭專利讓與參加人，參加人並向被上訴人申請讓與登記，而於108年12月11日讓與註記，並經智慧財產法院(下稱原審)裁定命參加人獨立參加本件被上訴人之訴訟。經原審108年度行專訴字第68號行政判決（下稱原判決）駁回上訴人之訴後，上訴人猶未甘服，提起本件上訴。
二、上訴人起訴主張及被上訴人暨參加人於原審之答辯，均引用原判決之記載。
三、原判決駁回上訴人之訴，係略以：㈠依系爭專利說明書第1頁第9至24行、第4頁第14行至第12頁第9行、第12頁第11行至第14頁第10行、第14頁第12行至第15頁第8行、第16頁第14行至第18頁第27行、第21頁第24行至第39頁第4行（見乙證2卷第72頁反面至81頁反面）並以多個實例（1至18）與比較例（C1至16）例示不同成分組成、製作方式之基膜的光澤度、介電強度等性質，其中，符合實例1至18之條件者，基膜介電強度均高於1400V/mil，且整體而言呈現不高於70之光澤值。系爭專利說明書所揭示之內容，所屬技術領域中具有通常知識者當可得知系爭專利之發明所欲解決之問題係「提供符合電子元件覆蓋（coverlays）需求之基膜」，解決問題之技術手段係「如系爭專利請求項所界定之具有特定成分、組成、介電強度大於1400V/mil的化學轉化聚醯亞胺膜」，並預期可達成「提供具有可接受性質之基膜（例如介電強度、表面消光程度之光澤值）」之功效；且如前述系爭專利說明書第21頁第24行至第39頁第4行並以多個實例（1至18）與比較例（C1至16）例示不同成分組成、製作方式之基膜的光澤度、介電強度等性質，其中，符合實例1至18之條件者，基膜介電強度均高於1400V/mil，且整體而言呈現不高於70之光澤度[即至少達成上述消光處理（光澤值10至70）的程度]，所屬技術領域中具有通常知識者自得在說明書、申請專利範圍及圖式三者整體之基礎上，參酌申請時之通常知識，無須過度實驗，即能瞭解其內容，據以製造及使用申請專利請求項之發明，解決問題，並且產生預期的功效。㈡就系爭專利之發明所使用芳族二胺、芳族二酐、碳黑、聚醯亞胺顆粒消光劑等之成分而言，組成比例所屬技術領域中具有通常知識者基於前述技術內容，參酌申請時之通常知識，當可藉由簡單試驗（如成分組成之最佳化試驗等）而據以製造及使用申請專利請求項之發明。上訴人之主張不足以證明所屬領域中具有通常知識者在發明說明、申請專利範圍及圖式三者整體之基礎上，參酌申請時之通常知識，無法據以實現系爭專利請求項1之發明。系爭專利請求項2至4為請求項1之附屬項，其包含請求項1之所有技術內容，並進一步界定該基膜之組成該芳族二酐、芳族二胺等之化合物類別、基膜厚度範圍等技術特徵。系爭專利請求項5為引用請求項1之獨立項，其主要之技術特徵為「其包含如申請專利範圍第1項所述之該基膜與一黏著層」。系爭專利請求項6、7為請求項5之附屬項，其包含請求項5之所有技術內容，並進一步界定該多層膜之黏著層成分、用途等技術特徵。系爭專利說明書已明確且充分揭露與系爭專利請求項1至7所對應之技術內容，且使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，在說明書、申請專利範圍及圖式三者整體之基礎上，參酌申請時之通常知識，無須過度實驗，即能瞭解其內容，據以製造及使用系爭專利請求項1至7之發明，解決問題，並且產生預期的功效。
是以，系爭專利請求項1至7所對應之說明書內容未違反核准時專利法第26條第1項之規定。㈢系爭專利請求項1至7已具體界定其基膜或多層膜之成分組成、介電強度、厚度等技術特徵，且如前述，系爭專利說明書中亦包含相對應技術內容之記載，所屬技術領域中具有通常知識者當由請求項之記載內容，即可明確瞭解其意義，而對其範圍不會產生疑義，且可由系爭專利說明書中相對應之記載（如實施例等）確認系爭專利請求項之記載未包含必要特徵以外之不必要記載，是以，系爭專利請求項1至7應符合明確與簡潔要件之相關規定。
系爭專利說明書已具體揭示系爭專利之發明的成分組成、性質、製作方式等技術內容，且以多個實例（1至18）與比較例（C1至16）例示不同成分組成、製作方式之基膜的光澤度、介電強度等性質，證明落入系爭專利請求項所界定範圍之基膜能夠達成前述具有可接受之介電強度、光澤度的功效，故所屬技術領域中具有通常知識者當能理解並據以實現系爭專利各請求項之發明；同理，所屬技術領域中具有通常知識者亦當然能參酌申請時之通常知識，利用例行之實驗或分析方法，即可由說明書揭露的內容合理預測或延伸至請求項1至7之範圍，是以，系爭專利請求項1至7應可為系爭專利說明書所支持。㈣系爭專利說明書請求項1至7已明確、簡潔界定其發明，且發明所屬技術領域中具有通常知識者，參酌申請時之通常知識，利用例行之實驗或分析方法，即可由說明書揭露的內容合理預測或延伸至請求項之範圍。是以，系爭專利請求項1至7未違反核准時專利法第26條第2項規定。舉發證據2與系爭專利請求項1之差異主要在於，舉發證據2未揭示如請求項1所界定之「B.一碳黑，其存在量為該基膜之2至9重量百分比」、「C.一聚醯亞胺顆粒消光劑」、「D.該基膜具有大於1400V/mil之一介電強度」等技術特徵。舉發證據4揭露一種用於覆蓋積體電路的遮蔽薄膜（相當於系爭專利請求項1的基膜），其包含10至88重量％（較佳為30至78重量％）的聚醯亞胺、2至10重量％的碳黑及10至80重量％（較佳為20至60重量%）的二氧化鈦，已揭露系爭專利請求項1之技術特徵B。舉發證據5所揭示藉由聚醯亞胺顆粒使聚醯亞胺薄膜表面產生細微突起，即具有習知的消光作用。所屬技術領域中具有通常知識者可知，舉發證據5已實質揭露系爭專利請求項1之技術特徵C。舉發證據2、4、5之組合仍不足以證明系爭專利請求項1不具進步性。㈤舉發證據2、4、7之組合不足以證明系爭專利請求項1不具進步性。舉發證據2、4、甲證3之組合不足以證明系爭專利請求項1不具進步性。舉發證據2、4、5之組合；舉發證據2、4、7之組合；舉發證據
2、4、甲證3之組合亦不足以證明系爭專利請求項2至4不具進步性。舉發證據2、4、5、6之組合不足以證明系爭專利請求項5不具進步性。舉發證據2、4、5、6之組合；舉發證據2、4、6、7之組合；舉發證據2、4、6、甲證3之組合亦不足以證明系爭專利請求項6、7不具進步性。
四、上訴意旨略以：原判決就「20wt%的聚醯胺酸固體」是否為「聚醯亞胺顆粒」之認定，有判決不備理由、理由矛盾及不適用法規或適用法規不當之違法。原判決認定上訴人既不能證明「『20wt%的聚醯胺酸固體』不是『聚醯亞胺顆粒』」，卻也不能證明「『20wt%的聚醯胺酸固體』是『聚醯亞胺顆粒』」，原判決顯示：「『20wt%的聚醯胺酸固體』是否『聚醯亞胺顆粒』」之事實，確已陷於真偽不明之狀態，本應依職權予以調查，始得以調查之結果，依據經驗及論理法則表示其心證而為判決。然而，就此顯已陷於真偽不明之事實，原判決並未依論理及經驗法則判斷事實之真偽，未將得心證之理由，記明於判決，確已構成判決不備理由之違法。原判決怠於適用禁反言或誠信原則，有判決不適用法規或適用法規不當之違法及判決不備理由之違法。原判決就「比較例4、5、8、9、10、11不具有請求項1全部技術特徵」之認定，與系爭專利說明書所載事實不符。比較例5除碳黑比例外，與實例1完全相同；且比較例8、9除在經固化膜基礎上具有的二氧化矽外，與實例3完全相同。因此，即使擱置比較例4、10、12的「『20wt%或14.5wt%的聚醯胺酸固體』是否『聚醯亞胺顆粒』」不論，至少就比較例5、8、9是否符合請求項1全部要件之事實，原判決認定與系爭專利說明書之記載明顯相違。系爭專利實施例僅能支持「60度光澤值為2至35」、「60度光澤值為10至35」的消光效果，原判決認定系爭專利所欲達成之消光效果為「光澤值10至70」，有判決不適用法規或適用法規不當及判決不備理由之違法。原判決就「比較例8、9、10、11無法達成所欲功效」、「系爭專利是否僅能隨機再現說明書所載結果」之認定，有判決不適用法規或適用法規不當及判決理由矛盾之違法。就舉發證據2、4、5組合是否足證請求項1不具進步性，原判決有理由矛盾、判決不備理由及判決不適用法規或適用法規不當之違法。原判決就「證據2、4、5組合之介電強度是否大於1400V/mil」之認定，怠於適用舉證責任分配法則，或適用不當，有判決不適用法規或適用法規不當之違法。
五、本院經核原判決駁回上訴人在第一審之訴，並無違誤。茲就上訴理由再予補充論述如下：
㈠按「發明專利權得提起舉發之情事，依其核准審定時之規定
。」為專利法第71條第3項本文所明定。查系爭專利申請日為99年8月3日，經被上訴人審查後於105年2月19日准予專利。而系爭專利核准審定時所適用之專利法第22條第2項規定，係於100年12月21日修正公布、102年1月1日施行（專利法於102年6月11日係修正公布第32、41、97、116、159條規定，103年1月22日修正、103年3月24日施行之條文，則為第143條及第97條之1至第97條之4規定），故系爭專利有無專利法第22條第2項規定之撤銷原因，應以核准審定時所適用之100年12月21日修正公布、102年1月1日施行之專利法（下稱核准時專利法）規定為斷，原判決雖以103年3月24日修正施行之專利法第22條第2項規定為判斷基準時法，然條文內容並無不同。次按核准時專利法第22條第2項規定：「發明雖無前項各款所列情事，但為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成時，仍不得取得發明專利。」第26條第1項及第2項規定：「(第1項)說明書應明確且充分揭露，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實現。(第2項)申請專利範圍應界定申請專利之發明；其得包括一項以上之請求項，各請求項應以明確、簡潔之方式記載，且必須為說明書所支持。」關於系爭專利說明書是否符合明確且充分揭露而可據以實現要件之審查，係指說明書應明確且充分記載申請專利之發明，記載之用語亦應明確，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，在說明書、申請專利範圍及圖式三者整體之基礎上，參酌申請時之通常知識，無須過度實驗，即能瞭解其內容，據以製造及使用申請專利之發明，解決問題，並且產生預期的功效。
㈡經查，被上訴人之舉發審定書中並未包含具體認定系爭專利
實施例中確實含有聚醯亞胺顆粒消光劑。原處分書中關於實施例、比較例等聚醯亞胺顆粒消光劑之記載主要為「舉發人雖主張目前的製備技術尚無法在同一個環化反應（熱環化或是化學環化）的過程中，同時生成聚醯亞胺薄膜以及聚醯亞胺顆粒，然並無任何證據佐證如前述系爭專利之實例1所生成之聚醯亞胺薄膜未含聚醯亞胺顆粒消光劑，故其舉發理由尚非有據，應不足採。系爭專利說明書之揭露並未違反專利法第26條第1項之規定」等情，為原審依法確定之事實，核與卷證內容並無不符。是原判決以：就該記載本身而言，其僅敘明舉發人即上訴人並無任何證據證明如前述系爭專利之實例1未含聚醯亞胺顆粒消光劑，故舉發人即上訴人之舉發理由尚非有據。因此，當然不能僅依據原處分書中前述記載而斷定系爭專利實施例或比較例中必然含有聚醯亞胺顆粒消光劑，遑論據以認定系爭專利比較例4至6、8至11等亦會因包含與該等實施例相同的預聚合溶液之製程而具有聚醯亞胺顆粒等情，已明確論述得心證之理由，經核與經驗法則、論理法則無違，並無判決不備理由之違背法令。故上訴人主張舉發審定書中業已認定各實施例中的「20wt%的聚醯胺酸固體」即「聚醯亞胺顆粒」，比較例4、5、8、9、10、11中亦因具有「20wt%的聚醯胺酸固體」而包含「聚醯亞胺顆粒」。關於「20wt%的聚醯胺酸固體」是否「聚醯亞胺顆粒」之事實，確已陷於真偽不明之狀態。原判決並未依論理及經驗法則判斷事實之真偽，更未並將得心證之理由，記明於判決，確已構成判決不備理由之違法云云，無非以其一己歧異之見解，對於原判決已詳予論斷之事項再予爭執，並非可採。㈢再者，原判決依系爭專利說明書第21頁第24行至第39頁第4行
之記載並以多個實例（1至18）與比較例（C1至16）例示不同成分組成、製作方式之基膜的光澤度、介電強度等性質，其中，符合實例1至18之條件者，基膜介電強度均高於1400V/mil，且整體而言呈現不高於70之光澤值等情，認定系爭專利至少達成上述消光處理（光澤值10至70）的程度。並就系爭專利說明書第15頁之記載(原判決第34頁第7行至第25行)敘明：在某些實施例中可以達成10至35之光澤值，某些實施例甚至可達成2至35之光澤值，某些實施例可能達不到前述低於35之光澤值，尚難據以論斷系爭專利之發明以達成10至35光澤值為達成目的之必要功效；且如前述系爭專利說明書已敘明其主要係提供可接收性質之表面消光（光澤值10～70間）處理基膜，亦難以僅就部分實施例未達成35以下之光澤值而逕予斷定系爭專利請求項1所界定之發明無法達成可接受的光澤值，或其僅能隨機再現消光處理效果之光澤值等情，已詳述其得心證之理由，經核與經驗法則、論理法則無違，亦無判決不適用法規、適用不當等違背法令或判決理由不備之情形。故上訴意旨以：系爭專利說明書指明所欲達成之消光效果，為普遍接受之「10至70光澤」的50百分比以下。
系爭專利實施例僅能支持「60度光澤值為2至35」，「60度光澤值為10至35」的消光效果。至少應以「60度光澤值在45以下」為系爭專利所欲達成的「表面消光處理」發明目的。原判決認定系爭專利所欲達成之消光效果為「光澤值10至70」，有判決不適用法規或適用法規不當及判決不備理由之違法云云，並無可採。
㈣上訴意旨另以：原判決認定比較例4、5、8、9、10、11不具
有請求項1全部技術特徵，與系爭專利說明書所載事實不符。就系爭專利是否僅能隨機再現說明書所載結果，比較例8、9、10、11無法達成所欲功效部分，有認定事實與證據不符，判決不適用法規或適用法規不當之違法云云。經查，系爭專利請求項1係一種基膜(原判決第15頁第13行至第23行），依系爭專利說明書第22至24頁之記載，前述比較例均採類似之聚醯亞胺薄膜製程，以比較例6為例，其係採用如系爭專利說明書第22至24頁所載之（環化）反應程序。原判決進而參酌原處分書所載內容，論明：上訴人於舉發階段主張在同一個環化反應中無法同時生成聚醯亞胺薄膜以及聚醯亞胺顆粒，亦可作證上訴人認為前述比較例應也未含有聚醯亞胺顆粒，故尚難逕認該比較例已具備系爭專利請求項1所界定之「聚醯亞胺顆粒消光劑」技術特徵。且將該比較例與系爭專利請求項1之進行比對可知，該比較例亦未具有系爭專利請求項1所界定「該基膜具有大於1400V/mil之一介電強度」的技術特徵，因此，該比較例應未完全符合系爭專利請求項1所界定全部技術特徵等情，並就上訴人於原審主張「前述比較例應含有聚醯亞胺顆粒消光劑，且不能達成所欲功效，故系爭專利請求項之發明僅能隨機再現所欲功效」乙節，如何不足以採取，詳予指駁，於法並無不合。再者，比較例4、5、8、9、10、11不具有請求項1全部技術特徵，而非屬系爭專利之發明，則比較例8、9、10、11是否能達成所欲功效，仍不能為有利於上訴人之認定。上訴意旨無非均屬就原審取捨證據、認定事實之職權行使，指摘其為不當，或就原審已為論斷而不採之見解，再予爭執，主張認定違誤，均無可採。
㈤所謂判決理由矛盾，指判決所載理由前後牴觸或判決主文與
理由不符之情形而言，至判決不備理由，係指判決全然未記載理由，或雖有判決理由，但其所載理由不明瞭或不完備，不足使人知其主文所由成立之依據等情形。經查，系爭專利請求項1之發明係一種基膜(見原判決第45頁第23行至第46頁第1至8行)，舉發證據2請求項1揭露由化學轉化法合成的聚醯亞胺摻合物（見原判決第46頁第9至22行)，舉發證據4揭露一種用於覆蓋積體電路的不透明遮蔽薄膜(見原判決第46頁第23行至第47頁第1至9行)，舉發證據5說明書段落[0008]
至[0009] 揭露一種聚醯亞胺薄膜(見原判決第47頁第10行至第19行)。原審經比對分析結果，舉發證據2與系爭專利請求項1之差異主要在於，舉發證據2未揭示如請求項1所界定之「B.一碳黑，其存在量為該基膜之2至9重量百分比」、「
C.一聚醯亞胺顆粒消光劑」、「D.該基膜具有大於1400V/mil之一介電強度」等技術特徵。舉發證據4揭露一種用於覆蓋積體電路的遮蔽薄膜（相當於系爭專利請求項1的基膜），其包含10至88重量％（較佳為30至78重量％）的聚醯亞胺、2至10重量％的碳黑及10至80重量％（較佳為20至60重量% ）的二氧化鈦。舉發證據4應已揭露系爭專利請求項1之技術特徵B。舉發證據5所揭示藉由聚醯亞胺顆粒使聚醯亞胺薄膜表面產生細微突起，即具有習知的消光作用，已實質揭露系爭專利請求項1之技術特徵C等情，核與卷證資料並無不符，原判決據此認定舉發證據2、4、5之組合後仍未揭示具有前述成分組成（如含有80重量％之二氧化鈦）之聚醯亞胺薄膜仍可具有如系爭專利請求項1之基膜所界定（與成分組成、含量、添加物等實質對應）的技術特徵D「基膜具有大於1400V/mil之一介電強度」，且由於前述舉發證據所著重之性質主要在於提升聚醯亞胺膜基膜之不透明度與光滑度之特性，難謂舉發證據2、4、5存在同時調整聚醯亞胺膜之成分組成以使其具有高於1400V/mil介電強度的教示或建議，而上訴人亦未提出證據證明「基於技術特徵A至C之組合者亦具有技術特徵D之性質」為相關技術領域中之通常知識，故亦難謂所屬技術領域中具有通常知識者基於舉發證據2、4、5之組合能完成系爭專利請求項1之發明等情，已詳述認定之依據及得心證之理由，經核與經驗法則、論理法則無違，亦無判決理由不備或理由矛盾之違背法令。從而，上訴意旨主張：原判決認定舉發證據2、4、5揭露請求項1之A、B、C技術特徵、舉發證據4揭露含80重量%之二氧化鈦、舉發證據4揭露「加入碳黑而不大幅降低介電強度」，竟認定舉發證據2、4、5組合後，不具證據4揭露之成分及特性。就舉發證據2、4、5組合是否足證請求項1不具進步性，原審有判決理由矛盾、判決不備理由及判決不適用法規或適用法規不當之違法云云，並無可採。至上訴意旨另以：原審就舉發證據2、4、7之組合，以及舉發證據2、4與甲證3之組合，分別是否足證請求項1不具進步性之認定，亦皆有判決理由矛盾、判決不備理由及判決不適用法規或適用法規不當之違法，詳細理由與前開舉發證據2、4、5組合之情況基本相同等結論式之空泛指摘原判決違背法令，因無具體內容，本院無從採信。
㈥上訴意旨再以：原判決認定「系爭專利實施例1、3、5中因其
預聚合溶液之製程可用於製作聚醯亞胺顆粒，故該等實施粒含有『聚醯亞胺顆粒消光劑』」云云，倘如原判決所誤認者，足證系爭專利實施例1、3、5中預聚合溶液之製程不可能用於製作聚醯亞胺顆粒。系爭專利既已明確定義該發明中之消光劑之密度須為「2至4.5g/cc」，則該消光劑只可能是無機物，根本不可能是屬於有機物之聚醯亞胺！此足證原判決認定「系爭專利實施例1、3、5中因其預聚合溶液之製程可用於製作聚醯亞胺顆粒，故該等實施例含有『聚醯亞胺顆粒消光劑』」，顯非事實。系爭專利說明書既已自承「燒除所有聚合物」(當然包含全部「聚醯亞胺」)以測量實例中消光劑之含量，則本發明消光劑自當不可能包含任何聚醯亞胺顆粒消光劑，亦即系爭專利說明書表1全部實施例之消光劑都是無法被900℃高溫燒除的無機消光劑，不可能還含有任何聚醯亞胺消光劑！此益證原判決認定「系爭專利實施例1、3、5中因其預聚合溶液之製程可用於製作聚醯亞胺顆粒，故該等實施例含有『聚醯亞胺顆粒消光劑』」，與系爭專利說明書之敘述顯有矛盾。系爭專利請求項關於「一聚醯亞胺顆粒消光劑」之技術內容顯然不為系爭專利說明書所支持，故有違反核准時專利法第26條第2項之違法；惟原處分機關、訴願機關與原審未予詳查，竟誤認「系爭專利實施例1、3、5中因其預聚合溶液之製程可用於製作聚醯亞胺顆粒，故該等實施例含有『聚醯亞胺顆粒消光劑』」云云(參原判決第33頁)，其有應調查而未予調查之情形，故構成判決不備理由之違法云云。惟查，原判決第33頁第13至15行關於「系爭專利實施例
1、3、5中因其預聚合溶液之製程可用於製作聚醯亞胺顆粒，故該等實施例含有『聚醯亞胺顆粒消光劑』」之記載係引述上訴人之主張，並非原判決之認定，故上訴人執此指摘原判決違背法令，顯屬無據。
六、據上論結，本件上訴為無理由。依智慧財產案件審理法第1條及行政訴訟法第255條第1項、第98條第1項前段，判決如
主文。中 華 民 國 110 年 8 月 19 日
最高行政法院第四庭
審判長法 官 陳 國 成
法 官 蕭 惠 芳法 官 曹 瑞 卿法 官 高 愈 杰法 官 林 惠 瑜以 上 正 本 證 明 與 原 本 無 異中 華 民 國 110 年 8 月 19 日
書記官 蔡 宜 婷