最 高 行 政 法 院 判 決110年度上字第462號上 訴 人 美商亞馬遜科技公司
（AMAZON TECHNOLOGIES, INC）代 表 人 愛美馬翰 Aimee Mahan訴訟代理人 郭建中 律師
陳思涵 律師陳羿愷 律師被 上訴 人 經濟部智慧財產局代 表 人 洪淑敏上列當事人間商標註冊事件，上訴人對於中華民國110年3月24日智慧財產法院（110年7月1日更名為智慧財產及商業法院）109年度行商訴字第106號行政判決，提起上訴，本院判決如下：
主 文原判決廢棄，發回智慧財產及商業法院。
理 由
一、緣上訴人前於民國108年8月6日以「TRUEMESH」商標（下稱系爭商標，如附圖1所示），指定使用於被上訴人原所公告商品及服務分類第9類商品與第35類、第38類、第42類及第45類服務（嗣修正商品或服務如訴願決定書附表，復聲明圖樣中之「MESH」不專用），向被上訴人申請註冊，並以108年2月12日於牙買加申請第76899號商標案主張優先權。經被上訴人審查，認有商標法第29條第1項第1款規定之情形，應不准註冊，以109年6月4日商標核駁第406427號審定書為核駁之處分（下稱原處分）。上訴人不服，提起訴願經決定駁回，上訴人不服，循序提起本件行政訴訟，並聲明：原處分及訴願決定均撤銷；被上訴人應作成系爭商標准予註冊之處分。經原審以109年度行商訴字第106號行政判決（下稱原判決）駁回。上訴人仍不服，遂提起本件上訴。
二、上訴人起訴主張及被上訴人於原審答辯均引用原判決所載。
三、原判決駁回上訴人之訴，其理由略以：㈠查系爭商標為「TRUEMESH」，雖然「TRUE」與「MESH」間並無空格，但因兩字詞文意並不艱澀，我國消費者觀之，易於將兩字詞分別朗讀而獲致「TRUE」、「MESH」（真正的網格、真正的網狀／網路」之理解；而網路通訊傳輸領域，因各家產品之技術差異，而多有探討真偽Mesh之情況。上訴人將系爭商標指定使用於商品及服務分類第9類之商品，係說明所指定商品運作時，所賴以傳遞、傳送之方式或技術；指定使用於第35、38、
42、45類服務，係說明所提供服務所憑藉之技術。相關消費者於所指定之商品、服務見諸系爭商標，會以其視為所指定商品、服務之所涉技術或相關特性之說明，不足以使消費者認識其為指示及區別商品或服務來源的標識，並藉以與他人之商品或服務相區別。而因「TRUEMESH」文義相當淺顯，消費者僅會從其中獲致前開意涵之理解，並不需要運用一定程度的想像、思考、感受或推理，而領會標識與商品或服務間的關聯性，故系爭商標自不具備先天識別性。㈡查上訴人提出眾多報導確有提及「TrueMesh」，然由各該報導前後內容觀之，係將「TrueMesh」作為技術描述說明，而併同於報導中出現之文字或圖片，多有上訴人另一商標「eero」出現，則相關消費者觀之，僅會以外文「eero」作為商品或服務之識別來源，以「TrueMesh」呈現方式，仍僅會以之作為技術描述之說明文字。至於依上訴人所提之購物網站，亦係將「TrueMesh」用以指稱特定技術，並非係作為商品或服務之識別來源。因此，上訴人主張系爭商標具有後天識別性云云，要無足取。 ㈢上訴人雖主張被上訴人就含有「TRUE」結合其他英文單字形成的組合字，也多有准許商標註冊之情況，卻核駁系爭申請案，有違平等原則及行政自我拘束原則云云。
惟基於商標個別審查原則，各別商標案件因調查事實、適用法規之結果造成之差異而言，是自無從引用曾註冊之其他個案推論本案有無商標識別性之情形。又上訴人主張系爭商標在美國、加拿大、英國、澳洲、紐西蘭、印度、巴西、墨西哥及俄羅斯等，均取得商標註冊，足認「TRUEMESH」作為商標具有識別性云云。惟各國對於商標之保護均採屬地原則，商標僅在其註冊之國家始有效力，其效力各自獨立存在，在他國註冊之商標，並非當然得於我國取得註冊，仍應以我國相關消費者對於商標圖樣之理解與認知，作為識別性有無之判斷標準，自不得單憑取得上開國家審定註冊公告，執為系爭商標應核准註冊之論據，上訴人上開主張，要屬無據。㈣系爭商標整體不具識別性，因此，自不因上訴人就「MESH」聲明不專用而易核駁註冊之認定。而商標申請案之審定係採全案准駁，而不得為部分准駁，本案被上訴人業於109年2月11日先行將核駁理由通知上訴人，請上訴人於文到次日起2個月內提出意見書，則被上訴人業已依商標法第31條第2項規定，於核駁審定前，將理由以書面通知上訴人限期陳述意見。上訴人主張被上訴人未實質踐行商標法第31條規定，使核駁先行程序發揮其功效云云，實難認有據等語。
四、上訴人上訴意旨略以：㈠系爭商標指定之商品或服務相當多樣化，且包含第9、35、38、42及45類商品與服務，其中有許多與網狀網路技術並無直接關係，僅有少部分商品或服務會使用到網狀網路技術。原處分未就系爭商標之所有指定商品服務個別進行審酌，並於核駁先行通知書區分出與網狀網路技術相關之商品、服務，以具體指出哪些商品或服務有欠缺識別性之情形，致上訴人喪失在核駁審定前作成減縮或分割指定商品或服務之機會，原處分顯有違商標法第31條之規定。然原判決不查而維持原處分，即有適用法規不當之違背法令情事。又上訴人在原審已明確指出被上訴人僅泛稱系爭商標指定使用於上訴人申請之所有商品及服務，皆不具識別性，而未實質踐行商標法第31條之核駁先行程序，然原判決未斟酌上訴人上開主張，逕認上訴人接獲被上訴人之核駁理由先行通知書，即可選擇減縮或分割卻不為，係放棄行使權利云云，顯與論理法則不符，有判決不備理由之違誤。㈡上訴人於原審已提出諸多例子說明被上訴人以「TRUE」組合字核准註冊商標之前例，然被上訴人卻未說明本案有何具體不同而對系爭商標作出完全相反之認定，顯然違反行政程序法第6條之規定，原判決未予糾正而予以維持，有適用法規不當與判決不備理由之違背法令情事。㈢系爭商標於全球各地申請商標審查，皆認定具有識別性，足證消費者仍有足夠的識別力可將其視為商標使用，然被上訴人未審酌商標識別性判斷法則及商標識別性審查基準第5.1(5)點所載，逕認系爭商標不具識別性，有違商標法及平等原則，而原判決就上訴人上開主張，僅以國情不同、個案審查之差異說明原處分機關特殊之認定結果，未具體論述我國市場國情有何不同以及我國消費者對於「TRUEMESH」之認知有何不同於以英語為母語之國家，自有適用法規不當以及判決不備理由之情事。㈣網狀網路之英文為mesh network，mesh必須結合特定文字才表示與網狀網路技術相關，消費者無法直接從mesh推知其與網狀網路技術有關，是就一般消費者之消費經驗而言，尚須經過一定程度的想像、思考、感受或推理，才能領會「TRUEMESH」與網狀網路相關商品或服務間的關聯性，屬暗示性標誌，然原判決將系爭商標圖樣之「mesh」直接解釋為「網狀網路技術」，逕認系爭商標為描述性用法等，顯違背經驗及論理法則。另原判決認定就我國一般消費者的英文程度，無法察覺系爭商標在「TRUE」與「MESH」之間無空格為特殊用法，卻又認定我國一般消費者英文程度，可一望即知系爭商標為網路通訊術語，原判決的認定顯有矛盾有違論理法則。
另原判決認定「TRUEMESH」可表彰屬於上訴人的特定技術，卻又認定「TRUEMESH」是直接描述採用之技術乃真正的網狀網路技術，而無法表彰為特定技術來源，顯然有判決理由矛盾之情事。又上訴人於原審已提出相關證據主張同業從未以truemesh描述網狀網路相關商品或服務之需求，足見「TRUEMESH」確為上訴人所獨創之商標，然原判決未於理由中說明上訴人之主張有何不可採，有判決不備理由之違法。㈤系爭商標表彰上訴人所獨創技術，該技術僅用於上訴人旗下「eero」品牌之家用無線網路設備，與他牌產品並不相容，且上訴人於原審業已提出眾多國內外媒體報導均將「TRUEMESH」品牌技術與eero公司提供之商品、服務做連結，足見相關消費者對「eero」品牌商品及其所搭載服務所採用之「TRUEMESH」品牌技術非常熟悉，故經上訴人之宣傳、行銷，系爭商標具後天識別性。然原判決逕認消費者只會以「eero」作為上訴人商品或服務之識別來源，而不能證明「TRUEMESH」已取得後天識別性云云，顯有違背經驗及論理法則之違誤。㈥系爭商標屬暗示性商標，識別性較低，故保護範圍較小，對於同業的商標使用影響有限，實不宜過於嚴格限縮暗示性標誌之認定。
五、本院查：
（一）商標法第18條規定：「（第1項）商標，指任何具有識別性之標識，得以文字、圖形、記號、顏色、立體形狀、動態、全像圖、聲音等，或其聯合式所組成。（第2項）前項所稱識別性，指足以使商品或服務之相關消費者認識為指示商品或服務來源，並得與他人之商品或服務相區別者。」第29條第1項第1款規定：「商標有下列不具識別性情形之一，不得註冊：一、僅由描述所指定商品或服務之品質、用途、原料、產地或相關特性之說明所構成者。」商標之主要功能在於識別商品或服務來源，若一標識僅說明所指定商品或服務之品質、用途、原料、產地等特性，消費者容易將之視為商品或服務之說明，而非識別來源之標識；從競爭者角度觀之，其他競爭同業於交易過程亦有使用此等標識來說明商品或服務之需要，若賦予一人排他專屬權，將影響市場公平競爭，並非公允，故不得核准註冊。
（二）商標須具識別性之規定，並非我國獨有。關於因缺乏識別性而不得註冊之規定早在巴黎公約時即已規定，該公約第6條之5第B項第2款前段規定「欠缺任何的識別性者（devo
id of any distinctive character），不得註冊。」亦即，只要在任何可以想像得到的觀點下，仍然有些許足以使相關消費者認識其為表彰商品或服務之標識，並得以藉以與他人之商品或服務相區別者，即具有識別性。如果連些許識別性都沒有，自然不得註冊為商標。我國商標法第29條第1項規定3款不具商標識別性之情形，3款之規定均有「僅由」之文字，其規範理由為：「商標識別性應整體判斷，故縱使商標圖樣中包含說明性、通用標章或通用名稱或其他不具識別性之部分，倘整體觀之，並無礙其作為識別來源之標識，則仍可取得商標註冊，實務上之運作亦是如此。為期適用明確，爰參考日本、歐盟等國外相關立法例，於第1項各款增加『僅由』二字。」（100年商標法修正理由參照）。至於商標是否僅由商品或服務品質、用途、原料、產地或相關特性之說明所構成而不具識別性，應以商標與指定商品或服務之關係為中心，依社會一般通念及客觀證據認定之。
（三）商標識別性有先天與後天之分，前者指商標本身所固有，無須經由使用取得的識別能力；後天識別性則指標識原不具有識別性，但經由在市場上之使用，其結果使相關消費者得以認識其為商品或服務來源之標識，而具有識別性。具先天識別性之標識，包括獨創性標識、任意性標識、暗示性標識多種。其中「暗示性標識」指以隱含譬喻方式暗示商品或服務品質、功用或其他有關成分、性質等特性，暗示性之描述與商品或服務之直接描述不同，消費者需要運用一定程度之想像、思考、感受或推理，才能領會標識與商品或服務間之關聯性。暗示性標識並非競爭同業必須或自然會選擇用以說明商品或服務特徵之標識，通常還有其他較直接之說明文字或圖形等可供使用，因此賦予排他專屬權不影響同業公平競爭，得准予註冊。
（四）行政訴訟法第189條規定，行政法院為裁判時，除別有規定外，應斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，依論理法則及經驗法則判斷事實之真偽；依此判斷而得心證之理由，應記明於判決。據此，構成行政法院判斷事實真偽之證據評價基礎，乃全辯論意旨及調查證據之結果。基於行政訴訟之職權調查原則(行政訴訟法第125條第1項及第133條)，法院必須充分調查為裁判基礎之事證以形成心證，法院在對全辯論意旨及調查證據之結果為評價時，應遵守兩項要求，一是「訴訟資料之完整性」，二是「訴訟資料之正確掌握」。前者乃所有與待證事實有關之訴訟資料，都必須用於心證之形成而不能有所選擇，亦即法院負有審酌與待證事實有關之訴訟資料之義務，如未審酌亦未說明理由，即有不適用行政訴訟法第125條第1項、第133條之應依職權調查規定，及判決不備理由之違背法令。
（五）原判決認為系爭商標有商標法第29條第1項第1款「僅由描述所指定商品或服務之品質、用途、原料、產地或相關特性之說明所構成者。」而不具先天識別性，亦不具後天識別性，而不適用同條第2項「有前項第1款或第3款規定之情形，如經申請人使用且在交易上已成為申請人商品或服務之識別標識者，不適用之。」固非全然無見。惟查：
⒈被上訴人為使商標識別性之審查有所依據，訂立商標識別
性審查基準，其性質為行政規則，雖未直接對外發生法規範效力（行政程序法第159條參照），但自97年發布至今，經商標專責機關長期依據該審查基準作為商標識別性之審查依據，反覆實施，形成慣例，基於平等原則之作用而發生外部效力。商標識別性審查基準第5.1(5)點揭示，「申請商標已在其他國家註冊的證明資料得作為參酌因素，尤其在商標使用外國語文的情形，可藉以瞭解以該文字作為母語之人，對申請商標的文字使用於指定商品或服務識別性的看法，以審酌該外國文字客觀上是否確具有商品或服務的說明意涵。」⒉上訴人於申請階段即一再主張，「TRUEMESH」為上訴人研
發之新技術，僅相容於旗下eero品牌之無線網路設備，消費者藉由「TRUEMESH」此一特殊的文字組合，可辨識相關產品與服務來自於上訴人，系爭商標屬於暗示性標識，系爭商標經過美、加、英、澳、紐等以英語為母語之主要國家，皆認定具有識別性，而能取得商標註冊，並提出系爭商標於上述各國申請及註冊資料為證（見乙證1第37頁、第40頁）。雖然商標註冊為外國單字或字詞，究竟是否僅為描述性文字而不具識別性，或係具先天識別性之商標，應以國內相關消費者之認知為準。惟被上訴人既以我國英語教育實施多年，而肯認國人英語教育之程度（見原審卷一第22頁原處分），則美、加、英、澳、紐等以英語為母語之主要國家，如皆認定系爭商標具有識別性，而能取得商標註冊，系爭商標之文字客觀上是否「僅」具有商品或服務的說明意涵而不具識別性？被上訴人受理商標申請註冊案，自應依前揭被上訴人自訂之商標識別性審查基準進一步探究。惟被上訴人並未依前述商標識別性審查基準揭示之「申請商標已在其他國家註冊的證明資料得作為參酌因素，尤其在商標使用外國語文的情形，可藉以瞭解以該文字作為母語之人，對申請商標的文字使用於指定商品或服務識別性的看法，以審酌該外國文字客觀上是否確具有商品或服務的說明意涵。」審查，上訴人於原審亦就此再為爭執，乃原判決並未調查釐清，遽以各國對於商標保護均採屬地主義，不得僅因商標在其他國家獲准註冊逕認我國亦應准予註冊等語，而為不利上訴人之認定，自有應調查證據未予調查及判決理由不備之違背法令。
（六）識別性為商標指示商品或服務來源，並與其他業者之商品或服務相區別之特性。故識別性之判斷，必須以商標與指定商品或服務間之關係為依歸。商標申請案之審定固採全案准駁，而不得為部分准駁，惟商標法第31條規定：「（第1項）商標註冊申請案經審查認有第29條第1項、第3項、前條第1項、第4項或第65條第3項規定不得註冊之情形者，應予核駁審定。（第2項）前項核駁審定前，應將核駁理由以書面通知申請人限期陳述意見。（第3項）指定使用商品或服務之減縮、商標圖樣之非實質變更、註冊申請案之分割及不專用之聲明，應於核駁審定前為之。」是商標專責機關受理商標註冊申請案，應以商標與指定商品或服務間之關係為中心，判斷商標之識別性，若僅部分指定使用之商品或服務不具識別性，經商標專責機關將核駁理由以書面通知申請人後，申請人得於核駁審定前以減縮該商品或服務之方式加以排除，或透過申請案分割之方式，以先取得部分商品或服務之註冊。經查：
⒈被上訴人於作成原處分前，雖以核駁理由先行通知書，通
知上訴人系爭商標圖樣僅由單純未經設計之「TRUEMESH」文字構成，予人寓目印象有傳達中譯「真正的網路、真正的網狀（網路）」等意涵，指定使用於第9類全部商品及第35、38、42、45類全部服務，為指定商品和服務之性質、所涉技術或相關特性之說明，不足以使消費者認識其為指示及區別商品的標識，並得藉以與他人之商品或服務相區別，為不具識別性之標識。但係通知上訴人「於意見書中可為下列之說明：㈠本件商標如何使用或實際使用之態樣；㈡非商品和服務說明之具體事證。㈢已取得識別性之證據（例如該商標商品之銷售或服務之提供，廣告數量、廣告業者或傳播業者出具之促銷證明，各國註冊之證明等）」（見乙證1第32頁）。
⒉上訴人於原審即已主張系爭商標申請指定使用於第9類之商
品、第35、38、42、45類之服務，並非均與網狀網路（Me
sh Network)有關，舉例而言，「視訊監視器」、「麥克風」等指定商品，明顯與網狀網路技術完全無關。上訴人並將與網狀網路無關之指定商品、服務詳細列表，附於其於原審提出之行政訴訟理由㈢狀（見原審卷二第39頁至第45頁），據此主張被上訴人未具體審核系爭商標與各該指定商品及服務間之關聯性，亦未於核駁理由先行通知書中說明該商標全部不具識別性之理由，以致上訴人無從於審定前作成減縮或分割申請案之決定，原處分有違反商標法第31條規定之情事等語，並提出本院108年度判字第566號判決見解供原審法院參考。原審法院並未調查上訴人前述主張是否可採，亦未具體說明上訴人主張不可採之理由，遽以上訴人接獲核駁先行通知書，本可選擇將原本指定使用之商品或服務予以減縮排除或透過申請案分割，但上訴人未為此選擇等語，而認為原處分未違反商標法第31條規定，自嫌速斷，亦有未調查證據及判決不備理由之違背法令。
（七）綜上所述，原判決既有如上所述違法，並與判決結論有影響，上訴意旨求予廢棄，即有理由。又因本件事證尚有未明，本院無從自為判決，而有由原審再為調查之必要，爰將原判決廢棄，發回原審另為適法之裁判。
六、據上論結，本件上訴為有理由。依智慧財產案件審理法第1條、行政訴訟法第256條第1項、第260條第1項，判決如主文。
中 華 民 國 112 年 2 月 23 日
最高行政法院第二庭
審判長法官 帥 嘉 寶
法官 鄭 小 康法官 林 玫 君法官 李 玉 卿法官 洪 慕 芳以 上 正 本 證 明 與 原 本 無 異中 華 民 國 112 年 2 月 23 日
書記官 張 玉 純