最 高 行 政 法 院 判 決111年度上字第348號上 訴 人 方正棟即臺北市私立朗文文理短期補習班訴訟代理人 王曹正雄 律師被 上訴 人 經濟部智慧財產局代 表 人 洪淑敏
參 加 人 英商皮爾森教育公司代 表 人 艾莉莎‧切斯特‧凱(Alisa Chester Key)訴訟代理人 郭建中 律師
陳思涵 律師陳羿愷 律師上列當事人間商標評定事件，上訴人對於中華民國111年1月20日智慧財產及商業法院110年度行商訴字第43號行政判決，提起上訴，本院判決如下：
主 文上訴駁回。
上訴審訴訟費用由上訴人負擔。
理 由
一、上訴人（原名：台北市私立朗文英語短期補習班）前於民國81年1月16日以「朗文Long Wings及圖」商標（原服務標章），指定使用於當時商標法施行細則第25條所定商品及服務分類表第1類之「英語教學之服務」服務，向前中央標準局（88年1月26日改制為智慧財產局）申請註冊，經該局審查，准列為註冊第00000號商標（下稱系爭商標）。嗣上訴人於91年1月17日申請延展註冊，經被上訴人實體審查，於91年8月22日核准，同年9月16日公告延展註冊至101年7月15日止，復經申准延展註冊至111年7月15日止。嗣參加人於108年9月12日以系爭商標有違註冊時商標法第37條第1項第7款與現行商標法第30條第1項第11款規定【按應為系爭商標91年9月16日延展註冊時商標法(下稱91年延展註冊時商標法)第77條準用第37條第7款與現行商標法第30條第1項第11款之規定】，檢具「LONGMAN」、「朗文」商標（下稱據以評定商標），對之申請評定。案經被上訴人審查，認參加人申請評定時距系爭商標延展註冊公告日雖已逾5年除斥期間，惟系爭商標有91年延展註冊時商標法第77條準用第37條第7款及現行商標法第30條第1項第11款前段、第58條第2項規定之適用，以109年12月15日中台評字第1080134號商標評定書為系爭商標之註冊應予撤銷之處分。上訴人不服，循序提起行政訴訟，聲明請求撤銷原處分與訴願決定。經原判決駁回上訴人之訴，上訴人提起本件上訴。
二、上訴人起訴主張及被上訴人、參加人於原審之聲明及答辯，均引用原判決之記載。
三、原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，以：㈠據以評定商標為識別性極強之獨創性標識，不僅具有先天識
別性，亦早已取得後天識別性，為世界夙負盛譽之著名商標，實具高度識別性。依本件參加人所提資料，堪認於本件系爭商標於91年1月17日申請延展註冊時，據以評定商標經參加人長期廣泛使用所建立的知名度，已為國內英語辭典相關業者或消費者普遍知悉而達著名之程度。系爭商標與據以評定商標皆有相同之中文「朗文」為消費者引人注目之主要部分，且均有相同之起首外文「LONG」，僅字尾有「Wings」或「MAN」之不同，應屬近似之商標，且近似程度高。一般消費者看到系爭商標的英語補習班時，極易誤認該補習班與據以評定商標英語教材來自相同來源，或為「LONGMAN」、「朗文」授權經營者之印象，故兩商標所使用之商品及服務實屬高度類似。相較於系爭商標，據以評定商標更為消費者所熟悉，自應給予較大之保護。據以評定商標在系爭商標申請日81年1月16日之前，已為全球著名商標，並在我國廣為英語學習者所熟知，上訴人身為英文教學者理應相當熟悉。上訴人使用帶有據以評定商標之教材，並主打相關教材作為招生行銷，可知上訴人具有攀附據以評定商標之意圖，其攀附意圖亦具體顯現在漸進仿襲據以評定商標之諸多行為，顯然上訴人係基於攀附、仿襲據以評定商標以獲取不正競爭利益之惡意。系爭商標有91年延展註冊時商標法第77條準用第37條第7款及現行商標法第30條第1項第11款前段、第58條第2項規定之適用。
㈡系爭商標與據以評定商標致相關公眾混淆誤認之虞仍然存在
，而無商標法第60條但書之適用。因上訴人違反商標法規定且係基於惡意申請商標，本屬商標法規定應予撤銷之情形，並無信賴保護原則之適用，不論上訴人於何時註冊系爭商標，參加人均可依法提起評定，且被上訴人亦可依法撤銷之。上訴人訴請撤銷訴願決定及原處分，為無理由等語，判決駁回上訴人在原審之訴。
四、本院查：㈠按「對本法100年5月31日修正之條文施行前註冊之商標、證
明標章及團體標章，於本法修正施行後提出異議、申請或提請評定者，以其註冊時及本法修正施行後之規定均為違法事由為限。」現行商標法第106條第3項定有明文。又92年11月28日修正施行前商標法就商標延展註冊之申請採實體審查，其延展註冊之性質係屬「更新註冊」，就該商標之「延展註冊」申請評定者，其有無違法事由自應以「延展註冊時」之法律及事實狀態為其判斷依據。又「(第1項)商標之註冊違反第29條第1項第1款、第3款、第30條第1項第9款至第15款或第65條第3項規定之情形，自註冊公告日後滿5年者，不得申請或提請評定。(第2項)商標之註冊違反第30條第1項第9款、第11款規定之情形，係屬惡意者，不受前項期間之限制。」復為現行商標法第58條所明定，其中所稱「商標之註冊」，固指「創設註冊」時，惟於註冊商標經主管機關實體審查而延展註冊時，應包括「申請延展註冊時」。而著名商標之認定時點，不論修正前後之商標法均明定以申請時為準，則於本件情形，據以評定商標是否著名，應以系爭商標「申請延展註冊時」作為判斷基準。本件系爭商標（原服務標章）於81年8月16日核准註冊，於91年1月17日申請延展註冊，經被上訴人實體審查後，於91年9月16日公告核准延展註冊在案。系爭商標既經實體審查而延展註冊，參加人於108年9月12日對之申請評定，則本件系爭商標是否具有違法事由，應以系爭商標91年延展註冊時之商標法（即91年5月29日施行之商標法）及現行商標法之規定均為違法事由為限。有關據以評定商標是否為著名商標之認定時點，應以系爭商標申請延展註冊時即91年1月17日為斷。原判決適用上開法規予以論斷，並無違誤。至上訴人所引本院101年度判字第809號、107年度判字第446號判決，其所涉商標之延展註冊均在92年商標法修正採形式審查後，與本件系爭商標之延展採實體審查不同。上訴意旨援引與本件個案情形不同之本院判決，主張本件評定應以系爭商標註冊時商標法及現行商標法均有違法事由為限，而據以評定商標是否著名應以系爭商標申請註冊時為斷，原判決適用法規有誤云云，自無足取。
㈡商標評定制度係藉由公眾審查或商標專責機關依職權重新審
查以發現商標之註冊是否確有法定應不准註冊之事由，且明文規定利害關係人得經由評定程序申請撤銷已註冊之商標，以補商標專責機關審查之不足，維護商標制度之正常運作，俾使真正權利人獲得保障。是縱使系爭商標係經商標專責機關實體審查後核准註冊、延展，亦難作為系爭商標無致相關公眾混淆誤認之虞之論據。又商標是否有致相關公眾與他人著名商標產生混淆誤認之虞，應就商標混淆誤認之虞相關因素綜合考量，實際混淆誤認情事僅為審酌因素之一，尚不因參加人未提出實際混淆誤認事證，即可逕認相關公眾無混淆誤認之虞。查據以評定商標識別性極強、據以評定商標經參加人長期廣泛使用已為國內英語辭典相關業者或消費者普遍知悉而達著名、兩商標近似且近似程度高、兩商標指定商品或服務高度類似、相關消費者較熟悉據以評定商標、系爭商標之註冊具有惡意，經綜合審酌應認系爭商標有91年延展註冊時商標法第77條準用第37條第7款及現行商標法第30條第1項第11款前段、第58條第2項規定之適用等情，業經原審依調查證據之辯論結果，詳述得心證之理由，並就上訴人於原審主張本件商標評定有商標法第60條但書及信賴保護原則適用何以不足採，予以指駁甚明，經核並無違誤。上訴意旨主張系爭商標歷經註冊及延展註冊實體審查，未經被上訴人認有違反商標法情事，亦從未發生實際混淆誤認情形，現實上已可認兩商標根本不會使相關公眾產生混淆誤認之虞，原判決未為審酌，有判決理由不備之違法云云，無非對於原判決已詳予論斷之事項再予爭執，並非可採。
㈢著名商標在申請註冊領域之保護，並不以已註冊為必要。又9
1年延展註冊時商標法第37條第7款及現行商標法第30條第1項第11款前段所稱著名，指有客觀證據足以認定廣為相關事業或消費者所普遍認知者。而商標權之維護，在於對商標就指定商品或服務之行銷與使用，其著名之狀態，會隨著權利人之使用情形而有消長之可能。然著名商標是因商標權人投注大量金錢、精力時間才形成，一旦成為著名商標後，即使事後因故未持續使用，其著名程度仍須經一段期間，經由相關市場就商品之推陳出新，始漸漸由相關消費者印象中消褪，而非一經未使用即立刻由著名變為非屬著名。原審本於取捨證據、認定事實之職權行使，合法認定：參加人於西元1978年起即於奈及利亞、英國、新加坡、中國大陸等世界多國或地區註冊據以評定商標，並於1978年推出含有據以評定商標之英語字典，68年9月至80年4月英語教學雜誌刊登標有據以評定商標辭典之內文及新書介紹資料，又於69年8月至11月OK English magazine語言教室雜誌資料刊登標有據以評定商標句型讀物之好書介紹資料，79年5月至80年11月於大家說英語雜誌廣告標有據以評定商標英語詞典、字典、古典文學讀物之新書介紹資料，77年7月18日至00年0月00日間中國時報、工商時報、民生報、聯合報亦有多筆報導據以評定商標英語辭典之情形，堪認本件系爭商標於91年1月17日申請延展註冊時，據以評定商標經參加人長期廣泛使用所建立的知名度，已為國內英語辭典相關業者或消費者普遍知悉而達著名之程度，依上開說明，於法並無不合。上訴意旨主張參加人未提出具體銷售資料證明據以評定商標為著名，原判決僅憑參加人89年前在我國偶有使用之靜態資料，遽為推論據以評定商標於91年間在我國已達著名程度，有判決不備理由、舉證分配、證據法則不當及判決理由矛盾之違法云云，仍以其主觀見解指摘原判決違背法令，並無理由。㈣商標是否近似暨其近似程度之判斷，應以商標圖樣整體為觀
察。惟在整體觀察原則上，尚有所謂主要部分，則係因商標雖以整體圖樣呈現，但商品或服務之消費者較為關注或事後留存印象作為其辨識來源者，為商標圖樣中之顯著主要部分。主要部分觀察與整體觀察並非牴觸對立，主要部分最終仍是影響商標給予商品或服務之消費者之整體印象，自不得以主要部分觀察之說明，即謂其非適用整體觀察原則。另現行商標法第58條第2項所稱之「惡意」，除商標權人單純「知悉」他人著名商標之存在外，並有欲獲取不正競爭利益之意圖始足當之。查原判決就系爭商標與據以評定商標皆有相同之中文「朗文」為消費者引人注目之主要部分，且均有相同之起首外文「LONG」，僅字尾有「Wings」或「MAN」之不同，整體外觀予人寓目印象極相彷彿，若將其標示在相同或類似之商品或服務上，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，極可能會誤認二者商品或服務來自同一來源，或誤認不同來源之間有所關聯，應屬近似之商標，且近似程度高。系爭商標指定使用於申請時商標法施行細則第25條第1類之「英語教學之服務」，且實際使用於「英語補習班」，與據以評定商標實際使用之「英語出版品、電子出版品及出版服務」雖分屬不同商標類別或群組，惟欲接受英語教學服務之消費者必然需要使用英語學習出版品，其消費者乃為相同或高度關聯，皆屬英語學習或教學相關之商品及服務。當一般消費者看到系爭商標的英語補習班時，極易誤認該補習班與據以評定商標英語教材來自相同來源，或為「LONGMAN」、「朗文」授權經營者之印象，故兩商標所使用之商品及服務實屬高度類似。據以評定商標為著名商標，在我國廣為英語學習者所熟知，上訴人身為英語補教業者，自然十分熟稔據以評定商標，上訴人多年來主打其使用帶有據以評定商標之教材進行教學，積極宣傳自身教學服務係使用帶有據以評定商標之教材，使消費者產生「使用著名朗文品牌教材」之「朗文英語補習班」形象，上訴人顯然係基於攀附、仿襲據以評定商標以獲取不正競爭利益之惡意，申請註冊系爭商標等情，詳予論斷，將判斷而得心證之理由記明於判決，經核並無違背論理法則或經驗法則，亦無判決不適用法規或適用不當、不備理由等違背法令情事。至原判決另以上訴人申請獲准與據以評定商標高度近似之「朗文Longman及圖」商標(101年9月1日註冊公告，見原審卷三第21頁)，及於2014年官方網站及Facebook帳號改為「LONGMAN朗文」英語等系爭商標91年申請延展註冊後之事證，認定上訴人有惡意，此部分理由雖有未當，惟結論並無不合，仍應予維持。上訴意旨主張原判決忽略系爭商標以自由女神像圖為主要識別部分，違反整體觀察原則；系爭商標使用於英語教學服務，據以評定商標使用於英語教學教材、工具書為主之出版業，兩者產業領域有別，不構成類似商品服務；上訴人從事英語教學服務非僅使用參加人書籍，且從未對外宣稱與參加人同一集團，原判決以上訴人101年申請獲准之商標及更換官方網站、Facebook帳號之行為回溯反推上訴人有獲取不正競爭利益之惡意，顯有違誤云云，無非係就原審取捨證據、認定事實之職權行使及其他與判決結果不生影響之理由，指摘原判決違背法令，求予廢棄，亦屬無理由。
㈤末查，參加人於原審110年11月17日行政訴訟參加理由狀記載
其代表人為艾莉莎‧切斯特‧凱(Alisa Chester Key)，並於同年12月21日出具委任狀、中譯本及經認證之證明文件（原審卷二第3頁、卷三第439至452頁、第472頁)，原判決誤載參加人代表人為保羅‧W‧米賽爾，惟不影響判決結果，附此敘明。
㈥綜上所述，原判決並無上訴人所指有違背法令之情形，上訴
意旨指摘原判決違背法令，求予廢棄，為無理由，應予駁回。
五、據上論結，本件上訴為無理由。依智慧財產案件審理法第1條及行政訴訟法第255條第1項、第98條第1項前段，判決如
主文。中 華 民 國 112 年 1 月 31 日
最高行政法院第四庭
審判長法 官 陳 國 成
法 官 王 碧 芳法 官 簡 慧 娟法 官 蔡 紹 良法 官 蔡 如 琪以 上 正 本 證 明 與 原 本 無 異中 華 民 國 112 年 1 月 31 日
書記官 林 郁 芳