最 高 行 政 法 院 裁 定111年度上字第462號上 訴 人 葛雷喬茲曼威茲 Grzegorz Malewicz訴訟代理人 蔡坤旺 律師
卓璟汶 律師被 上訴 人 經濟部智慧財產局代 表 人 洪淑敏上列當事人間發明專利申請事件，上訴人對於中華民國111年4月13日智慧財產及商業法院110年度行專訴字第26號行政判決，提起上訴，並為訴之追加，本院裁定如下：
主 文上訴及追加之訴均駁回。
上訴審及追加之訴訴訟費用均由上訴人負擔。
理 由
一、依智慧財產案件審理法第32條規定提起上訴者，除有特別規定外，依同法第1條規定，應適用行政訴訟法關於上訴審程序相關規定。又對於高等行政法院判決之上訴，非以其違背法令為理由，不得為之，行政訴訟法第242條定有明文。依同法第243條第1項規定，判決不適用法規或適用不當者，為違背法令；而判決有同條第2項所列各款情形之一者，為當然違背法令。是當事人對於智慧財產及商業法院行政判決上訴，如依行政訴訟法第243條第1項規定，以判決有不適用法規或適用不當為理由時，其上訴狀或理由書應有具體之指摘，並揭示該法規之條項或其內容；若係成文法以外之法則，應揭示該法則之旨趣；倘為司法院大法官解釋或憲法法庭裁判，則應揭示該解釋或裁判之字號或其內容。如以行政訴訟法第243條第2項所列各款情形為理由時，其上訴狀或理由書，應揭示合於該條項各款之事實。上訴狀或理由書如未依此項方法表明，或其所表明者與上開法條規定不合時，即難認為已對智慧財產及商業法院行政判決之違背法令有具體之指摘，其上訴自難認為合法。
二、上訴人前於民國108年8月15日以「一種透過使用地點與交通系統中的地方間的路徑或路徑長度以搜尋或比較地點的方法與裝置」（原名稱為「於運輸系統中以站點與地點間之路徑或路徑長度來搜尋或比較站點的方法與裝置」）向被上訴人申請發明專利，並聲明以西元2018年11月12日申請之美國第62/758,710號專利案主張優先權，經被上訴人編為第108129098號（下稱系爭申請案）審查後，於109年2月17日核發審查意見通知函，上訴人於109年3月12日提出申復並修正申請專利範圍，經被上訴人以109年4月15日（109）智專二（二）04463字第10920344000號專利核駁審定書審定不予專利，上訴人不服，於109年5月4日申請再審查並修正申請專利範圍，經被上訴人以109年5月28日（109）智專三（二）04075字第10920508200號審查意見最後通知函（下稱再審查審查意見最後通知函）發給最後通知，上訴人於109年6月18日提出申復並修正申請專利範圍，經被上訴人以109年10月22日
（109）智專三（二）04201字第10921014710號專利再審查核駁審定書為「不予專利」之處分(下稱原處分)。上訴人不服，循序提起行政訴訟，聲明：㈠訴願決定及原處分均撤銷。㈡被上訴人應就系爭申請案作成准予專利之處分。經原判決駁回。
三、上訴人對原判決提起上訴，主張略以：㈠原判決附表二已表明原審法官隱含承認「接收於該交通系統中的至少一代表」不在109年3月12日修正請求項中，修正部分僅有「其中代表的數量最多為該交通系統的規模乘以一預定比例」，是原判決應承認上訴人於原審行政訴訟準備四狀所稱「該威脅是法官的一個不當行為」之結論為真實，及原判決應移除爭點一內容。此為原審法官審理時第一次不當行為。㈡系爭申請案發明範圍並不是本件爭點，原判決第5至7頁闡述系爭申請案技術分析無必要，此為原審法官審理時第二次不當行為。㈢就原判決爭點一，上訴人已於原審行政訴訟準備五狀詳細解釋並未增加任何事項，原判決未針對每個論點及證據作具體回應。㈣就原判決爭點二，原判決並未回應上訴人原審行政訴訟準備五狀及起訴狀所述內容，特別是有關「直接且無歧異得知部分」，原判決忽視已呈現於原審行政訴訟準備一狀的內容。㈤上訴人已於原審行政訴訟準備五狀表明如果法官不明瞭上訴人的回答，請以書面提供具體而詳細的問題，勿要求上訴人律師在審理程序中提供答案。技審官於111年3月16日庭期表示無問題詢問兩造，是原審法官已承認其已知悉且理解上訴人所呈現的所有證據和論述。原審法官肯定知道他的行為給上訴人製造了障礙，儘管上訴人已提供充分的證據和論據，上訴人仍被迫向上級法院尋求救濟，必須支付臺灣代理人的費用，這對上訴人造成了損失。㈥原判決有關原判決爭點一及爭點二違反行政訴訟法第243條第1項及第189條規定，即原判決並未審酌上訴人之攻擊防禦方法及漏未審判上訴人提供之所有證據，系爭申請案並未違反專利法第43條第2項，原判決漏未審酌此節，判決理由不備等語。
四、惟原判決已論明：㈠系爭申請案申請時之申請專利範圍、109年3月12日修正後之申請專利範圍、109年5月4日修正後之申請專利範圍、109年6月18日修正後之申請專利範圍及系爭專利申請案審查歷程詳如原判決附表一至五所示。專利審查基準第二篇第六章第4.1.3節「先前技術」載明「不允許為了增加可據以實現該發明，或為了補救申請時說明書內容揭露不明確或不充分之缺失為目的，補充增加先前技術的內容。例外者……由於這種修正僅涉及先前技術而不涉及發明本身，故允許於申請時說明書及圖式中增加申請前已為公眾所知悉之先前技術。」系爭申請案第[0008]段內容，是提示已知的先前技術案號，以利於瞭解本案要解決存在先前技術的問題或缺失，申請人於修正時將申請時說明書、申請專利範圍或圖式欠缺明確或欠缺充分揭露的「其中代表的數量最多為該交通系統的規模乘以一預定比例」，增加為申請專利範圍的技術特徵，故此次修正並非係增加先前技術內容，而係補充發明內容，是修正後之申請專利範圍，超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。上訴人主張其修正屬技術領域中具有通常知識者所能理解，並未引進新事項，原處分並未參酌本領域之通常知識云云，並不可採。又查系爭申請案第[0117]段，未明確記載亦無法直接且無歧異得知「其中代表的數量最多為該交通系統的規模乘以一預定比例」之內容，該發明所屬技術領域中具有通常知識者不能自申請時說明書、申請專利範圍或圖式記載之事項直接且無歧異得知者，即可判斷為引進了新事項。上訴人主張依美國、澳洲、大陸、日本、韓國之部分審查意見，對本領域具通常知識者而言，請求項1具備明確性云云。然上開審查意見，並未見到上述國家已經認可系爭申請案請求項1至3「代表的數量最多為該交通系統的規模乘以一預定比例」之技術特徵未超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。系爭申請案歷經多次修正、刪除請求項，審查基礎與各國家已有不同，且個案審查時所檢索比對之先前技術亦互有差異，故即使其他國家對某發明授予專利權證據，尚難逕行採為我國相關案件有利之認定。上訴人主張原審於111年1月27日準備程序時新增之爭點1係首次爭議點，已經超出審判範圍云云。惟此爭點，係為逐一論究上訴人於申請過程中，各階段所提不同日期、不同修正處是否有違反專利法第43條第2項規定之情形，以釐清案情，並未逸脫原處分109年10月22日再審查核駁審定書之處分內容，上訴人此部分主張顯無理由。㈡申請時之說明書、申請專利範圍及圖式皆未有任何關於「交通系統中的至少一代表……該至少一代表中不包括該開始/結束地點或該開始/結束地方」之敘述。系爭申請案修正之請求項所請之「代表」應為對應說明書第[0004]、[0005]、[0022]段，其並未有揭示或隱含任何「不包括該開始/結束地點或該開始/結束地方」之技術特徵，且無法從上述內容直接且無歧異得知該新增技術特徵，應屬已超出系爭申請案申請時說明書所揭露之範圍。專利審查基準第二篇第六章第4.
2.2節「允許的刪除」第⑺點載明「由請求項中排除與先前技術重疊部分之技術內容會導致引進新事項，因為該等被排除之內容並非由申請時說明書、申請專利範圍或圖式所能直接無歧異得知者。惟若無法以正面敘述方式明確、簡潔地界定排除後之標的時，得以『排除（disclaimer）』與先前技術重疊部分的負面敘述方式記載。」此等修正係由請求項中排除某部分之技術內容，會導致將引進新事項，因為該等被排除之內容並非由申請時說明書、申請專利範圍或圖式所能直接無歧異得知者，且並非無法以正面敘述方式明確、簡潔地界定，亦即此等修正超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，上訴人主張其係將申請時發明申請專利範圍內之請求項有提及「開始結束地點或該開始/結束地方」予以不包括，並非添加新事項，亦不足採。㈢系爭申請案109年3月12日所提修正、109年5月4日申請再審查所提修正，已超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，而不符專利法第43條第2項之規定。被上訴人於109年5月28日再審查審查意見最後通知函指出系爭專利109年5月4日修正內容不符合專利法第43條第2項之規定，然上訴人於109年6月18日之修正不但未修正請求項1至3，且又加入「該至少一代表中不包括該開始/結束地點或該開始/結束地方」之技術特徵，新增之109年6月18日之修正仍又超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，且並未克服再審查審查意見最後通知函之不予專利之理由，不符合專利法第43條第2項之規定，被上訴人依同法第46條第1項規定不予專利之處分，並無違法，訴願決定予以維持，亦無違誤。又本件判決基礎已經明確，當事人其餘的攻擊防禦方法及訴訟資料經斟酌後，核與判決結果不生影響，勿庸逐一論列等得心證之理由。上訴意旨雖以原判決違背法令為由，惟核其上訴理由，無非係就原審取捨證據、認定事實之職權行使為指摘，並重述其在原審業經主張而為原判決摒棄不採之陳詞，執其主觀之法律見解，就原審所為論斷，泛言未論斷或論斷矛盾、違法，而非具體表明原判決究竟有如何合於不適用法規或適用不當，或有行政訴訟法第243條第2項所列各款之情形，尚難認為已對原判決之如何違背法令有具體之指摘。依首開規定及說明，應認其上訴為不合法。又「於上訴審程序，不得為訴之變更、追加或提起反訴。」行政訴訟法第238條第2項亦有明定。本件上訴人提起上訴，除聲明「原判決廢棄；訴願決定及原處分均撤銷；被上訴人應就系爭申請案作成准予專利之處分」外，並聲明「上訴人請求原審法官彭洪英等應自最高行政法院判決送達之日起，一年內不得在臺灣擔任法官職務。」(本院卷第53頁)此部分核屬訴之追加，依上開規定，於法不合，應併予駁回。
五、據上論結，本件上訴及追加之訴，均不合法。依智慧財產案件審理法第1條、行政訴訟法第249條第1項前段、第104條、民事訴訟法第95條、第78條，裁定如主文。中 華 民 國 111 年 12 月 29 日
最高行政法院第四庭
審判長法 官 陳 國 成
法 官 王 碧 芳法 官 簡 慧 娟法 官 蔡 紹 良法 官 蔡 如 琪以 上 正 本 證 明 與 原 本 無 異中 華 民 國 111 年 12 月 29 日
書記官 林 郁 芳