臺北高等行政法院判決 八十九年度訴字第一○七二號
原 告 美商．美國寶石學院公司
(Gemolo代 表 人 甲○○○○○○
Willia訴訟代理人 陳長文 律師
蔡瑞森 律師（兼送達代收人）被 告 經濟部智慧財產局代 表 人 陳明邦（局長）住同右訴訟代理人 乙○○右當事人間因服務標章事件，原告不服行政院中華民國八十九年六月三十日台八十九訴字第一九六四五號再訴願決定，提起行政訴訟。本院判決如左︰
主 文再訴願決定、訴願決定及原處分均撤銷。
被告機關就原告申請號數第00000000號「GEMOLOGICAL INSTITUTE OF AMERI
CA KNOWLEDGE and design」服務標章，於原告就「INSTITUTE OF AMERICA」及「KNOWLEDGE」文字部分分別放棄專用權的情況下，應為准予審定之處分。
訴訟費用由被告負擔。
事 實
甲、經過事實摘要：
壹、原告之請求：（請求被告作成特定內容之行政處分）
一、請求時間：八十六年十一月十八日
二、請求經過：
Ａ、原告提出「GEMOLOGICAL INSTITUTE OF AMERICA KNOWLEDGE and design」名稱及圖樣，申請服務標章，指定使用於經由函授、講習會及補習班提供有關寶石學、珠寶設計、寶石、珍珠與珠寶之宣傳及銷售、寶石真偽之鑑定及寶石、珍珠價值評定之教育課程服務。被告將之列為00000000號案，依法進行審查。
Ｂ、以上之申請經被告審查結果，做成不予服務標章專用權之審定。並於八十八年六月十四日做成慧商五四五字第０一五七三八號核駁理由先行通知書通知原告（做成之法律依據為「商標審定核駁理由先行通知要點」）：
１、被告機關認為上開申請圖樣上之文字「GEMOLOGICAL INSTITUTE OFAMERICA KNOWLEDGE」欠缺特別顯著性，有違商標法第七十七條準用第五條第一項之規定之嫌。
２、因而要求原告於三十日內可為下列行為：
Ⅰ、據實陳報意見
Ⅱ、聲明圖樣上之「GEMOLOGICAL INSTITUTE OF AMERICA」「KNOWLEDGE」部分文字不在專用之列。
Ｃ、原告於八十八年八月十六日具狀請求准予在外文「INSTITUTE OF AMERICA」及「KNOWLEDGE」部分予以放棄專用之條件下，就上開申請給予服務標章專用權。
貳、請求權之規範基礎：
一、商標法第七十二條第一項：
凡因表彰自己營業上所提供之服務，欲專用其標章者，應申請註冊為服務標章。
參、拒絕請求之行政處分：
一、作成之機關：經濟部智慧財產局
二、作成之案號：創設服務標章核駁第0000000號審定書
三、作成之時間：八十八年十一月十日
四、拒絕之理由：
Ａ、給予服務標章專用權之要件：
１、商標法第七十七條準用同法第五條第一項：
Ⅰ、商標法第七十七條之規定：
服務標章、證明標章及團體標章除本章另有規定外，依其性質準用本法有關商標之規定
Ⅱ、商標法第五條第一項之規定：
商標所用之文字、圖形、記號、顏色組合或其聯合式，應足以使一般商品購買人認識其為表彰商品之標識，並得藉以與他人之商品相區別。
２、商標法第七十七條準用同法第五條第二項：
Ⅰ、商標法第五條第二項：
不符前項規定之圖樣，如經申請人使用且在交易上已成為申請人營業上商品之識別標識者，視為已符合前項規定。
Ｂ、本件申請圖樣上之外文「GEMOLOGICAL INSTITUTE OF AMERICA」（即美國寶石學院）「KNOWLEDGE」（知識）部分，基於以下之理由，欠缺識別性：
１、不足以使消費者認識其為表彰提供服務之標識，並得藉以與他人之服務相區別（不符商標法第五條第一項之規定）。
２、依原告檢送之資料，亦不足以認定上開申請之圖樣在我國已取得識別性（即不符商標法第五條第二項之要件）。
肆、拒絕之結果，侵犯到原告服務標章專用權的取得。
乙、兩造聲明：
壹、原告訴之聲明：求為判決：
一、撤銷原處分、訴願及再訴願決定。
二、命被告機關應為申請號數第00000000號「GEMOLOGICAL INSTITUTE
OF AMERICA KNOWLEDGE and design」服務標章於原告就「INSTITUTE OF AMERICA」及「KNOWLEDGE」文字部分分別放棄專用權的情況下應予審定之處分。
貳、被告訴之聲明：求為判決駁回原告之訴。
丙、原告指摘「行政處分具有違法性」部分，二造之主張：
壹、原告方面：
一、有關商標法第七十七條準用同法第五條第一項之規定，在本案中應無適用之餘地，原處分對該等法律之解釋有誤，理由如下：
Ａ、相關之法律規定：
１、按服務標章所用之文字、圖形、記號、顏色組合或其聯合式，應足以使一般服務購買人認識其為表彰服務之標識，並得藉以與他人之服務相區別，又服務標章所用之文字、圖形、記號、顏色組合或其聯合式，係表示申請註冊服務標章所使用服務之品質、通用名稱或其他說明者不得申請註冊，商標法第七十七條準用同法第五條第一項及第三十七條第十款前段定有明文。
Ｂ、該等法律之解釋：
１、惟商標法第五條第一項對商標或標章的型態並無明文，更未限定公司名稱的特取部份不得作為商標或標章而申請註冊。至於認定服務標章是否得以與他人服務相區別或是否僅為所使用服務之品質或其他說明，應就服務標章所用之文字及圖形的聯合式綜合判斷，而不應僅就其文字或圖形個別判斷，此由商標法第五條第一項及第三十七條第十款的文義即可窺之。
２、又商標法第三十七條第十款立法之意旨在維護同業間之公平競爭秩序。若一般用於表示商品之名稱、形狀、品質、功用或說明文字、圖形等，由一家專用, 則顯失公平，此為被告機關八十三年九月出版之商標手冊第七十一頁所明示（原附證二）。但所謂服務品質之說明係指標章圖樣上之文字、圖形、記號或其聯合式，依社會一般通念，為服務本身之說明或與服務本身之說明有密切關連者，且為業界所通用。
Ｃ、本案不符合上開法律要件之理由：
１、原告申請的服務標章圖樣並非以「KNOWLEDGE」或「GEMOLOGICALINSTITUTE OF AMERICA」文字部分個別提出申請，則被告審查原告的申請圖樣是否合於商標法第五條第一項或是否有違反商標法第三十七條第十款的情事，應就原告申請標章的文字及圖形的聯合式綜合觀之，並不應單就文字部分或將文字逐一分離而個別判斷。況原告於申請註冊時，已聲明就「KNOWLEDGE」與「GEMOLOGICAL INSTITUTE OF AMERICA」的文字部分個別放棄專用權，就此文字個別是否有不具顯著性問題，已不在審查之列。況且被告機關曾另核准「KNOWLEDGE UNIVERSE」、「KNOWLEDGE ADVENTVRE」、「KNOWLEDGE TV JEC」服務標章於「教育服務」上，列為註冊第一一八○七三號、第一一八○五九號及第一○七八一一號標章（原附證一），被告機關、經濟部及行政院將「KNOWLEDGE」分別審查，而認定為「知識」之意，即謂其為指定服務之說明，所持之審查尺度顯有違法之處。
２、至於原告申請圖樣中「GEMOLOGICAL INSTITUTE OF AMERICA」為原告公司名稱之特取部分，並非業界所使用的服務品質之通用說明。由原告加以專用，藉以作為與他人服務來源的識別，並不會造成同業間的公平競爭秩序的違反，自無違反商標法第三十七條第十款的情況可言。
３、再者，本案標章係由外文「GEMOLOGICAL INSTITUTE OF AMERICA」、「KNOWLEDGE UNIVERSE」及一表面經設計之盾牌上置皇冠而外環以圓形太陽光芒圖所構成，其外文「G MOLOGICAL INSTITUTE OF AMERICA」及「KNOWLEDGE」平均配置於圓形之內緣，而構成一完整不可分割之圖樣，一般消費者於購買時施以普通所用之注意，就本案標章作觀察，已為顯著之圖形設計所吸引，本案標章確有表彰服務來源之功能而具特別顯著性，應准予註冊。外文「GEMOLOGICAL INSTITUTE OF AMERICA」及「KNOWLEDGE UNIVERSE」縱然有「美國寶石學院」及「知識」之意，亦不影響本案標章之顯著性，本案標章自應准予註冊。
４、總結上述理由足知，本案標章並非指定服務內容之說明亦無商標法第五條第一項規範之情事。
二、又原處分判定本案不符合商標法第七十七條準用同法第五條第二項之法律要件，其在事實認定及法律適用均有錯誤，理由如下：
Ａ、相關之法律規定：
１、按不符商標法第五條第一項規定之圖樣，如經申請人使用且在交易上已成為申請人營業上商品之識別標識者，視為已符合該項規定，為商標法第五條第二項所明定，且說明性標章如有商標法第五條第二項規定之情事而非通用名稱者，依同法第三十七條第十款後段之規定，亦應准予註冊。
Ｂ、該等法律之解釋：
１、商標法所稱之著名商標或標章係指商標或標章已廣為相關事業或消費者所普遍認知者而言。所謂相關事業或消費者，係以商標或標章所使用商品或服務之交易範圍為準，包括但不限於商品或服務之實際或可能消費者，涉及經銷管道之人或經營所使用商品或服務之相關業者，乃被告機關八十九年八月十日（八九）智商九八○字第八九五○○○五二號公告所公布之「著名商標或標章認定要點」第二項及第三項所明示（附證二十）。舉重以明輕，則審查商標或標章是否符合商標法第五條第二項之規定，亦應以相關事業或消費者之認知為準。
２、商標法上就商標之態樣並未為任何之限制規定，任何文字、圖形、記號、顏色組合或其聯合式，只要足使一般消費者用於辨識商品之來源者，即應准予註冊取得商標專用權，不論其是否為一公司或機構名稱。換言之，商標圖樣之使用並非絕對適用「二分法」來判斷其為商標之使用或公司名稱之使用。在其他採用「第二層意義」制度之國家（如美國），有所謂「雙重功能[ Dual Function]」之概念，即一商標圖樣得同時具備之表彰商品來源功能及公司組織名稱或其他功能。只要其因長期之使用而具備表彰商品來源之功能者，則不論其是否具備公司組織名稱或其他功能，仍得給予商標保護，其使用亦為合法之商標使用。
Ｃ、本案符合上開法律要件之理由：
１、本案標章已成為識別原告所提供服務之依據，具有特別顯著性：
Ⅰ、本案服務標章係由圖形設計與置於圖形內之外文「GEMOLOGICALINSTITUTE OF AMERICA KNOWLEDGE」所構成。因本案服務標章之外文，嵌入於圖形之內，如將外文予以單獨分割審查，整體標章圖樣將失其完整性，本案服務標章為一完整不可分割標章，予人寓目印象深刻，為原告之公司標章，得用以表彰原告服務來源並與他人服務相區別，應具有特別顯著性。
Ⅱ、而上述「特別顯著性」之判斷，還可以由以下所列之各項事實及證據來支持：
ａ、本案服務標章圖樣除在韓國、歐洲共同體及美國註冊外（附證三），於中華民國亦取得註冊第五九二三九三號、第五九五五八五號、第五九五六二八號及第五七三三八八號商標專用權迄今仍然有效（附證四），而被告機關於核駁本案服務標章申請之後，復於民國八十九年一月十六日核准相同之標章圖樣於國際分類第四十二類之「網路購物」服務，列為註冊第一二三四○二號標章（附證五），故本案服務標章確具顯著性。
ｂ、其次以下之事實及證據，也是原處分所未加斟酌者：
⑴、本案服務標章內之外文「GEMOLOGICAL INSTITUTE OF AMERICA」
為原告使用近七十年之標章。西元一九二○年代起，因科技之進步及商業快速發展，所有珠寶商均面臨新的寶石、人造珠寶及養珠等鑑定問題而莫衷一是。西元一九三一年原告之創設人Robert
M. Shipley先生遠赴德國及英國學習寶石學後，回到美國以「GEMOLOGICAL INSTITUTE OF AMERICA」及本案標章，從事有關珠寶學問之傳授。因一般珠寶業者時程均極緊湊忙碌，無法按時上課，原告遂以在家函授課程方式，從事寶石教育之推廣。一九四○年Richard T. Liddicoat先生加入原告公司，將原告公司之觸角由東岸紐約延伸至西海岸之加州洛杉磯，Liddicoat先生係當今全球最專業知名之珠寶家之一，其大力推廣鑽石等級鑑定制度，而為全球各地珠寶商所採用。除此之外，原告之創設人Shipley先生了解亦應有相關之儀器設備，確認珠寶商以個人學識經驗所為珠寶鑑定之結果，乃設立享譽國際之GIA Gem TradeLaboratory。該中心的鑽石品質分級報告，成為全球高品質之鑽石公證，而其有色寶石及彩色鑽石鑑定，亦為珠寶企業提供最可靠之依據。一九八一年原告出版「Gems & Gemology」季刊，乃世界首屈一指之珠寶雜誌，刊載有最新寶石研究與發展，因卓越之作者與攝影師的合作無間，使得此本內容深入、見解精闢、美麗獨特的雜誌，成為當今寶石學研究之最佳資源。原告近七十餘年來領導全球珠寶業界腳步及成長發展脈動，除美國紐約及洛杉磯外，已在東京、漢城、香港、佛羅倫斯、台北、大阪、曼谷等國家及地區設有分部並透過關係企業亦於其他國家及地區，從事珠寶相關業務及教育訓練課程。經過原告鑑定之珠寶或參與原告課程之人員，均受相關同業之高度肯定。且同業間就有關珠寶之訓練課程及品質鑑定，亦常標榜其師資係受過原告教育課程或由原告所提供者，故「GEMOLOGICAL INSTITUTE OF AMERICA」及本案標章已為表彰原告營業上有關珠寶及其相關產品與服務之識別標誌，凡此有下列證據資料為憑：
附證六：原告美國、日本、台灣、義大利、泰國、韓國課程簡介影本。
附證七：一九九五年台灣珠寶大展資料影本。
附證八：雜誌廣告影本。
附證九：「GEMS & GEMOLOGY」雜誌十五年索引及台灣、香港、中國大陸、訂閱名單影本。
附證十：原告一九九九年所舉辦之國際珠寶講習會全球邀請函。
附證十一：原告一九八二年及一九九一年所舉辦之國際珠寶講習
會全球邀請函附證十二：一九九一年春季「GEMS & GEMOLOGY」雜誌介紹一九九一年國際珠寶講習會之講師來自全球貳拾餘國。
附證十三：於澳洲、汶萊、加拿大、歐洲、香港、印度、印尼、
日本、韓國、澳門、馬來西亞、紐西蘭、巴基斯坦、菲律賓、新加坡、斯里蘭卡、中華民國、泰國、英國、美國等國家及地區發行之亞洲珠寶雜誌及香港珠寶雜誌，以證明原告於珠寶業界居領導地位，相關之活動均廣告注目報導，且參與原告課程之珠寶從業人員均受業界之高度肯定。
附證十四：曾參與原告課程之張瑜生小姐一九八七年所著「４Ｃ鑽石評價」影本。
附證十五：一九九一年珠寶界雜誌影本介紹原告中文寶石學部成立之報導。
附證十六：曾參與原告課程之余玉雲小姐所著珠寶窗影本，自六
十六年七月至七十一年十月即已發行至第五版之相關資料影本。
附證十七：「Asia Precious」於一九九七年連續三期介紹原告之歷史及知名度資料影本。
附證十八：原告寶石鑑定儀器代理廠商所出版之「如何閱讀鑽石鑑定書」影本。
⑵、且因「GEMOLOGICAL INSTITUTE OF AMERICA」文字過長，為於報
章雜誌上敘述之方便，遂予以簡化為「GIA」，此亦為一般業界及消費者所習慣之用法。「GIA」既為「GEMOLOGICAL INSTITUTE
OF AMERICA」之縮寫，於原告所呈送之證據資料中用於表彰原告所提供之服務，則外文「GEMOLOGICAL INSTITUTE OF AMERICA」及本案標章，亦應為閱讀報導之消費者所熟知有表彰原告提供服務之功能。
２、本案標章之識別性，應已為相關事業或消費者所明確認知：
Ⅰ、依前所述，在寶石和珠寶教育領域，原告是世界上最知名也是最早向珠寶商提供寶石培訓的學校之一。在珠寶行業，從原告獲得的學位享有相當於從哈佛大學獲得的學位之榮譽。而第一個現代化的寶石分級標準復由原告所制定。此一標準和『國際珠寶、銀器、寶石、珍珠、和寶石聯盟』的分級標準同為世界上寶石銷售之支柱；世界上絕大多數珠寶商都知道原告是以Ｄ到Ｚ分級標準的發明者。長期以來，原告以其分級標準提供客觀寶石分級鑑定證書和為其他寶石提供寶石鑑定證書而著名於世；幾十年來，世界各地的消費者在購買和銷售寶石的時候都非常依賴原告的鑑定報告；由原告獨立頒發的寶石鑑定證書可以保護消費者不至於購買到假貨，並作為推動珠寶業內商業活動一個值得信賴之規範。全世界珠寶界成員及一般消費者都將「GEMOLOGICAL INSTITUTE OF AMERICA」及本案標章與原告在寶石教育和寶石鑑定領域內提供的服務聯繫起來，並依賴這些標章來識別原告所提供的商品及服務。
Ⅱ、如果除了原告以外的組織在與寶石或珠寶有關的服務或商品上被允許使用含有「GEMOLOGICAL INSTITUTE OF AMERICA」及本案標章，則消費大眾及珠寶業者將誤以為其商品及服務係為原告所提供，此一結果將引起消費大眾和珠寶業者混淆和誤導，進而破壞珠寶交易規範秩序、發展和繁榮。
Ⅲ、如果除原告以外的公司使用「GEMOLOGICAL INSTITUTE OF AMERICA」及本案標章表彰其商品或服務，將造成一般消費者產生混淆誤認。
Ⅳ、外文「GEMOLOGICAL INSTITUTE OF AMERICA」及本案標章所表彰之寶石級別鑑定證書與該寶石的價值有直接之關聯，如不肖之珠寶廠商將其使用在寶石的級別鑑定證書上，則可能造成提高級別、使消費者以比市場價格較高的價錢來購買帶有「GEMOLOGICAL INSTITUTE OFAMERICA」及本案標章鑑定證書之寶石。
Ⅴ、又如果從一家沒有信譽的學校畢業的學生冒充持有原告的畢業證書從事寶石分級的工作，也會對消費者的利益帶來傷害。
Ⅵ、再者，如允許原告以外之公司使用「GEMOLOGICAL INSTITUTE OFAMERICA」及本案標章，則許多人可能參加其所表彰之訓練課程，但這些課程並沒有達到原告所規定的嚴格標準，則這些受訓人也會被欺騙，而影響整個珠寶業界之交易秩序。
Ⅶ、上述事實，有新萬山金銀珠寶有限公司之總經理、嘉寶珠寶有限公司之副總經理、台灣珠寶雜誌社發行人、斐儷珠寶之行銷經理、非凡比企業股份有限公司之業務經理、正金仙珠寶銀樓之經理、銓真美國際有限公司之負責人、飾藝企業有限公司之董事長華美公司之董事長、瑞奇股份有限公司之董事、全球寶石鑑定研習中心之鑑定師及大元珠寶公司之負責人所出具之證明書可稽 (附證二十四)。
Ⅷ、被告機關（含一再訴願決定機關）謂上述事實與本案標章是否應准予註冊之認定無關，無異與商標法建立正常交易秩序之立法意旨背道而馳。
３、依前述之「雙重功能 (Dual Function)」概念，本件服務標章即使具備組織名稱或其他功能，但因已其可以表彰商品或服務來源，仍應給予商標保護：
Ⅰ、原告檢索發現，被告機關已核准十餘件含有指稱機構名稱之外文「INSTITUTE」或「UNVERSITY」註冊於教育、書籍、衣服、玩具等服務及商品上（附證二十一），自足以說明「GEMOLOGICAL INSTITUTE
OF AMERICA」及本案標章不應因外文「INSTITUTE」有學院之意即不具顯著性。
Ⅱ、本案標章已經原告長期廣泛之使用，且在中華民國台灣亦有八年以上使用之事實，自具有表彰原告商品及服務來源之功能，即應准予註冊，否則允許他人自由使用「GEMOLOGICAL INSTITUTE OF AMERICA」及本案標章勢將導致相關事業或消費者產生混淆誤認及珠寶交易秩序之混亂，此中國大陸國家工商行政管理局商標評審委員會就「GEMOLOGICAL INSTITUTE OF AMERICA」及本案標章於大陸申請註冊案件亦採相同之見解（附證二十二）原處分（含一再訴願決定）以外文「GEMOLOGICAL INSTITUTE OF AMERICA」為組織名稱，即謂本案標章尚不足以成為原告營業上之表徵，顯與客觀事實不符。
Ｄ、被告就「GEMOLOGICAL」已在他案核准註冊，顯見「GEMOLOGICAL」已具識別性，更遑論原原處分（含一再訴願決定）在是否具顯著性之審查上，有前後矛盾不一之告所申請「GEMOLOGICAL INSTITUTE OF AMERICA」認定：
１、按商標之審查雖採個案原則，唯就相同申請人及相同商標圖樣之申請案件，就其是否具顯著性之最基本註冊要件，不應有前後矛盾不一之認定。
２、次按商標法施行細則第二十八條規定，含說明性或不具顯著性之文字或圖形，若刪除該部分則失其商標圖樣完整性，而經申請人聲明該部分不在專用之列，得以該圖樣申請註冊。
３、由原告所檢送附證四及附證五之第五九五五八五號、第五九五六二八號、第五九二三九三號、第五七三三八八號商標及第一二三四○二號標章之註冊及審定資料與原告「GEMOLOGICAL」商標亦經被告機關核准註冊取得第五六三二六七號、第五六三二七九號、第五九二三九四號及第六○六二五號商標／服務標章專用權（附證二十三），迄今仍然有效等事實可知，本案服務標章於原告就外文「INSTITUTE OF AMERICA」及「KNOWLEDGE」部分予以放棄專用後，非不能准予註冊。
４、被告機關於八十八年六月十四日 (八八)慧商五四五字第○一五七三八號核駁理由先行通知書內，指示原告就「GEMOLOGICAL INSTITUTE OFAMERICA」及「KNOWLEDGE」聲明放棄專用，唯原告因外文「GEMOLOGICAL」已取得註冊，且「GEMOLOGICAL INSTITUTE OFAMERICA」確為原告營業上表徵之事實，如就此部分予以放棄專用權，將不當影響原告已取得註冊之商標及服務標章之權利。再者，外文「KNOWLEDGE」於本案服務標章中之字體大小與「INSTITUTE OFAMERICA」亦分別顯然，自不應等同視之，故請求被告機關考量原告已取得「GEMOLOGICA」商標及服務標章註冊及本案服務標章文字字體特殊組合之事實，准予就外文「INSTITU E OF AMERICA」及「KNOWLEDGE」部分分別予以放棄專用，且被告機關不同意時，另文賜知原告，俾憑為最終之決定，唯被告機關，對上述事實，未詳加考量，亦未告知否准之理由，即推翻其原來之見解，為核駁之處分，其處分自屬違法不當。
５、又珠寶及寶石之教育乃原告於全球各地所提供近七十年之主要服務，外文「GEMOLOGICAL INSTITUTE OF AMERICA」及本案標章使用於上述服務上，更能表彰其來源之提供者，被告機關既於附隨之商品及服務上核准審定註冊第五九五五八五號、第五九五六二八號、第五九二三九三號、第五七三三八八號及第一二三四○二號商標及服務標章，則原告實無法理解外文「GEM LOGICAL INSTITUTE OF AMERICA」、「KNOWLEDGE」及本案服務標章於首要之教育服務上受准許卻無法表彰服務來源之道理安在。
６、本件服務標章之審查，對相同申請人及圖樣之標章就商標最基本之識別性及說明性要件，實不應以個案審查原則做為卸責之理由而出現完全不同，歧異之認定。
三、惟在九十年三月六日之準備程序中，同意將本案之爭點，限縮在前開二所述，即有關本案申請註冊之服務標章，是否依商標法第五條第二項之規定而取得識別性。
貳、被告方面：
一、按服務標章所用之文字、圖形、記號、顏色組合或其聯合式，應足以使一般消費者認識其為表彰服務之標識，並得藉以與他人之服務相區別，為商標法第七十七條準用同法第五條第一項所明定。
二、本件原告申請註冊之服務標章圖樣中之外文「GEMOLOGICAL INSTITUTE OFAMERICA」、「KNOWLEDGE」，分別為「美國寶石學院」、「知識」，以之作為標章指定使用於有關寶石、珠寶等知識之傳授等服務，難謂足使一般消費者認識其為表彰服務之標識並得藉以與他人之服務相區別，欠缺識別性。
三、雖然原告同意放棄「INSTITUTE OF AMERICA」及「KNOWLEDGE」部份之專用權，然除去該放棄專用權部份後之「GEMOLOGICAL」（寶石的）使用於寶石、珠寶等知識之傳授等服務亦欠缺識別性。
四、且因係「GEMOLOGICAL INSTITUTE OF AMERICA」整體欠缺識別性，不符商標法施行細則第五十條準用同細則第二十八條第一項之規定，自有違前開法條之規定。此見諸原告美國第0000000號註冊案，放棄「GEMOLOGICALINSTITUTE OF AMERICA」部份之專用權。
五、原告一九九九9年六月二十二日第0000000號註冊案，是以取得識別性核准 (美國商標法SEC.2(f))。
六、原告若欲「GEMOLOGICAL INSTITUTE OF AMERICA」於我國註冊專用，自應依法取得識別性。
七、然依原告所檢送之資料多為國外資料，僅少數是國內資料。再是偶見有「GEMOLOGICAL INSTITUTE OF AMERICA」字樣，亦多非作為標章使用，難稱經其使用，已為我國消費者所認知，已取得識別性。
八、至原告稱已在韓國、歐洲共同體取得註冊，然因韓國、歐洲共同體無放棄專用制度，與我國法制不同，大陸地區雖亦有放棄專用之實施，但實際使用狀況及消費者認知情形或有不同，不宜比附援引。
九、另原告所舉有不同商標、標章獲准註冊諸案，或因指定使用之類別不同，或案情有異，況依審查「個案拘束」原則，不宜執為本件亦應核准註冊之論據
十、此外針對原告就商標法第五條第二項之規定所表示之法律意見，則提出以下之反駁：
Ａ、顯著性必須以消費者之認知能聯想者為前提。
Ｂ、原告為學校，其目的為招生，招生的對象為一般大眾，故顯著性與否應以一般大眾的認知為採樣，而非有幾家廠商證明即可。
Ｃ、並非學校或公司名稱不可當作商標註冊，而是必須把學校或公司名稱當商標使用且取得顯著性之後才可以註冊，並非以使用多久來認定。
Ｄ、「蘊育中的顯著性」並不能認定具有「顯著性」，必須經過一段時間，已達顯著性之目的後，始得依據商標法第五條第二項取得第二層意義。
Ｅ、原告所主張之前例，可能因案情不同、使用之類別不同、制度之改變（如：放棄專用權制度之改變）、審查基準不同，故有不同之結果，並非前案准許，本案即應准許。原告當初在美國申請時，美國亦要求其放棄該名稱之使用，而不准許其註冊﹔經過三十年後准許，乃因原告已使用該名稱三十年，已取得顯著性。
Ｆ、商標具有地域性，在美國取得顯著性，在我國不一定具有顯著性。
Ｇ、商標法第五條第二項之第二層意義的標準是隨著商品的種類和服務的種類而有不同的認定。
Ｈ、學校名稱可以作為服務標章，被告係因原告無顯著性而駁回原告之申請。理 由
壹、本案兩造爭執之要點：
一、本件原告以「GEMOLOGICAL INSTITUTE OF AMERICA KNOWLEDGE and design」名稱及圖樣，申請服務標章註冊。被告審查後，要求原告放棄圖樣上之「GEMOLOGICAL INSTITUTE OF AMERICA」與「KNOWLEDGE」部分文字之專用權限，原告則於八十八年八月十六日具狀請求准予在外文「INSTITUTE OF AMERICA」及「KNOWLEDGE」部分予以放棄專用之條件下，就上開申請給予服務標章專用權，而遭被告機關之拒絕，為此原告乃提起本件訴訟，請求在同上之條件情況下（即放棄外文「INSTITUTE OF AMERICA」及「KNOWLEDGE」之專用權利），由法院命被告機關作出准予服務標章註冊之行政處分。
二、而在行政訴訟程序中，原告原先主張，本案申請之服務標章符合商標法第五條第一項與第二項之識別性要求，而應給予商標註冊。但在準備程序中，原告已同意，不再爭執被告機關就本件服務標章，依商標法第五條第一項識別性之規定，所為判斷結論，而將全案之爭點集中在商標法第五條第二項之識別性判斷上。故本院以下之論述，也僅限於此一爭點，爰先此敘明之。
貳、本院認定前開服務標章符合商標法第五條第二項所規定之識別性要求，而可以給予註冊之理由：
一、按商標法第五條第一項、第二項分別規定：「商標所用之文字、圖形、記號、顏色組合或其聯合式，應足以使一般商品購買人認識其為表彰商品之標識，並得藉以與他人之商品相區別。」「不符前項規定之圖樣，如經申請人使用且在交易上已成為申請人營業上商品之識別標識者，視為已符合前項規定。」而以上之規定，依商標法第七十七條之規定，復準用於服務標章之識別性判斷上。
二、再從商標法第五條之前後文義觀之，其第二項之規定，乃是在商標或服務標章文字圖樣（甚或是圖形）本身之識別性不足之情況下，因為考慮到其在市場上積久慣常之使用，已使社會大眾知悉其代表特定之商品或服務，透過社會現實之認知，仍具有識別力，而例外給予商標或服務標章專用權。因此商標法第五條第二項之判斷，乃是一個「已然事實」之「發現」，而非「應然事實」之「可能性推測」，應依具體存在之證據為客觀之判斷。而其識別性判斷所受之限制，則規定在商標法第三十七條第十款後段，即不得是使用商品或提供服務之「通用名稱」。
三、而特定之服務標章文字圖案（甚或是顏色）是否符合商標法第五條第二項所指之「服務識別標識」一節，被告機關內部定有「商標識別性審查基準」行政命令，做為承辦人員審查商標時之輔助性參考。其中一、審查要點、（二）商標法（下同）第五條第二項規定之審查原則，明定：「1第五條第二項規定之適用，應就下列事項綜合審查：
（1）使用該商標於指定商品之時間長短、使用方式及同業使用情形。
（2）使用該商標於指定商品之生產、銷售、廣告之數量。
（3）使用該商標於指定商品之市場分析、銷售網路、販賣陳列之處所等。
（4）廣告業者、傳播業者出具之證明。
（5）公會、商會、其他具公信力機構出具之證明。
（6）各國註冊之證明。
（7）其他得據為認定有識別性之證據。
2 前述事項所指之證據不以國內資料為限，若為國外資料時，仍須以國內消費者是否認識其為表彰商品之標識為判斷基準。
3 依第五條第二項申請註冊之商標，其圖樣及指定使用之商品應與實際使用者相同。」以上之審查基準規定，亦可類推適用於本案服務標章之審查上。
四、而依上述之審查標準，最重要者莫過於市場現實狀況之調查，就此原告已提出新萬山金銀珠寶有限公司等公多家公司之總經理、副總經理、行銷經理、業務經理或銀樓負責人出具之證明，甚至還包括台灣珠寶雜誌社之發行人、全球寶石鑑定研習中心鑑定師所出具之證明書，證明其等均能明確認知到系爭服務標章之識別性。而被告機關對以上證明書之文書形式上證明力亦不爭執，則由以上之文書，應可判定原告之系爭服務標章已取得了「證明所提供服務之識別作用」，而符合商標法 第五條第二項識別性之要求。
五、對此被告機關雖抗辯稱：
Ａ、原告申請註冊之服務項目為有關寶石之設計、宣傳、銷售及真偽鑑定與價值評定之教育服務，其營業目的是為招生，而招生的對象為一般大眾，故識別性之判斷應以一般大眾的認知為準，而不能以珠寶業界之認知為準。
Ｂ、營業主體與商品或服務之識別標識，在概念上，應該加以區別，除非營業主體名稱被以商標或服務標章之方式來加以使用以後，營業主體名稱才可能取得商標的服務標章之功能。本件原告申請註冊之服務標章即是其公司名稱，原告之使用方式只是表彰其營業主體，而非表彰所提供之服務。
Ｃ、商標法之適用有其地域性，服務標章之識別性判斷亦然，原告聲稱其在美國依第二層意義（即類似我國商標法第五條第二項之規定）取得服務標章之註冊云云，但在美國有識別性，未必在我國一樣具有識別性。
Ｄ、此外即使原告之系爭服務標章在我國有一定之知名度，但「蘊育中的顯著性」還是不等同於「識別性」，必須經過一段時間後，才能達到識別性之程度。
六、但本院則認為：
Ａ、有關商標或服務標章在市場上之識別性，其判斷，將隨著商品的種類和服務的種類而有不同。應該以與該不同商品或服務之相關事業或消費者為其範圍，而不能以社會全體大眾之普遍認知為準。依此標準來判斷：本案原告所提供之服務為，有關寶石之設計、宣傳、銷售及真偽鑑定與價值評定之教育。
雖其營業目的在於招生，但會參加此種教育訓練者，應該限於已從事或將從事珠寶銷售之專業人員或少數之業餘愛好者，自不能以一般社會大眾之認知程度來判斷，原告此部分主張並不可採。
Ｂ、本院亦認為，營業主體與商品或服務之識別標識，在概念上可以區別。且銷售商品時，商品本身之識別標識與生產或銷售主體之表示符合，未必會使用相同之圖樣文字，二者應該加以分別看待。但是在服務之情況則會有所差異。由於提供服務者是提供無體之勞務，相對於商品之有體物而言，勞務本身無法附上標誌，則在標識勞務之服務時，比較容易產生直接訴諸提供勞務者之營業主體名稱之方式。本件之情形正是如此，此時原告之主體名稱與服務標章之識別性應可同時存在。
Ｃ、本院也同意被告機關之法律意見，即服務標章之識別性判斷，應以我國現有領域為準，在外國有第二層意義，未必在我國也有第二層意義。但是：
１、雖然原告從一九四○年代在美國開始經營，直到一九九九年才在美國取得服務標章之專用權，期間長達五十年之久。不過其提供之珠寶價值銷服務乃是極為專業而小眾之服務，市場對象長期而固定，取得識別性極難，但一旦取得之後，識別基礎即甚穩固，而且識別標誌之傳播速度也會加速（因為競爭者少，而且全世界每一個國家對此服務均有特定而穩固之小規模需求，故其知名度會在各國之特殊市場內迅速傳播）。
２、加上現今社會資訊高度流通，且美國之大眾文化與社經活動每每對台灣之社會活動現象形成重大之引領作用，因此原告之系爭服務標章在美國之識別性，雖然不能據為認定在我國識別性之標準，但仍然是一個重要的參考指標。何況本件原告已另外提出證明我國領域內識別性之多項證據，因此此項事證當然可以視為：「原告系爭服務標章、在我國領域內、具備識別性」之另一重要參考指標。
Ｄ、最後有關「蘊育中的顯著性」與「識別性」之區別，本院明瞭二者有時間上之落差，但是這中間需要經過多少之時間，卻沒有一個固定之標準，仍然要視個案之情況而定。前已言之，在本案中，基於其服務內容之特殊性（競爭者少，市場規模小而穩固，如果是個競爭激烈的產業，本案一定有大量的異議或評定情況發生），二者之落差自然比較小。何況上述之「時間落差」畢竟還是一個過程的觀察，僅具有參考價值。真正之標準最終還是要回到市場之現實認知，而此點原告已提出適當之證據證明其事。
七、另外原告在本件服務標章申請案中，原告已依前開「商標識別性審查基準」一、審查要點、（三）「商標圖樣中包含不具識別性之文字、圖形或記號，若刪除該部分則失其商標圖樣完整性，而經申請人聲明該部分不在專用之列，得以該圖樣申請註冊。」之規定，放棄外文「INSTITUTE OF AMERICA」及「KNOWLEDGE」之專用。且其未放棄專用權之「GEMOLOGICAL」一字（屬形容詞，中譯為「珠寶的」），也不是原告提供服務內容之「通用名稱」，給予註冊，亦不致違反商標法第三十七條第十款之規定。
參、綜上所述，本件被告以原告提出申請之服務標章「GEMOLOGICAL INSTITUTE OFAMERICA KNOWLEDGE and design」，不具識別性，不符合商標法第五條第二項之規定，而在原告放棄外文「INSTITUTE OF AMERICA」及「KNOWLEDGE」專用之情況下，仍然拒絕原告之請求，自屬不當，一再訴願決定未予糾正，亦有未洽，且本案又無商標法第三十七條所定不得註冊之事由，原告聲明求為撤銷原處分及一再訴願決定，並命被告機關就其系爭服務標章之申請，在其放棄外文「INSTITUTE OF AMERICA」及「KNOWLEDGE」專用之情況，為准予註冊之行政處分，即無不合，應予准許。
據上論結，本件原告之訴為有理由，爰依行政訴訟法第九十八條第三項前段，判決如
主文。中 華 民 國 九十 年 四 月 六 日
臺北高等行政法院 第五庭
審判長 法 官 姜素娥
法 官 林文舟法 官 帥嘉寶右為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後二十日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後二十日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中 華 民 國 九十 年 四 月 九 日
書記官 林麗美