臺北高等行政法院判決 八十九年度訴字第一四四五號
原 告 旗標出版股份有限公司代 表 人 甲○○董事長訴訟代理人 牛湄湄 律師被 告 經濟部智慧財產局代 表 人 陳明邦（局長）訴訟代理人 丁○○
參 加 人 聖典科技股份有限公司代 表 人 乙○○訴訟代理人 丙○○右當事人間因商標評定事件，原告不服經濟部中華民國八十九年八月七日經（八八）訴字第八九○八八○四八號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院裁定命參加人參加被告之訴訟。本院判決如左：
主 文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事 實
甲、經過事實摘要：
壹、原告之請求：（請求被告作成特定之行政處分）
一、緣因參加人正點資訊有限公司（現更名為聖典科技股份有限公司）於八十四年十月十三日以「ＶＢ」商標申請註冊為聯合商標，指定使用於商標法施行細則第四十九條第九類之磁碟、磁片、磁帶、光碟等產品上，並經被告機關審定公告後，於八十五年十二月一日核准註冊（註冊號碼為00000000號）。
二、其後原告於八十七年八月二十六日以利害關係人之身分，主張前開參加人之註冊商標有違商標法第三十七條第一項第十款及商標法第五條第一項之規定，而依商標法第五十二條第一項之規定，提出評定之申請。
貳、原告主張之請求權規範基礎：
一、商標法第五十二條第一項：
商標之註冊違反第三十一條第五項、第三十六條、第三十七條第一項或第四十二條第二項後段之規定者，利害參加人得申請商標主管機關評定其註冊為無效。
二、八十二年十二月二十二日修正公布之商標法第三十七條第一項第十款：商標圖樣有左列情形之一者，不得申請註冊：
十、凡文字、圖形、記號或其聯合式，係表示申請註冊商標所使用商品之說明或表示商品本身習慣上所通用之名稱、形狀、品質、功用者。
三、商標法第五條第一項：
商標所用之文字、圖形、記號、顏色組合或聯合式，應足以使一般商品購買人認識其為表彰商品之標識，並得藉以與他人之商品相區別。
四、商標法第五十二條第二項：
商標之註冊違反第五條、第三十一條第五項、第三十六條、第三十七條第一項第一款至第十款、第十二款、第十三款或第四十二條第二項後段之規定者，商標審查員得提請評定其註冊為無效。
參、拒絕請求之行政處分：
一、作成之機關：經濟部智慧財產局。
二、作成之案號：中台評字第Ｈ00000000號商標評定書。
三、作成之時間：八十九年四月十八日。
四、拒絕之理由：
Ａ、法令之適用：
１、本件被評定之註冊第00000000號商標係於八十五年十二月一日核准註冊，故商標評定應適用八十二年十二月二十二日修正公布之商標法。
２、被告機關（評定機關）對商標法第三十七條第一項第十款之解釋：
Ⅰ、有關「商品之說明」之解釋：按商標圖樣之文字、圖形、記號或其聯合式，依社會一般通念，如為商品本身之說明或與商品本身之說明有密切關連者，即不得申請註冊，不以一般製造、經銷該項商品者所共同使用為必要。
Ⅱ、有關「習慣上所通用」之解釋：係指一般製造、經銷該項商品者所共同使用，或同業間就同類之商品已有反覆使用之事實，在意識上已失其特別顯著性而言。
Ｃ、原告之主張：
１、外文「VISUAL BASIC」係美國微軟公司於西元一九九一年所開發生產之軟體，意指可以視覺上看見的電腦程式語言。
２、系爭註冊第七三七六四八號「ＶＢ」商標圖樣上之外文「ＶＢ」二字即「VISUAL BASIC」之縮寫，已為電腦資訊業者廣泛使用於「VISUALBASIC 」之書籍、雜誌、光碟、磁片等物品上，作為「VISUAL BASIC」程式語言名稱之簡稱，於本件系爭商標八十四年十月十三日申請註冊日之前，「ＶＢ」已成為「VISUAL BASIC」通用之代名詞及業界共同使用之簡稱。
３、系爭商標之申請註冊指定使用於磁碟、磁片、磁帶、光碟等商品，應有上述法條之適用。
Ｄ、但是被告則基於以下之理由，認為本案並不符合商標法第三十七條第一項第十款之構成要件，因為：
１、「ＶＢ」縮寫與商品之說明欠缺密切關連本件系爭商標圖樣上之外文「ＶＢ」二字，與其所指定使用於磁碟、磁片、磁帶、光碟等商品，依社會一般通念，尚非直接明顯地表示該等商品本身之說明文字或與該等商品本身之說明有密切關連。
２、原告所提證據亦不足證明上述關連性：原告檢送之倚天雜誌、資訊與電腦雜誌、網路所下載有關ＶＢ的電腦書籍廣告、文章報導、資訊新聞週刊等證據資料影本觀之，其內容係在介紹有關美商微軟公司所開發生產之「VISUAL BASIC」軟體，並以「ＶＢ」簡稱之，惟並非即謂「ＶＢ」係本件系爭商標指定使用商品之說明或與該等商品本身之說明有任何密切關連。
３、「VISUAL BASIC」亦已為微軟公司註冊為商標外文「VISUAL BASIC」亦經美商微軟公司於八十五年六月五日在我國申請註冊取得註冊第七六五八七五號「VISUAL BASIC」商標，指定使用於錄有電腦程式（包括應用程式、語言處理程式及翻譯程式）之磁碟、軟性磁碟、卡式電腦程式帶、光碟及光碟唯讀記憶體商品。
４、原告提出之證據不足以證明「ＶＢ」為習慣上通用之名稱：
Ⅰ、申請人檢送之報紙徵才廣告、八十七年度資訊專業人才培訓計劃簡章等證據資料影本，除日期均在本件系爭商標八十四年十月十三日申請註冊日之後外，亦難謂業界有將「ＶＢ」作為磁碟、磁片、磁帶、光碟等商品習慣上通用之名稱之事實。
Ⅱ、此外，美國ＶＢＴＥＣＨ雜誌封面、「ＶＢ」教學光碟、美國發行之ＶＢ－ＣＤ光碟封面及原告出版之ＶＢ５與資料庫程式設計一書所附之ＶＢ５學習光碟影本，其使用日期亦在本件系爭商標申請註冊日之後，或無日期之標示，凡此均難謂於本件系爭商標八十四年十月十三日申請註冊日之前，「ＶＢ」已為電腦資訊業者共同使用或反覆使用而為該等商品習慣上通用之名稱之事實。
５、綜上所述，本件系爭註冊第七三七六四八號「ＶＢ」商標之申請註冊，指定使用於磁碟、磁片、磁帶、光碟等商品，無上述商標法第三十七條第一項第十款之適用，原告之註冊申請應不成立。
Ｅ、至於原告主張有關參加人系爭商標有違商標法第五條第一項之規定，而請求被告機關之審查人員依同法第五十二條第二項之規定提請評定部分，核屬另案問題，非本案所得審究。
肆、拒絕之結果，侵犯到原告的營業自由。
一、查ＶＢ為習慣上「VISUAL BASIC」之簡稱使用，電腦軟體業界均以為該代名詞，而原告為電腦書籍業者，前因出版有關「VISUAL BASIC」之書籍，在書籍中附上之教學光碟，以「ＶＢ」標示，以說明該光碟內容為有關「VISUALBASIC」套裝軟體之教學內容，該等使用本為商標法第二十三條規定「凡以普通使用之方法，表示自己之姓名、商號或其商品之名稱、形狀、品質、功用、產地或其他有關商品本身之說明，附記於商品之上者，不為他人商標權之效力所拘束，但以惡意使用其姓名或商號時，不在此限。」之「普通使用方法」。
（註：１、所謂「普通使用方法」，謂以一般常用之方法表示於商品者而言
因之以普通使用方法如文字圖形等，表示其商品之名稱、形狀、品質或功用或對於商品之說明，附記於商品之上，即不為他人商標權所拘束。
２、「若於商品或有關廣告上使用之圖樣（文字、圖形、記號或其聯合式）非使一般購買人認識該圖樣並藉以辨別商品之來源與信譽（非因表彰自己之商品），而係用於表示商品本身有關之說明者，自非通常之商標使用可比，理應視為普通使用之方法，不受他人商標專用權效力所拘束。」（見（73）台商玖-貳字第210452號、211731號函）
二、原告於出版之書籍所附之磁片、光碟上載之「ＶＢ」或「ＶＢ５．０」，實乃「Visual Basic」之簡稱，為一種程式語言，早已為一般資訊者或大眾所知悉，且原告以文字圖形表示於該書籍所附磁片、光碟上，係用於說明被告出版之書籍之內容、名稱、功用等，亦為對於該書本、磁片、光碟本身之說明，並非以之表彰為原告公司之商品，依上開函釋及商標法之規定，原告對於「ＶＢ」或「ＶＢ５．０」之載於磁片，光碟上實乃「普通使用之方法」，自不受原告商標專用權之拘束；而相同情形亦在電腦書籍出版業者松崗公司存在，然參加人聖典公司卻對原告及相同情況之出版業者以侵害其商標為由而民事起訴請求損害賠償【原證九：民事起訴狀及答辯狀】，是該應評定註冊無效之系爭商標已因參加人之濫行商標權而侵害原告之營業自由，因之有提起本件行政訴訟之必要。
乙、兩造聲明：
壹、原告訴之聲明：
一、求為判決撤銷原處分及訴願決定。
二、被告機關應為「第00000000號『ＶＢ』商標之註冊應作為無效」之評定處分。
貳、被告及參加人訴之聲明：原告之訴駁回。
丙、原告指摘「行政處分具有違法性」部分，二造之主張：
壹、原告方面：
一、本案在法律適用上有違背法令之處：
Ａ、法令構成要件之解釋及適用有誤：
１、商標法第三十七條第一項第十款「習慣上所通用」之意涵：
Ⅰ、按依司法院解釋及過去行政法院裁判之見解，申請註冊之商標圖樣是否構成習慣上所通用，取決於其所指定使用商品本身之名稱、形狀、品質、功用等在事實上為一般人所習用。
──────────────────────相關解釋及判決：
⑴司法院院字第一００八號解釋（二十二年十二月七日）
解釋文：（一）商標法第二條第五款所謂（習慣上通用），祇須在
事實可認有此普通使用之習慣，即與本款相當，毋庸以數目為標準。至所謂標章，應指標或章二者而言。
⑵最高行政法院六十八年度判字第七二九號：
要旨：按商標圖樣之文字、圖形、記號或其聯合式係表示申請註冊
商標所使用之商品本身習慣上所通用之名稱、形狀、品質、功用或其他有關商品本身之說明者，不得申請註冊，為商標法第三十七條第一項第十款所明定。又所謂習慣上所通用，只須在事實上有此普通使用之事實，即屬相當，不以數目為標準，復為司法院院字第一○○八號解釋所明示。而文旦為臺灣省台南縣麻豆鎮附近出產頗負盛名之水果，其皮與汁為製造蜜餞、糖果之材料，如該鎮專味香食品行製售之專文旦糖係在本省光復之初已於市面銷售，其主要原料即為文旦柚果汁、文旦柚味道之香料、糖、麥芽糖等所製成，該「文旦糖」字樣係屬一般通用之一種糖果名稱，例如桔子糖、牛奶糖、香蕉糖等等，有臺灣省台南縣糕餅罐頭商業同業公會出具之證明書附原處分卷可稽。是則原告以「文旦圖樣」及「文旦」商標指定使用於商標法施行細則第二十七條第二十六類蜜餞、糖果等商品申請註冊，顯與首開規定有違，被告機關評決原告前經核定之第七三五八二號「文旦圖樣」商標及其聯合商標第八五九五一號「文旦」商標之註冊，作為無效，洵無不合。
⑶最高行政法院七十年度判字第一九三號
要旨：按商標圖樣之文字、圖形、記號或其聯合式，係表示申請註
冊商標所使用之商品本身習慣上所通用之名稱、形狀、品質、功用或其有關商品本身之說明者，不得申請註冊，商標法第三十七條第一項第十款定有明文，所謂「習慣上所通用」，依照司法院院字第一○○八號解釋：「祇須在事實上可認有此普通使用之習慣而言」，則申請註冊之商標圖樣，對其所指定使用商品本身之名稱、形狀、品質、功用等在事實上為一般人所習用者，即構成習慣上所通用。本件原告已註冊之「聯旺牌標章」商標圖樣之形狀，外觀與鑰匙形狀相似，係屬事實，此項事實，不但有卷附樣本照片可為依據，且任何人均可取鑰匙比對，非設詞狡展可予否定，原告以此圖形作為商標申請註冊並指定使用鎖類商品，自屬該類商品本身習慣上所通用之形狀，揆諸首揭法律規定，自不得申請註冊，原處分依商標法第三十七條第一項第十款及第五十二條第二項規定，所為之評決，並無不合。
──────────────────────────
Ⅱ、參加人註冊時之現實情況應該當於「習慣上所通用」意涵：
ａ、「VISUAL BASIC」係美國微軟公司於一九九一年開發生產之軟體，
VISUAL之字義是「看得見的、視覺的」，VISUAL BASIC則指可以視覺上看見的電腦程式。
ｂ、早在一九九一年美商微軟公司發表後，此軟體即為大眾所知悉並廣泛使用，「VISUAL BASIC」之縮寫ＶＢ，亦早已為電腦資訊者廣泛使用於書籍、雜誌、光碟、磁片等物品上，作為「VISUAL BASIC」程式語言名詞之簡稱及代名詞。
ｃ、故於被評定商標申請商標註冊登記（八十四年十月十三日）前，「ＶＢ」已成為「VISUAL BASIC」於業界共同使用之簡稱，在有關電腦課程之廣告、書籍、相關之演說等活動，業者早已以「ＶＢ」為「VISUAL BASIC」之用語。
ｄ、國內電腦業者及任何電腦學習者對此均有共識，此習慣通用之情事，由〔倚天雜誌〕一九九三年十一月號、〔資訊與電腦〕一九九四年八月號、一九九四年十一月號及PC MAGAZINE雜誌1993.6.10版；1993.10.10版及第三波雜誌1995.4月版所載內容均將VISUAL BASIC」以「ＶＢ」代替之。即可證明「ＶＢ」於八十四年十月十三日申請商標前，早已屬業者間之共通習慣為VISUAL BASIC」之代名詞，並為資訊業界廣為使用迄今。
ｅ、此種情形正如PC、PE，任何電腦使用者都會理解為personal-computer、personal editor之代名詞。因任何使用「VISUALBASIC」之使用者，均熟知ＶＢ即指「VISUAL BASIC」，因之此在申請商標之前早已慣用於電腦業界，而無「專用權」之觀念存在。
ｆ、行政法院於八十一年間亦曾對業者以ＰＥ註冊商標，認定此屬「習慣上所通用」之文字，而維持參加人商標註冊無效之判斷（見行政法院八十一年度判字一七七六號判決）
ｇ、參加人ＶＢ商標圖案欠缺特殊性：於前述以ＰＥ為商標之案件中，參加人就ＰＥ二字尚有特殊造型設計，中央標準局及行政法院皆認其為無效商標，本案徒以無任何特殊性的ＶＢ字樣，被告機關及訴願決定機關卻不評定為無效，認事用法顯有偏頗及欠公允。
２、就原告上述主張，被告及訴願決定機關雖謂：
Ⅰ、ＰＥ案之決定與判決見解不具拘束力：原告所提行政法院六十八年度判字第七二九號、七十年度判字第一九三號判決，以及關於ＰＥ商標被評定為無效之案例資料：
經濟部中央標準局評定書、經濟部訴願決定書、行政院再訴願決定書、行政法院八十一年度訴字一七七六號判決、行政法院七十年判字一一四六號判決，均為另案問題，與本件無關。
Ⅱ、「ＶＢ」僅係「VISUAL BASIC」之簡稱，而非磁片等商品所通用之名稱：
原告所提證據，包括倚天雜誌、資訊與電腦雜誌、網路所下載有關ＶＢ的電腦書籍廣告、文章報導、資訊新聞週刊等資料，係在介紹有關美商微軟公司所開發生產之「VISUAL BASIC」軟體，並以「ＶＢ」簡稱之。
Ⅲ、「ＶＢ」與商品本身或商品說明欠缺必然關連：原告所提事實，難以認定業界將「ＶＢ」做為磁帶、磁片、光碟等商品習慣上通用名稱之事實，亦難以證明「ＶＢ」係本件系爭商標指定使用商品之說明或與該等商品本身之說明有任何密切關連。
３、對訴願機關之見解，原告認為：
Ⅰ、既然訴願決定認定原告提之雜誌內容中，以「ＶＢ」為「VISUALBASIC」之簡稱，足證業者以「ＶＢ」簡稱之事實，而構成「習慣上所通用」。
Ⅱ、以「ＶＢ」為商標使用於磁碟、磁片、磁帶光碟等產品，依一般電腦業者通念，實即直接表示該等商品本身內容之說明。
查，商品磁碟、磁片、磁帶光碟如標示以「ＶＢ」，即表示該商品磁碟、磁片、磁帶光碟之內容為有關「ＶＢ」之程式內容，為該商品磁碟、磁片、磁帶光碟內容之說明，此情形正如同申請參加人聖典公司以「ＶＢ」作為其「VIRUS BUSTER」應用程式之商標標示於上開磁碟、磁片、磁帶光碟商品以為其商品內容之說明；但因「ＶＢ」早為「VISUAL BASIC」應用程式之通用簡稱已為通用習慣使用，此情形正如同商品「糖果」，如以標示「桔子糖」，則為說明該糖果商品為桔子口味，如以「文旦糖」稱之，則習慣上即為該商品糖果口味之說明；同理，如果商品磁碟、磁片、磁帶光碟以「ＶＢ」標示稱之，則依「ＶＢ」簡稱之習慣，將認該商品磁碟、磁片、磁帶光碟為含有「VISUAL BASIC」應用程式有關之商品內容，此情形相較於上開最高行政法院六十八年度判字第七二九號，以文旦字樣及圖樣作為糖果等商品商標註冊，經行政法院亦認定為一般習慣之為商品本身之說明乙案經判定無效之情形相同。
Ⅲ、參加人聖點資訊限公司申請「ＶＢ」之商標，乃因其所發行之「VIRUS BUSTER」掃毒軟體防毒軟體，此為標示於電腦程式有關之磁片光碟等相關產品以為商品內容，然而使用已屬習慣上通用之簡稱「ＶＢ」為商品之說明，將使人誤認其商品內容為「VISUAL BASIC」軟體，蓋「ＶＢ」已與系爭商標所指定使用商品之說明或與該等商品本身之說明有密切關連。
Ⅳ、參加人明知申請登記「ＶＢ」商標前，「ＶＢ」已為「VISUAL BASIC」之簡稱，仍有意以慣用之「ＶＢ」混充作為其商品「VIRUS BUSTER」之說明，由此觀之，顯然「ＶＢ」即為商品「內容之說明」，被告機關謂「依社會一般通念，尚非直接明顯地表示該等商品本身之說明文字或與該等商品本身之說明有密切關連」，顯然與事實有違。查：商品磁碟、磁片、磁帶、光碟等之標示「ＶＢ」，在說明其商品
磁碟、磁片、磁帶、光碟之內容為「ＶＢ」上有關之電腦用品上之標示，即為「商品內容之說明」，舉例言之：
⑴如以「PE」標示於書籍雜誌，客觀上及習慣上即在於表達該商
品書籍、雜誌內容為與電腦PE有關之書籍、雜誌，如使用於商品磁碟、磁片、磁帶、光碟等表示該商品內容含有與PE應用程式之相關產品。
⑵如以「PC-CILLIN」商標標示，即在於標示該商品磁碟、磁片
、磁帶、光碟之內容為有關「「PC-CILLIN」」防毒軟體之相關內容。
⑶同樣道理，申請參加人聖典公司以「ＶＢ」使用標示於商品磁
碟、磁片、磁帶、光碟等之上，亦在說明其商品磁碟、磁片、磁帶、光碟之內容為「ＶＢ」（但其指其VIRUS BUSTER之防毒程式）有關之內容，但因「ＶＢ」已為習慣上通用之「VISUALBASIC 」通稱（此正如「PE」之通稱），是「ＶＢ」使用於指定商品磁碟、磁片、磁帶、光碟等上即為該商品內容之說明，習慣上將以為「ＶＢ」（VISUAL BASIC）應用程式相關之商品內容。
⑷此情形如同以「文旦」字樣或圖樣標示於商品糖果之上，將認為此即說明商品糖果之內容為文旦口味。
⑸在八十一年判字第一七七六號行政判決意旨中，對於「PE」商
標可否註冊指定商品書籍、新聞雜誌、圖畫、照片、票據商品類之爭點：
當時原告即申請人主張：
「該PE商標與所指定商品書籍、新聞雜誌、圖畫、照片、票據
之品質、功用、名稱無直接必然之關聯性，並非商標所只定商品本身之說明」等語。
但被告機關卻明白表示以下之意見：
「PERSONAL EDITOR為美商IBM公司所開發生產之電腦套裝軟體
名稱，國內業者及使用者將之簡稱為PE，已成為個人編輯系統或個人文書處理軟體之代名詞‧‧「皮以PE」」商標圖樣之一部分，指定使用於書籍、新聞雜誌等商品申請註冊，即不無使人直接連想其商品內容係與電腦資訊有關，難謂與申請註冊商標所使用商品之說明，不具有密切關聯。」如以被告機關上述之意見，即明確表明PE使用於書籍上即有誤認，而認為係商品內容之說明，完全相同之理由，適用於本件情形，「ＶＢ」使用標示於指定之商品磁碟、磁片、磁帶、光碟等，亦將使人直接連想其商品內容與「VISUAL BASIC」應用程式有關，而亦為商品內容之說明。被告機關於前後二案不同說詞，顯有偏頗不一。
Ⅴ、原告所提於申請日期八十四年十月以後之資料，正足以印證申請日期前即有以「ＶＢ」為VISUAL BASIC」其通用簡稱之事實，且非但申請前如此，亦延續至今不曾更易。另由相關之教學光碟、更可印證電腦應用程式名稱「ＶＢ」與光碟、磁片相關商品有密切必然之關連。原評定及訴願決定竟認為無關，顯然違背眾所周知之事實。
Ⅵ、行政機關應受行政法院見解拘束：行政法院六十八年度判字第七二九號、七十年度判字第一九三號判決，以及關於ＰＥ商標被評定為無效之案例資料，雖為另案問題，但行政法院於該前例所為之法律見解，行政機關為行政處分或訴願決定時，應受拘束，訴願決定以另案為由，理由顯屬牽強。
Ⅶ、基於平等原則，對於相同事實之案件，應做相同之處理：前述以ＰＥ為商標經評定為無效之案件，與本件情形完全相同，基於法律公平原則，對相同之事實應做相同之處理，原處分機關於本案為不同之評定處分，顯然有違此原則。
二、原註冊商標，於上述爭點之外，仍有其他可能無效之事由：
Ａ、欠缺商標之顯著性：本件參加人僅以「ＶＢ」字母申請商標，既無任何特別式樣，且為電腦業者經常共同使用之名稱，參加人以之為商標於光碟商品上，並足以認識其特定營業主題之商品，依商標法第五條第一項，欠缺商標註冊之固有屬性，應為無效之商標。
１、依八十二年十二月二十二日修正之商標法第五條（原商標註冊時之法條）：１商標所用之文字、圖形、記號或其聯合式，應足以使一般商品購買人認識其為表彰商品之標識，並得藉以與他人之商品相區別。２凡描述性名稱、地理名詞、姓氏、指示商品等級及樣式之文字、記號、數字、字母等，如經申請人使用且在交易上已成為申請人營業上商品之識別標章者，視為具有特別顯著性。
２、相關判決意旨：最高行政法院七十年度判字第一一四六號要旨：
「按凡商標圖樣之文字、圖形、記號或其聯合式，係表示申請註冊商標
所使用之商品本身習慣上所通用之名稱、形狀、品質、功用或其他有關商品本身之說明者，不得申請註冊，商標法第三十七條第一項第十款定有明文。此與同法第二十三條前段規定，以普通使用之方法，表示自己之姓名、商號或其商品之名稱、形狀、品質、功用、產地、或其他有關商品本身之說明，附記於商品之上者，不為他人商標專用權之效力所拘束之情形，截然有別。故以普通使用之方法即文字、圖形等，表示其商標之名稱、形狀、品質或功用，附記於商品之上，固非法所不許，要不能以表示此等事項之文字、圖形等，作為商標之內容，而申請註冊。所謂不為他人商標專用權之效力所拘束，係指他人註冊商標之內容，雖有同樣之文字、圖形等，此仍不妨使用此等文字、圖形，以附記於商品之上。但並非可推論謂他人之商標內容，亦得以此等文字、圖形等以表示其註冊商品之名稱、形狀、品質或功用。本件原告以『駿馬６０８ＣＢ』商標，指定使用於軸承等商品，其商標圖樣，係以橫書中文『駿馬』，並在其下，綴以橫書阿拉伯數字及英文字母『６０８ＣＢ』所構成，雖『駿馬』係原告業已註冊第九二四三三號『駿馬及圖ＳＫＹ－ＳＩＧ－ＭＡ』商標圖樣之一部分，尚非不可在本件商標圖樣中使用。然查『６０８』係軸承業者所通用之軸承國際標準規格第六○○系列中最常用之『工業用軸承』規格，既為原告所不爭，且有關係人陳炳根實業股份有限公司所檢送之軸承業者通用之國際標準規格六○○系列等證據資料，附於原處分卷可稽，是『６０８』係表示軸承商品本身習慣上所通用之說明文字，已無疑問。次查商標應具特別顯著性，為其獲准註冊之前提要件，此觀諸商標法第四條之規定自明。特別云者，係指商標本身具有特別性而言，顯著云者，係指得以與他人之商品甄別者而言。本件系爭商標其餘雖尚有『ＣＢ』英文字母，惟查『ＣＢ』，係使用極為通常簡單之標章，以之聯合為一種軸承等名稱而列為商標圖樣，依上所述，究難認為特別顯著。縱如原告所主張，此等字樣，並非商標之主要部分，但既同屬商標之內容，依照上開說明，自難准予註冊。被告機關評定原告『駿馬６０８ＣＢ』商標之註冊為無效，自無不合。
Ｂ、參加人以「ＶＢ」為商標註冊違反商標法第一條之立法目的：參加人聖典公司亦為電腦業者，明知「ＶＢ」已慣用於「VISUAL BASIC」軟體有關產品之說明與代用名詞，不得申請註冊，竟仍以此申請註冊於第九類之聯合商標，為避免電腦業者受申請人無端牽制而妨害該電腦程式之正常發展，該註冊商標「ＶＢ」應評定為無效，以符合商標法第一條之目的，促進工商企業之正常發展。
貳、被告方面：
一、就法令構成要件之解釋部分─註冊時之商標法第三十七條第一項第十款之解釋與適用
Ａ、「ＶＢ」縮寫與商品之說明欠缺密切關連：本件系爭商標圖樣上之外文「ＶＢ」二字，與其所指定使用於磁碟、磁片、磁帶、光碟等商品，依社會一般通念，尚非直接明顯地表示該等商品本身之說明文字或與該等商品本身之說明有密切關連。
Ｂ、申請人（本案原告）所提證據亦不足證明上述關連性：申請人檢送之倚天雜誌、資訊與電腦雜誌、網路所下載有關ＶＢ的電腦書籍廣告、文章報導、資訊新聞週刊等證據資料影本觀之，其內容係在介紹有關美商微軟公司所開發生產之「VISUAL BASIC」軟體，並以「ＶＢ」簡稱之，惟並非即謂「ＶＢ」係本件系爭商標指定使用商品之說明或與該等商品本身之說明有任何密切關連。
Ｃ、「VISUAL BASIC」亦已為微軟公司註冊為商標：外文「VISUAL BASIC」亦經美商微軟公司於八十五年六月五日在我國申請註冊取得註冊第七六五八七五號「VISUAL BASIC」商標，指定使用於錄有電腦程式（包括應用程式、語言處理程式及翻譯程式）之磁碟、軟性磁碟、卡式電腦程式帶、光碟及光碟唯讀記憶體商品。
Ｄ、申請人提出之證據不足以證明「ＶＢ」為習慣上通用之名稱：
１、申請人檢送之報紙徵才廣告、八十七年度資訊專業人才培訓計劃簡章等證據資料影本，除日期均在本件系爭商標八十四年十月十三日申請註冊日之後外，亦難謂業界有將「ＶＢ」作為磁碟、磁片、磁帶、光碟等商品習慣上通用之名稱之事實。
２、此外，美國ＶＢＴＥＣＨ雜誌封面、「ＶＢ」教學光碟、美國發行之ＶＢ－ＣＤ光碟封面及原告出版之ＶＢ５與資料庫程式設計一書所附之ＶＢ５學習光碟影本，其使用日期亦在本件系爭商標申請註冊日之後，或無日期之標示，凡此均難謂於本件系爭商標八十四年十月十三日申請註冊日之前，「ＶＢ」已為電腦資訊業者共同使用或反覆使用而為該等商品習慣上通用之名稱之事實。
Ｅ、綜上所述，本件系爭註冊第七三七六四八號「ＶＢ」商標之申請註冊，指定使用於磁碟、磁片、磁帶、光碟等商品，無上述商標法第三十七條第一項第十款之適用，申請人之申請應不成立。
參、參加人方面：
一、就原告主張參加人註冊時之現實情況應該當於「習慣上所通用」意涵部分之反駁︰
Ａ、原告主張一：
１、「VISUAL BASIC」係美國微軟公司於一九九一年開發生產之軟體，VISUAL之字義是「看得見的、視覺的」，VISUAL BASIC則指可以視覺上看見的電腦程式。
２、早在一九九一年美商微軟公司發表後，此軟體即為大眾所知悉並廣泛使用，「VISUAL BASIC」之縮寫的ＶＢ，亦早已為電腦資訊者廣泛使用於書籍、雜誌、光碟、磁片等物品上，作為「VISUAL BASIC」程式語言名詞之簡稱及代名詞。
Ｂ、參加人之反駁一：
１、按註冊時商標法第三十七條第一項第十款規定所稱「表示申請註冊商標所使用商品之．．．通用名稱者」，係指商品「本身」之通用名稱，而非「商標」名稱。此為原告因誤解規定而起訴之關鍵點。
２、VISUAL BASIC就字譯言，BASIC實無從解譯為「電腦程式」，故，縱「電腦程式」之無體商品可以再細分為可視覺化與非可視覺化兩種，但可視覺化的電腦程式在市場上較被常用者，尚有同屬微軟公司的「VisualC++」、「Visual Foxpro」，以及寶蘭公司發行的「Delphi」、「Visual dBASE」、「C++Builder」、「Borland C++」.... 等多種，故「VISUAL BASIC」非屬「可以視覺上看見的電腦程式語言」的通用名稱至明。
３、尤其，「VISUAL BASIC」是美商微軟公司所有註冊第七六五八七五號的商標，指定使用商品為「錄有電腦程式應用程式語言處理程式翻譯程式之磁碟、軟性磁碟、卡匣式電腦程式帶、光碟、光碟唯讀記憶體」，更足證VISUAL BASIC是商標名稱而非商品「本身」之通用名稱，更遑論其縮寫之「ＶＢ」。
４、原告既然主張「『VISUAL BASIC』之縮寫的ＶＢ，亦早已為電腦資訊者廣泛使用於書籍、雜誌、光碟、磁片等物品上」，則顯係認為「ＶＢ」是商標名稱而被指定使用於書籍、雜誌、光碟、磁片等物品上，與原告主張「ＶＢ」是商品通用名稱前後矛盾，尤其，一般大眾共知之事實是，書籍、雜誌、光碟、磁片等物品之通用名稱絕非「ＶＢ」，某一特定商品本身之名稱，更難成為另一商品之通用名稱，即「ＶＢ」不可能既為「書籍」之通用名稱，復為雜誌、光碟或磁片等物品之通用名稱，否則，將導致市場交易標的之混淆。
Ｃ、原告主張二：
１、故於被評定商標申請註冊登記（八十四年十月十三日）前，「ＶＢ」已成為「VISUAL BASIC」於業界共同使用之簡稱，在有關電腦課程之廣告、書籍、相關之演說等活動，業者早已以「ＶＢ」為「VISUAL BASIC」之用語。
２、國內電腦業者及任何電腦學習者對此均有共識，此習慣通用之情事，由〔倚天雜誌〕一九九三年十一月號、〔資訊與電腦〕一九九四年八月號、一九九四年十一月號及PC MAGZINE雜誌1993.6.10版；1993.10.10版及第三波雜誌1995.4月版所載內容均將「VISUAL BASIC」以「ＶＢ」代替之。即可證明「ＶＢ」於八十四年十月十三日申請商標前，早已屬業者間之共通習慣為「VISUAL BASIC」之代名詞，並為資訊業界廣為使迄今。
Ｄ、參加人之反駁二：如前所述，「VISUAL BASIC」只是商標名稱而非商品「本身」之通用名稱，且無客觀具體之事實足證在系爭商標註冊前，業者早已以「ＶＢ」為「VISUAL BASIC」之用語，縱有少部分業者以「ＶＢ」為「VISUAL BASIC」之用語，亦不過以「ＶＢ」為「VISUAL BASIC」商標名稱之簡稱而已，非謂「ＶＢ」為商品「本身」之通用名稱。
Ｅ、原告主張三：
１、此種情形正如PC、PE，任何電腦使用者都會理解為Personal-computer、Personal editor之代名詞。因任何使用VISUAL BASIC之使用者，均熟知ＶＢ即指「VISUAL BASIC」，因之此在申請商標之前早已慣用於電腦業界，而無「專用權」之觀念存在。
２、行政法院於八十一年間亦曾對業者以PE註冊商標，認定此屬「習慣上所通用」之文字，而維持參加人商標無效之判斷（見行政法院八十一年度訴字一七七六號判決）。
Ｆ、參加人之反駁三：行政法院該案判決之基礎，係以認定「PE」已成為個人編輯系或個人文書處理軟體之代名詞」為前提，不過，因個人文書處理軟體之商品在當時不只PE一種，PE只是較多人使用而已，作者或業者只是為了便於介紹PE的功能，而將IBM公司發行之PERSONAL EDITOR電腦程式簡稱PE，故將PE認定為個人文書處理軟體之代名詞，本有可議之處，對其他文書處理軟體的業者，亦有欠公平。尤其，在微軟公司的WORD、adobe公司的pagemaker及Emurasoft公司的EMEDITOR....等個人文書處理軟體相繼上市後，使用PE的人數即大幅滅少，PE幾乎已在市場上消失，足證PE並非個人文書處理軟體的代名詞。
Ｇ、原告主張四：參加人ＶＢ商標圖案欠缺特殊性：於前述以PE為商標之案件中，參加人就PE二字尚有特殊造型設計，中央標準局及行政法院皆認其為無效商標，本案徒以無任何特殊性的ＶＢ字樣，被告機關及訴願決定機關卻不評定為無效，認事用法顯有偏頗及欠公允。
Ｈ、參加人之反駁四：按商標法第五條第一項僅規定，商標必需具備之顯著性為「商標所用之文字圖形、記號、顏色組合或其聯合式，應足以使一般商品購買人認識其為表彰商品之標識，並得藉以與他人之商品相區別」，與商標圖樣是否欠缺特殊性、有否特別式樣無涉，亦即商標圖樣縱欠缺特殊性或無特別式樣，亦不當然不具顯著性。
二、就原告主張原註冊商標仍有其他可能無效之事由部分之反駁︰
Ａ、原告之主張一（參加人之系爭商標欠缺商標之顯著性）：參加人僅以「ＶＢ」字母申請商標，既無任何特別式樣，且為電腦業者經常共同使用之名稱，參加人以之為商標於光碟商品上，並足以認識其特定營業主題之商品，依商標法第五條第一項，欠缺商標註冊之固有屬性，應為無效之商標。
Ｂ、參加人之反駁一：以兩個不同英文字母組合而成之商標，經過核准註冊者，不勝枚舉，例如，微軟公司MicroSoft的簡稱「MS」，除了是微軟公司註冊二八五五七三號商標外，其完全相同且未經造型設計之純文字，亦為第三人註冊第一二一八○四號、第三五七一七三號、第五七○九九三號、第七九四四八一號及九○七三一三號等註冊商標，再如，以美國簡稱之「US」純文字為商標者，亦有註冊第七二九七一八號及第六七五六七二號商標，「LE」、「EL」、「OM」、「MA」.... 等純文字亦為核准註冊之商標。
Ｃ、原告之主張二（參加人以「ＶＢ」為商標註冊違反商標法第一條之立法目的）：
參加人聖典公司亦為電腦業者，明知「ＶＢ」已慣用於「VISUAL BASIC」軟體有關產品之說明與代用名詞，不得申請註冊，竟仍以此申請註冊於第九類之聯合商標，為避免電腦業者受申請人無端牽制而妨害該電腦程式之正常發展，註冊商標「ＶＢ」應評定為無效，以符合商標法第一條之目的，促進工商企業之正常發展。
Ｄ、參加人之反駁二：參加人之前手正點資訊有限公司，早於民國七十八年六月發行之「ＶＢ操作手冊」，即已使用「ＶＢ」，且於民國八十二年七月九日，即以「剋星ＶＢBuster」申請作為公告第六○○一九四號「剋星」正商標之聯合商標，並於民國八十二年十月十四日續以「無比佳ＶＢ+」名稱申請註冊為公告第六三八八五一號正商標，再於民國八十四年十月十三日，以「ＶＢ」名稱申請作為「無比佳ＶＢ+」正商標之聯合商標，在此之前，並無「ＶＢ」已慣用於「VISUAL BASIC」軟體有關產品之說明與代用名詞之事實，要與商標法第一條規定無涉。
三、補充說明之事項︰
Ａ、查參加人所有註冊第七三七六四八號「ＶＢ」聯合商標，係Virus Buster（病毒剋星）簡稱，指定使用之商品為商標法施行細則第四十九條第九類「磁碟、磁片、磁帶、光碟、印表機、磁碟機、電腦主機、電腦鍵盤、電腦滑鼠、光學字元辨機、電腦識別卡、錄有電腦程式之磁片、磁碟機用之磁頭清潔片」，若有商標係表示這些商品中一商品或其類似商品之通用名稱，始合於該款規定之要件，例如，CD-ROM是唯讀的「光碟」的通用名稱，MOUSE是「電腦滑鼠」的通用名稱。同理，VISUAL BASIC是美商微軟公司所有註冊第七六五八七五號的商標，指定使用商品為「錄有電腦程式應用程式語言處理程式翻譯程式之磁碟、軟性磁碟、卡匣式電腦程式帶、光碟、光碟唯讀記憶體」，而雖亦有少數作者為便於寫作，將VISUAL BASIC商標縮寫為「ＶＢ」，但「VISUAL BASIC」、「ＶＢ」非商品「本身」之通用名稱。類似資訊產品本身的通用名稱不少，例如，「中央處理機（器、單元）」的英文全稱為center processing unit，通用名稱為CPU，世界CPU產量最大的Intel公司，過去將產製的CPU取名為286、386、486，目前以Pentium為其商標，Intel、
286、 386、486、Pentium均非「中央處理機（器、單元」之通用名稱。再如，「網路瀏覽軟體」的通用名稱為「Browser」，世界兩大「Browser」產品，一為網景的netscape navigator，另一為微軟的Internet explorer，netscape navigator與Internet explorer只是商標而商品本身的通用名稱，故雖有少數作者將VISUAL BASIC簡稱為「ＶＢ」，但「ＶＢ」非第十款規定商品「本身」的通用名稱。
Ｂ、次查「ＶＢ」商標，參加人之前手早自民國七十八年六月起陸續使用於下列發行物上：
(一) 民國七十八年六月「ＶＢ操作手冊」正本壹份(原評定答辯證四)。
(二) 民國八十年十二月「正典病毒剋星第五代簡要操作手冊」正本壹份 (原評定答辯證五)。
(三) 民國八十一年七月二十二日經濟日報影本壹份(原評定答辯證六)。
(四) 民國八十一年十一月十五日「剋星五號簡要操作手冊」正本壹份 ( 原評定答辯證七)。
(五) 民國八十二年七月二十五日「正點會刊」正本壹份 (原評定答辯證八)。
(六) 民國八十二年十二月十五日「ＶＢ+無比佳電腦病毒急救箱操作手冊」正本壹份 (原評定答辯證九)。
(七) 民國八十二年十二月十五日「電腦病毒急救箱」正本壹份 (原評定答辯證十)。
(八) 民國八十三年經濟日報主編「資訊產銷」廣告頁影本壹份 (原評定答辯證十一)。
(九) 民國八十三年三月十日「微電腦傳真」廣告頁影本壹份 (原評定答辯證十二)。
(十) 民國八十三年四月五日「倚天雜誌」廣告頁影本壹份 (原評定答辯證十三)。
(十一)民國八十三年六月三十日「經濟日報」報導及廣告影本壹份 (原評定答辯證十四)。
(十二)民國八十三年七月「第三波」廣告頁影本壹份(原評定答辯證十五)。
(十三)民國八十三年七月十日「微電腦傳真」廣告頁影本壹份 (原評定答辯證十六)。
(十四)民國八十三年十一月三日「經濟日報」報導影本壹份 (原評定答辯證十七)。
(十五)民國八十四年「95中華民國金腦獎特刊」廣告頁影本壹份 (原評定答辯證十八) 。
(十六)民國八十四年一月五日「經濟日報」報導影本壹份 (原評定答辯證十九)。
(十七)民國八十四年五月「新遊戲時代雜誌」廣告頁影本壹份 (原評定答辯證二十)。
(十八)民國八十四年七月一日「工商日報」報導影本壹份 (原評定答辯證二十一)。
(十九)民國八十四年七月二十日「工商日報」報導影本壹份 (原評定答辯證二十二)。
(二十)民國八十五年九月「電腦通」廣告頁影本壹份 (原評定答辯證二十三)。
(廿一)民國八十五年九月「ＶＢ病毒剋星操作手冊」正本壹份 (原評定答辯證二十四)。
(廿二)民國八十五年十月「ＶＢ病毒剋星操作手冊」正本壹份 (原評定答辯證二十五 )。
(廿三)民國八十六年六月「病毒剋星VB97 PLUS操作手冊」正本壹份 (原評定答辯證二十六)。
Ｃ、而原告所檢附有明確發行日期之證據，如被告機關答辯 (準備程序例稿第十四頁)所述「其使用日期亦在本件系爭商標申請註冊日之後」，實無法證明「ＶＢ」已為資訊業者反覆使用而成商品「本身」之通用名稱之事實。
四、綜上所述，原告之主張，係將商標名稱與商品「本身」之通用名稱相混淆，誤商標名稱為商品「本身」之通用名稱，即原告誤「VISUAL BASIC」或其簡寫「ＶＢ」之商標名稱為商品「本身」之通用名稱。
理 由
壹、二造（含參加人）爭執之要點：
一、事實概要：
Ａ、本件原告於八十七年八月二十六日向被告機關提出評定之申請，請求被告機關將參加人於八十五年十二月一日經核准註冊，註冊號碼為00000000號、指定使用於商標法施行細則第四十九條第九類之磁碟、磁片、磁帶、光碟等產品上之「ＶＢ」商標圖樣評定為無效，而撤銷其商標專用權。
Ｂ、原告提出申請時，所憑之請求權規範基礎則為：
１、商標法第五十二條第一項及八十二年十二月二十二日修正公布之商標法第三十七條第一項第十款之規定。
２、商標法第五十二條第二項及商標法第五條第一項之規定。
Ｃ、然而這裏特別必須強調者，即原告上述壹、一、Ｂ、２部分之主張，並非一個適當的請求權規範基礎，因為：
１、商標法第五十二條第二項已明定，得依該條項提請評定之人限於商標審查員，並不包括同法第五十二條第一項之利害關係人。
２、且依改制前行政法院（現為最高行政法院）之下列相關判決，亦均指明依商標法第五十二條第二項之規定，僅商標審查人員得依職權提請評定註冊無效，其他第三人不論是否為利害關係人，均不得對之申請評定：
Ⅰ、七十八年度判字第一九一七號判決。
Ⅱ、七十八年度判字第一九一七號。
３、此時就算原告提出請求，請求被告機關之商標審查人員，依職權提請評定，但被告機關仍得依職權予以審查，如果認為不構成提請評定之原因，而不予處理，原告不能因此而提出行政爭訟。因為商標法第五十二條第二項之規定，純粹是為維護公共利益，而非如同條第一項之規定，以保護私權為目的。
Ｄ、故原告以本件參加人之系爭商標不具識別性為由，而依商標法第五十二條第二項及商標法第五條第一項之規定，請求被告機關依職權為評定，雖經被告機關拒絕處理（認為「屬另案問題，非本案所能審究」，見原處分書之記載），原告亦不得提起行政爭訟。
二、故本件之真正爭點，應僅在於：參加人之系爭註冊商標，是否如原告所指，有違反八十二年十二月二十二日修正公布之商標法第三十七條第一項第十款規定之情事（即其「ＶＢ」之商標圖樣之文字，是否為表示申請註冊商標所使用磁碟、磁片、磁帶、光碟等商品內容之說明，或係表示上開磁碟、磁片、磁帶、光碟等商品本身習慣上所通用之名稱、形狀、品質、功用者）。就此：
Ａ、原告主張：
１、ＶＢ為外文VISUAL BASIC之簡稱。而「VISUAL BASIC」係美國微軟公司於西元一九九一年所開發生產之軟體，意指可以視覺上看見的電腦程式語言。已為電腦資訊業者廣泛使用於「VISUAL BASIC」之書籍、雜誌、光碟、磁片等物品上，作為「VISUAL BASIC」程式語言名稱之簡稱。
２、而本件系爭商標所指定使用之商品為磁碟、磁片、磁帶、光碟等商品，若在該等商品上標示「ＶＢ」之商標，依一般電腦業者通念，實即表示該等商品內含「VISUAL BASIC」之電腦應用程式，故在習慣上，屬該等商品本身內容之說明。
３、故參加人使用「ＶＢ」文字為商標，乃是以表示申請註冊商標所使用商品之內容說明文字為商標，有違八十二年十二月二十二日修正公布之商標法第三十七條第一項第十款規定。
Ｂ、被告及參加人則主張：
１、「ＶＢ」縮寫，依社會一般通念，尚非直接明顯地表示參加人商標使用商品（磁碟、磁片、磁帶、光碟）之說明文字，亦與該等商品本身之說明有缺乏密切之關連。
２、「ＶＢ」固為「VISUAL BASIC」之縮寫，而「VISUAL BASIC」本身亦為美國微軟公司發展出之一套特定電腦應用程式，而非各式各樣「可視覺化」電腦程式之通用名稱。
３、故參加人使用「ＶＢ」文字為商標，並無違反八十二年十二月二十二日修正公布之商標法第三十七條第一項第十款之規定。
貳、本院之判斷：
一、在本案中，有關八十二年十二月二十二日修正公布商標法第三十七條第一項第十款規定內容之解釋及相關法律爭點之鎖定：
Ａ、按八十二年十二月二十二日修正公布之商標法第三十七條第一項第十款規定：「商標圖樣有左列情形之一者，不得申請註冊：．．．十、凡文字、圖形、記號或其聯合式，係表示申請註冊商標所使用商品之說明或表示商品本身習慣上所通用之名稱、形狀、品質、功用者。」
Ｂ、而該條款之構成要件如下：
１、商標圖樣（包括商標之文字、圖形、記號或其聯合式），
２、針對於其指定使用之商品種類，有下列情形：
Ⅰ、圖樣是表示該類商品之說明。
Ⅱ、圖樣是表示該類商品本身習慣上所通用之名稱、形狀、品質、功用。
Ｃ、而本案中，參加人註冊之「ＶＢ」商標圖樣，其「ＶＢ」二字雖為「VISUALBASIC」之縮寫，但是「VISUAL BASIC」本身卻屬一電腦應用程式，屬於一種無體財產權（應屬著作權）。與參加人指定使用之磁碟、磁片、磁帶、光碟等有形商品相比較。二者在性質上完全不同，因此「ＶＢ」不可能是磁碟、磁片、磁帶、光碟等商品本身在習慣上所通用之名稱、形狀、品質或功用。舉例言之，以「金玉」一詞做商標，可以指定在「衣服」類之商品上（因為「金玉」不是衣服商品之通用名稱，也不是習慣上對衣服形狀、品質或功用之描述）。但卻不能指定使用在貴金屬或寶石類之商品上（因為「金玉」一詞正是此類商品之通用名稱）。
Ｄ、故在本案中，所餘之法律上爭議，應僅限於「ＶＢ」商標圖樣，相對於其指定使用之磁碟、磁片、磁帶、光碟等商品而言，是否為該類商品（內容）之說明﹖
二、本院認定參加人之「ＶＢ」商標，非屬其指定使用商品種類之內容說明，其所憑之理由如下：
Ａ、按原告之此部分主張，隱含著一項基本觀念，必須在此先予辨明，此即原告認為：
１、商標所指定之同一商品種類，還可以再為分類（例如書藉這個大項底下，又可細分為文學類、企業管理類、自然科學類．．．．）。
２、若商標圖樣足以說明同一商品種類項下之某一小類商品內容者，則針對該小類範圍之商品，亦有八十二年十二月二十二日修正公布之商標法第三十七條第一項第十款規定之適用。例如在本案中，原告主張：參加人標示「ＶＢ」商標之磁碟、磁片、磁帶、光碟，足以讓社會大眾誤會該磁碟等商品內含「VISUAL BASIC」電腦應用程式，而且磁碟等商品所內含之「VISUAL BASIC」電腦應用程式，為磁碟商品之內容。
３、就此原告並引用改制前行政法院（現為最高行政法院）八十一年度判字第一七七六號判決意旨，而謂：該案中申請註冊之「皮以ＰＥ」商標圖樣係指定使用在書籍及新聞雜誌等商品上，但因為ＰＥ已成為個人編緝系統或個人文書處理軟體之代名詞，法院即以該「皮以ＰＥ」商標圖樣如准註冊，會讓人直接聯想其商品之內容與電腦資訊有關，應屬申請註冊商標所使用商品之說明。
Ｂ、然而本院認為，上開情形，即「商標圖樣僅足以說明指定使用商品種類項下之特定小部分商品內容者」，是否仍應有八十二年十二月二十二日修正公布之商標法第三十七條第一項第十款規定之適用，實已值得懷疑（因為從法條用語觀之，立法當時似乎僅考慮到「以商標圖樣與指定使用之各種商品種類為比較」，並沒有思及「可否到再從指定使用之商品種類中劃出一小部分來與商標圖樣比較」之情形）。
Ｃ、退一步言之，即使上述情形含蓋在八十八十二年十二月二十二日修正公布商標法第三十七條第一項第十款之規範範圍內，但本案之情形也不符合該等規定，因為：
１、商標法上所指之商品應該限於有體之商品（物理上實際存在，可以透過人體五官感受之實物），若有體商品中承載著「無體財產權」（例如書本商品中承載著文字著作，錄音帶商品承載錄音著作或商品中含著發明專利），則商品中有關「無體財產權」之保護，基本上與商標法無關，而須另循專利法、著作權法等相關法律來保護。
２、且承載著「無體財產權」之有體商品，其上可能存在多數而不同的表徵標誌（有表徵商品來源之商標，也會有表徵其無體財產權之著作名稱或專利字號），但在社會通念上，這樣表徵是可以併行不背的（例如即使出版社以「文學」字樣為書籍類商品之商標，但若有人以「文學概論」作為著作名稱而出書，不能謂其侵犯到出版社之商標專用權，因為社會大眾本能上都意識到，書本封面標示之書名，是文書著作之一部，而非書本商品本身之商標）。
３、甚至「無體財產權」已因期限屆至而歸於消滅，但在商品上為該等創作之標示，也為社會通念上所容許（例如書籍封面載明書名為「紅樓夢」，當不致於侵犯到以「紅樓」二字圖樣為書籍商品商標之商標專用權）。
４、以上所述之使用方法，應均屬商標法第二十三條所容許之範圍。
５、而社會上既然已有以上之共識，認為商品上做為表徵無體財產權或表徵特定創造所使用之標示與商品本身之商標標示，應該分別看待，那麼商標本身是否為該無體財產權或該創作本身之暗示或說明，在法律上，也變的不重要了。
６、故基於上之觀點，本院不認為八十二年十二月二十二日修正公布商標法第三十七條第一項第十款所規定之「商品說明」應該包括其承載之「無體財產權」或「思想創作」（但在這裏也須附帶言之，商標專用權人使用商標時，當然也不能為不當之使用。如果其以故意而強烈暗示之方法，使人誤信商品中承載一定內容之無體財產權或創作時，則可能會違反公平交易法上「不正競業」之相關規定，甚至觸犯到刑法上之詐欺犯罪，但此類問題並不是商標法打算規範之事項）。
７、正基於以上的見解，本院並不贊同行政法院八十一年度判字第一七七六號判決所表示之法律意見，因為該案中似乎未仔細考慮到商品本身與其承載之無體財產權間之微妙區別，與社會大眾對此等問題之基本共識。
Ｄ、即便再退一步而言，即使承認在某些特定商品（例如上開行政法院八十一年度判字第一七七六號判決中所指之書籍），其承載之「無體財產權」或「思想創作」本身也可以視為該商品之內容一部，但本案與上開行政法院八十一年度判字第一七七六號判決之案例，在基本事實上，仍然有以下之差異，而正基於此等事實上之差異，該案之法律上意見一樣不能適用於本案。
１、上開案件之指定使用商品為書籍，而「書籍」此一名詞，在社會通念上一定要與著作結合（空白紙張裝訂成冊，只能被稱為「筆記本」，不能稱之為「書籍」），具有不可分離之特質。但本案之指定使用商品則為磁碟、磁片、磁帶、光碟。此類商品如同「錄音帶」一般，即使未承載特定內容之「無體財產權」，其空白商品本身之名稱並無改變，也有單獨販售之市場空間。則在社會通念上，此等磁碟、磁片、磁帶、光碟承載之無體財產權或創作未必被視為原商品內容之一部。
２、又「ＰＥ」二字所代表之「PERSONAL EDITOR」，在目前社會通念上，的確被視為所有電腦「文書編緝應用軟體」之通稱（而且此一地位之取得也是因為長久時間之經過，而逐漸形成之共識），但本案「ＶＢ」所代表之「VISUAL BASIC」，至少到今日為止，還只是表示：「由美國微軟公司發展出、具有獨立商業價值之的電腦應用軟體」，而未取得如原告所稱：「為各式各樣『可視覺化』電腦程式之通用名稱」。此時若原告係引用美國微軟公司在市場銷售之特定電體應用軟體名稱為其商標圖樣，也應由美國微軟公司循相關法律（此種情形，原來應引用公平交易法來處理，不過因為美商微軟公司已將「VISUAL BASIC」註冊為第七六五八七五號商標，指定使用在錄有電腦程式應用程式語言處理程式翻譯程式之磁碟、軟性磁碟、卡匣式電腦程式帶、光碟、光碟唯讀記憶體等商品上，因此亦可引用商標法之相關規定處理）若來尋求救濟，而與八十二年十二月二十二日修正公布商標法第三十七條第一項第十款之規定無關。
參、綜上所述，本件參加人之註冊商標，於註冊時，並無違反註冊時商標法第三十七條第一項第十款規定之情事，而依商標法第五十二條第二項之規定，經註冊之商標若有違反商標法第五條識別性規定之情事，亦應由商標審查員提請評定，原告不得以之作為請求評定之請求權規範基礎，故被告機關依法駁回原告就參加人系爭商標所為、請求評定註冊無效之申請，洵屬妥適。故原處分並無不合，訴願決定予以維持亦無違誤，原告訴請撤銷於法無據，應予駁回。
據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第九十八條第三項前段，判決如
主文。中 華 民 國 九十 年 五 月 十七 日
臺北高等行政法院 第五庭
審判長 法 官 姜素娥
法 官 林文舟法 官 帥嘉寶右為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後二十日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後二十日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中 華 民 國 九十 年 五 月 十七 日
書記官 林麗美