臺北高等行政法院判決 八十九年度訴字第二三五四號
原 告 甲○○訴訟代理人 丁○○
劉秋絹 律師被 告 經濟部智慧財產局代 表 人 陳明邦訴訟代理人 乙○○
丙○○右當事人間因有關商標事務事件，原告不服經濟部中華民國八十六年三月十二日經（八六）訴字第八六六０六一０三號訴願決定，提起行政訴訟。本院判決如左：
主 文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事 實
壹、事實概要：
一、原告於八十七年二月二十七日以「CROWN WORLD」商標圖樣及文字，指定使用商標法施行細則第四十九條第十一類之商品（包括電冰箱、電子鍋、電火鍋、開飲機、淨水器、淨水機、電熱器、烘碗機、枱燈、省電燈泡、冷氣機、空氣濾清器、電風扇、吹風機、電動泡茶機、充電照明燈、電暖器、空氣清淨機、電鐵板燒鍋、電磁爐、烤麵包機、烤箱、電茶壼、除濕機、電動煮咖啡機、電燉鍋、電氣蒸籠），而向被告機關申請商標專用權。並經被告機關審定公告。
二、而在公告期間內，第三人凱太企業有限公司（以下簡稱凱太公司）對於上開之審定00000000號「CROWN WORLD」聯合商標提出異議。
三、被告機關乃先通知原告，原告即於八十八年八月二十日將所指定使用之商品予以減縮（見原處分卷第十頁）。
四、事後，被告機關作成八十九年二月二日中台異字第八八○九五○號商標異議審定書，以原告商標所指定使用之商品雖經減縮，惟仍指定使用電鐵板燒鍋及電器蒸籠，與凱太公司據以異議商標指定使用之烤箱等商品，皆以電力為能源，具烹調功能，製造廠商、販賣場所及行銷管道相同，依一般社會通念，屬於類似商品。認定系爭商標近似於凱太公司類似商品之註冊商標，而引用商標法第三十七條第十二款之規定，撤銷原審定。
五、對此原告已依法提起行政爭訟，該異議審定案現正在本院另案審理中。
六、然在上開行政爭訟期間內之八十九年六月十六日，原告復申請減縮商標指定使用之商品（見原處分卷第十六頁），將電鐵板燒鍋及電器蒸籠由原指定使用之商品項中減縮。
七、被告因而作成本案系爭處分（八九）智商○九一○字第八九○○五三五七一號，駁回原告之申請。其所持之理由如下：
Ａ、審定第八六一五三○號「CROWN WORLD」商標經被告於另案以中台異字第八八○九五○號商標異議審定書撤銷審定在案。
Ｂ、原告復就該以撤銷審定之商標申請商品減縮，將使被告所為處分效力不確定，故應予駁回。
八、後經訴願，亦經經濟部以經（八九）訴字第八九○八八五○八號訴願決定維持原處分。
貳、兩造聲明：
Ａ、原告聲明求為判決：撤銷原處分及訴願決定。
請求被告為准原告就於八十七年二月二十七日以「CROWNWORLD」商標圖樣及文字，申請商標專用權，所指定使用之商品種類予以減縮（刪除其中之電氣蒸籠、電鐵板燒二項商品）。
Ｂ、被告聲明求為判決：駁回原告之訴。
參、兩造之爭點：
一、原告方面：
Ａ、被告未盡通知之義務：
１、商標申請案在審核階段，被告機關已就商標圖樣與商品範園作實體審查，核准之後才公告為審定商標。若在審核階段即認為有違反商標法第三十七條第十二款之虞，皆會以一核駁理由先行通知書通知申請人，讓申請人有陳述事實、變更商標圖樣或減縮商品範圍以取得商標專用權之機會與權利。若需減縮商品範園者，被告機關並會明確列出應刪減之商品。
２、本案如在審核階段，被告即告之原告有違反商標法第三十七條第十二款之虞者，原告必減縮商品以避爭議。
３、然本案情形卻非如此，被告機關在審查系爭商標時逕予原告核准之審定，而在系爭商標遭到異議後，原告基於對系爭商標之重視與避免爭議，立即主動減縮商品範園。詎料被告機關卻不給原告任何機會而為撤銷系爭商標之處分，且不許原告再刪減該項被告機關認為與引據商標重複之商品，對原告實屬過苛。
４、且若被告機關認為原告當時應將「電鐵板燒鍋及電氣蒸籠」一併刪除，不論以電話或行文通知原告，原告必遵行不韙，如此不唯於引據商標專用權人之權利無損，有利於原告系爭商標專用權之取得，亦避免一再爭訟而造成行政、司法機關之負擔也。
５、在異議審定撤銷處分作成之後，若被告機關依商標法第十九條但書之規定允許原告再刪除「電鐵板燒鍋及電氣蒸籠」，非但於法有據，亦同樣有上述之利也。
Ｂ、原處分違反商標法第十九條第一項維護商標專用權益之意旨：
１、商標法第十九條第一項之規定內容：
商標審定或註冊事項之變吏，應向商標主管機關申請核准。商標圖樣及其指定之商品，不得變更，但指定商品之減縮不在此限。
２、本條之立法意旨在減少二造商標所使用同一或類似商品之衝突與摩擦，以維護商標之安定狀態（尤其是類似商品在複雜而不確定狀態之下），並非維護行政處分效力之工具。
３、故訴願決定書理由所稱：申請減縮指定商品之範園，將造成原撤銷之處分因當事人減縮商品之行為致行政救濟之標的事實不確定，顯然曲解前揭法文規定之意旨。
４、原處分機關不能違法阻止已發生之事實，以免使人民權利遭受到更嚴重之損害，尤其不能故意違法維護其處分之內容，進而阻止原告合法之申請行為。本件原告申請減縮商品，乃在使行政處分有更公平合理確定之結果。
被告機關及訴願決定機關不求事理之平，而斤斤於原處分之維持，違法不當之情昭然若揭。
Ｃ、於商標異議審定確定之前，系爭商標仍屬有效，自得申請減縮：
１、被告機關見解矛盾：原處分、原決定機關一方面稱本件商標為審定商標，一方面又由稱在該異議審定處分未撤銷前，不是審定商標（見訴願決定書及原處分機關答辯書畫藍線部分），已屬自相矛盾。
２、撤銷審定商標未經公告，撤銷仍未生效力：
Ⅰ、商標法第十七條第二項規定：「商標主管機關應刊行公報，登載註冊商標及關於商標之必要事項」。商標公報乃公告各項商標權發生之日其以及商標權利消滅之日期，均以商標公報公告之日期為準（參訴狀附證一撤銷審定公告之商標公報影本）。
Ⅱ、本案系爭商標記未經撤銷審定公告，自仍屬審定商標。
３、系爭商標雖經撤銷審定，惟在該撤銷處分未確定前，仍有拘束他人以相同或近似之商標使用於同一或類似商品申請註冊之權利：
Ⅰ、被告機關從未在撤銷審定商標未確定前，核准他人之商標﹔同樣的，異議審定，雖經處分為異議不成立，在未確定前，商標主管機關亦未嘗於滿三個月後，即公告註冊。
Ⅱ、觀此，可知審定商標權利之開始或消滅並不在於異議之成立或不成立，而是在於該撤銷處分是否已確定並經公告撤銷審定。
Ⅲ、被告機關對於業經異議撤銷審定之商標，於未確定前，仍核准審定權人主體權利之變更，足證異議審定商標雖經撤銷審定，於未確定前，該審定仍屬存在。
Ⅳ、因此商標法第十九條但書既已明定審定商標可以減縮商品，而被告機關卻以審定不存在為由，駁回原告申請，顯屬違法。
Ｄ、被告機關解釋商標法第十九條係增加法律所無之限制：
１、任何行政行為皆必須依循「依法行政」原則。
２、原告申請減縮商品，係依據商標法第十九條但書之明文規定，惟被告機關以條文所未規定之限制剝奪原告減縮商品之權利，顯然違反前揭依法行政原則。
３、參諸本次商標法修正草案之第二十四條：「商標註冊申請事項之變更。應向商標主管機關申請核准；商標及其指定之商品或服務，申請後即不得變更。但指定商品或服務之減縮，不在此限」（訴狀附件二）。修正草案對商標圖樣及指定商品或服務之變更限制已轉趨嚴格，但依然不及於商品之減縮，益彰顯立法者之不欲對商品減縮加諸限制。
二、被告方面：
Ａ、就系爭商標是否存在：原審定商標既經異議審定撤銷，已不存在
１、行政程序法第一百十條第三項規定：「行政處分未經撤銷、廢止，或未因其他事由而失效者，其效力繼續存在」。
２、商標法第十九條規定：「商標審定或註冊事項之變更，應向商標主管機關申請核准。商標圖樣及其指定商品，不得變更，但指定商品之減縮不在此限」。對於申請減縮商標所指定之商品，固無期限之限制，惟其適用應以審定或註冊商標仍有效存在者為前提要件。
３、本件審定商標另涉異議成立之處分，被告另案所為撤銷其商標審定之行政處分未經撤銷前，尚難謂本件申請減縮商品之商標仍有效存在。
Ｂ、商標公報之效力：
１、按行政程序法第一百十條第一項規定：「書面之行政處分自送達相對人及已知之利害關係人起；書面以外之行政處分自以其他適當方法通知或使其知悉時起，依送達、通知或使知悉之內容對其發生效力」。
２、商標法第十七條規定：「商標主管機關應刊行公報，登載註冊商標及關於商標之必要事項」，此為一訓示規定，被告依法公告經撤銷審定確定之案件僅發生公示之作用，並不涉及行政處分效力確定效力之認定。
Ｃ、關於異議審定確定前，原審定商標仍得辦理主體變更部分
１、原告訴稱，另案經異議撤銷審定之商標，於未異議成立確定前，被告實務上仍核准審定商標之申請人主體變更。
２、商標法有關商標之變更或移轉登記，係採登記對抗效力，若商標專用權人事先業與他人合意成立讓與商標權益之契約關係，被告依形式審查應無拒絕申請人嗣後為相關登記之理由，而商品減縮依法應就其商標專用權範圍為實質上審查，性質上與辦理變更申請人名義或移轉登記所為之形式上審查仍屬有別。
Ｄ、原告於異議程序後始主張減縮商品，將致當事人訟累之負擔，亦將致行政救濟之標的不確定：
１、本件審定商標指定商品之減縮若在異議程序中主張，被告實務上皆接受當事人暫緩辦理異議案之要求，並優先審理商品減縮案件。若遲至行政處分後，再提起行政救濟程序始予主張，徒增當事人訴累之負擔，應予導正。
２、本件審定商標減縮商品申請之爭議，若實際上係為避免該審定商標有構成商標法第三十七條第十二款規定之事由，則其於異議程序中既經異議人主張，並經依法通知原告答辯在案，被告本應為適當之答辯及減縮商品之申請。
３、若非為申請減縮之商品者，應屬是否構成「類似商品」（商標？）之爭議，始透過行政爭訟程序予以救濟。若准予撤銷審定後始透過減縮商品之申請而變更原異議處分之基礎，有致行政救濟之標的不確定之虞。
理 由
壹、本案爭點之所在：
一、本案原告以「CROWN WORLD」商標文字及圖樣，指定使用商標法施行細則第四十九條第十一類之商品而申請商標專用權。並經被告機關審定公告，而在公告期間內，遭第三人凱太公司提出異議。
二、被告機關乃先行通知原告，原告即將所指定使用之商品予以減縮，以避免與異議第三人凱太公司指定使用之商品相類似。
三、但被告認為，原告前開商標所指定使用之商品雖經減縮，惟指定使用之商品仍然電鐵板燒鍋及電器蒸籠，與凱太公司據以異議商標指定使用之商品類似，且其商標圖樣與凱太公司據以異議之商標樣又近似，而為異議成立撤銷原審定。
四、原告乃對上開被告機關之撤銷審定行政處分，提起行政爭訟（該異議審定案現在本院另案審理中），而在該案訴願階段（八十九年六月十六日），原告又向被告申請減縮前開商標指定使用之商品種類（將電鐵板燒鍋及電器蒸籠由原指定使用之商品項中減縮）。
五、被告因而作成本案系爭處分，駁回原告之申請。
六、現原告起訴主張，依商標法第十九條但書之規定，指定商品之減縮，在任何階段均得為之，被告不得拒絕原告之請求。
七、因此本案之爭點僅有一項，即：「原告提起商標註冊之申請，但遭被告做出撤銷審定之行政處分（其結果等於拒絕了原告之申請），此時被告能否在撤銷審定之行政處分作成後，再申請減縮商品之種類。
貳、本院之判斷：
一、本案原告乃是因為請求減縮享有商標專用權之商品種類，而經被告機關拒絕，提起訴願，又遭駁回而提起本件訴訟，是其訴之類型，從外觀上觀察，似為「課予義務之訴」。
二、然而人民向主管機關請求給予商標專用權時，其請求之內容當然包括以下二項事項，且二者合而為一個完整的請求，缺一不可，亦無從分割。自不能將其中某一事項視為一獨立而可與另一事項分離之請求。
Ａ、請求享有商標專用權之「商標」文字圖樣。
Ｂ、指定使用之商品範圍。
三、本件原告申請商標專用權後，請求減縮商標指定使用之商品種類，性質上當然屬於原請求之減縮，而且其請求給予商標專用權之請求既然因前開第三人異議之提起而遭被告機關拒絕，且該案現在本院審理中。則原告當然必須在該案中減縮原來請求之範圍，而不能另案獨立對商標專用權所指定使用之商品，單獨請求減縮，是其在本案中顯然缺乏單獨請求被告機關作成減縮商品種類行政處分之請求權規範基礎。被告因此作出本件拒絕減縮商品種類之行政處分，即無不合。
四、此時原告或許會認為：
Ａ、商標法第十九條第一項明定：「商標審定或註冊事項之變更，應向商標主管機關申請核准。商標圖樣及其指定之商品，不得變更，但指定商品之減縮不在此限。」因此商標法第十九條可以據為其本件請求權之規範基礎。
Ｂ、前開撤銷審定案件之行政爭訟（即原告另案請求撤銷被告機關所為異議審定成立行政處分之訴訟），在性質上屬撤銷之訴，非屬對被告機關為商標專用權之請求，故無法在該行政訴訟程序中，減縮商標專用權指定商品範圍之請求。
五、就此本院則認為：
Ａ、商標法第十九條第一項規定之認知，應該是在商標專用權本身或商標專用權之申請未獲質疑及拒絕之情況下方有適用。若該商標專用權存在與否或能否給予，仍在行政爭訟中，則有關商標審定或註冊事項之變更，將與行政爭訟程序所處理之爭訟標的，結合成一個不可分割的審查對象，豈能單獨構成一個獨立之請求﹖
Ｂ、而商標專用權之取得，從申請開始，進一步到審定公告，至最後核准註冊為止，整個程序都是為實現申請人請求內容之階段動作。如果在審定公告階段經第三人異議，而經被告機關為異議成立，而撤銷原審定之行政處分時，就等同於拒絕原告給予商標專用權之請求，此時原告對此行政處分提起行政爭訟，若其繫屬於行政法院，此種訴訟在性質上自應被歸類為「課予義務之訴」。
Ｃ、又民事訴訟給付訴訟，其請求之減縮，與行政訴訟課予義務訴訟，其請求之減縮，二者在性質上大不相同，有必要加以分辨：
１、民事訴訟上訴之聲明之減縮，僅是請求內容量上的減少，請求之基礎事實則不會改變。例如依借貸關係請求返還一百萬元之借款，其後減縮請求，僅請求返還五十萬元，其借貸之原因事實不會因此而改變。
２、而行政訴訟中課予義務之訴，原告請求內容之減縮，卻經常會因此導致原處分機關必須重行斟酌相關因素，進行全面之審查，再決定其行政處分之內容（拒絕或許可）。例如本件原告減縮商標指定之商品種類以後，被告機關並不能因此立即可以作出准以註冊之終局性決定，還須為其他相關因素之審查。
Ｄ、因此課予義務訴訟，原告請求之減縮，經常會導致行政程序之再開，這點與民事訴訟給付訴訟之原因事實自始固定，在本質上，是有極大的區別。此時基於尊重行政機關（甚至應限縮在有權為原處分之行政機關）對行政處分之第一次決定權（包括事實之認定與法律之適用），本來應該由原處分機關重為決定，方屬適當。
Ｅ、若案件已進入行政爭訟階段（例如訴願或行政訴訟程序），當事人再於該爭訟案件中減縮原來之請求，其處理方式如下：
１、第一，應考慮原處分機關在做出決定前，是否尊重程序上之規定或慣例（例如商標專利案件之核駁先行通知程序），先教示當事人，使其瞭解原來之請求範圍太大，並給予當事人陳述意見及減縮請求之機會。如果原處分機關在作成處分前有違反此項程序保障慣例者，似應構成撤銷原處分之事由，訴願機關或行政法院宜考慮將原案發回原處分機關，依減縮後之請求重為決定。
２、第二，如果原處分機關並無違反其程序上之規定或慣例，則其處理方式，由於現行法制無明文之規定，會有以下二種對立性的法律見解：
Ⅰ、認為應由當事人重行向原處分機關申請，重行發動行政程序，而不得在原案之行政爭訟階段減縮請求。
Ⅱ、或認為基於訴訟經濟、避免勞費之考慮，並非不可停止爭訟程序，將全案退回原處分機關重為決定，決定結果若是維持原來之拒絕處分，則爭訟程序繼續進行。決定結果若是廢棄原拒絕之行政處分，而依原告之請求為之，則原爭訟案件因無訟爭利益而結案。
Ⅲ、以上之處理方式純屬學理上之探討，但與本案之判斷無關（因為原告並非在異議審定案中為請求之減縮，反而獨立提起本件訴訟）。
Ｆ、就算基於法律技術上之觀點，將上述審定爭議事件，與先前之申請程序分離看待，而將之解為單一之「撤銷之訴」，前述之理論，仍然有適用之餘地。
因為從整體程序觀察，另案異議審定事件，其具有課予義務訴訟之本質實無從否認。且本案若容許原告對減縮商標專用權所指定之商品種類一節，提起單獨之行政爭訟，此時本案與另案之審定異議訴訟將處於彼此牽制之狀況，判決結果也會相互矛盾（例如另案判決原告敗訴，而本案判決原告勝訴，則因為另案之爭點為本案之基礎，本案原告之勝訴即變的毫無意義。但本案之認定又會因此影響到另案之實體判斷），其結果僅會白白浪費訴訟資源而已。
參、綜合以上之說明，本案中被告拒絕原告減縮請求之處分於法並無不合，訴願決定遞予維持亦無違誤，原告訴請撤銷於法無據，應予駁回。
據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第九十八條第三項前段，判決如
主文。中 華 民 國 九十 年 六 月 六 日
臺北高等行政法院 第五庭
審判長 法 官 姜素娥
法 官 林文舟法 官 帥嘉寶右為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後二十日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後二十日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中 華 民 國 九十 年 六 月 六 日
書記官 林麗美