臺北高等行政法院判決 八十九年度訴字第二七○九號
原 告 江美珠即錦美食品商行訴訟代理人 甲○○ 律師被 告 經濟部智慧財產局代 表 人 陳明邦（局長）訴訟代理人 廖晏冬
參 加 人 欣年代食品股份有限公司代 表 人 謝建國董事長訴訟代理人 郭士功律師右當事人間因商標異議事件，原告不服經濟部中華民國八十九年十一月六日經（八九）訴字第八九○八九二三六號訴願決定，提起行政訴訟，並經參加人聲請獨立參加被告之訴訟。本院判決如左：
主 文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事 實事實概要：緣原告之前手黑面蔡食品股份有限公司（以下簡稱黑面蔡公司）於民國
（以下同）八十年八月六日以如附圖一所示之「黑面蔡及圖」及外文「ＯＥＭ」商標圖樣，指定使用於審定時商標法施行細則第二十四條第十九類之冰、冰淇淋、汽水、果汁、楊桃汁、蒸餾水、礦泉水、茶、咖啡、可可商品，向被告（八十八年一月二十六日改制前為經濟部中央標準局）申請註冊，作為其註冊如附圖二所示「黑面設計圖」第六一五四一○號正商標之聯合商標，經被告審查核准，列為註冊第六一五五三八號「黑面蔡及圖」聯合商標，公告於八十二年七月十六日商標公報第二十卷第十四期（以下稱系爭商標），其後移轉登記為原告所有。嗣參加人於八十八年八月二十七日，以原告系爭商標之外文「ＯＥＭ」與中文「黑面蔡」字體大小相當，比例相同，並無何者為主要部分之區分，原告變換使用，刻意減縮「ＯＥＭ」，並放大「黑面蔡」字體，成為一比三之比例，使「黑面蔡」成為商標圖樣之主要部分；及系爭商標原請准註冊之圖樣僅為墨色文字，原告捨棄墨色圖樣不用，完全使用與參加人另以彩色圖案取得專用權之聯合商標，致與參加人所有註冊第一一九一二三號正商標如附圖三所示「黑面蔡及圖」圖樣（以下稱據以撤銷附圖三之商標），及第三一九一一○號聯合商標如附圖四所示「黑面蔡及圖」圖樣（以下稱據以撤銷附圖四之商標），構成近似，有違商標法第三十一條第一項第一款之規定，申請撤銷。經被告審查結果，以八十九年七月四日（八九）智商○八一○字第八九○○五○五五二號發文之中台處字第Ｌ00000000號商標撤銷處分書，為「註冊第00000000號『黑面蔡及圖』聯合商標專用權應予撤銷」之處分。原告不服，向提起經濟部提起訴願，遭該部八十九年十一月六日經（八九）訴字第八九○八九二三六號訴願決定駁回，遂提起本件行政訴訟，並經參加人聲請獨立參加被告訴訟。
訴之聲明：
㈠原告聲明：訴願決定及原處分均撤銷。
㈡被告聲明：如主文所示。
㈢參加人聲明：如主文所示。
兩造之爭點：
系爭商標是否有違商標法第三十一條第一項第一款之規定，而應予撤銷？㈠原告主張之理由：
⒈系爭商標已由原告授權訴外人古今實業股份有限公司（以下稱古今公司）使用
，該商標係古今公司在外文圖形上變換附加紅色及墨綠色使用，且自七十四年以來，據以撤銷之商標於商標公報及註冊登記簿均登記為墨色，應無商標法第三十一條第一項第一款之適用：
⑴按商標法第三十一條第一項第一款規定之「他人商標」，係指他人已註冊而
取得商標專用權之商標而言；又商標法第二條規定，商標專用權之取得採註冊主義；而商標專用權之範圍依同法第二十一條第二項規定，以「請准註冊」之圖樣及其所指定之同一商品或類之商品為限。本件據以撤銷如附四之商標，依被告八十九年七月十三日核發之商標註冊簿謄本記載為「圖樣顏色：
墨色」，自應僅以「墨色」為限，系爭商標縱使變更加附記「紅色」與「墨綠色」，則二者間之區隔更為顯著。原處分及訴願決定，竟謂因原告自行變更加附記使用，致使與據以撤銷附圖四之商標類似，自屬不妥。
⑵被告辯稱依商標法第二十一條規定商標專用權以請准註冊之圖樣及所指定之
同一商品或同款商品為限，而該商標係以具有中文「黑面蔡」及底色圖案之整體申請註冊，被告亦以該圖樣核准其註冊等語，核與事實不符，且違反「註冊主義」原則。依商標註冊簿影本記載，被告對據以撤銷附圖四之商標申請圖樣註冊，其前手黑面蔡公司固以彩色圖樣申請，然被告僅以「墨色」核准註冊，則被告稱所核准為「彩色圖樣」，違反註冊主義原則，而採「申請主義」或「報備主義」，顯係違法。
⑶訴願決定認商標註冊簿及商標公報所載據以撤銷附圖四之商標顏色為「墨色
」，係主管機關筆誤屬可更正事項等語，顯係誤解商標註冊主義所定「註冊」之範圍。按商標法第二十一條第二項明定商標專用權以請准註冊之圖樣為限。申請人未申請註冊之圖樣，主管機關固不得以予以註冊，使申請人取得商標專用權；申請人申請之圖樣，並非當然取得商標專用權，必須經主管機關准予註冊始可。據以撤銷附圖四之商標，既經被告註冊登記為「墨色」，參加人嗣後受讓該商標所取得之「專用圖樣」自以墨色為限。次按「商標專用權」之範圍，事涉社會交易秩序與安全，從而商標法規定除註冊主管審查外，尚須以公告徵求異議之方式踐行公眾審查。據以撤銷附圖四之商標，自七十五年一月一日即由被告刊登於商標公報十三卷一期，迄今已逾十五年，期間並經延展一次，其圖樣顏色均以「墨色」公告，社會大眾亦均以為其專用之圖樣顏色為「墨色」。若謂顏色可以「更正」方式處理「授與彩色圖樣專用權」，不僅有害交易秩序，更違反商標法關於公眾審查主義原則。
⒉系爭商標「變換商標圖樣或加附記」使用，係被授權人隆宇國際股份有限公司
（以下簡稱隆宇公司）、古今公司所為，原告並不知情。原處分及訴願決定以商標法第三十一條第一項第二款但書規定，類推適用同條第一款，違反：⑴剝奪權利法定要件明確原則：按人民之財產權應予保障，憲法第十五條定有明文。從而，有關剝奪權利之法定構成要件，應依法律明文規定始得為之，否則憲法所保障之財產權將成徒文。⑵違反類推解釋之原則：按法律之類推適用，以被類推之法律事實與法律明文規定之法律事實，構成要件與法律規範目的相同者為限。商標法第三十七條第一項第一款規定之立法目的在防止註冊商標因自行變換附加記，致與他人之註冊商標構成近似，以保護消費者及商標專用權人之權利，對變換附加記行為人課予責任。同法條第二款但書，係指商標專用權人授權他人合法使用時，被授權人之使用，視為商標專用權人已盡該款前段所定之使用義務，係對使用義務之免除，兩者立法目的南轅北轍，原處分予以類推，殊有違誤。⑶違反行為人責任原則：行為人「責任」為現代社會法律思潮之主流，且在嚴格之司法判決對具有類似性質之刑事法律尚禁止類推解釋，則行政機關之簡式程序，對懲罰性之處分，尤應禁止，此復為落實憲法保障人民財產權之重要原則，處分及一訴願決定，均有適用法令錯誤之違法，請判決如訴之聲明。
⒊證據：提出台灣台北地方法院八十八年度易字第七二六號判決、台灣高等法院
八十九年度上易字第八七之八號判決、八十六年七月二日中台評字第八六○一二○號商標評定書等影本。
㈡被告主張之理由：
⒈按商標註冊後，自行變換商標圖樣或加附記，致與他人使用於同一商品或類似
商品之註冊商標構成近似而使用者，商標主管機關應依職權或據利害關係人之申請撤銷其商標專用權，為商標法第三十一條第一項第一款所明定。查據參加人檢送之發票影本、商品照片及商品實物等證據資料，系爭註冊第六一五五三八號「黑面蔡及圖」商標之授權使用人古今公司、隆宇公司於實際使用時，在該系爭商標外文及圖形上變換附加紅色、墨綠色圖形設計，使其與據以撤銷之商標圖樣，依具有普通知識經驗之購買人，於購買時施以普通所用之注意，有致混同誤認之虞而構成近似，復均指定使用於果汁等同一或類似商品，是系爭商標自有前開法條規定之適用。
⒉原告主張據以撤銷附圖四之商標於商標公報、商標註冊簿資料上所登載圖樣顏
色為「墨色」，商標專用權關於顏色部分，僅以「墨色」為限一節，依商標法第二十一條第二項之規定，商標專用權以請准註冊之圖樣及所指定之同一商品或同類商品為限。據以撤銷附圖四之商標係以具有中文「黑面蔡」及底色圖案之彩色圖樣整體申請註冊，被告亦以該圖樣核准其註冊，依前述法條之規定，自應以其請准註冊之整體彩色圖樣為其專用之範圍；且原告曾擔任本件參加人之前手黑面蔡公司之監察人，有最高行政法院（改制前為行政法院）八十八年度判字第二三七號判決理由可參，對於曾為其公司專用之據以撤銷附圖四之商標，當知之甚稔。況據以撤銷附圖四之商標以彩色圖樣使用於其指定之商品上行銷多年，且於七十八、八十八年二度延展註冊，為相關消費者所熟悉，自不足以原審定公告上誤載為「墨色」一節，資為抗辯。至於該公告上「墨色」之筆誤部分，已更正公告於八十九年八月十六日出版之商標公報第二十七卷第十六期，併予陳明。
⒊另原告以不知悉系爭商標變換商標圖樣或加附記使用為由，指摘原處分殊屬違
誤乙節，依商標法三十一條第一項第二款規定被授權人之使用得以互為授權人之使用，該款所稱之自行變換商標圖樣或加附記使用，自不侷限於註冊人自己使用，尚包括授權使用人之使用。又參酌訴願決定書意旨，該款規定商標註冊後無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿三年，應撤銷其商標專用權，但商標授權人之使用人有使用且提出使用證據者不在此限，授權使用人之使用授權商標事證，可作為有利於商標專用權人之事證，反之若謂商標專用權人對授權使用人之違法使用完全不須負任何責任，自非法理之平。又最高行政法院七十八年度判字第一三○○號判決即指明：「註冊商標自行變換或加附記者，係指商標專用權人本人或『其所授權之人』有變換或加附記之行為者而言」，倘授權使用人違反授權合約或違法使用，致商標專用權人喪失商標專用權，乃商標專用權人得否依合約關係求償之問題。況查，原告既將商標授權被授權人使用，其二者之關係通常較與他人間密切，原告不但為從事飲料商品之同業，且其包括本件系爭商標在內之「黑面蔡及圖」等多件商標，歷年來多有爭議案件存在，就系爭商標之使用狀況，當多有接觸機會；甚且在參加人前於八十六年間對系爭商標以有商標法第三十一條第一項第三款之情事提出撤銷申請時檢送之相關資料中，原告已知授權使用人古今公司就系爭商標於實際使用上，有在系爭商標外文及圖形上變換附加紅色、墨綠色圖形設計使用之情事，衡酌前揭事證，原告要難推稱不知授權使用人對系爭商標變換加附記使用。本件原處分洵無違誤，請駁回原告之訴。
㈢參加人主張之理由：
⒈參加人係以第一一九一三號正商標及第三一一九一○號聯合商標，主張原告第六一五五三八號聯合商標變換使用，近似前開商標。
⒉參加人係以：⑴系爭商標，其中外文「ＯＥＭ」與中文「黑面蔡」字體大小相
當，比例相同，並無何者為主要部分之區分。然原告刻意減縮「ＯＥＭ」並放大「黑面蔡」字體，二者成為一比三之比例，已使「黑面蔡」成為商標圖樣之主要部分；⑵系爭商標原請准註冊之圖樣僅為墨色文字，原告捨棄墨色圖樣不用，使用與參加人另以彩色圖案取得專用權之據以撤銷第三一九一一○號完全相同之商標等理由，主張撤銷。
⒊本件被授權人古今公司負責人徐曉華，不僅為系爭商標前手黑面蔡公司之專任
商標代理人，且為系爭商標辦理移轉予原告之商標代理人，參加人及前手廖照雄就系爭商標，除曾向公平交易委員會提出違反公平交易之檢舉主張近似，廖照雄亦曾就系爭商標提出評定及提起民事訴訟，就彼等移轉行為因原告亦為前手黑面蔡公司之監察人，被授權人徐曉華利用其商標代理人之專業，明知黑面蔡公司於七十九年倒閉時，商標全部遭查封，仍意圖繼續保有「黑面蔡」商標之使用，乃於八十年迂迴先申請正商標「ＯＥＭ」指定使用於楊桃汁類，再利用「ＯＥＭ」加上「黑面蔡」為其聯合商標提出申請，再以印鑑變更方式並函催被告審核通過。被告不查，以新申請案件未受查封效力所及核准之，新申請之系爭商標致未為一併拍賣。廖照雄不知，仍依法院拍賣程序合法拍定查封之全部商標，拍定後始悉另有系爭商標存在，乃依法提出評定。原告與徐曉華於知悉該評定甫遭駁回，旋即將系爭商標移轉予原告。被授權人徐曉華利用其商標代理人之專業，先行送件申請系爭商標由黑面蔡公司移轉予原告，然於辦理移轉時，原告開設之錦美商行尚未成立登記，徐曉華遂利用補正方式，補送錦美商行登記資料，同時函催被告應儘速核准，以逸脫參加人之追訴，同時趕辦授權登記予古今公司，由徐曉華擔任負責人。是以，原告及被授權人均知悉其變換使用，當造成消費者混淆誤認為參加人所有之黑面蔡楊桃汁商品，仍故意以前述變換使用手段，為使用及製造販賣，依法應予以撤銷。此與被授權人有無原告同意如何使用無關，且原告就系爭商標與參加人歷年來爭訟均持續，對被授權人如何使用知之甚稔，原告主張純為被授權人自行之行為，屬卸責之詞。參加人與前手循合法拍定程序拍定黑面蔡商標，本欲合法經營，然遭彼等惡意混淆干擾市場，如今又授權他人以相同瓶罐生產「楊桃優酪」，惡意混淆，請撤銷其商標，以維權益。
⒋證據：提出古今公司登記資料、系爭商標移轉之商標公報、公平交易委員會檢
舉函、評定申請書、台灣板橋地方法院民事庭通知書、台灣台北地方法院檢察署八十六年度偵續字第五七三號起訴書、系爭商標申請書、被授權人徐曉華函、台灣台北地方法院民事執行處證明書、申請書等影本各一份及原告生產之「楊桃優酪」照片。
理 由程序方面：
按行政法院認為撤銷訴訟之結果，第三人之權利或法律上利益將受損害者，得因該第三人之聲請，裁定允許其參加，行政訴訟法第四十二條第一項定有明文。本件參加人於九十年七月九日聲請參加被告之訴訟，經核並無不合，應允許其參加，合先敘明。
實體方面：
㈠按商標註冊後，自行變換商標圖樣或加附記，致與他人使用於同一商品或類似商
品之註冊商標構成近似而使用者，商標主管機關應依職權或據利害關係人之申請撤銷其商標專用權，為商標法第三十一條第一項第一款所明定。所謂變換加附記，係指就註冊商標本體之文字、圖樣、色彩等加以變更或加添其他文字、圖樣，足以使其與他人之註冊商標相混淆而言。又註冊商標自行變換或加附記者，係指商標專用權人本人或其所授權之人有變換或加附記之行為者而言，最高行政法院七十八年度判字第一三○○號判決意旨可資參考。復按同條項第二款規定商標註冊後無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿三年，應撤銷其商標專用權，但商標授權之使用人有使用且提出使用證明者不在此限；亦即授權使用人有使用授權商標之事實，可作為商標專用權人使用之事證，反之授權使用人有變換或加附記之違法使用情事，參考上開判決意旨，雖非商標專用權人所為，仍應認係註冊商標自行變換或加附記之行為，否則商標專用權人如利用授權他人使用之方式，輾轉達到脫法之目的，則商標法第三十一條第一項第一款無異形同具文。
㈡本件原告之前手黑面蔡公司於八十年八月六日以如附圖一所示之系爭商標，指定
使用於審定時商標法施行細則第二十四條第十九類之冰、冰淇淋、汽水、果汁、楊桃汁、蒸餾水、礦泉水、茶、咖啡、可可商品，向被告申請註冊，作為其註冊第六一五四一○號正商標如附圖二所示「黑面設計圖」之聯合商標，經被告審查核准，列為註冊第六一五五三八號「黑面蔡及圖」聯合商標，公告於八十二年七月十六日商標公報第二十卷第十四期，其後移轉登記為原告所有。嗣參加人以原告變換系爭商標圖樣使用，致與其所有註冊如附圖三、附圖四所示之據以撤銷之商標構成近似，有違商標法第三十一條第一項第一款之規定，於八十八年八月二十七日申請被告撤銷。經被告審查結果，以八十九年七月四日（八九）智商○八一○字第八九○○五○五五二號發文之中台處字第Ｌ00000000號商標撤銷處分書，為「註冊第00000000號『黑面蔡及圖』聯合商標專用權應予撤銷」之處分。原告不服，向提起經濟部提起訴願，遭該部八十九年十一月六日經（八九）訴字第八九○八九二三六號訴願決定駁回。茲就本件爭點分述如次：
⒈按商標法第二十一條第二項規定商標專用權以請准註冊之圖樣及所指定之同一
商品或同類商品為限。據以撤銷附圖四之商標，係以具有中文「黑面蔡」及底色圖案之彩色圖樣整體申請註冊，被告亦以該圖樣核准其註冊，依上開規定，自應以其請准註冊之整體彩色圖樣為其專用之範圍，否則以黑白圖樣核准即可；因此，被告於商標公報及商標註冊簿上雖將據以撤銷附圖四之商標圖樣顏色記載為「墨色」，應係誤載，且「墨色」之筆誤部分，業經被告更正公告於八十九年八月十六日商標公報第二十七卷第十六期。參加人之商標專用權於更正前，不因有上開誤載而受影響，應以請准註冊之整體彩色圖樣為系爭商標是否近似之判斷基準，合先敘明。是訴願決定認被告將顏色記載為「墨色」係誤載，要屬可勘誤更正之事項乙節，並無不當。原告雖主張商標專用權以註冊簿登記為準，據以撤銷附圖四之商標圖樣為「墨色」，底色未取得商標專用權，系爭商標與之並未構成近似，原處分違反註冊主義及公眾審查主義原則等語。但查，原告曾擔任參加人之前手黑面蔡公司之監察人之事實，有最高行政法院八十八年度判字第二三七號判決載明於理由可按，其當深知曾為該公司專用之據以撤銷附圖四之商標係彩色圖樣，且據以撤銷附圖四之商標以彩色圖樣使用於其指定之商品上行銷多年，且於七十八、八十八年二度延展註冊之事實，並經被告查明載於答辯書，應已為相關消費者所熟悉，原告上開主張，殊不足採。⒉再查，如附圖一所示之系爭商標，係由中文「黑面蔡」及外文「ＯＥＭ」圖樣
組合而成，二者字體大小、比例，並未特別懸殊。然依參加人檢送之發票影本、商品照片、商品實物及商標註冊簿、商標註冊證等證據資料觀之，系爭商標授權使用人古今公司、隆宇國公司於實際使用時，在顏色上捨棄墨色不用，變換附加紅色、墨綠色圖形設計，在外文圖形上，將「ＯＥＭ」減縮，而放大「黑面蔡」字體，使「黑面蔡」成為商標圖樣之主要部分，與參加人據以撤銷如附圖四之商標，以中文「黑面蔡」及底色圖案所組成之彩色圖樣相較，整體構圖意匠均極相彷彿，異時異地隔離觀察，難謂無使消費者產生混同誤認之虞，應屬構成近似，復均指定使用於果汁等同一或類似商品，自有商標法第三十一條第一項第一款之適用，原處分所認核無不合。原告主張應無上開條款之適用乙節，核不足採。
⒊又參加人主張被授權使用人古今公司負責人徐曉華，為系爭商標前手黑面蔡公
司之商標代理人，且為系爭商標辦理移轉予原告之商標代理人，參加人及前手廖照雄以系爭商標近似為由，分別向公平交易委員會檢舉、向被告申請評定及提起民事訴訟等。就彼等移轉行為，因原告亦為前手黑面蔡公司之監察人，被授權人徐曉華有其商標代理人之專業，應知黑面蔡公司於七十九年倒閉時，商標全部遭查封，為保有「黑面蔡」商標之使用，於八十年間先申請正商標「ＯＥＭ」指定使用於楊桃汁類，再利用「ＯＥＭ」加上「黑面蔡」為其聯合商標提出申請，再以印鑑變更方式並函催被告審核通過。被告以新申請案件未受查封效力所及核准之，新申請之系爭商標致未為一併拍賣。廖照雄不知上情，仍依法院拍賣程序拍定查封之全部商標，拍定後始悉而提出評定。原告與徐曉華於該評定甫遭駁回，即將系爭商標移轉予原告。被授權人徐曉華以其商標代理人之專業，先行送件申請系爭商標由黑面蔡公司移轉予原告，斯時錦美商行尚未登記，徐曉華利用補正方式，補送錦美商行登記資料，並函催被告儘速核准後，辦理授權登記予古今公司，且由徐曉華擔任負責人之事實，業據參加人提出古今公司登記資料、系爭商標移轉之商標公報、公平交易委員會檢舉函、評定申請書、台灣板橋地方法院民事庭通知書、台灣台北地方法院檢察署八十六年度偵續字第五七三號起訴書、系爭商標申請書、被授權人徐曉華函、台灣台北地方法院民事執行處證明書、申請書等影本各一份及原告生產之「楊桃優酪」照片等為證，堪予採信。再揆諸參加人提出系爭商標變換使用之證據─古今公司生產之鐵罐裝楊桃汁標示「註冊第六一五五三八號授權使用」，隆宇公司生產之寶特瓶裝楊桃汁標示「錦美商行授權使用註冊第六一五五三八號」，二者如出一轍，應係出自原告之變換授權使用，而非各該公司分別擅自變換使用，原告主張不知情乙節，顯係飾卸之詞。本件系爭商標變換之使用，雖係商標專用權人所授權之人使用、製造及販賣，依首開說明，仍屬原告自行變換使用，難謂原處分有違剝奪權利法定要件明確、類推解釋、行為人責任等原則，本件自應適用商標法第三十一條第一項第一款規定撤銷其商標專用權。
㈢從而，原處分所為本件系爭商標專用權應予撤銷之處分，揆諸首揭法條規定及說
明，洵無不合，訴願決定予以駁回，亦無不當，均應予維持。原告猶執前詞，聲請撤銷訴願決定及原處分，為無理由，應予駁回。
據上論結，本件原告之訴為無理由，依行政訴訟法第九十八條第三項前段，判決如主文。
中 華 民 國 九十 年 八 月 九 日
台北高等行政法院第二庭
審判長法 官 王 立 杰
法 官 劉 介 中法 官 陳 雅 香右為正本係照原本做成。
如不服本判決，應於送達後二十日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後二十日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中 華 民 國 九十 年 八 月 十 日
書記官 鄭 聚 恩