臺北高等行政法院判決 八十九年度訴字第二八六四號
原 告 達英企業有限公司代 表 人 甲○○董事長被 告 經濟部智慧財產局代 表 人 陳明邦（局長）訴訟代理人 乙○○
參 加 人 日商．太陽鐵工股份有限公司（太陽鐵工株式會社）代 表 人 高島成光董事訴訟代理人 桂齊恆律師
丙○○右當事人間因商標評定事件，原告不服行政院中華民國八十九年九月二十九日台八十九訴字第二八五五四號再訴願決定，提起行政訴訟。本院判決如左：
主 文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事 實緣原告於民國（下同）八十五年七月十五日以「TAIYO」商標（下稱系爭商標，如附圖一），指定使用於當時商標法施行細則第四十九條所定商品及服務分類表第七類之機器用閥、機器用凡而、機器用氣缸閥、機器用排氣閥、機器用電磁閥、機器用電磁導閥、機器用壓力調節閥、氣缸體等商品，向被告（原經濟部中央標準局）申請註冊，經被告准列為註冊第00000000號商標。嗣參加人以該商標之註冊有違註冊時商標法第三十七條第一項第七款之規定，對之申請評定，經被告審查，以八十八年十月十五日中台評字第Ｈ00000000號商標評定書為「第00000000號『TAIYO』創設商標之註冊應為無效」之處分。原告不服，提起一再訴願，遞遭決定駁回，遂向本院提起行政訴訟。本院因認本件撤銷訴訟之結果，日商．太陽鐵工股份有限公司之權利或法律上利益將受損害，乃依行政訴訟法第四十二條第一項規定，裁定允許日商．太陽鐵工股份有限公司之聲請獨立參加訴訟。茲摘敘兩造及參加人訴辯意旨如次：
甲、原告方面：
一、聲明：求為判決再訴願決定、訴願決定及原處分均撤銷，訴訟費用由被告負擔。
二、陳述：
１、按商標圖樣有襲用他人之商標或標章有致公眾誤信之虞者，不得申請註冊，固為商標法第三十七條第一項第七款所明定。惟所謂襲用他人之商標或標章有致公眾誤信之虞者，係指商標本身相同或近似於他人之商標或標章，有使一般消費者誤信其所表彰之商品來源或產銷主體而購買之虞而言。
⑴所稱襲用，應指抄襲他人已使用之商標或標章申請註冊並有致公眾誤信之虞者以
為斷。換言之，即先有襲用他人商標或標章之事實，再因襲用該商標或標章而致公眾發生誤信之結果。苟公眾之誤信乃因其他原因所發生，則非得適用本款。又或縱有襲用他人商標或標章之事實，而公眾並無誤信之情形發生，亦不得適用本款。
⑵所謂「有致公眾誤信之虞」，係指商標本體與已具相當知名度之他人商標相同或
近似，有使一般消費者誤認其所表彰之商品性質、品質、產地、或其為他人生產、製造、加工、揀選、批售、經紀而購買之虞而言。又商標法為國內法，他人之商標信譽及商品性質，須於系爭商標申請註冊前，在我國境內已具相當知名度，並為一般消費者所知悉，方有致公眾誤信之虞之適用。再者，商標有使公眾誤信之虞者，固不以被襲用之商標已註冊或夙著盛譽為要件，惟其商標之信譽及商品品質須為一般消費者所熟知，方有使公眾發生混淆誤認之虞。
⑶當事人主張事實，須負舉證責任，倘所提出之證據不足為其主張事實之證明，自
不能認其主張為真實，行政法院（現改制為最高行政法院，下同）三十一年判字第五十三號著有判例。故參加人所檢附之證據，應足以證明據以評定之「TAIYO」商標（下稱據以評定商標，如附圖二）於系爭商標申請註冊時，在我國境內已具相當知名度，並為一般消費者所熟知，始克相當。此亦為行政法院六十年判字第二七四號判例、司法院釋字第一○四號解釋及行政院台七十經字第一八二四號函准備查之商標有欺罔公眾或使公眾誤信之虞審查基準二、二之（四）及六所明示。
２、原告早於六十三年十二月核准設立，以經營五金零件之買賣業務為主，數十年來，原告本著戰戰兢兢工作態度，積極開發市場，進而深受消費大眾喜愛。而六十七年至六十九年間，臺灣推動工業自動化政策，惟相關機器零件設備無法自主生產，部分必須仰賴國外進口，原告曾經是參加人在台灣的代理商，當初也確實向參加人進口部分工業自動化所需產品，配合本地產品的研發、銷售，多年來，原告即以引進參加人產品結合本地產品為主要業務，有關系爭商標，原告當初亦曾申請註冊，惟該商標已遭他人在桃園設立之泰洋機械公司申請註冊在先，而未如願：
⑴原告自西元一九九○年起與參加人確有代理進口關係，惟雙方於二十七年前即有
合作關係，有日本昭和五十九年感謝狀可證，而以系爭商標作為販賣商品之標幟，參加人均無意見。並且，有部分空壓零件產品是原告在台灣自行生產，當時參加人即為太陽鐵工（日文發音即為TAIYO）株式會社，原告進口該公司部分零件，即以系爭商標作為產品標示，並擬向被告申請註冊，惟當時已另有第三人泰洋機械公司以系爭商標註冊在先，原告遂無法如願。
⑵現參加人對系爭商標提出評定案，企圖強佔原告經營多年之市場，被告逕以原告
襲用他人商標有致公眾誤信之虞，作成評定成立之處分，顯係過份迷信外商之知名度，進而抹滅原告長期努力推動系爭商標所表彰商品及工業自動化之心力與成果。
３、原告不惜花費鉅資，自七十七年起陸續於各報章雜誌或專業雜誌等，長年不定期刊登商品廣告，每年花費於系爭商標之廣告費用，平均高達新台幣（下同）四十餘萬元之多，與同業刊登廣告量相較，居同業之首。原告所經銷系爭商標商品之知名度，確早已為同業及消費者所認同並肯定。原告最早自七十七年起，從未間斷進口並銷售系爭商標商品，此可參銷售數量及歷年來原告努力經營所獲營業數字得以證明：
⑴七十七年度之年度淨額為七七、三二六、六七七元。
⑵八十年度廣告費用為三○八、七○一元、年度淨額為一一六、六七○、七八八元。
⑶八十一年度廣告費用為一○九、六五六元、年度淨額為一一二、九九○、四三一元。
⑷八十二年度進口金額為日幣五七、八六九、七六二元、廣告費用為四四八、一二六元、年度淨額為一一五、九七○、二七○元。
⑸八十三年度進口金額為日幣七、五一一、六五三元、廣告費用為六六四、二八一元、年度淨額為八三、六四○、○五七元。
⑹八十四年度進口金額為日幣九一、七○一、三三七元、廣告費用為五○一、四一六元、年度淨額為七六、三七五、四五六元。
⑺八十五年度進口金額為日幣六二、一二四、四七○元、廣告金額為三五四、五二七元、年度淨額為六二、七○一、一四五元。
⑻八十六年度進口金額為日幣四九、三五○、一六四元、廣告費用為三三四、一五○元、年度淨額為六四、六六五、五五○元。
⑼八十七年度進口金額為日幣二七、七三三、○八七元。
４、觀上開數字所示，以當時經濟及工業環境，原告每月營業額高達一千五百萬至一千八百萬元間，且歷年營業額約達一億八千萬元。甚者，更有當月淨利近千萬元收入，高居同業之冠，進而躍昇為企業排行榜上。原告以數十年來所努力經營成果，促使標示有系爭商標之商品，已全然取代原告之另一代名詞，甚至有過之而無不及：
⑴原告二十餘年來努力經營下，每年鉅資廣告費用，創造年度高淨額之營業收入，
可知系爭商標於台灣著名之程度，早已為同業及一般消費者所熟知，且「TAIYO」名稱更成為原告銷售五金商品之品質信譽標誌。故系爭商標之知名度，確已為原告歷經二十多年來努力經營所獲得之成就。然被告與一再訴顧決定機關僅摘取原告所刊登廣告之一部分內容「台灣總代理、日本唯一JIS油壓缸合格許可工廠、達英進口、必屬精品」云云，認定系爭商標確係抄襲所致，顯然太過主觀並有偏頗之虞。就原告之廣告內容，僅係原告歷年刊登媒體之一小部分廣告詞，然原告確以本身名義不斷於報章雜誌刊登廣告。被告與一再訴願決定機關竟未詳加查證，罔顧本國廠商經年累月不斷努力之艱辛，竟為系爭商標註冊無效之評定以及駁回決定，實難令原告信服。
⑵原告在台灣經營相關空壓零件等產業已達三十餘年，經營系爭商標所付出的心血
有目共睹，參加人主張其為著名商標，應提出數據舉證始得令人信服。原告經營空壓零件之生產，占總營業額百分之九十七以上，惟二十七年前參加人所經營的機種、數量，並無法提出舉證，卻藉著提出本件評定案企圖霸佔原告多年努力之成果，令人氣憤。
⑶原告雖有進口商品事實，卻不表示該進口商品之知名度已為眾所皆知，被告及一
再訴願決定機關僅憑原告與參加人有交易之證明，即一味認定系爭商標屬國外進口之著名品牌，指摘原告所銷售之各種機器用閥類組件商品所標示之商標名稱，即為參加人之知名商標，完全忽略本土廠商創業之艱辛，數十年來原告不惜花費鉅資刊登廣告雜誌等，其訴求目的，即為配合政府鼓勵企業創業並自創品牌之政策。今原告依政府政策行事，卻換得畢生努力創立之事業，僅憑乙紙駁回決定書而付之一炬！此情景教原告情何以堪，甭說原告數十年來投注之精神、時間、努力耕耘及耗費鉅資等，對政府機構保障企業在台灣發展之雄心，本土企業如何有信心？
５、參加人自詡自西元一九三四年創立，至今擁有近千人員工，以生產自動化機械及設備為其營業主體，分支店遍及日本各地，為日本創立良久公司，而本案據以評定商標，為參加人最早使用於空壓、油壓機器及其零組件商品之商標。惟參加人檢附西元一九九一年十二月發行於中國大陸參展照片及西元一九九三年版油空壓工業總覽刊物之廣告，僅單純為參加人之公司簡介，甚者，該廣告並無隻字片語介紹據以評定商標，又兩刊物僅限日本銷售，非屬一般流通性商品，台灣消費者如何知曉該品牌知名與否？換言之，就參加人自行印製之廣告或型錄，僅以日文發行，又無日期標示，如何證明已為消費者熟知？⑴參加人所提供之概要內容，僅一般敘述會社內部組織、企業體結構及分佈日本各
地營業所、海外據點等會社沿革簡介。觀上開證據及說明，僅略見一則廣告所介紹小型電磁閥商品上有標示「TAIYO」商標之標籤，其餘證據僅說明參加人之業務遍及日本各地，並已發展至海外設立據點等。但不論參加人是否著名，卻不代表參加人所有之據以評定商標亦為著名，然被告及一再訴顧決定機關僅憑參加人之日商公司身分，即稱參加人具知名度，又巧逢參加人外文名稱之特取部分為「TAIYO」，與系爭商標名稱「TAIYO」相同，故直覺否定系爭商標之存在事實，進而宣稱原告有違反商標法第三十七條第一項第七款之規定情事，應不予註冊，此推定實欠公允。雖系爭商標名稱與參加人外文特取名稱「TAIYO」相同，但兩者卻是獨立個體，不能想當然爾即認兩者相同，參加人所言及所陳證據均不足採。⑵參加人數十年來自認為著名會社，卻從不以該會社名義於台灣刊登廣告，又無在
台灣境內申請多類商標註冊，台灣一般消費者如何熟悉據以評定商標係屬日商公司？又如何能知該商標為夙著盛譽之品牌？被告及一再訴願決定機關不能僅依一己主觀意念，即完全否決台灣本土廠商數十年之努力。
⑶所謂著名商標，並非以是否經國外註冊為認定標準，應以該商標所指定使用之商
品在當地之銷售量（營業額）判斷其是否達到著名程度。系爭商標所產製之商品，在臺灣地區均係由原告生產，並花費鉅額宣傳廣告費用，使其廣為消費者熟知，原告公司歷經二十餘年努力奮鬥，每年創造數千萬元營業額及花費鉅額廣告費用，系爭商標確足證為原告銷售商品之識別標幟。故被告對其是否為著名商標，應負舉證責任，始得令原告心服。至於參加人援引之商標法修正前後條文有何差異，並不為民眾所熟知。
６、參加人稱已獲各國商標證書乙節。惟參加人僅有美國、印尼及中國大陸三國證書，充其量只能說明有註冊商標之事實，不代表「TAIYO」商標之商品及其銷售已達眾所皆知而為著名，該商標註冊證書僅為靜態權利取得，並不能作為著名之依據，系爭商標縱在他國獲准商標註冊，核屬另案，並不代表其在臺灣即屬著名商標，不可比附援引，原告主張系爭商標在臺灣廣為消費者熟知，均係原告多年努力之成果：
⑴參加人自稱為著名廠商，何以於日本當地僅有服務標章註冊，卻無任何商標註冊
，何以證明據以評定商標已為台灣一般消費者所熟知？參加人雖主張其近年以據以評定商標在世界各國如美國、印尼及中國大陸等地獲准商標註冊，惟其相關產品之銷售，在當地所佔市場比例並不高，且其未以據以評定商標在先進國家註冊，在在證明參加人主張其為著名商標，並非事實。又參加人既主張其屬著名之商標，惟在其本國（日本）僅為一服務標章，與其主張顯有矛盾。
⑵更何況參加人於台灣並無以其名義刊登報章雜誌廣告，台灣消費者如何能獲知據
以評定商標？更甭說稱之著名？綜上，參加人所稱著名，僅僅仗視為日本設立已久公司，即一廂情願認定該公司已具相當知名度，當不可取。
⑶原告早於西元一九九一年起，即陸續刊登系爭商標之廣告，並未否認與參加人之
生意往來，惟此並不代表參加人所產製商品已為台灣一般消費者所熟悉？該所有刊登廣告，乃足以證明原告確實花費鉅資，不間斷持續作商品宣傳廣告，致使同業及一般消費者，已熟知系爭商標之商品乃原告所擁有，進而提升為該商品品質之保障。
⑷原告歷經二十餘年奮門，以每年高達幾千萬營業額及花費鉅資廣告等時間與精力
，致使系爭商標確已為原告銷售商品之識別標幟。反之，參加人僅扮演進口商品之供應者，如非原告引進台灣，並藉由大量廣告及努力經營，依賴多年商場之豐富經驗，將系爭商標發揚光大，進而獲得同業及消費者之認同及喜愛。故知原告及參加人，二者為正當業務往來關係，亦即原告已得參加人同意互為進出口代理關係，是原告所註冊並使用系爭商標名稱為合法，不受商標法之拘束。然參加人歷經多年業務往來正常關係後，如今涉有某些利害關係之影響，竟違背信諾，對原告提出評定撤銷事，推翻並否認有同意乙事。此以利益第一，枉顧商業職業道德之作法，實難為自稱著名會社所應為之行為。
７、況且，被告與一再訴願決定機關審查類此案例，所為無致公眾誤信之虞者，所在多有，如中台異字第八六○九八九、第八六○八○二號「TERCEL」商標之異議審定書、中台評字第八六○一六二號「舒適SCHICK」商標之評定書，及中台評字第八八○一二三號「Dante」商標評定書等。系爭商標與上開案例之案情相似，當可執為系爭商標確無違反商標法第三十七條第一項第七款規定之論據。進者，依審查商標基準觀之，被告與一再訴願決定機關對類此案例均認無致公眾誤信之虞，並經行政法院（現改制為最高行政法院，下同）判決，不勝枚舉：
⑴行政法院七十一年判字第五二六號判決：關係人無法證明據以評定商標為其首創
已達相當知名度為一般購買者所熟知，據以評定商標又未為商標註冊之申請，客觀上即難謂有使一般消費者混淆誤認之虞。
⑵行政法院七十九年判字第一四八○號判決：出貨、訂貨發票影本，僅能證明據以
異議商標所表彰之商品，有行銷國內之事實．．核其內容，亦不足證明其產品為一般消費者所熟知。
⑶行政法院八十一年判字第五三五號判決：依原告申請所檢送商品設櫃、海報廣告
、退貨單等資料觀之，據以評定商標僅使用於衣服，在七十三年間僅銷售芭芭拉服飾等二家行銷，而廣告影本雖有一九八五、一九八六年份之標示，但僅係間歇性之二份資料，無法為據以評定商標已夙著盛譽或已具相當知名度之證明。
⑷行政法院七十二年判字第二三九號判決：原告所提之廣告資料尚難證明系爭商標
係首創使用，偶爾於雜誌上介紹其商品，亦難以證明使用系爭商標已達一般購買者所熟知之程度，又所檢附報單、輸出許可證，亦僅證明原告自六十六年至七十年止，每年有產品出口一、二次之事實，要難作為商標已具知名度之證據。
⑸行政法院七十二年判字第一一二號判決：據原告所檢送證據，尚不足以證明其使
用系爭商標已達相當知名度，況現行商標法係採註冊主義，原告縱有使用在先之實，然還未申請註冊，自難受商標法之保護。
⑹行政院台八十六字第三○八五一號決定書：關係人所提使用商標證據，因所標示
商標為其販售眾多組合式禮品商品之一種，尚難逕認其先使用本件商標申請註冊前，該商標已為一般消費者熟知，客觀上自難謂有使一般消費者對系爭商標所表彰商品來源或產製主體產生混淆誤信之虞。
另參加人所提行政法院八十五年度判字第一四一八號判決，與本件案情有別，並不足以拘束鈞院對本件之判斷。
８、綜上所陳，系爭商標乃原告使用良久，並歷經二十餘年來不斷持續發展、努力經營所享有之一商標信譽。系爭商標名稱確已因品質優良、誠實信用而具相當知名度，自無造成一般消費大眾混淆誤認之虞。是系爭商標並無違反商標法第三十七條第一項第七款之規定，應屬事理至明。然被告與一再訴願決定機關不察，而將系爭商標之註冊予以撤銷，枉顧台灣企業努力耕耘之結果，其決定實嫌草率並有欠公允。
乙、被告方面：
一、聲明：求為判決駁回原告之訴，訴訟費用由原告負擔。
二、陳述：
１、按商標圖樣襲用他人之商標或標章有致公眾誤信之虞者，不得申請註冊，為註冊時商標法第三十七條第一項第七款所規定。該款之適用，指以不公平競爭之目的，非出於自創而抄襲他人己使用之商標或標章申請註冊並有致公眾誤信之虞者，所襲用者不以著名商標或標章而使用於同一或類似商品為限，復為同法施行細則第三十一條所規定。本件並不以原告所襲用之商標是否為著名商標或使用於同一或類似商品為要件，惟被告審核時，仍須就商標之著名程度是否有致公眾混淆誤認之虞加以審查，綜合判斷其商標須具有相當知名程度。系爭商標圖樣與據以評定商標圖樣，均有相同之外文「TAIYO」，異時異地隔離觀察或連貫唱呼之際，有使人產生混同誤認之虞，應屬近似之商標。
２、參加人係於西元一九三四年四月三日成立，從事空壓、油壓機器及其零件之製造生產，外文「TAIYO」係其名稱之特取部分，自西元一九六○年即使用於油壓、空壓機器及其組件如氣缸、閥、泵等商品，除於美國、印尼、中國大陸取得商標專用權外，另自西元一九九○年起，透過原告代理進口其產品，於台北、中壢、新竹、台中（經銷商：維慶公司）、台南（經銷商：光源企業行、油源公司）、高雄等地經銷販售，並參加西元一九九○年台北機械設備展、西元一九九一年北京國際空油壓展，復於西元一九九一年台灣區空油壓展等參展特刊、西元一九九三年亞洲工業專業電話簿、西元一九九四年空油壓機器雜誌（展覽會特刊）、西元一九九五年至一九九六年台灣區空壓機器年鑑及西元一九九六年二月空油壓機器雜誌等刊登廣告，據以評定商標所表彰商品之信譽，難謂不為空油壓機器商品同業及消費者所知悉，此有參加人檢附之公司簡介、商品型錄、日本空油壓工業總覽之介紹資料、國外商標註冊證、雜誌廣告、北京參展證明、參加人與原告交易往來文件、會員名錄等證據資料影本可稽。
３、系爭商標申請註冊前，據以評定商標既已先使用且透過原告在我國廣泛行銷，原告以相同之外文「TAIYO」作為系爭商標圖樣申請註冊，指定使用於機器用閥、機器用凡而、機器用氣缸閥、機器用排氣閥、機器用電磁閥等商品申請註冊，難謂無仿襲之嫌，而有使消費者對其表彰之商品來源或產製者發生混淆誤認之虞。原告雖主張系爭商標申請註冊前，其即與參加人間具有合作及代理關係，復主張其對系爭商標商品努力開拓市場之心血不容抹煞，惟原告無法提出具體證據以實其說，被告無從加以審酌。原告雖花費鉅額經費廣告宣傳，惟客觀上亦無法看出原告是在表彰自己商品之意思，乃有替參加人宣傳之意味，消費者無從認知系爭商標係屬於原告之商標，就法言法，原處分為申請評定成立之處分，洵無違誤。
４、商標因使用而使消費者知悉，且經常藉由經銷、代理或授權行為，加速商品之流通，以創造或提高商標之知名度，一般經銷、揀選或運送商標商品之行為，雖有為商標資訊傳遞媒介之事實，惟除併同使用另一單獨表彰經銷或揀選業標誌外，因缺乏自己使用商標之認知，縱有眾多之經銷或代理行為，亦無當然排除或取代所經銷或代理商品商標所表彰產製者之作用及功能。原告或有投入鉅資廣告系爭商標商品，惟觀諸其所檢附之廣告資料，多數廣告內容多以明顯位置登載外文「TAIYO」與參加人名稱或「日本唯一JIS油壓缸合格許可工廠」，或標示「台灣總代理」、「達英進口，必屬精品」等字樣，消費者無從區辨「TAIYO」商標所表彰之商品來源為原告，故系爭商標有違註冊時商標法第三十七條第一項第七款規定而應作為無效之評決。
５、原告雖稱系爭商標無論在商標本體或註冊使用之心理因素上，與據以評定商標不構成近似，系爭商標與參加人名稱特取部分雖相同，但不表示二者知名程度相等，原告花費鉅資廣告費用，創造高營業收入，系爭商標已為一般消費者所知悉，更成為原告銷售五金商品之品質信譽標誌，自無造成一般消費者產生混淆誤認之虞云云，惟一再訴願決定均持與被告原處分相同之論見。另原告所舉被告中台異字第八六○九八九號及第八六○八○二號商標異議審定書、中台評字第八六○一六二號及第八八○一二三號商標評定書所為之認定，核與本件案情有別，要難資為本件商標應准註冊之論據。
丙、參加人之陳述：
１、原告於九十年六月十三日準備程序中，一開始即明確承認其為參加人之代理商之事實，則其有未經參加人同意而襲用參加人創用之「TAIYO」商標在國內申請註冊之事實，足堪確定。另系爭商標指定使用商品類別及原告自一九九○年起代理參加人進口之商品種類均為空、油壓零件產品。
２、按系爭商標註冊時之商標法第三十七條第一項第七款、同法施行細則第三十一條規定，及被告商標手冊中例示襲用之態樣：⑴曾為他人（註冊）商標商品之進口商或代理商，未獲允許而以該商標申請註冊者。⑵曾受他人授權使用或委託製造該商標之商品，未獲允許而以該商標申請註冊者。原告既已明確承認其為參加人之代理商，自參加人處進口當時國內無法製造之商品併同其自己產品在市場上銷售，為求統一，乃以參加人之據以評定商標做為廣告宣傳之品牌，顯然其所促銷者為參加人之商標產品，消費者所認知者，亦為來自日本之參加人產品，是原告僅係一代理商，則其逕以系爭商標向被告申請註冊，實有仿襲搶註之故意，依商標法第三十七條第一項第七款規定，系爭商標自不得准予註冊，被告所為評決並無不當。觀乎行政法院八十五年判字第一四一八號判決意旨所載：「．．參諸原告又曾銷售關係人據以異議商標使用之商品，難謂其無出於不公平競爭之目的。又原告自八十年十月二十四日起至八十三年九月九日止銷售關係人產品（見其進口報單），之前妮思企業有限公司亦曾銷售關係人產品，則被告認定據以異議商標為國內消費者所熟知，究非無稽，從而被告認系爭商標圖樣襲用據以異議商標，有致公眾誤信之虞，洵屬正當。．．」自明。
３、原告於準備程序中稱參加人並未以「TAIYO」作為商標使用，其僅係參加人名稱及服務表徵乙事，絕非事實，此除有參加人之據以評定商標早於系爭商標一九九六年七月十五日申請註冊之前，即已在美國、中國大陸獲准商標註冊（美國註冊日期為一九八九年十二月五日，宣誓第一次使用日期為一九六○年二月；印尼註冊日期為一九九六年；中國大陸註冊日期為一九八六年十一月三十日）可供佐證外，且參加人之商品型錄及商品本身亦均標示有據以評定商標，足徵原告指稱參加人並未以「TAIYO」作為產品之商標，實係脫免之詞。
⑴據以評定商標在美國、印尼及中國大陸等地申請商標註冊獲准，均係指定使用於
特定商品，而在日本國內因有第三人申請註冊在先，無法如願，故先以服務標章申請註冊，最近因為參加人重整，再度申請註冊，已取得日本商標註冊權。
⑵至原告主張參加人之據以評定商標在國內並未著名乙節，參加人三十餘年前是否
為著名商標，應非本件爭執重點。況參加人三十餘年前雖無達到著名程度，惟並不代表現在不具有知名程度，原告為參加人之代理商，代理進口參加人商品，嗣又以系爭商標申請註冊，嚴重侵害參加人權益，原告主張參加人據以評定商標非屬著名商標，卻又使用該商標，其主張顯有矛盾。
４、姑不論商標法第三十七條第一項第七款之適用，並不以該商標已達著名程度為限，惟如參加人之商品絲毫不具知名度，無利可圖，原告又何有興趣引進銷售？況原告於代理進口參加人之「TAIYO」空油壓系列產品後，陸續曾為產品刊登廣告宣傳，相信業界必然知悉「TAIYO」空油壓系列產品係來自日本之參加人產品，難謂不具知名度，如今原告自認據以評定商標之知名度係由其所建立，卻不查參加人既為創用人，據以評定商標之商譽自歸參加人所有，原告充其量僅係建立代理商之知名度，業界及消費者絕不會認為廣告中之產品為原告所生產，或廣告中之商品商標為原告所有之可能。
５、尤其，原告既已從代理商品之銷售中取得利益，更不得因其為謀銷售利益所投入之促銷費用，即間接取得了所代理商品之商標權利及商譽，顯然原告根本不尊重他人之智慧財產權，自以為其廣告宣傳所代理之「TAIYO」產品，即得以據為己有而自行申請註冊，進而挾其權利對現今與參加人有來往之其他廠商要脅，影響參加人產品之進口，如此作為能不認係出於不公平競爭之目的，非出於自創而抄襲他人已使用之商標申請註冊並有致公眾誤信之行徑？是系爭商標之申請註冊已然違反商標法第三十七條第一項第七款之規定至明，應不容原告以似是而非之理由狡辯。
６、綜上，原告於準備程序中已然承認其為參加人之代理商，則其將所代理產品之據以評定商標私自申請註冊，顯然襲用之事實明確。即或原告在廣告中亦標示所代理之「TAIYO」商標，則原告指稱「TAIYO」僅為參加人名稱及服務表徵，絕非事實。尤其，原告僅係參加人之代理商，其為謀銷售利益而為之廣告宣傳，乃一般代理商經常之行為，因而建立起之商譽，實應歸於參加人所有，故其未經參加人同意，私自將參加人商標申請註冊，並欲阻礙其他廠商進口參加人之產品，自已構成商標法第三十七條第一項第七款規定之適用，被告所為評決處分，自屬適法，請求駁回原告之訴。
理 由
一、按商標圖樣襲用他人之商標或標章有致公眾誤信之虞者，不得申請註冊，為系爭商標註冊時商標法第三十七條第一項第七款所規定。又本款之適用，指以不公平競爭之目的，非出於自創而抄襲他人已使用之商標或標章申請註用並有致公眾誤信之虞者；所襲用者不以著名商標或標章而使用於同一或類似商品為限；復為同法施行細則第三十一條定有明文。
二、本件原告於八十五年七月十五日以「TAIYO」商標，指定使用於當時商標法施行細則第四十九條所定商品及服務分類表第七類之機器用閥、機器用凡而、機器用氣缸閥、機器用排氣閥、機器用電磁閥、機器用電磁導閥、機器用壓力調節閥、氣缸體等商品，向被告申請註冊，經被告准列為註冊第00000000號商標。嗣參加人以該商標之註冊有違註冊時商標法第三十七條第一項第七款之規定，對之申請評定，經被告審查，為「第00000000號『TAIYO』創設商標之註冊應為無效」之處分。原告不服，主張其在台灣經營相關空壓零件產業多年，對系爭商標付出的心血有目共睹，參加人主張據以評定商標為著名商標，應提出證據始得令人信服；原告公司經營空壓零件之生產，占總營業額百分之九十七以上，惟二十七年前參加人經營的機種、數量及市場佔有率，並無法提出資料證明，卻藉本件評定案企圖霸佔原告多年努力之成果；又原告曾是參加人在台代理商，多年來，原告即以引進參加人產品結合本地產品為主要業務；有關系爭商標，原告當初亦曾申請註冊，惟已遭泰洋機械公司申請註冊在先，後來該公司倒閉，原告才提出系爭商標註冊獲准；參加人雖主張其商標屬著名之商標，惟在其本國（日本）僅為一服務標章，與其主張顯有矛盾；被告逕以原告襲用他人商標有致公眾誤信之虞，作成評定成立之處分，顯係過份迷信外商之知名度，進而抹滅原告長期努力推動系爭商標所表彰商品及工業自動化之心力與成果；況被告、行政院及行政法院審查類此案例，所為無致公眾誤信之虞者，所在多有，如中台異字第八六○九八九號、第八六○八○二號「TERCEL」商標之異議審定書、中台評字第八六○一六二號「舒適SCHICK」商標評定書、中台評字第八八○一二三號「Dante」商標評定書、行政院台八十六字第三○八五一號再訴願決定書，以及行政法院七十一年判字第五二六號判決、七十九年判字第一四八○號判決、八十一年判字第五三五號判決、七十二年判字第二三九號判決、七十二年判字第一一二號判決等，當可執為系爭商標確無違反商標法第三十七條第一項第七款規定之論據云云。惟查：
１、系爭商標圖樣與據以評定商標圖樣，二者均有相同之外文「TAIYO」，於異時異地隔離觀察及交易連貫唱呼之際，在外觀、觀念及讀音上，已有使人產生混同誤認之虞。
２、參加人係於昭和九年（西元一九三四年）四月三日成立，從事空壓、油壓機器及其零件之製造生產，外文TAIYO為其公司名稱之特取部分，自西元一九六○年即使用於油壓、空壓機器及其組件如氣缸、閥、泵等商品，除於美國、印尼、中國大陸取得商標專用權外，自西元一九九○年起，透過原告代理進口其產品，於台北、中壢、新竹、台中（經銷商：維慶公司）、台南（經銷商：光鴻企業行、油鴻公司）、高雄等地經銷販售系爭商標商品，並參加西元一九九○年台北機械設備展、西元一九九一年北京國際空油壓展、西元一九九一年台灣區空油壓展等參展特刊、西元一九九三年亞洲工業專業電話簿、西元一九九四年空油壓機器雜誌（展覽會特刊）、西元一九九五年至一九九六年台灣區空油壓機器年鑑及西元一九九六年二月空油壓機器雜誌等刊登廣告，以上，有參加人檢附之公司登記證、公司簡介、商品型錄、日本油空壓工業總覽之公司介紹資料、美國、印尼、中國大陸之商標註冊證、雜誌廣告、北京參展證明、參加人與原告交易往來文件、中華民國空油壓機器協會一九九一年及一九九七年之會員名錄等影本附原處分卷可稽。從而，據以評定商標所表彰商品之信譽，難謂不為空油壓機器商品同業及消費者所知悉。
３、原告訴稱參加人並未以「TAIYO」作為商品之商標使用，其僅係參加人名稱及服務表徵云云。然參加人之據以評定商標，於美國註冊日期為西元一九八九年十二月五日，宣誓第一次使用日期為西元一九六○年二月；於中國大陸註冊日期為西元一九八六年十一月三十日；均早於系爭商標之申請註冊日八十五年七月十五日，且均指定使用於空油壓機器系列商品。又參加人之商品型錄及商品本身亦均標示有據以評定商標，有參加人於西元一九九二年、一九九三年及一九九五年之商品型錄影本附本院卷可佐，足徵原告主張參加人未以「TAIYO」作為商品之商標使用，委無可採。
４、系爭商標申請註冊前，據以評定商標既已先行使用，且透過代理商即原告在我國廣泛行銷，從而，原告以相同之外文「TAIYO」作為系爭商標圖樣申請註冊，指定使用於機器用閥、機器用凡而、機器用氣缸閥、機器用排氣閥、機器用電磁閥、機器用電磁導閥、機器用壓力調節閥、氣缸體等商品，衡酌客觀事實，難謂無仿襲之嫌，而有使消費者對其所表彰之商品來源或產製主體發生混淆誤信之虞。
５、商標因使用而為消費者所知悉，且經常藉由經銷、代理或授權等行為，加速商品之流通，以創造或提高商標之知名度。一般經銷、揀選或運送商標商品之行為，雖有從事商標資訊傳遞媒介之事實，惟除併同使用另一單獨表彰經銷或揀選之營業標誌外，客觀上因缺乏自己使用商標之認知，縱有眾多之經銷或代理行為，亦非當然排除或取代所經銷或代理商品商標所表彰原產製者之作用及功能。本件原告或有以鉅資廣告系爭商標商品之事實，或認據以評定商標之知名度係由其所建立，惟觀乎其所檢送之廣告，多數廣告內容多以明顯位置登載外文「TAIYO」與參加人名稱，或註明「日本唯一JIS油壓缸合格許可工廠」，或標示「台灣總代理」、「達英進口，必屬精品」等文字，或「TAIYO」商標與「太陽鐵工株式會社」併列出現，客觀上無法認為原告係在表彰自己商品之意思，自無從據以認定「TAIYO」商標所表彰之商品來源為原告。本件參加人既為「TAIYO」商標之創用人，而原告僅係代理商，則業界及消費者並不會因之認為廣告中商品之商標為原告所有。原告對其曾為參加人之台灣代理商之事實，既不爭執，則其未經參加人同意而襲用參加人創用之「TAIYO」商標在國內申請註冊，自難謂非出於不公平競爭之目的。
６、依據系爭商標註冊時商標法施行細則第三十一條之規定，所襲用之商標，並不以已達著名商標之程度為限。從而，原告主張據以評定商標須為著名商標，方有註冊時商標法第三十七條第一項第七款規定之適用乙節，容屬誤解。況原告於代理進口參加人之「TAIYO」空油壓系列產品後，陸續曾為上開產品刊登廣告宣傳，而原告僅係表彰其為參加人之台灣代理商，客觀上缺乏自己使用商標之認知，消費者對「TAIYO」空油壓系列產品，應係認識其來自於日本之參加人產品，從而，據以評定商標所表彰參加人商品之信譽，難謂不為空油壓機器商品同業及消費者所知悉。
７、至原告所舉被告中台異字第八六○九八九號、第八六○八○二號異議審定書、中台評字第八六○一六二號商標評定書、中台評字第八八○一二三號商標評定書、行政院台八十六字第三○八五一號再訴願決定書，以及行政法院七十一年判字第五二六號判決、七十九年判字第一四八○號判決、八十一年判字第五三五號判決、七十二年判字第二三九號判決與七十二年判字第一一二號判決等，均與本件案情有別，尚難執為系爭商標應准予註冊之論據。
三、綜上所述，原告起訴意旨，均無可採。從而，被告所為「第00000000號『TAIYO』創設商標之註冊應為無效」之處分，徵諸首揭規定，核無不洽，一再訴願決定遞予維持，俱無違誤。原告猶執前詞聲明撤銷，為無理由，應予駁回。據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第九十八條第三項前段，判決如
主文。中 華 民 國 九十 年 八 月 二十三 日
臺 北 高 等 行 政 法 院 第 三 庭
審 判 長 法 官 徐瑞晃
法 官 李得灶法 官 曹瑞卿右為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後二十日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後二十日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中 華 民 國 九十 年 八 月 二十三 日
書記官 方偉皓