臺北高等行政法院判決 八十九年度訴字第二九一七號
原 告 甲○○訴訟代理人 戊○○專利代被 告 經濟部智慧財產局代 表 人 陳明邦（局長）訴訟代理人 丙○○
丁○○
參 加 人 晉吉股份有限公司代 表 人 乙○○右當事人間因發明專利異議事件，原告不服經濟部中華民國八十九年十一月二日經（八九）訴字第八九０八九二六六號訴願決定，提起行政訴訟。本院判決如左：
主 文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事 實
一、事實概要：
Ａ、本案參加人晉吉股份有限公司於八十七年七月十日提出「鞋子之製造方法及其裝置」向被告機關申請發明專利，而經被告編為第000000000號案進行審查，並審定核准專利權，而於八十八年六月一日公告。
Ｂ、在審定公告期間內，原告以「參加人上開請求違反專利法第十九條、第二十條第二項之規定」為由，於八十八年八月二十七日具狀提起異議，請求撤銷參加人之專利權。
Ｃ、被告審定後，為異議不成立之行政處分，原告不服，提起訴願，亦經駁回，遂提起本件行政訴訟。
二、兩造（含參加人）聲明：
Ａ、原告聲明：
１、求為判決撤銷原處分及訴願決定。
２、被告應為本件異議成立之行政處分。
Ｂ、被告聲明：求為判決駁回原告之訴。
Ｃ、參加人未到場，亦未為聲明。
三、兩造（含參加人）之爭點：
Ａ、原告主張之理由：
１、按，專利法第十九條規定︰「稱發明者，謂利用自然法則之技術思想之高度創作」。同法第二十條第二項規定：「發明係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成時，不得依法申請取得發明專利。同法施行細則第十六條第二項規定：「獨立項應載明申請專利之標的、構成及其實施之必要技術內容、特點。」。
２、本案原告於對系爭專利案提起異議時，詳細說明了該系爭專利案不符專利法規定之事實，而被告機關卻輕率地以「查系爭案係鞋子之製造方法發明專利，其主要構成部分及為實施該方法所直接使用之機械、器具或裝置，本得併案申請，系爭案申請專利範圍第四、五項內容均可被說明書內容支持，第一、二、三、六項內容並無不當。況專利法施行細則第十六條第二項規定亦非異議所得主張之條文又異議理由在無依專利法第四十一條規定備具其他證明文件之支持下，亦難稱系爭案為非利用自然法則之技術思想之高度創作」為由，而予異議不成立審定。
３、但原告上開法律意見顯然是錯誤的，理由如下：
ａ、系爭專利案之說明書所記載，系爭專利案係分別引證第00000000號、第00000000號以及第00000000號等專利前案，指稱該等專利前案具有共同的缺點為：空氣清淨處理裝置成本昂貴，有機溶劑揮發對人體有害，品質不一及耗費較長時間在佈膠及烘乾過程上。而為了解決上述前案所缺點，系爭專利案乃改為在鞋底和鞋面間另外置入一金屬膜層，並在壓底機內加設一電磁爐機熔膠者。
ｂ、再從系爭專利案之說明書第５頁得知，其金屬膜層22係夾在鞋面20和鞋底之間，而且，該金屬膜層22實際上是以一金屬箔片上下面各塗佈一層固體膠所構成。
ｃ、由此可知，系爭專利案聲稱用以改進習見專利前案的缺點所作為者，係需另外增加金屬膜的製作及儲運成本，以及增加電磁爐的裝置成本。而金屬膜必需於金屬箔片上下面各塗佈一層固體膠，故其製造程序並無縮減，被膠時所引起的空氣污染仍然存在。其所稱之改進是否具進步性要件，實令人懷疑。
ｄ、系爭專利案非但如此，其為了應用金屬膜層及電磁爐，還要另外設置皮件裝置，以及在皮件裝置和電磁爐形成密閉空間，再加上設置進氣管件等等，其設備及製程可謂較習知專利前案更為繁瑣複雜，可謂只有增加成本，無進步性可言，實在不符合首揭專利法第十九條明訂之發明專利要件。
４、另外系爭專利案之申請專利範圍所記載者也有明顯缺失：
ａ、首先，其申請專利範圍第１項至第３項之「一種鞋子之製造方法及其裝置」，然而，其內容僅止描述裝置，並未述及「製造方法」，此可見系爭專利案之獲准確有疏失。
ｂ、其次，系爭專利案申請專利範圍第１項之各項裝置的關係位置也並不明確，其有明顯違反首揭專利法施行細則第十六條之規定，系爭專利案的相關裝置極為模糊，確有違反專利法情事，初審審查之疏失，確有其事。
ｃ、再從系爭專利案申請專利範圍第４項來看，其金屬膜層界定為0.01mm以上，但於說明書並未載明原因及其根據，故此界定毫無根據，竟也遭致核准，顯見初審確有疏失。
ｄ、系爭專利案申請專利範圍第５項，所爰引自申請專利範圍第２項者，其「耐熱接著劑」並無實施例，亦顯見初審確有疏失。
ｅ、系爭專利案申請專利範圍第６項之「一種鞋子之製造方法」更是荒謬，按，其所謂之「製造方法」僅是配合其「裝置」的使用過程而已，就好像一般組合結構的組裝過程而已，並非製造方法。
５、實則系爭專利案並不能達成減少鞋子製程以及所謂有機溶劑之污染，且其只是提供一種新的鞋子製造裝置而已，而該製造裝置與習知專利案比較由於需徒增繁瑣的前置作業及成本，其是否具備進步性要件實有待商確；而由其申請專利範圍之界定漏洞百出，以及於說明書中也未詳加說明所用原料之根據來由等等，均暴露出系爭專利案確確實實為一因疏失而誤准之不當專利。
６、綜上所述，系爭專利案確有違反專利法第十九條、第二十條第二項以及專利法施行細則第十六條第二項之規定，被告機關所執理由於法確有不合。
Ｂ、被告主張之理由：
１、原告指稱：
ａ、系爭案僅係第00000000號、第00000000號及第00000000號等習知專利缺點改良，且其另增設製程較習知專利更繁雜。
ｂ、又系爭案之申請專利範圍第一至三項僅只描述裝置，未述及製造方法，第一項中各裝置位置也不明確，第四項金屬膜界定為0.01m/m以上說明書中並未載明原因及根據，第五項耐熱接著劑無根據，第六項僅是裝置使用過程而已，並非製法充其量只是一種新的鞋子製造裝置而已。
ｃ、故系爭案需徒增繁鎖前置作業及成本不具進步性，而申請專利範圍界定漏洞百出，說明書中也未詳加說明原料之根據來由，確實為誤准之不當專利。
２、但查：
ａ、系爭案雖增加設備製造金屬膜儲運成本，惟所達成無溶劑空氣公害之工作環境，改良烘乾時間過與不及之貼合脫落不良率，縮短流程提高生產力，也減少生產用地面積之成本，確具進步性。
ｂ、又系爭案係製造方法之發明專利，其主要構成及實施該方法所直接使用之機械、器具或裝置，依專利法第三十一條規定，本得併案申請，本案申請專利範圍第一、二、三、四、五、六項均無不當。
ｃ、況專利法施行細則第十六條第二項亦非異議所得主張之條文，又無專利法第四十一條規定備具其他證明文件之支持下，自難證明系爭案為非利用自然法則之技術思想之高度創作或有違專利法之規定，起訴理由所述僅為原告片面之辭，故在無具體證據證明之下，自難遽予採信。
參、參加人方面：未於準備程序及言詞辯論期日到場，亦未為陳述。理 由
壹、本案應適用之法律：
一、按現行專利法已於九十年十月二十四日經修正公布實施。
二、而參加人本件申請案則係於八十七年七月十日提出申請，而經被告機關於八十八年六月一日審定公告，准予發明專利權，則依現行專利法第一百三十四條第一項之反面解釋，本件系爭案有無不得給予專利權之事由，應適用審定核准時之法律（即八十三年一月二十一日修正公布之專利法）為斷，爰先此敍明之。
貳、依核准審定時專利法之規定，有關發明專利基本三要件具體內容之規定如下：
一、按依核准審定時專利法第十九條之規定；「稱發明者，謂利用自然法則之技術思想之高度創作」，因此「發明」可以定義為「利用自然法則所產生之技術思想」，表現在「物」或「方法」或「物的用途」上者。
二、又依核准審定時專利法第二十條第一、二項之規定，發明如欲取得專利權者，必須符合以下三項要件，即
Ａ、產業上利用性：
１、意義：即發明須可供產業上利用。此處所謂之「產業」，依據一般之共識，是指廣義的產業而言，故包含工業、礦業、農業、林業、漁業、水產業、畜牧業，輔助產業性之運輸業、交通業等等。
２、法律上之具體規定：即核准審定時專利法第二十條第一項所規定，「凡可供產業上利用」之發明。
Ｂ、新穎性：
１、意義：所謂新穎性者，乃指發明在申請專利前從未被公開，因而從未被公眾所知或使用過之情形而言。
２、發明不具新穎性之情事（即核准審定時專利法第二十條第一項第一款至第三款之規定）：
ａ、申請前已見於刊物或已公開使用者。
ｂ、有相同之發明或新型申請在先並經核准專利者（申請在先之發明或新型，雖然實際上尚未公開，但以法律律擬制之手段，「視為」已公開）。
ｃ、申請前已陳列於展覽會者。
３、例外不喪失新穎性之情形（規定於核准審定時專利法）第二十條第一項第一款及第三款但書）：
ａ、因研究、實驗而發表或使用，於發表或使用之日起六個月內申請專利者。
ｂ、陳列於政府主辦或認可之展覽會，於展覽之日起六個月內申請專利者。
４、新穎性之比較判斷方式：
ａ、有關申請專利之發明，其新穎性判斷過程，除非是申請專利之發明在申請前自行公開，不然一定會有做為比對基礎之引證資料，而引證資料之種類可以做以下之分類：
Ⅰ、國內外另案已取得專利、並對外公開之發明案或新型案。
Ⅱ、在國內外市場上實際公開使用、而與申請案本身具有同一技術內容之產品、物質或工作方法。
ｂ、在比較申請案與引證案一，以判斷申請案有無新穎性時，有二大要項：
Ⅰ、二者之「技術內容」是否同一，所謂「技術內容」同一，又可分為：
⑴、創作目的同一（即欲解決之課題同一）。
⑵、構造（包括採行之技術手段與作用）同一。
⑶、功能（即創造或增進之效果內容）同一。
Ⅱ、引證資料所揭示之技術內容公開在申請案之申請日（或優先權日）之前。
ｃ、又申請案與引證資料只要有些微之不同，且此等不同並非可由熟習該項技術者所直接推導者，申請案之新穎性即得確認。換言之，申請專利之發明，其新穎性比較易獲肯認。
Ｃ、進步性：
１、意義：
ａ、係指申請專利之發明，運用申請當日之前既有之技術或知識。以完成其創作或改良之發明，必須該發明非為熟習該項技術者之一般技術知識所能輕易完成，具有比既有技術或知識增進功效、或具有新功效者。
ｂ、新穎性與進步性係不同的基本要件。申請專利之發明與申請當日之前既有之技術或知識若有差異時，即有新穎性，至於「有無進步性」之問題，僅於有新穎性之情形下，始會產生。
２、法律上之具體規定：即核准審定時專利法第二十條第二項所規定：「發明係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成時，雖無前項所列情事，仍不得依本法申請取得發明專利」。
３、進步性之比較判斷時，容許將兩個以上之引證資料予以組合，來進行判斷。
４、另外在發明進步性之判斷上，如果與新型專利之具體規定（即核准審定時專利法第九十八條第二項）來比較，可以發覺：
ａ、在新型專利中，相對於發明專利而言，其要求之創作高度顯然不如發明專利那般高。
ｂ、在發明案件，只要「發明」係「運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成」者，即無法取得發明專利。換言之，因不具進步性而不予發明專利之消極構成要件要素僅有二項，一為「運用申請前既有之技術或知識」，一為「熟習該項技術者所能輕易完成」。
ｃ、而在新型案件，要認定新型不具進步性，必須同時滿足三項構成要件要素，即「運用申請前既有之技術或知識」，「熟習該項技術者所能輕易完成」，「未能增進功效」。
Ⅰ、此時只要申請專利之新型能增進舊有技術內容所沒有之功效，其進步性即得確定。
Ⅱ、因此相對於新型專利，發明專利之進步性要獲得肯認顯然比較困難的。換言之，申請專利之發明，即使能「產生某一新功效」或具有「增進某種功效」之特徵，但若其為「熟習該項技術者所能輕易完成」時，仍然不能認為具有進步性。
參、兩造爭執之要點：
一、本件參加人於八十七年七月十日提出「鞋子之製造方法及其裝置」向被告機關申請發明專利，而經被告審定核准專利權，並予公告。
Ａ、而參加人在申請時，為證明其系爭案具有進步性，分別引用第00000000號、第00000000號、第00000000號專利案作為對比，用以說明系爭案進步性之所在。
Ｂ、參加人在比較上開引證案時特別指明，該等前專利引證案之共通缺點即在：「鞋面、鞋底之接著時必須使用有機溶劑塗佈黏膠，再經烘乾後以壓鞋機貼合，處理作業中須有空氣清淨處理裝置（排除有機溶劑之揮發），且烘乾費時」。
Ｃ、而相對而言，系爭案之優點則是在鞋底、鞋面間置一金屬膜層，正反面均塗佈固體膠，再將電磁爐置於壓鞋機之座板上，於壓合鞋面與鞋底時，同時以電磁爐加熱，利用金屬膜之發熱功能，使鞋底與鞋面密合。
二、原告則於公告期間內具狀提出異議，直接引用參加人在申請案所引用之前案（未另外提出新的引證案），而主張系爭案相較於前開引證案，不具進步性，其具體之理由如下：
Ａ、系爭案之方式增加金屬膜的製作及儲運成本，又增加電磁爐的裝置成本，且須設置皮件裝置，又加上進氣管件等，製程較習知之前案專利更繁瑣複雜，只有增加成本，而沒有進步性可言。
Ｂ、專利案之申請專利範圍記載之事項也有以下之明顯缺失：
１、系爭案申請專利範圍對「鞋子製造方法」疏於描述，僅能算是「結構」之「組裝過程」，並非「製造方法」。
２、系爭專利案申請專利範圍第１項之各項裝置的關係位置也不夠明確。
３、系爭專利案申請專利範圍第４、５二項，有關金屬膜層厚度之界定及金屬膜上所置「耐熱接著劑」材料，缺乏學理上之說明及實施例。
肆、本院之判斷：
一、首先必須指明，專利案件進步性之判斷，是以技術思想所帶來之功效增加程度為其基準，至於功效增進所須花費之成本支出，與進步性之判斷無關。因此原告不應僅以系爭案之製程繁複，成本增加，作為主張系爭案不具進步性之理由，而未針對「功效有無增進」進行細部之說明，無從憑此來斷定系爭案有無「為熟習該項技術者所能輕易完成」之情形，是其此部分主張顯不可採。
二、其次有關系爭案申請專利範圍之記載，是否達到「使熟習該項技術者能瞭解其內容並可據以實施之程度」一節，原告就此爭點所為之各項主張，亦非可採，理由如下：
Ａ、有關系爭案之製造方法，簡言之，即是在加壓黏合鞋面與鞋底時，將傳統塗膠後再加熱加壓固著之方式，更改為鞋面與鞋底間中置之金屬膜兩面塗膠，再以電磁爐加熱金屬膜，使膜上之膠均勻受熱熔化形成固著。其記載內容散佈「申請專利範圍1.6.」，而金屬膜本身之材質與厚度記載於「申請專利範圍3.4.」，膜上之膠，其材質則記載於「申請專利範圍2.3.5.」。通體觀察，其製造方法大體上應可特定，製造之因果歷程亦可明確掌握，應認所揭示之內容已到「為熟習該項技術者能瞭解其內容並可據以實施」之程度。
Ｂ、有關系爭案各項裝置之關係位置及其彼此間之作用，從以上之說明亦明顯可見（只不過記載稍嫌簡略）。
Ｃ、有關系爭案之金屬膜厚度及金屬膜上之膠漆材質，已在說明書「發明說明（
3）」中倒數第五行起有所說明，雖然這些數據的由來及材質來源來沒有詳細的說明，但可能來自參加人之經驗，法律並未要求，參加人對此均要詳予交待，如果原告覺得上開說明之數據及材料為虛偽的、想像的且實際不存在，應提反證推翻之。本院在此並要補充說明：
１、「發明」是「利用自然法則之技術思想之高度創作」，因此「發明」可以定義為「利用自然法則所產生之技術思想」，表現在「物」或「方法」或「物的用途」上者。
２、「發明」既然要利用到「自然法則」，而「自然法則」必然含有一定之「因果機轉」在內。
３、可是所有「自然法則」的發現，都是由人類先透過感官之觀察，獲致一定經驗，然後提出因果關係之「假說」，再以實驗之方式來檢查在所有已知之時空環境情況下，上述假說是否都會重複發生，如果一再發生，此時「自然法則」之「真實性」才能建立（但其永遠也有被推翻之可能性，因為已知之時空環境未必能窮盡一切的時空環境）。
４、當然各式各樣「自然法則」之真實性，有其程度上之區別，特別在以粗略觀察為基礎所建立之自然法則，可能其中還有微小細部之因果變化，未盡明瞭。所以有些情況下，「自然法則」的真實是建立在概然性基礎上，但還是有儘速商業化，以造福人類之價值存在，在此考慮下，專利法上應該也容許利用所謂「統計學真實」之自然法則。
５、另外在一個整體的發明中，不可能把所牽涉到的所有自然法則都交待清楚，越細微而無關整體構思的地方，「統計學上的真實」就越許可，且許可的條件也會放的越寬。
６、此時異議制度即顯示其優越之功能，異議人得借由提出實際作業經驗之證據，來指明上述細微之「統計上自然法則」實際並不存在。
７、但本案原告就此卻從未提出新的引證案來說明，則其空言主張，自非可採。
肆、綜上所述，本件原處分所為異議不成立之行政處分，於法並無不合，訴願決定予以維持亦無違誤，原告訴請撤銷於法無據，並請求被告機關為異議成立之行政處分，於法無據，應予駁回。
伍、另外附帶必須言明者，雖然本案中原告未能提出足夠之證據資料來排除參加人系爭案之進步性，亦不能指明「系爭案申請專利範圍之記載，為熟習該項技術者所不能瞭解，且無從據以實施」之瑕疵，不過從系爭案說明書中所載「申請專利範圍1.」之記載，並沒有揭示「金屬膜層受熱而將該鞋面與鞋底緊密貼合」之原理受熱溶化而產生之連結作用，是其記載在細部上仍有改善之空間，而有部分不明瞭之處，應由被告機關依核准時專利法第四十四條第四項第三款之規定以職權命參加人為補充及修正之記載，亦在此併予敘明之。
據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第九十八條第三項前段，判決如
主文。中 華 民 國 九十一 年 四 月 十 日
臺北高等行政法院 第五庭
審判長 法 官 帥嘉寶
法 官 黃清光法 官 劉介中右為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後二十日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後二十日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中 華 民 國 九十一 年 四 月 十 日
書記官 林麗美