臺北高等行政法院判決 八十九年度訴字第三三八六號
原 告 英商‧ＢＴＧ國
際股份有限公司代 表 人 甲○○ ○○
專利部門主管訴訟代理人 丙○○律師複 代理人 桂齊恆律師
丁○○被 告 經濟部智慧財產局代 表 人 陳明邦（局長）訴訟代理人 乙○○右當事人間因發明專利申請事件，原告不服經濟部中華民國八十九年十月二十日經（八九）訴第00000000號訴願決定，提起行政訴訟。本院判決如左：
主 文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事 實緣原告前於民國（以下同）八十四年十二月二十七日以「萘醌化合物、其製備方法及包含該化合物之殺蟲組成物」向經濟部中央標準局（八十八年一月二十六日改制為經濟部智慧財產局）申請發明專利，經該局編為第00000000號（以下簡稱系爭案）予以審查，不予專利。原告不服，申請再審查，案經被告認有違專利法第二十條第一項前段、第二十二條第三項、第四項之規定，不符發明專利要件，乃於八十九年三月十四日以智專三（四）○一○一九字第八九八七○○○四六五號專利再審查審定書為仍應不予專利之處分。原告不服，提起訴願，遭駁回後，遂向本院提起行政訴訟。茲摘敘兩造之訴辯意旨如左：
甲、原告方面：
一、聲明：求為判決
１、訴願決定及原處分均撤銷。
２、命被告就系爭案為准予專利審定之處分。
二、陳述：
１、行政訴訟法第四條規定：「人民因中央或地方機關之違法行政處分，認為損害其權利或法律上之利益，經依訴願法提起訴願而不服其決定，或提起訴願逾三個月不為決定，或延長．．．得向高等行政法院提起撤銷訴訟。」復按「凡可供產業上利用之發明」固為專利法第二十條第一項前段所明定，而「．．．說明書，除應載明申請專利範圍外，並應載明有關之先前技術、發明之目的、技術內容、特點及功效，使熟習該項技術者能瞭解其內容並可據以實施。」及「．．．申請專利範圍，應具體指明申請專利之標的、技術內容及特點」復為專利法第二十二條第三項及第四項所明定。然被告及訴願決定機關認事用法允非切當，難令甘服。
２、被告於再審查核駁審定書中以：「．．．惟申請人於八十八年十一月八日修正之申請專利範圍，僅針對該核駁理由第二項之部分範圍作修正，而核駁理由第一、三及四項之事實仍然存在，本案難符發明專利要件」，而為不予專利之處分。然而根據專利法第四十條第二項規定：「經再審查審定認為有不予專利之情事時，在審定前應先通知申請人，限期申復。」，故本件不應有匿而未告之情事，合先敘明。再者，被告未認清事實而遽下定論，茲分述不服理由如次：
⑴、被告於八十八年九月十五日之再審查案核駁理由先行通知書核駁理由第一項中指
出：「本案化合物與 US 0000000、WO 95/32176及DE 0000000等專利案（以下合稱引證案）中之化合物相類似，本案申請專利範圍中之化合物範圍太大，致含蓋了上述專利案中之化合物。」然而，原告已於八十八年十一月八日之申復說明書中特別針對系爭案所請化合物與上開三引證案所揭示化合物之差異性說明，其中
WO 95/32176所揭示的化合物已排除在系爭案化合物的範圍之外，且與US 0000000及DE 0000000 0引證案之化合物相較，系爭案所請化合物中R4與R5各自為烷基時形成的四級碳結構並未存在於該等二引證案中。況且，上開引證案皆未特別揭示化合物在抗特定害蟲上之生物活性，即未如系爭案說明書所提出之抗特定害蟲的具體生物活性實驗數據。再者，被告未具體指明系爭案與引證案到底在何種範圍內有重疊之部分及系爭案所請化合物之合理範圍，卻僅以「本案化合物與US 0000000、WO 95/32176及DE 0000000 等專利案中之化合物相類似」之模糊理由來核駁系爭案，已有不當之處；而原告針對此項核駁理由已如上述做出具體回應及說明，不料被告未針對原告所提出的申復理由及申請專利範圍修正本而指出系爭案修正後的申請專利範圍是否已合理，反而仍直接於八十九年三月十四日之專利再審查核駁審定書以「．．．而核駁理由第一、三及四項之事實仍存在，本案難符發明專利要件」之理由審定不予專利，顯見被告違反專利法第三十八條第二項「經審定不予專利者，審定書應具備理由。」之規定意旨。
⑵、被告於八十八年九月十五日之再審查案核駁理由先行通知書核駁理由第二項中指
稱：「本案申請專利範圍（八十七年六月二十九日修正本）太廣，例如ｎ應為零而Ｒ應不存在，說明書中之實例及雖敘述了ｎ為２之化合物，但未實際合成，又R1與R2應各自代表甲氧基或一起代表氧或 =N-OCH3，在說明書第26頁雖有一起代表硫之敘述，但未實際合成化合物，而R7與R8應僅一起代表氧。」針對此點，原告於八十八年十一月八日所呈送的申請專利範圍修正本中已大幅縮限，且亦指出系爭案ｎ為２之化合物已確實合成，且可由八十八年一月二十二日提供的補充實驗數據中之表１（化合物10014)以及隨後於八十八年六月二十九日所提出的申復理由書中的補充物理數據（熔點或折射率）獲得證實，且ｎ為１之化合物亦由上述補充實驗數據之表１（化合物10003, 10035及9989）及其等物理數據得到證實，故限定ｎ為０至２；R1與R2已限定為各自代表甲氧基或一起代表氧或 =N-OCH3；R7與R8限定為僅一起代表氧，因此，可明顯得知系爭案所請化合物的範圍確實為實施例所合理支持的範圍。何況，被告之專利再審查核駁審定書對此項理由未再提出任何意見，故原告認為經過修正後該核駁理由第二項之問題已被克服。
⑶、被告於八十八年九月十五日之再審查案核駁理由先行通知書之核駁理由第三項中
認定：「本案並未合成多少化合物（僅五十餘化合物），其中申請專利範圍卻把已公開之前案中之化合物排除（卻排除不完全），其餘均算成本案化合物（同樣亦未被合成），不合理。因本案在後，仿前法合成，應限於實際合成之新化合物。」就此點而言，原告指出系爭案專利說明書以及後來所提供的實驗數據已例示約七十五個化合物（包括原本說明書的五十個化合物以及補充實驗數據所提供的二十五個化合物），且系爭案申請專利範圍中之但書將已知化合物排除實屬常見，並無不合理之處。而由於被告未具體指出排除不完全的部分，縱然申請人願意配合修正且已縮限申請專利範圍，在不明瞭被告所要求的合理範圍之情況下，仍遭未達被告之要求而不予專利之處分，實令原告難以心服，試問在審查機關未予明確指明申請專利的合理範圍，專利申請人在經過多次修正及補充實驗數據而不知是否符合審查機關要求的情形下，何以能限定至審查機關所滿意的範圍內？實令原告無所適從。再者，根據經濟部經（八四）訴字第八四六二五五四○號訴願決定書中所述「．．．為熟習此技藝人士所習知者，且查一般專利說明書所例示之實施例僅係說明該發明的實施過程及結果，已使熟習此技藝人士得以充分了解該發明之技術內容，而可依據自身之專業素養，在毋需從事過多不當實驗下實施是項發明並獲致有利結果，故發明專利之申請不可能將涵蓋範圍作全面實施，．．．因而專利範圍必然有其合理的延伸。」由此可知，對於專利之合理範圍而言，已非僅侷限於專利說明書所例示的之實施例所實施的部分，而是熟習此技藝人士瞭解該項發明且可依據本身技術水準所合理延伸的範圍，因此，被告認為系爭案所請化合物應僅限於實施例中實際合成的新化合物之理由並不合理，更何況系爭案所請化合物的合理範圍並未明確告知以利於原告之進一步修正，顯見被告之論點確屬不當。再者，原告亦指出化合物依據先前技術而合成之現象極為普遍，並沒有任何基準或規定要求仿前法合成的化合物必須限於實際合成的新化合物，故被告稱「因本案在後，仿前法合成，應限於實際合成之新化合物」之論點顯然不當。
⑷、被告於八十八年九月十五日之再審查案核駁理由先行通知書之核駁理由第四項中
指稱：「本案經多次給予修定縮減化合物範圍之機會，申請人均不願縮減至說明書中實例可以說明之程度，故本案應不予專利。」然如前所述，雖然被告給予原告修定系爭案申請專利範圍之機會，但卻未針對系爭案說明書所提供的實例以及補充的實驗數據而具體指出系爭案化合物的合理範圍，申請人只能依照自身所認定合理的範圍來縮限化合物的請求範圍，而在提出修正的申請專利範圍多次後仍未得到被告對原告提供的修正範圍之意見，卻直接以「核駁理由第一、三及四項之事實仍存在，本案難符發明專利要件」之理由作出不予專利的處分，片面否定原告願意配合修正之誠意，實在令人無法信服。尤其，原告因不明瞭被告對於系爭案所請化合物所要求的合理範圍為何，故依據專利案面詢作業要點第三點第四款所述「對本局之核駁理由先行通知書有疑義，除書面申復外，需要當面溝通說明」之理由，於八十八年十一月八日的申復說明書中提出面詢之申請，欲充分了解被告對系爭案之核駁理由以能進一步修正至被告認可之範圍，然而，被告於前開再審查核駁審定書中未曾對原告提出面詢要求之決定以及不准的理由作任何說明，使原告失去充分了解被告要求之機會，因此，並非原告不願將申請專利範圍縮減，而是原告未能完全明瞭被告對範圍的認定，且面詢之申請又被拒絕，何以稱原告不願縮減範圍？被告顯然枉顧原告在研發此類殺蟲化合物上所投注的心力，其不予專利之處分實有違誤。
３、針對訴願決定機關所為之決定，原告亦有不服之處，茲分述不服理由如次：
⑴、訴願決定機關指稱：「以上開二引證案之申請專利範圍中，四級碳原子係以『具
6-15個碳之烷基』、『環己基烷基』等表示，該等具四級碳原子與統稱之烷基之化合物之生物活性係依昆蟲種類不同而異，與是否為四級碳化合物之關係較小，另一般所稱烷基係包括直鏈及分支烷基，而本案化合物已有許多揭示於引證案中，難稱本案具有特殊化學結構（具四級碳原子）。」，但原告指出四級碳原子之定義係為一種具有四個取代基（皆非為氫）之碳原子，且此四級碳原子之位置亦對於化合物活性而言極為重要，而訴願決定機關並未引用任何文獻來支持其所認定「具四級碳原子的化合物之生物活性係依昆蟲種類不同而異、而與是否為四級碳化合物之關係較小」之觀點，況且，訴願決定機關亦未考慮到上開二引證案並沒有具體揭示化合物具有的生物活性，故訴願決定機關以主觀認定而質疑系爭案所請化合物實有可議之處。
⑵、訴願決定機關認定：「．．．且經審視本案專利說明書與其所附之各化合物的數
據內容後，可知訴願人（即原告）所舉之化合物５及之例，在粉虱家蠅上與本案對比之化合物相較，雖有較高之活性，但非四級碳之化合物Ａ對猿葉蟲之活性皆優於本案所舉各化合物之活性，又同屬四級碳之化合物Ｂ和化合物對粉虱蟲的活性差異可達一千倍，顯見本案所指化合物中四級碳的結構存在與否應非決定生物活性的主要因素，足認該等具四級碳原子與統稱之烷基化合物之生物活性係依昆蟲種類不同而異，而與是否為四級碳化合物之因素較小。」針對此點，原告特別指出訴願決定機關所認為同屬四級碳化合物Ｂ（引證案DE 0000000）及系爭案化合物之差異處，該等二化合物之結構如下：
化合物Ｂ ，系爭案化合物由上述二化合物之結構上，可明顯看出系爭案化合物的四級碳係在六碳環本身（即Ｒ與內聯碳原子一起形成環己基），而該引證案的化合物Ｂ的四級碳則在外接烷基之上，故兩者化合物中四級碳的位置顯然不同。訴願決定機關未仔細查究該引證案與系爭案化合物的四級碳結構之不同，反而卻以同屬四級碳化合物之主觀認定而否定系爭案化合物在抗粉虱上的高活性，訴願決定顯然有誤。再者，對於訴願決定機關指出前案所揭示之非四級碳化合物Ａ對猿葉蟲之活性優於系爭案化合物一事，原告不認同之理由為：①訴願決定機關未針對被告所為決定之內容或程序上審理其中是否有瑕疵、違法或不當之處，卻提出不同於原處分理由之新的論點及證據（DE 0000000）來質疑系爭案化合物所具有的四級碳結構對活性之影響（原處分中並未質疑系爭案化合物的四級碳結構），訴願決定機關所為之決定顯然不合理。②系爭案所請化合物係表現對於某些特定害蟲之活性，而訴願決定機關所提出之化合物Ａ僅對於猿葉蟲有較好活性，但對於其他四種測試的害蟲（即家蠅、鑽石背蛾、恙蟲及粉虱）之殺蟲活性卻極低，訴願決定機關以單一偶發性存在的情況來全盤否定系爭案化合物之殺蟲活性，並認定系爭案化合物的四級碳結構與其生物活性較無關，實屬不恰當。
⑶、訴願決定機關指稱：「況本案申請範圍過大，無法由說明書中實例證明該化合物
均可合成即可供產業之利用，又因本案申請專利範圍中之化合物係數以萬計，以少數簡單取代基之實例，無法說明其他複雜取代基之化合物可實際合成，並可供產業上利用．．．。本案申請專利範圍雖已有縮減，然以技術能力角度觀之，此範圍所涵括之技術能力遠較實例所明示者複雜，仍超出實例說明的程度甚多。據上論結，本案之發明雖有七十餘個化合物的實例，但其申請專利範圍過廣，不足以完全支持其申請之範圍。」針對此項說法，原告指出：為符合被告的要求，原告已於八十六年四月二十三日、八十七年一月二十二日、八十七年六月二十九日及八十八年十一月八日分別提出申請專利範圍修正本，逐步縮限所請化合物之範圍，另外亦於八十七年一月二十二日提供補充實驗數據以及於八十七年六月二十九日的申復理由書中補充化合物的物理數據，以進一步支持系爭案所請化合物之範圍。但是，如前所述，系爭案所請化合物的範圍亦應非僅限於實施例所例示的部分，況且，原告在完全未獲悉被告對於系爭案化合物的合理範圍認定之情況下，僅能以自身認為熟習該項技術者所能根據系爭案說明書揭示內容實施之技術水平為基準來判斷化合物範圍的合理性，且經過多次修正仍未獲被告具體指明所請化合物的合理範圍之回應，實令原告難以接受。而訴願決定機關未予明察被告所為審定的核駁理由不明確之事實，卻基於系爭案所請範圍所涵括的技術能力遠較實例所明示者複雜之主觀認知而認定系爭案所請化合物不具產業上利用性，因此，訴願決定機關所為決定顯然不當。況且，根據專利審查基準，對於產業上利用性之定義係為㈠未完成之發明；㈡非可供營業上利用之發明；㈢實際上顯然無法實施之發明。而系爭案所請的化合物之製備過程（合成）已例示於系爭案專利說明書中，化合物的功效亦有實施例可證實具有特定的殺蟲活性，因此，系爭案確實非屬於「未完成之發明」、「非可供營業上利用之發明」或「實際上顯然無法實施之發明」，故系爭案所請化合物確實具有產業上利用性。
⑷、針對原告於審查期間提出面詢未獲被告回應一事，訴願決定機關指其係因系爭案
之技術內容已臻明確，被告依職權認無面詢必要而未予面詢之機會並無不當。然而，由於系爭案所請化合物已經過多次縮限但仍未獲被告之具體回應，故原告提出面詢之申請以瞭解被告所認定之合理範圍，期配合修正至被告所認為適當之範圍，但是被告卻未於再審查核駁審定書中提及面詢一事並敘明不准面詢之理由，而訴願決定機關未察被告對原告面詢未予回應之事實，反而稱系爭案技術內容已明確而無不當，實在令原告無法認同。蓋專利案的面詢不僅在於使審查委員瞭解案情及迅速確實審查，亦在於使專利申請人在對審查委員的核駁理由有疑問時獲得進一步釐清並瞭解之機會，若審查機關皆以技術內容以臻明確等主觀說法來拒絕申請人面詢之要求，則專利案面詢作業要點之規定意旨已徒具形式而無意義。由此可見，被告及訴願決定機關對於原告面詢請求之不准一事顯有違誤。
⑸、系爭案的相關申請案已於美國及歐洲獲准專利，即US 5,962,002及EP 0000000B1
，值得注意的是，該等國家專利局的審查委員經專利前案之調查後皆未引證如被告所引證的前案來質疑其專利性，而被告逕用專利說明書中提供的之關聯性最深的先前技術據以核駁系爭案實屬不合理。再者，訴願決定機關以「各國法制有別，專利審查制度各異，亦難執此作為本案亦應獲准專利之論據」的理由否定原告提出的證據，這種主觀的認定實有不當，而相同申請案於許多國家已獲准，但卻於我國審查時遭核駁而不予專利，令外國申請人不免質疑被告的審查制度以及審查觀念上的認知，若僅以審查基準或國情本就不同之理由而不考慮申請人提供之證據，對於申請人而言極不公平，尤其當我國正努力爭取進入國際貿易組織的同時，若我國審查制度仍停留於舊有的制度而不參考各國予以修定，何以能在智慧財產權的保護上獲得國際的肯定？
４、針對被告對於本件訴訟所為之答辯，原告認為其中提出的答辯理由允非切當，茲分述理由如下：
⑴、系爭案所請的萘醌化合物之對特定害蟲的殺蟲活性未曾證實於任何先前技術文獻
中，且原告已於八十八年五月二十四日所呈送之專利訴願理由書中指出系爭案所請化合物範圍涵蓋於前案的部分乃為選擇發明，包括US 0000000及DE 0000000之相關前案已敘述於系爭案的說明書之先前技術內容中，亦即該等前案中的化合物係為概括性揭示，並未揭示系爭案所請化合物的特定殺蟲活性，且系爭案所請的化合物之殺蟲效果遠較前案所揭示的化合物優越，其已於系爭案說明書之實施例中比較其等抗特定粉虱、恙蟲、昆蟲及蚜蟲的活性（結果列於表 2、4、7及10中）。況且，根據被告於八十七年十二月所出版的專利審查基準第1-2-6、1-2-7及1-2-24頁中對於選擇發明有詳細說明，其中提及「上位概念發明之公開，原則上不影響下位概念發明之新穎性」以及「就選擇發明所選擇已知上位概念發明之下位概念之技術內容而言，已知發明並未有具體之揭示，且其所選擇之技術內容無論為已知發明所未揭示之異質物或同質物，其說明書內所記載達成的功效，即使在已知發明之文獻內有記載，只要其較已知發明者具有非顯而易知之突出功效，此選擇發明即非能輕易完成者。」由選擇發明的概念而言，前案所揭示之廣泛範圍的化合物並不會影響系爭案所請化合物之新穎性，再者，由於系爭案所請化合物所具有之特定殺蟲活性未教示於前案中，且該殺蟲活性係明顯高於前案揭示的化合物，此種突出的增進之功效係屬非顯而易知者，故熟習此技術者確實無法由已知的上位概念而輕易導出本發明之技術內容。據此，系爭案所請化合物實具有可專利性。然而，被告不但未以選擇發明的觀念來考量本發明之可專利性，反而一再指稱系爭案所請化合物範圍仍含括於已公開的專利案中而予以核駁系爭案，顯見被告之認事用法有誤。關於系爭案申請專利範圍中所請化合物的範圍，原告已修正多次，且為進一步支持系爭案所請化合物之範圍，原告亦於八十七年一月二十二日及八十七年六月二十九日提供補充實驗數據（即生物活性及物化數據）。雖然被告於八十六年三月二十七日之專利審定書、八十七年四月二十九日之函件及八十八年九月十五日之再審查核駁理由先行通知書中提及化合物部分取代基的範圍，但其係針對八十六年四月二十三日、八十七年一月二十二日及八十七年六月二十九日之申請專利範圍修正本所下的結論，並未將原告前述所補呈的實驗數據予以併案審理已考量系爭案所請化合物之範圍，在被告未針對原告提出的所有資料對所請化合物範圍之合理作具體說明之情況下，原告僅能就說明書中的實施例及補充實驗數據進一步限定化合物之範圍，以期獲得被告對此修正專利範圍之回應，絕非如被告所辯稱「再審查核駁理由第四項理由指本案經多次函請修正申請專利範圍，原告均未縮減至實例可以說明之程度，原告亦認同此點。」由此可見，被告不但忽視原告在在配合修正上所做的努力，反而針對原告行政訴訟起訴理由之文字，企圖曲解原告所欲表達之原意。
⑵、由於訴願決定機關於訴願決定書中提出對於系爭案化合物與引證案DE 0000000
的化合物Ｂ之結構與生物活性關係之質疑，故原告已於行政訴訟起訴狀中提出詳細的說明，即系爭案所請化合物之特定四級碳結構與該引證案的化合物之四級碳結構之位置明顯不同，訴願決定機關以同屬四級碳之化合物的主觀認定而未考慮到不同四級碳位置對生物活性有所影響，否定系爭案化合物在抗粉虱上之高活性，因此，原決定之立論依據顯然不合理。此外。原告指出所提出的生物活性數據係在於證實系爭案所請化合物確實具有優於先前技術所揭示化合物之特定殺蟲活性，尤其是對於涵蓋在前案概括性揭示範圍內之部分化合物而言，系爭案所請的化合物之生物活性顯得十分重要，可作為評斷該化合物是否具有非顯而易知的突出功效。因此，系爭案說明書的實施例以及後續補充的實驗數據已足以證明系爭案的化合物確實具有優越之殺蟲效果。
⑶、由於被告先前之專利審定書、函件及再審查核駁理由先行通知書係針對說明書中
所提供的實施例考量化合物之範圍，但卻未將後續補呈的實驗數據一併考慮，故於系爭案之再審查期間，原告根據專利案面詢作業要點提出面詢之申請，欲充分瞭解原告經多次縮限修正後的申請專利範圍是否可為被告所接受。而訴願決定機關指其係因「本案之技術內容已臻明確，被告依職權認無面詢必要而未與面詢之機會並無不當」，此種決定未考慮專利申請人對審查委員的核駁理由存疑義時進一步獲得釐清及瞭解之需要，顯然有違專利案面詢作業要點之規定意旨。況且，前開行政訴訟答辯書中仍未對原告於審查期間提出面詢申請一事提出任何解釋，顯見被告在未准面詢一事亦無法提出合理的解釋，因此，被告之認事用法實有違誤。
⑷、被告於前開行政訴訟答辯書中指稱「本案未獲准專利之主要原因，為申請專利範
圍中之化合物有部分與已公開之專利案中所揭示之化合物重疊，以及在說明書中實例無法完全說明申請專利範圍中之化合物皆實際可以合成，生物活性僅作為參考而已。」然而，如上所述，原告已於訴願理由書中指出系爭案的部分化合物係屬選擇發明，亦於說明書中特別針對系爭案化合物與前案揭示的化合物之殺蟲活性進行比較，實驗結果係顯示系爭案化合物之特定殺蟲活性遠較前案的化合物為高。被告逕用原告於說明書中所引用之關聯性最深的先前技術據以核駁，未確實考慮本發明的技術內容及其所顯示之突出技術特徵，僅以系爭案所請化合物與前案所揭示的化合物相重疊之不明確說法而判斷系爭案不具可專利性，故被告在審查上之判斷依據顯然不當。再者，被告不但片面否定原告願意進一步縮限申請專利範圍之誠意，亦未准許原告面詢之申請，使得原告對於合理的化合物範圍失去瞭解的機會，由此可知，被告所為不予專利之處分實屬不當。
５、綜上所述，請判決如原告訴之聲明。
乙、被告方面：
一、聲明：求為判決如主文所示。
二、陳述：
１、被告於八十八年九月十五日之再審查案核駁理由先行通知書中已指出四項核駁理由，其中第一項理由指系爭案化合物範圍太大而含括於三個已公開之專利案中。原告於八十八年十一月八日之申復說明中所提之修正，僅排除 WO 95/32176案中所揭示之化合物，但另二案（即 US 0000000及DE0000000專利案）中所揭示之化合物並未完全排除。例如，系爭案之R3為羥基，且 A、R4、R5、R6均為烷基時則與US 0000000案中之 R為6-15個碳原子基團相同，而系爭案之R6為鹵烷基或苯基時，則與 DE 0000000案中之（CH2）m-R2基團相同。系爭案中R4與R5為烷基時形成四級碳結構，與上述引證案中之 R或R2為支鏈烷基並無不同。前述再審查核駁理由第三項理由指出系爭案申請專利範圍太廣，將許多未實際合成之化合物亦列入申請專利範圍中，不能使熟習該項技術者能了解其內容並可據以實施。例如系爭案中實例R僅為甲基，而申請專利範圍中R卻包括了烯基、鹵烷氧基、鹵烯氧基、烷基醯胺基、環烷基及芳烷基等複雜基團，不能使熟習該項技術者得據以合成。再審查核駁理由第四項理由指系爭案經多次函請修正申請專利範圍，原告均未縮減至實例可以說明之程度。原告亦認同此點，但原告認為未具體指出系爭案化合物的合理範圍，然八十六年三月二十七日之專利審定書，八十七年四月二十九日之函件及八十八年九月十五日之再審查核駁理由先行通知書中，均已一再明確說明。
２、原告起訴理由中特別提及引證案中之化合物Ｂ與系爭案之化合物之化學結構與生物活性之關係，由於系爭案說明書中生物活性數據太少，無法據以明確的說明四級碳化合物與生物活性間之關係。但系爭案未獲准專利之主要原因，為申請專利範圍中之化合物有部分與已公開之專利案中所揭示之化合物重疊，以及在說明書中實例無法完全說明申請專利範圍中之化合物皆實際可以合成，生物活性資料僅作為參考而已。
３、綜上所述，系爭案不符發明專利要件之事由甚為明顯，應不予專利，請判決如被告答辯之聲明。
理 由
一、按凡利用自然法則之技術思想之高度創作，而可供產業上利用者，固得依專利法第十九條暨第二十條第一項之規定申請取得發明專利。又依同法第二十二條第三、四項規定，申請發明專利之說明書，除應將申請專利之標的、技術內容及特點，具體指明於申請專利範圍外，並應載明有關之先前技術、發明之目的、技術內容、特點及功效，使熟習該項技術者能瞭解其內容並可據以實施；否則，即難認其符合專利要件，而不得依法申請取得發明專利。
二、本件被告略以：第00000000號「萘醌化合物、其製備方法及包含該化合物之殺蟲組成物」發明專利案與系爭案再審查核駁理由先行通知書所揭美國第0000000號、專利合作條約第WO九五＼三二一七六號與德國第0000000號等專利前案中之化合物相類似，且系爭案申請專利範圍中之化合物範圍太大、太廣，有違專利法第二十條第一項前段、第二十二條第三項、第四項之規定，而為系爭案應不予專利之處分。訴願意旨則主張：系爭案再審查核駁理由先行通知書所揭美國第0000000號專利與德國第0000000號專利二前案中未揭示具四級碳原子之化合物，系爭案特殊化學結構具有殺蟲活性，且系爭案化合物未有過廣之處，系爭案確實具有新穎性、非顯而易知之增進功效以及產業可利用性，應具可專利性云云。訴願決定機關略以：以上開美國第0000000號專利與德國第0000000號專利二引證案之申請專利範圍中，四級碳原子係以「具6-15個碳之烷基」、「環己基烷基」等表示，該等具四級碳原子與統稱之烷基之化合物之生物活性係依昆蟲種類不同而異，與是否為四級碳化合物之關係較小，另一般所稱烷基係包括直鏈及分支烷基，而系爭案化合物有許多已揭示於引證案中，難稱系爭案具有特殊化學結構（具四級碳原子），況系爭案申請範圍過大，無法由說明書中實例證明該化合物均可以合成及可供產業之利用，又因為系爭案申請專利範圍中之化合物係數以萬計，以少數簡單取代基之實例，無法說明其他複雜取代基之化合物實際可以合成，並可供產業上利用，原告雖在審查過程中做部分修正，惟仍超出實例可以說明之程度甚多，故系爭案應不予專利等情，業經被告八九智專三（四）○一○一九字第○八九三一○○一○八四號訴願答辯書辯明在卷。且經審視系爭案專利說明書與其所附之各化合物的數據內容後，可知原告所舉之化合物５及之例，在粉虱家蠅上與系爭案對比之化合物相較，雖有較高之活性，但非四級碳之化合物Ａ對猿葉蟲之活性皆優系爭案所舉各化合物之活性，又同屬四級碳之化合物Ｂ和化合物對粉虱蟲的活性差異可高達一千倍，顯見系爭案所指化合物中四級碳的結構存在與否應非決定生物活性的主要因素，足認該等具四級碳原子與統稱之烷基化合物之生物活性係依昆蟲種類不同而異，而與是否為四級碳化合物之因素較小。又查，系爭案申請專利範圍雖已有縮減，然以技術能力角度觀之，此範圍所含括之技術能力遠較實例所明示者複雜，仍超出實例說明的程度甚多。據上論結，系爭案之發明雖有七十餘個化合物的實例，但其申請專利範圍過廣，不足以完全支持其申請之範圍；且其所宣稱之技術特徵（具四級碳之結構即可具有優於前案之功效），並未由其所提供之實例中獲得明顯支持，系爭案應不具可專利性，是被告所為本件應不予專利之處分，揆諸首揭前揭法條規定，洵無違誤，應予維持。至原告主張向被告申請面詢未獲回應及系爭案相對應之申請案於美歐各國獲准專利等情。經核系爭案之技術內容已臻明確，被告依職權認無面詢必要而未給予面詢機會，尚無不當；而各國法制有別，專利審查制度各異，亦難執此作為系爭案亦應獲准專利之論據，一併指明。
三、原告於本件行政訴訟中猶執前詞爭議，惟經本院核被告對原告所為「本案應不予專利」之處分所持之理由，及訴願決定機關決定駁回原告之訴願所持之理由，均無不妥，是原告之陳詞均不可採。從而，被告所為上開處分，揆諸首揭規定，並無違誤，訴願決定予以維持，亦無不合。原告徒執前詞，訴請撤銷訴願決定及原處分，並無理由，應予駁回。
四、兩造其餘攻擊防禦方法與本件判決結果不生影響，故不逐一論述，併此敘明。據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第九十八條第三項前段判決如主文。
中 華 民 國 九十一 年 二 月 二十一 日
臺 北 高 等 行 政 法 院 第 三 庭
審 判 長 法 官 徐 瑞 晃
法 官 曹 瑞 卿法 官 吳 慧 娟右為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後二十日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後二十日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中 華 民 國 九十一 年 二 月 二十一 日
書 記 官 林 玉 卿