臺北高等行政法院判決 八十九年度訴字第四○五五號
原 告 甲○○被 告 經濟部智慧財產局代 表 人 陳明邦（局長）訴訟代理人 乙○○右當事人間因服務標章事件，原告不服行政院中華民國八十九年六月三十日台八十九訴字第一九五五九號再訴願決定，提起行政訴訟。本院判決如左：
主 文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事 實
一、事實概要：
Ａ、本案原告於民國（下同）七十五年十一月十七日以「冠亞」服務標章，指定使用於當時商標法施行細則第二十八條第八類之企業管理顧問服務申請註冊、經被告前身經濟部中央標準局（八十八年一月二十六日改制為經濟部智慧財產局即被告機關）審查核准，列為註冊第二五五九一號服務標章，專用期間自七十六年七月一日起至八十六年六月三十日止。
Ｂ、其後原告於八十六年六月二十六日向被告機關申請延展註冊。被告機關則於八十六年七月廿一日以標商二四七字第一二五二九號簡便行文表通知補正，再於八十七年三月二十五日以台商二四七字第二０四五一八號函，通知原告，基於以下之理由，駁回原告延展註冊之請求。
１、依商標法第七十七條準用商標法第二十五條第二項第二款及商標法施行細則第五十條準用商標法施行細則第十九條第一項之規定，服務標章申請延展註冊時，應檢附申請延展前三年有使用服務標章之使用證明。
２、原告申請延展時卻未檢附申請延展前三年有使用服務標章之使用證明。
３、被告前於八十六年七月二十一日以商標二四七字第一二五二九號簡便行文表通知原告補正，原告逾期不補正。
４、被告因此依據商標法第七十七條準用商標法第十三條第一項之規定，為以上之規制性決定。
Ｃ、原告不服，向經濟部提起訴願，亦遭駁回，但隨後向行政院提起再訴願，而經行政院於八十八年三月十六日以台八十八訴字第０九九五二號再訴願決定，基於補正通知送達合法與否不明之理由，將原決定及原處分均撤銷，發回被告機關另為適法之處分。
Ｄ、被告機關乃於八十八年八月十三日再次以（八八）智商二四七字第二一八０六七號函通知原告，基於以下之理由，駁回原告延展註冊之請求。
１、原告未檢附使用證明
２、被告機關於八十八年四月三十日曾以（八八）慧商二四七字第０一０七五九號簡便行文表通知原告補正，但原告逾期未為補正。
３、因此適用當時商標法第十七條準用同法第十三條第一項之規定，為以上之規制性決定。
４、至原告主張：「其於延展註冊申請書備註欄載明本案之使用證明附於另案註冊第二七六八七號服務標章延展註冊申請案」一節，被告則謂：「另案註冊第二七六八七號服務標章延展註冊申請案卷並無本案之使用證明」。
Ｅ、原告不服被告機關前開拒絕其延展請求之行政處分，向經濟部及行政院提起訴願及再訴願，均遭駁回，遂提起本件行政訴訟。
二、兩造聲明：
Ａ、原告聲明：求為判決撤銷原處分及一再訴願決定。
Ｂ、被告聲明：求為判決駁回原告之訴。
三、兩造之爭點：
Ａ、原告主張之理由：
１、按商標法第七十二條第二項明定「服務標章之使用，係指將標章用於營業上之物品、文書、宣傳或廣告，以促銷其服務者而言」，又「企業管理，其主旨在於協助商業企業體之經營或管理，協助工商企業之營業事務或商業功能服務之提供」為商標法著有明文，換言之，係為協助企業相關經營診斷、分析、評估或規劃等達行銷商務行為者。
２、按被告及訴願機關駁回原告延展註冊請求之主要理由於在「經查附件一除未見日期之標示外，且參照原處分卷附訴願人所檢送之保險證資料影本所載，應係其受任東邑玻纖股份有限公司企劃管理部，而屬為自己服務公司之企劃管理專案，並非訴願人為他人提供企業管理顧問之服務，．．附件三資料上所示日期均晚於系爭服務標章申請延展註冊日（86/06/26），亦未見系爭服務標章圖樣；附件五、六、七並未有時間證明，．．．至附件四及附件八所標示之時間雖於系爭服務標章申請延展註冊前三年內，然該等證據資料所表彰者為「代辦國內外商標、著作權註冊之申請業務」服務．．．」。
３、惟企業管理服務應視個人或團體經營之須進行商業功能提供，且確實具使用之事實者。對此，原告前已附呈許多客戶群證據，此就所呈附件為闡明以消彌疑慮，東邑玻纖股份有限公司是一產銷公司，原告受任專責商品行銷管理、人事支配與推動品牌商品業務運用策略之企劃顧問。蓋知一企業管理營運上必有先前之統一規劃始有未來成果，雖附呈簡介或企劃書所檢送書面未載日期，然可由多案件按企劃進行之專利申請日，及該等企劃技術突破所產製商品逕獲八十六年度跨世紀選拔企業獎，及經濟部商品檢驗局對此一推行出產品之檢驗報告日期可資足證，雖商標申請較原告延展日為晚數日，該多案商標是整體企劃管理之一部分，且申請前因多件查案分析之故而遲緩，然並不改變其在先前所規劃之事實，至保險證所載乙節，原告係受任專案管理顧問性質，以每月支給報酬交易並無不妥，更何況本案延展「冠亞」係原告個人專用權，法律上並無規範不得受聘兼任，甚者本延展案標章於該等簡介或行銷策略書面均有明白之標示可證，又原告係執業智慧財產權相關各行業品牌建立之商品產銷企業運作，故關係著一商標之運用行銷策略，該八十四、
八十五、八十六、八十七年等客戶群體商標建立前相關管理之查案、分析、評估與建議報告有專業管理之規劃可行價值，怎能謂是一般單純註冊之申請業務，堂堂主管機關對所屬掌理業務當具權威，如此對一辛苦建立，辛勤耕耘之專業者是一大抹滅抑貶，而關於附件五、六、七可考每案申請人予提交申請後（附件等）委聘原告就該等案件專利品市場運用價值、評估利潤之分析、投資報酬率之診斷、產銷風險預估、管理規劃評價等，均有附件等案日期可經證實。因此原告服務標章之使用事實應極明確。
４、原告從事企業管理顧問，須對客戶本身之財務、投資資本額、產品與生產線各方面進行輔導，一定要進入企業核心，發現診斷企業之全面問題，才能讓業主進行投資。被告以為原告只有申請商標專利之文書作業，完全未能查知申請前之各項管理、人事、財務及業務之佈局，茲舉原告所承辦之最高行政法院八十五年度判字第二九一三號判決影本一份為證。
５、又有關申請延展註冊之手續，立法趨勢上亦已放棄實質審查原則，改採形成審查原則：
ａ、被告於九十年五月二十四日發布之智商字第0905000330號公告，已換發新式申請書表。
ｂ、依新式書表之「延展註冊申請須知」第六項第三款之規定，末檢送申請前或專用期間屆滿三年內有使用商標之證明者，得以使用聲明代替之。即是放棄實質審查原則之先聲。
ｃ、而且商標法之修正草案中已將商標法第二十五條之實質審查原則改採形式審查原則，更可看出將來之立法趨勢。
Ｂ、被告主張之理由：
１、按「關於服務標章之申請及其他程序，延誤法定或指定之期間者，得予駁回」，為商標法第七十七條準用第十三條第一項所明定。又申請服務標章專用期間延展註冊者，依同法第七十七條準用第二十五條第二項第二款及同法施行細則第五十條準用第十九條第一項規定，申請人應檢附申請延展前三年內有使用服務標章於指定服務之使用證明。
２、本件延展註冊申請案由行政院撤銷原處分後重新審辦，經被告於八十八年四月三十日以慧商二四七字第一○七五九號簡便行文表通知檢送使用證據資料，惟原告逾期未能補正，是被告依法駁回其延展註冊之申請，並無不合，合先敘明。
３、又本件延展註冊指定之「企業管理顧問服務」係指為不特定第三人提供「企業經營管理之諮詢顧問」服務，原告於訴願程序中補呈「東邑玻纖股份有限公司」於八十八年七月三十日刊登工商時報廣告乙份，為就該份報紙所刊登之行銷廣告內容觀之，應是「東邑玻纖股份有限公司」為促銷該公司商品所刊登之行銷廣告，並非原告為他人提供「企業管理顧問服務」之證據資料，故不足以證明訴願人於申請人延展前三年內有使用標章於指定服務上。至於原告謂其「東邑玻纖股份有限公司」是一產銷公司，原告係受僱專賣商品行銷管理、人事支配與推動品牌商品業務運用策略之企劃顧問，但因每月支給報酬，係替自己服務之公司作專案企劃管理，並非為不特定之第三人提供「企業管理顧問之服務」。
４、另由原告於第一次訴願程序中所檢附之使用證據資料觀之：ａ一為東邑玻纖股份有限公司企劃報告書、規劃文書件及原告保險證資料等
影本計二十張，由原告所檢送之保險證資料影本觀之，原告係受任於東邑玻纖股份有限公司企業管理部，且每月支給報酬，應是為自己服務的公司作專案企劃管理，並非原告為他人提供企業管理顧問之服務。
ｂ二為中華民國服務業品質發展協會一九九七年企業獎照片影本三張），係
東邑玻纖股份有限公司參加一九九七年跨世紀競爭力企業獎選拔得獎之獎牌，難以證明原告有為他人提供企業管理顧問之服務。
ｃ三為東邑玻纖股份有限公司商標申請書影本二十八張，係為他人代理國內外專利、商標之申請，非屬請准註冊指定之服務。
ｄ為原告為客戶群商標、專利申請作業之診斷書面影本三十五張。
ｅ五原告為客戶產品投資分析企劃書影本十三張，係原告為客戶商標智慧財
產申請作業之分析、評估與建議及為客戶專利產品之投資、生產、分析、企劃報告，難據該等資料認定該標章有合法使用之事實。
ｆ六為原告刊登在八十四年、八十五年、八十六年版新竹縣市電信局電話號
碼簿廣告影本三份，其刊登在電話號碼簿廣告上之服務標章所表彰者為「代理國內外專利、商標顧問諮詢及提供有關智慧財產業務」，非請准註冊指定之「企業管理顧問服務」。
以上證據資料均不足證明原告於申請延展前三年內有使用服務標章於指定之服務上。
５、又原告稱其於申請延展註冊申請書備註欄載明本件延展案之使用證明附於註冊第二七六八七號服務標章延展申請案中，經查註冊第二七六八七號案原卷所附資料（即原告刊登於八十四年、八十五年版新竹縣市電話號碼簿廣告影本兩份；八十六年一、三月份勞保繳款單影本二紙；商標公報影本三份；代理商標申請人函覆原處分機關商標書面影本乙份；原處分機關、內政部及客戶等與訴願人往來信封正本六份與商標公報影本乙份及原告辦公處所門面招牌正本三紙），為原告使用於「代辦國內外商標、著作權註冊之申請業務服務」，均非表彰本件請准註冊指定使用之「企業管理顧問服務」，難以認定原告於申請延展前三年有使用系爭服務標章於指定之服務。
理 由
壹、兩造爭執之要點：
一、本件原告於七十五年十一月十七日以「冠亞」服務標章，指定使用於當時商標法施行細則第二十八條第八類（現行商品名稱分類表第三十五類第四十五項）之企業管理顧問服務申請註冊，其後申請延展註冊、而被告依商標法第七十七條準用同法第二十五條之規定進行實質審查時，而要求原告補提系爭延展註冊服務標章在服務標章專用權期間屆滿前三年內有使用事實之證據資料，以查明本件有無違反商標法第二十五條第二項第三款所定、不得延展之事由。
二、而原告認為其補提之各項證據資料，已足證明在系爭服務標章專用權屆滿前三年中有使用該服務標章之事實。但被告則認為其所提供之證據資料不足證明其事，因此認定原告延展註冊之申請程序違反商標法施行細則第五十條準用同施行細則第十九條第一項第四款之規定，而依商標法第七十七條準用同法第十三條第一項前段之規定，駁回原告之請求。
三、因此本案之實質爭點僅有一項，即原告在行政爭訟階段所提之各項證據資料能否證明其有使用系爭「冠亞」服務標章於原先註冊之「企業管理顧問服務」業務活動中。
四、另原告尚主張，被告對商標或服務標章之延展註冊應採形式審查原則，被告則謂，在現行商標法未修正前，仍應採實質審查原則。
貳、本院之判斷：
一、按依本件原告所提之各項證據資料，實際從事之業務大體上可為以下之分類：
Ａ、原告個人擔任東邑玻纖股份有限公司（下稱東邑公司）公司之員工，負責該公司之銷售企劃、人事管理業務，相關之證據資料有：
１、原告本人之勞保資料。
２、東邑公司簡介書面（其上有原告以公司企劃管理部名義之具名及「冠亞國際專利商標事務所」之名稱）。
３、紙張上有冠亞國際專利商標事務所名稱，但無人具名之企劃書一份。
４、東邑公司之企劃報告書一份。
５、東邑公司獲奬之奬牌。
６、東邑公司之商標申請書影本二十八張。
７、八十八年七月三十日刊登在工商日報上之東邑公司產品廣告。
８、東邑公司委託經濟部商品檢驗局（八十八年一月二十六日改制為經濟部標準檢驗局）於八十六年七月十九日就長纖軋針天花（隔間）防火板所為之委訰試驗報告影本及樣品一件。
Ｂ、原告經營之冠亞專利商標資訊服務所曾從事代客戶申請商標權及專利權之業務，並就專利申請事項為行政訴訟，相關之證據資料有：
１、商標查案單。
２、為客戶分析申請商品種類及提供商標圖示之書面往來信函。
３、為客戶分析專利申請能否獲准之書面報告。
４、代客戶申請商標或專利權獲准之通知。
５、行政法院（現改制為最高行政法院）八十五年度判字第二九一三號判決。
Ｃ、原告經營之冠亞專利商標資訊服務所曾為已取得專利權之客戶，分析該等客戶如實施專利所須投資金額、獲利展望以及與他人合作之可能性，相關之證據資料有分析計劃書面多份為憑。
Ｄ、原告經營之冠亞專利商標資訊服務所曾對外刊登廣告，對外宣傳從事「專利商標顧問諮詢業務」，此有新竹縣市電話號碼簿廣告為憑。
二、而在本案中，原告系爭服務標章所指定服務項目「企業管理顧問」業務，究應如何定義其內涵及其外延所及之範圍，並判定原告從事之上開一、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ四項社會活動能否被歸入商標法施行細則第四十九條所附之「商品名稱分類表」第三十五類第四十五項之「企業管理顧問」項目下，乃屬本案必須先行探究者。
Ａ、按所謂「企業管理」者，乃屬著眼於企業之規模、效率與獲利能力等目標，以企業之日常活動為對象，就企業之人力、財產（含有形之物料與及無形之商譽、知識資產）與財務（包括現金與信用）資源所為之規劃運用，其以具有持續性為必要。
Ｂ、又「企業管理顧問」業務，則是針對上述有關「企業管理」事項提供資詢及建議者。
Ｃ、而商標法上有關商品及服務之分類，亦係使用抽象之名詞來界定，此等抽象定義，可能在概念內涵上，會發生交集現象。因此針對現實社會活動進行「定性」時，不免會發生「單一之具體社會活動，可能同時符合二個以上之業務活動之抽象內涵定義」之情況，而二項業務範圍在商標法之規制作用上又不許可交集現象發生（不許可之理由在於註冊管理上之需要），此時主管機關應著眼於具體社會活動之現實因素，依其特徵，進行劃分。
Ｄ、而在本案之情形，原告所從事之上述一、Ｂ、Ｃ、Ｄ等項業務，基本上均屬為客戶代辦商標專利等無體財產權之申請作業，以及就專利權之實施所提供設計及規劃上之專業意見。或許在某一層次上，「商標權、專利權之申請及實施」也能算是「著眼於企業之獲利能力，就企業之無體財產權資源所為之規劃運用」，因此提供此等規劃建議業務者從文義概念上或許可劃入「企業管理顧問」之文義內涵中。不過由於商標法施行細則第四十九條所附之「商品名稱分類表」第四十一類第三十四項至第三十九項」已有「代理國內外商標之申請及有關事務之處理」、「代理國內外商標之租讓授權及有關之諮詢」、「代理國內外專利之申請及有關事務之處理」、「代理國內外專利之租讓授權及有關之諮詢」、「代理國內外智慧財產權之申請及有關事務之處理」等項目，而此時由於原告具體業務是商標及專利事項之建議及協助，活動務特徵上更趨近於上述「商品名稱分類表」第四十一類第三十四項至第三十九項之內涵，事實上原告也曾以與系爭服務標章同樣之圖樣「冠亞」指定使用上開服務項目，則被告將上述一、Ｂ、Ｃ、Ｄ三項之業務活動排除在「企業管理顧問」範圍外，乃屬針對待規範之具體事實之法律上重要特徵，於適用具有法規性質之「商品名稱分類表」時，對法律用語為正確之解釋，此等解釋結論符合立法本質，尚屬妥適，其因此謂原告上開實際從事之業務活動不應被歸類為商品名稱分類表第三十五類第四十五項，即無違誤。
Ｅ、至於原告所從事之上述一、Ａ具體業務活動，由於其活動本身乃是實際從事東邑公司之銷售企劃及人事管理業務，具有一定之持續性，且實際參與東邑公司之日常營業活動，並對公司之行銷業務進行管理，因此其活動本身在外觀上，似可歸入「商品及服務分類表」第三十五類第四十五項之「企業管理顧問」項目下。不過本院基於以下之理由，認定原告所提之證據資料不足以證明，原告在從事上開活動時，是以「企業管理顧問業」之身份為之。又原告在實際活動過程中，是否曾有使用系爭「冠亞」服務標章來表彰所提供之「企業管理顧問」服務，以符合商標法第七十二條有關服務標章之「使用」定義，依其所提各項現有證據，亦無法證明其事。
１、按有關服務標章之使用，其意義規定於商標法第七十二條第一項及第二項。
ａ、其第一項規定：「凡因表彰自己營業上所提供之服務，欲專用其標章者，應申請註冊為服務標章。」
ｂ、其第二項規定：「服務標章之使用，係指將標章用於營業上之物品、文書、宣傳或廣告，以促銷其服務者而言。但使用於商品或其包裝容器上有使人誤認為係促銷該商品者，不在此限。」
２、而從商標或服務標章之功能而言，不外是區別人我商品或服務之識別標識，以利行銷及廣告。其中商品為一有體物，因此「商標使用」原則上「以將商標標示於商品上」為必要，其認定極為容易。但服務乃是無體的，所以服務標章無法附著在無體的服務上。此時其表徵方法著重於營業活動中之物品、文書、宣傳或廣告上。此外商標與服務標章之表徵功能都是因為必須反覆行銷同種類的多數商品與服務才發生，如果只賣單一獨特之商品或提供單一之服務者根本沒有使用商標或服務標章之必要。
３、因此所謂「服務標章之使用」，必須有多數且不同客戶之服務活動存在，而且在此等多數之服務活動中，服務標章圖樣持續不斷地出現在與服務活動有關之物品、文書上。如果服務標章沒有出現在服務活動中，至少應該出現在推銷服務之宣傳或廣告中。
４、但在本案之情形，原告提出服務之對象單一，又已受僱於東邑公司，而由東邑公司支付薪水，並為其投保勞工保險，明顯可見原告就比較具有企業管理傳統特質的顧問活動，是對單一僱主提供，而非以不特定之多數企業主為對象。
５、又即使東邑公司簡介中有「冠亞國際專利商標事務所」之具名，可是「冠亞國際專利商標事務所」是一家商號之名稱，能否等同於「冠亞」服務標章之使用，實有疑義。何況上開書面簡介之內容也是東邑公司之業務，而非原告自身提供之企業管理顧問業務。且其散發對象為何，一樣無法證明。自難憑該份文書來證明原告曾以「冠亞」服務標章之名義，對不特定之多數人進行企業管理顧問之廣告或營業活動。
三、至於有關商標或服務標章延展註冊，究應採實質審查原則或採形式審查原則一節，由於現行商標法第二十五條第一項第三款之規定，仍係採實質審查原則。
則在現行商標法修正以前，主管機關即依法享有之實質審查權。即使目前之延展註冊之申請程序及申請書表已許可以申請人出具之「使用聲明」來代替「證明使用之實質證據」，但主管機關原先所享有之上開實質審查權限並未因此而改變。本案既然依舊申請書表申請，原告所提之證據資料在經實質調查後，既已無法證明使用之事實，則被告以原告之延展註冊違反商標法第二十五條第一項第三款之規定，而拒絕其延展之申請，即無違誤。
參、綜上所述，本件被告機關所為、拒絕原告服務標章註冊請求之原處分並無不合，一再訴願決定遞予維持亦無違誤，原告訴請撤銷於法無據，應予駁回。
據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第九十八條第三項前段，判決如
主文。中 華 民 國 九十 年 十二 月 七 日
臺北高等行政法院 第五庭
審判長 法 官 姜素娥
法 官 林文舟法 官 帥嘉寶右為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後二十日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後二十日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中 華 民 國 九十 年 十二 月 七 日
書記官 林麗美