臺北高等行政法院判決 八十九年度訴字第六七號
原 告 美商．發現傳訊股份有限公司(Discovery Communications, Inc.)代 表 人 甲○○○○○訴訟代理人 丙○○律師複 代理人 戊○○訴訟代理人 丁○○複 代理人 己○○被 告 經濟部智慧財產局代 表 人 陳明邦（局長）訴訟代理人 乙○○右當事人間因發明專利申請事件，原告不服經濟部中華民國八十九年六月七日經（八九）訴字第八九○八七一八四號訴願決定，提起行政訴訟。本院判決如左：
主 文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事 實緣原告前於民國（下同）八十二年十二月七日以「有線電視傳輸系統之網路控制器」向被告（原經濟部中央標準局）申請發明專利，經被告編為第00000000號予以審查。嗣原告於八十六年八月五日，將原申請專利範圍第三十四項至第一百十一項部分，分割為獨立申請案，案名為「將廣告傳送給用戶之裝置及方法」，並同時請求以原案申請日為分割案之申請日，經被告另編為第00000000號予以審查，不予專利，原告申請再審查，為被告以八十八年十一月二十五日（88）智專（八）○二○二二字第一四四五○四號專利再審查審定書為「本案應不予專利」之處分。原告不服，提起訴願，遭駁回後，遂向本院提起行政訴訟。茲摘敘兩造訴辯意旨如次：
甲、原告方面：
一、聲明：求為判決
１、訴願決定及原處分均撤銷。
２、判命被告准予本件發明專利。
３、訴訟費用由被告負擔。
二、陳述：
１、本案與八十二年之發明專利申請案無關，本案係於八十六年八月五日分割自八十二年第00000000號發明專利申請案，當時本案申請專利範圍共有七十八項，其中第一項、第四十八項及第六十四項為獨立項且為本案爭執點，所謂獨立項，並非指其可以獨立申請專利，而係指在系爭發明專利範圍中屬於最重要、最主要的項目，其餘項目則屬於此三個獨立項的附屬項。
２、被告之再審查審定書，審定本案應不予專利的日期為八十八年十一月二十五日，原告提起訴願之日期為八十八年十二月二十四日，經濟部訴願決定書之發文日期則為八十九年六月七日，然被告於行政訴訟答辯書中所答辯對象之申請專利範圍，卻為修正日期八十九年二月三日之申請專利範圍修正本。
（一）從上述日期順序以觀，可知被告用為答辯攻擊對象之八十九年二月三日申請專利範圍修正本，乃是原告在訴願程序中提出者，非被告之再審查審定書所審定不予專利的申請專利範圍。而從訴願決定書之第三頁第九行至第十行以觀，訴願決定機關並未接受原告之八十九年二月三日申請專利範圍修正本，仍以本案在八十六年八月五日分割自第00000000號發明專利申請案時的七十八項申請專利範圍，作為審議對象。是原告以本案八十六年八月五日的七十八項申請專利範圍為據，提起之行政訴訟，於訴訟理由所指陳項次並無錯誤，反而是被告在答辯中以八十九年二月三日修正之申請專利範圍作為答辯攻擊對象，方為錯誤。今被告不自知其錯誤，反而指稱原告在訴訟理由所指陳項次錯誤，實令人覺得無奈，亦可見被告審查本案之態度實在過於草率。
（二）由上述被告的錯誤，即知其答辯指稱「原告之訴訟理由中主張其廣告針對程序即為一種軟體，惟細查其申請專利範圍各項載述卻未見訴訟理由所提各點內容，而僅為系統實施概念，然而概念並非專利保護標的，本案不符發明專利要件，自不予專利」一節，當然也就錯了，可知被告之答辯，實無可採之處。
３、本案係有關一種將廣告傳送給至少一個用戶之裝置及方法發明。其中之「將廣告傳送給用戶之裝置」，係由「用以從用戶端搜集節目收視數據的構件」及「可連接至該搜集構件的處理器」、「用以分析所搜集到之節目收視數據的構件」、「用以使節目收視數據與至少一種廣告相互配合之構件」及「用以選擇至少一種配合後之廣告的構件」等予以結合裝設而成一體的裝置。
（一）申言之，本件發明係利用設置機體終端及有線電視纜線傳輸，蒐集用戶平日收視習慣之數據，加以記錄，並每隔一段時間將上開資料傳送至有線電視操作中心，經過特殊分析作成矩陣紀錄表，然後將收視戶予以分類，喜歡看新聞性節目之客戶，則歸類為新聞類，偏好運動性節目之客戶，則歸類為運動類，把各類型廣告傳送給該類型客戶以供收視，利用此種技術方法，達到幫客戶選擇其所喜好類型廣告之目的，故不同類型之客戶，便會接收到不同類型的廣告訊息。而系爭發明如何實際運用於市場，則須透過有線電視系統業者及收視戶之配合，在收視戶家中電視機裝置蒐集收視資料之機體終端裝置，並配合有線電視纜線的傳輸功能，方能使系爭發明之技術方法達到前述功效，惟目前此種裝置及技術方法尚未在國內市場上運用。
（二）有關系爭發明是否具進步性之認定標準，依專利審查基準規定，行政機關在認定發明是否具有進步性時，應引據具體之前案技術據以作為判斷依據，惟被告並未引據任何相關之前案技術，逕予核駁，似有主觀認定之嫌。又原告主張本件發明不僅是一種概念，且係具有具體操作實施手段之技術方法。
４、被告以本案不符專利法第二十條第二項規定而不予專利之理由，係：「（一）申請人（即原告）之申復理由仍集中在本案之功能特徵上，例如具有蒐集電視節目中所含廣告，並據以選擇回應其中一廣告。惟查本案不論是發明說明或申請專利範圍均以習見有線電視系統之組件為主體，另加入節目廣告蒐集，處理功能，但此等特徵功能均僅止於功能用途。（二）本案以習見裝置並加入功能之方式申請發明專利，係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成者，不符專利法之發明專利要件。」。至訴願決定維持原處分之理由，則為：「本案敘述係採用功能方塊圖描繪方式，發明專利範圍分割後有七十八項，範圍相當廣泛，然而申請專利範圍內之功能技術，多為習知之技術或已商用之模組，現階段相關設備功能介面雖未標準化，但是相關標準組織，研定的互動式服務系統概念，均與本案系統觀念類似（參考附件DAVIC、Open Cable、DO CSIS V1.1 相關文獻）。而依照文獻記載（參考附件Winston William Hodge, InteractiveTelevision by Mc Graw-Hill, Inc. 1995）早在一九九○年以前已有互動式電視服務系統觀念，相關技術也已建立。至於本案所述『搜集人口統計信息』之功能，是屬於對有線電視傳播媒體提出一新的應用企畫概念，並無具體有創作特點的內容，如軟體、硬體或統計方法的發明論述；另本案所述『查詢週期中所敘對個別節目收視需求預估』之功能說明中，僅提出系統實施概念，並未提出新的軟體方法或具體演算法則，本案自不具進步性。」。原處分及訴願決定所執之理由，對於「裝置」及專利法第二十條第二項所謂「進步性」之規定，在觀念上有待進一步澄清之必要。按所謂「裝置」，係指為達到某一特定目的，將原具有單獨使用效能之多數獨立物品予以結合裝設，而生另一整體之效用而言（參閱被告七十七年十一月版專利叢書第一輯之附錄二（日用品）第二頁）。因此，一個「裝置」發明，是不問其所用以結合裝設而生成該「裝置」之構件或物品是否為習見物品，只要該被結合裝設而生成之「裝置」是以前所未有未見的，即為具有新穎性的發明。又所謂「進步性」，係指一個發明與既有之技術比較，兩者之間有差異，而該發明所具有之此差異，並非熟習該項既有之技術者所能輕易思及而完成者而言。因此，欲以一個「裝置」發明與既有之技術作比較，是以該「裝置」之整體與既有之技術作比較，而不是將該「裝置」拆開來，而以結合裝設成該「裝置」之個別構件或物品，來與既有之技術作比較，而決定該「裝置」是否為熟習該項既有之技術者所能輕易思及而完成者。
５、根據原處分所執之理由，其違法之情形如下：
（一）被告審查本案之人員，顯然是一位資歷尚淺的審查人員，以致對本案申請專利範圍以功能性之敘述加以限定的記載方式不能瞭解，因而有「本案以習見裝置並加入功能方式申請發明專利，係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成者」之錯誤的認定。
（二）被告於準備程序中辯稱本案申請專利範圍以功能性敘述為之固然可以，但有範圍過廣之嫌，此論點固是承認本案申請專利範圍以功能性敘述方式為之，可為其所接受，但其認為本案申請專利範圍有過廣之嫌一點，卻為原告所無法接受。因為依據專利法第四十條規定：「經再審查認為有不予專利之情事時，在審定前應先通知申請人，限期申復」。然而被告於本案之再審查核駁理由先行通知書（八十八年六月十日）並未提及本案申請專利範圍有過廣情事，故縱使有過廣情事，被告已先違反專利法第四十條所規定應履行的程序。且其後之再審查審定書（八十八年十一月二十五日）中亦未提及本案涉及申請專利範圍過廣之缺失，故以此論點來否定本案之可專利性是不符合專利法之規定的。
（三）再者，依據被告頒布施行之「特定技術領域之電腦軟體相關之發明」的審查基準第１—８—２８頁第二段所述：「無論主張之發明是否以功能手段語言來界定，審查時應將每一專利請求項的範圍，關聯到說明書中所有描述該專利請求範圍的部分，以確保審查時能正確地認定每一專利請求項的範圍。」，本案之申請專利範圍即以功能手段語言來表達，審查時應對照說明書中所有描述各項申請專利範圍之請求的部分來審查才對。本案說明書中以流程圖之表示方式，來個別陳述本發明之申請專利範圍中所揭露的各項功能，已明確界定了本案之技術內容及功能特徵，絕不會產生範圍過廣之情形，故確實為合法而適宜之申請專利範圍，被告稱本案申請專利範圍有過廣之嫌，乃是毫無根據的說詞。
（四）被告既已承認本件發明專利「將廣告傳送給用戶之裝置及方法」，確有其創新的地方，惟其逕以系爭發明專利僅係電子商務經營方法之創新，不需花費太多人力、心力、時間創作而來，而認定本件不具進步性，惟有關發明專利之審核，應考量系爭專利是否具有實質進步性而定，不應以所花費之人力、心力及時間等模糊且無法確實舉證的量化數據草率論斷。
（五）被告以系爭發明專利與習知技術相同，不具進步性為由據以核駁，原告主張系爭發明專利與習知技術仍有所差異，僅因本件發明專利係採功能性敘述之方式，其記載方式須依被告訂定之「專利審查基準」為之：「所謂功能手段語言在撰寫申請專利範圍時，能夠在不詳述其元件之結構、材料、動作（acts）之情形下，以一種實現某一特定功能之裝置（means）或步驟（step）的方式來表示之。使用此種格式的撰寫方式將可省略結構上或程序上所需的複雜說明，而使申請專利範圍的撰寫可大幅地簡化。．．．」，如此便限縮審查委員對系爭發明獨特且具進步性之認知。查本件系爭發明專利包括三個構件：⑴用以從用戶端搜集節目收視數據的構件。⑵可連接至該蒐集構件之處理器（包含用以分析所蒐集到之節目收視數據的構件及用以使節目收視數據與至少一種廣告相互配合之構件）。⑶用以選擇至少一種配合後之廣告的構件。而系爭申請專利範圍的三個構件（又稱軟體常式software routine），其使用方法是先建立一個已收視節目的矩陣，然後透過特殊演算法加以計算分析，進而把分析的結果挑選出一個加權最重的廣告，並將該廣告傳送給客戶。系爭發明專利係以軟體配合硬體操作所發揮出的功能，具有實質進步性，自不待言。
（六）本發明專利說明書係採「功能手段語言」之描述方式（相關定義說明，詳專利審查基準１—８—２５頁），由於被告審查人員不甚了解本案發明係以「功能手段語言」描述，以致誤解本案之創作技術內容。對此，被告亦已承認外審委員審查時不清楚功能性手段語言之記載方式已經為被告所採用，故於審定過程中不採納原告的記載方式。有關此撰寫方式之審查方法，已揭示於前述發明專利審查基準：「依據專利法第五十六條第二項『發明專利範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準。必要時，得審酌說明書及圖式』。因此，如果申請專利範圍採用『功能手段語言之方式』撰寫時，在審查認定其專利範圍即應對說明書所描述該功能手段相對元件之相關結構、材料或動作一致。」，以及專利審查基準１—８—２８頁之規定。因此，審查委員於審查時應詳細比對與專利範圍相關之說明書、圖式部分，以正確了解專利請求項之範圍。本案之技術特徵具體實施於本案說明書中，已明確地記載係以軟體常式（software routine）之方式執行，其中執行各項功能之軟體常式，可參見本案說明書及圖式中之方塊圖說明。故本案應屬於以電腦軟體為特徵之發明，其審查應以被告所發布之「特定技術領域之電腦軟體相關之發明」為準則。
（七）被告認為「本案以習見裝置並加入特徵功能之方式申請發明專利，此等特徵功能僅止於功能用途。」乙節，顯示其審查人員尚不熟悉專利審查基準之規定。
蓋本發明乃符合專利審查基準１—８—３８頁電腦軟體相關發明物之發明類型中第一類所定義之發明，依該定義：「非限定於特定硬體與軟體結合之發明，亦即執行軟體於任何不特定的硬體之發明。」，則該發明之重點係在於如何將特定方法實施應用於任一電腦（或物），因該軟體執行於不特定硬體所產生之功效，是由於有該軟體而產生，而非由於該不特定電腦或物。因此，縱使後者係所謂之「習見裝置」，若該特定軟體執行於不特定硬體時能帶來特定之功效，即屬於電腦軟體相關發明所保護之範疇。此時審查委員應依專利審查基準１—８—３９頁之規定：「此時審查時應依據該發明所欲解決課題之方法或手段加以審查。」，易言之，被告審查委員以本件係以習知技術加入新的功能之發明專利申請案，並以不具進步性為由據以核駁，惟專利審查基準１─８─３８頁中對電腦軟體相關發明物之發明類型所為之定義可分為二類，一為軟體配合不特定硬體之發明，二為軟體配合特定硬體之發明，縱使該特定硬體係所謂之「習慣裝置」，若該特定軟體執行於不特定硬體時能發揮一定之功效者，即應符合電腦軟體相關發明物之發明類型中之定義，應為專利法所保護之範疇，依專利審查基準之規定，應以系爭發明專利是否帶來新的功效為審查標準，非如被告所述僅以該硬體裝置係「習見技術」，即不具進步性，逕予核駁。
（八）被告之核駁審定理由第二點，認為本案發明不具進步性之判斷過程，完全未引證任何先前技術，被告發布之專利審查基準１—２—２７頁，固規定：「對於判定發明不具進步性時，原則上審查委員應引證具體的既有之技術、知識資料，但該既有之技術、知識為習知或慣用（如教科書、標準、辭典等有記載）者，則不在此限，惟在審定書內需充分說明。」，然被告非但未在審定書內充分說明其推論過程，卻近似單純引用法條作為核駁理由，如此決定如何能說服當事人，又如何能讓人不懷疑此僅為審查委員主觀之論斷，本案之核駁實有可議之處。
６、至於訴願決定則誤以本案與其引證之互動式電視的特徵有關，因而對本案申請專利範圍之各獨立請求項，作成與其引證之互動式電視特徵有關的廣泛解釋，顯然在認定事實適用法規亦有錯誤。事實上，本案申請專利範圍第一項與第四十八項之「裝置」及第六十四項之「方法」，只是有關將廣告傳送給用戶之裝置及方法，並無任何一項涉及訴願決定所引證之互動式電視的特徵，同時於本案之說明書中，亦從未暗示本發明之各獨立項申請專利範圍應被如此廣泛地解讀。至於訴願決定指稱本案未提出新的軟體方法或具體演算法則乙節，顯與事實不符，此則請參考本案中文說明書第６２頁第１３至第７６頁第１２行（英文說明書第６５頁第２９行至第８２頁第７行）以及圖１３至圖２０ｂ，即可獲得證實。茲就本案說明書所附之圖式，分別對照說明書內之說明，指出本案所揭露之軟體方法及演算法則如下：
（一）如圖１３所示，一種廣告針對程序（advertisement targeting routine）即為一種軟體，其能為一批特定收視者專門提供一套電視廣告，並利用收視者的人口統計信息及收視習慣，來決定為其所特別感到興趣的那些廣告。此外，用以搜集節目收視資料之構件，包含如圖１３中所示之查詢周期程序（pollingcycle routine）３７２，且其被詳細討論於本案中文說明書第６３頁第二段及第６５頁第１２行至第６７頁第１２行，以及第１０ａ、１０ｂ、１２、１
３、１５與１６圖。
（二）基本廣告針對程序，係為參考圖１６，而被描述於本案中文說明書第６７頁第１３行至第７４頁第５行。另一種基本廣告針對程序，則被描述於本案中文說明書第７４頁第６行至第７６頁第１２行。
（三）基本廣告處理程序之一子程序，係為參考圖１８，而被描述於本案中文說明書中第６８頁從第４段開始。尤其，一矩陣處理子程序進入或查詢已收視節目文件，並搜集關於個別用戶或一批用戶的信息。這樣，程序（亦即軟體）可搜集個別用戶或一批用戶已收視節目的信息。在從各數據庫收集到已收視節目的信息之後，程序便根據節目類別及時段，將已收視節目進行挑選及集合。這軟體起初就每一節目分類（例如，體育、新聞、電影片），確定某時段內節目收視次數。這時段長度可任意指定，例如一小時、二小時、三小時或四小時。這軟體將為每個節目集團及時段進行一計數過程，然後按節目類及時段內所收視的一切節目，以建立一已收視節目矩陣。建立這矩陣之後，此程序將透過一相關（correlation）演算法，以處理一特定用戶或一批用戶的矩陣。
（四）本案說明書描述多種相關演算法，其可用來為所選定的節目類加權。例如，可用平方和算法來決定加權。每批節目類被加權之後，就跟網路控制數據內所儲存的各種廣告相關連。然後軟體可選出一批加權最重的廣告，發送給電纜分配網節點上的個別用戶或一批用戶。利用相關演算法及加權演算法所產生的最後矩陣，則軟體為每個機頂終端挑選一種廣告之分組過程。其可被發送給機頂終端或一批機頂終端之節點的最後廣告分組過程，可用一子程序來做，如圖１９所示。欲顯示之廣告的選擇，可根據本案說明書中所述之許多不同因素來決定，其包含各廣告商之請求次數及其為此所付費用。這些因素被使用於一軟體，其為每一廣告類或廣告集合中的某些特定廣告指定一加權。這些加權被用於決定將廣告發送到個別或一批機頂終端的先後次序。
（五）有關選擇過程之額外的細節，亦被詳細描述於本案說明書中，其包含被用以選擇欲顯示給個別用戶或一批用戶之廣告的數種演算法及軟體程序。
（六）由以上之說明可知，本案說明書已提出了數種軟體程序及演算法的範例，其可用以收集已收視之節目的資訊與其他觀看者的特定資訊、構成已收視之節目的數據、及選擇特定的廣告，以顯示給特定的用戶或整批用戶。原告相信這些程序已清楚地闡述了其被執行於一般用途之電腦上，以及其可被用於將廣告傳送給用戶之新穎用途上的軟體方法的具體例證。
７、本案之獨立項申請專利範圍（第一、四十八及六十四項）所述之特徵，均未被揭露或建議於訴願決定所引述之任何參考案中。如上所述，訴願決定所引述之參考案均為有關互動式電視；反之，本案之獨立項申請專利範圍（第一、四十八及六十四項）係個別揭露用以將廣告傳送給用戶之裝置及方法；兩者實具有極大差異。而本案說明書中已詳細敘述軟體方法及演算法則，而這些軟體方法及演算法則實不可能根據訴願決定所引述之參考案而為熟習本項技術者所顯而易知的。
８、又訴願決定駁回之理由，仍有許多問題存在：
（一）按現行專利案件在訴願程序並不允許申請人就申請專利範圍為修正，如此將使專利申請人在未給予任何意見表達或修正申請專利範圍之機會下，受到不利益之認定，顯然違反專利法第四十條第二項應履行程序之立法目的。況在申請專利範圍過廣之情況下，依專利法第四十四條第四項第一款、第六十七條第一項第一款規定，亦應仍有申請修正或更正之機會，不應以此作為核駁專利申請之理由。關於此問題之爭論，被告已於九十年二月二十一日之準備程序中自承非屬重要問題。
（二）訴願決定誤認互動式服務系統概念與本案系統觀念類似，實失之毫釐差以千里。所謂互動式服務系統概念，主要係觀眾得透過電視要求一定之服務，如訂購想看之電影、影像電話功能、購物功能等；至於本案之技術特徵，則在於依據收視用戶之偏好及收視習慣，而將針對性之廣告，傳送給對於該廣告具有潛在消費傾向的收視用戶，以免除收視用戶對眾多不感興趣之廣告覺得厭煩，並增加廣告商或製造商購買廣告時段之效益。由此看來，兩者間之發明目的、功效皆不相同。再就引證案而言，如仔細檢視訴願決定所提出之附件資料，便可發現其所提之DAVIC係一國際性組織，成立於一九九四年，雖該組織於成立後已建立廣播及互動式數位視聽資訊，以及多媒體通訊端至端之可容性工業標準，一九九七年以後陸續出版了DAVIC1.3、1.4、1.5之工業標準。然本案發明專利之申請日係一九九三年十二月，該等技術內容皆完成於本案申請日之後，專利法第二十條第二項進步性之判斷，係以申請當時技術現況為判斷基準，訴願決定卻引用本案發明申請日後之資料作為核駁基礎，似有溯及既往之嫌，顯然違法。況該等技術內容皆為互動式電視之相關技術，與本案發明並不相同，訴願決定引用該等資料之目的何在，亦令人百思不解。至於Open Cable、DO CSISV1.1等文獻並未有年份之具體標示，且與本案發明無關，應不具證據力。又該項互動式電視服務系統技術，係始於一九九三年以後，益證訴願決定援引之證據資料，均有失當。
（三）訴願決定所引用文獻，乃欲證明一九九○年以前已有互動式電視服務系統觀念，相關技術也已建立。然而，其駁回理由存在問題甚多：⑴本案發明技術內容與互動式電視服務系統觀念之發明目的、功效皆不相同；⑵該資料從頭至尾皆未發現有提及類似本案發明之技術內容者；⑶從訴願決定所引證之資料Interactive Television the Market Opportunity，可清楚發現訴願決定所稱「一九九○年以前已有互動式電視服務系統觀念，相關技術也已建立。」，係以偏概全之說法，因該份資料係在介紹通用儀器公司（General InstrumentCorporation，GI）（p.177-182）、電話通訊公司（Tele-Communication Inc，TCI）（p.223-226）、時代華納公司（Time Warner Inc）（p.227-229）、Videotron公司（p.230-231）等之有關互動式電視之相關技術發展狀況。從原告所提供之中譯文摘要觀察，該份資料正也證實了互動式電視服務系統觀念至一九九○年以後仍處於持續發展之狀態，諸如購物、電動遊戲、影像電話、視訊會議，甚至到完全服務之網路系統，乃逐步發展而來，絕非如訴願決定所言一九九○年以前相關技術皆已建立。
（四）訴願決定所言：「．．．屬於對有線電視傳播媒體提出依新的應用企劃概念，並無具體有創作特點的內容，如軟體、硬體或統計方法的發明論述」、「僅提出系統實施概念，並未提出新的軟體方法或具體演算法則」云云，之所以有如此之誤解，應起因於本發明專利說明書係採「功能手段語言」之描述方式，而本發明之具體操作過程於說明書、圖式中皆已有充分之揭示，於此原告再強調，縱使有線電視系統之相關技術的開發已行之有年，但於本發明之前，從未有任何相關文獻提出有關針對性廣告之概念及其明確的實施方向。再次簡述本案之摘要實施過程如下：「機頂終端於每隔一段週期（或者當有需要時）將節目收視數據供應至有線電視傳送系統；接著在有線電視傳送系統的操作中心分析該節目收視數據，並將分析的結果儲存在資料庫中（可將該收視數據製成如本案說明書圖１６中所顯示之收視節目的矩陣）；之後，利用相關演算法以將該數據配合各類型廣告，並選取適合之廣告（可參見本案說明書圖１７之方塊圖的解說）；最後，再將所選取之廣告傳送至個別的機頂終端或一個機頂終端群組（可參見本案說明書之圖２０ａ中的矩陣所示）。」
９、綜上可知，原處分及訴願決定在認定事實適用法規確有錯誤，本案實未違反專利法第二十條第二項規定，依法應准予本案專利。
乙、被告方面：
一、聲明：求為判決駁回原告之訴，訴訟費用由原告負擔。
二、陳述：
１、原告對審查者之資歷、能力之批判，顯流於主觀。
２、本案申請專利範圍於八十九年二月三日已修正為五十九項，其中第一及第四十五項為主項，其餘均為附屬項，原告所指陳之項次有明顯錯誤。第查原告補充理由所提被告原審查本件申請專利範圍共計七十八項，雖原告在訴願程序中將申請專利範圍修正為五十九項，但均未獲訴願決定機關接受其申請專利範圍之修正本，故本件行政訴訟仍應以原告在八十六年八月五日分割自第00000000號發明專利申請案時之七十八項申請專利範圍，作為審議對象，被告於行政訴訟答辯狀所述申請專利範圍為五十九項，係錯誤陳述，被告對專利範圍誤認並不爭執。易言之，被告答辯範圍以八十八年十一月二十五日再審查審定書之七十八項為準，而非原告八十九年二月三日訴願書修正本之五十九項。本案為八十六年八月五日申請發明專利範圍共七十八項，且本案爭執點與互動式電視沒有關連，只是相類似。
３、兩主項及附屬項雖無明顯記載屬有線電視或互動電視之特徵，但該裝置之元件或該方法之步驟均為前揭技術特徵，而屬習知或慣用之知識或技術的運用，故被告引據前揭特徵，予以核駁。又原告主張其廣告係針對程序即為一種軟體，惟細查其申請專利範圍各項載述，未見訴訟理由所提各點內容，而僅為系統實施概念，然概念並非專利保護標的，本案不符專利要件，應不予專利。
４、系爭發明專利為利用寬頻網路技術之「將廣告傳送給用戶之裝置及方法」，該項技術有二種，一為利用有線電視電纜（CABLE MODEM）傳輸，一為ＡＤＳＬ寬頻網路技術，系爭專利即屬前者。其利用所設置之機體終端蒐集客戶所喜好的收視習慣等數據資料，並透過統計、分析資料將客戶所喜好之廣告傳送至客戶處，以達篩選過濾，讓客戶所接收的廣告符合其收視習慣與喜好。惟此種技術係電子商務（Electronic Commerce）經營手法，並無所謂創新技術，僅有商業手法上的創新，在技術層面上，尚難謂有進步性。因所謂專利的進步性，應係指技術的研發，或以既有技術為基礎，進一步為創新之研究而達改良、進步之效果者屬之，本件係電子商務經營方法之創新，在國外或可獲得專利申請，惟仍尚有爭議，因各國對技術創新之認定標準不一，商業經營手法之創新，可能僅係短時間內由少數人創意或腦力激盪之結果，驟然發給發明專利使其獨佔市場，相對於一般技術性發明專利之申請，係經過團隊長期研發努力之成果而言，似有未公，因之被告認定此種「將廣告傳送給用戶之裝置及方法」不具進步性，尚屬合理。
５、被告八十八年六月十日再審查核駁理由先行通知書已指出，本案是有線電視系統相關技術，裝設於電纜頭端的網路控制器能監控電視節目傳送系統中的各機頂終端。本案所揭示之裝置可蒐集來自用戶端之各項訊息，加以蒐集、分析後，可得到人口統計信息及所收視節目訊息，並製定成套廣告，也可達成記帳及結帳報告等功能。本案屬有線電視系統網路之一，雖在分割後本案內容侷限在廣告傳送方面，但因整個網路裝置與習見有線電視網路結構相同，僅在用途上增至廣告傳送等方面，此等內容顯非利用自然法則之技術思想之高度創作，故本案不符專利法第十九條及第二十條第二項之規定。
６、被告八十八年十一月二十五日再審查審定書中亦明確指出本案不符專利法第二十條第二項規定之具體事實，原告前申復之理由仍集中在本案功能特徵上，例如具有蒐集電視節目中所含廣告，並據以選擇回應其中一廣告，惟本案不論是發明說明或申請專利範圍均以習見有線電視系統之組件為主體，另加入前揭之節目廣告蒐集、處理功能，但此等特徵功能僅止於功能用途。本案係以習見裝置加入功能之方式申請發明專利，屬申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成者，不符專利法所規定之發明專利申請要件。
７、原告指稱被告在準備程序中辯稱申請專利範圍有過於廣泛之嫌，以及被告違反專利法第四十條所規定於審定前通知原告申復之程序等節。因本件發明專利之申請，其重點在於系爭發明專利有無進步性，被告審定因認本件不具進步性，為熟習該項技藝者所能輕易完成，而否准發給發明專利，洵屬有據，至於原告專利申請範圍是否過於廣泛及被告未給予申復機會等節，已非本件爭執重點。
８、目前有線電視系統有三種類型，第一種為國內常用的纜線數據（CABLE MODEM），第二種為廣播式定址系統，系爭發明專利係在收視戶加裝機體終端，配合軟體，達到互動式雙向定址系統之功能，前述廣播式定址系統只要一經傳送，便會佔據光纖纜線內的所有七十七個頻道，而互動式雙向定址系統則需兩邊（系統業者及收視戶）互動傳輸方能接收訊息，此即為系爭發明專利所運用之硬體裝置類型。第三種類型則為控制頻道與資訊頻道分離式的系統。本件審查委員認為，系爭原告申請發明專利，係利用習知之互動式傳送系統，其軟體設計亦十分簡單，因此不具進步性，應不予專利。
９、至原告所提申請專利範圍採取「功能手段語言」之描述方式，在被告現行專利審查作業程序中業已接受此種方式，惟本件專利案係採外審方式進行審查，外審委員並不瞭解前述「功能手段語言」之描述可予以採用，確有瑕疵。惟查本件被告據以核駁之主要理由，係以系爭專利係利用申請前之習知技術，即以有線電視之纜線數據機（CABLE MODEM）為主體構件，加入蒐集收視戶收視習慣之功能，經過其網路控制器予以計算分析後，依收視戶之收視習慣，選擇相關類型之廣告予以傳送的技術，被告認為其僅屬一種商業方法的運用，不具進步性，為熟習該項技術者所能輕易完成之功能，有違專利法第二十條第二項之規定為由，認定應不予專利，原處分認事用法，尚屬有據。另對原告認定系爭專利具有以軟體配合硬體所發揮之功能，具有實質進步性部分，被告仍以本案係以習見裝置組件為主體，加入蒐集電視節目中所含廣告之功能，此特徵功能僅止於功能用途，並不具進步性為由，主張不予發明專利。
理 由
一、按稱發明者，謂利用自然法則之技術思想之高度創作，為專利法第十九條所規定。同法第二十條第二項復規定，發明係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成時，雖無同條第一項所列情事，仍不得申請取得發明專利。
二、本件原告前於八十二年十二月七日以「有線電視傳輸系統之網路控制器」向被告申請發明專利，經被告編為第00000000號予以審查。嗣原告於八十六年八月五日，將原申請專利範圍第三十四項至第一百十一項部分（共七十八項申請專利範圍），分割為獨立申請案，案名為「將廣告傳送給用戶之裝置及方法」，並同時請求以原案申請日為分割案之申請日，經被告另編為第00000000號予以審查，不予專利，原告申請再審查結果，仍不予專利。原告不服，提起訴願，遭駁回後，遂向本院提起行政訴訟，並主張本件發明不僅是一種概念，且係具有具體操作實施手段之技術方法，其申請專利範圍即以功能手段語言來表達，應對照說明書中所有描述各項申請專利範圍之請求部分來審查。系爭發明以軟體配合硬體操作所發揮出的功能，屬於以電腦軟體為特徵之發明，應以「特定技術領域之電腦軟體相關之發明」為審查基準，則該發明之重點在於如何將特定方法（軟體）實施應用於不特定電腦或物（硬體），縱使後者係所謂之「習見裝置」，若該特定軟體執行於不特定硬體時能帶來特定之功效，即屬於電腦軟體相關發明所保護之範疇。又發明是否具進步性，依專利審查基準，應引據具體之前案技術以為核駁，被告之核駁理由，卻完全未引證任何先前技術。本案申請專利範圍及說明書中有關將廣告傳送給用戶之裝置及方法，並無涉及互動式電視的特徵，訴願決定指稱本案未提出新的軟體方法或具體演算法則乙節，顯與事實不符，因本案說明書已提出數種軟體程序及演算法的範例，可用以收集已收視節目的資訊與其他觀看者的特定資訊，構成已收視節目的數據及選擇特定的廣告，以顯示給特定用戶或整批用戶，且本案申請專利範圍第一項、第四十八項及第六十四項所述之特徵，均未被揭露於訴願決定所引述之任何參考案中，本件發明之軟體方法及演算法則不可能為熟習本項技術者所顯而易知，本案實未違反專利法第二十條第二項規定，依法應准予專利等語；被告則以系爭發明專利之申請，雖無明顯記載屬有線電視或互動電視之特徵，但該裝置之元件或該方法之步驟均為前揭技術特徵，而為習知或慣用之知識或技術的運用，又原告主張其廣告係針對程序即為一種軟體，惟細查其申請專利範圍各項載述，僅為系統實施概念，惟概念並非專利保護標的。本件係利用寬頻網路技術，即利用有線電視電纜（CABLE MODEM）傳輸，其利用所設置之機體終端蒐集客戶所喜好的收視習慣等數據資料，並透過統計、分析資料，將客戶所喜好之廣告傳送至客戶處，以達篩選過濾，此種技術係電子商務經營手法，在技術層面並無創新技術，難謂有進步性。本案以習見裝置加入功能之方式申請發明專利，屬申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成，其利用習知之互動式傳送系統，軟體設計亦十分簡單，因此不具進步性，應不予專利等語為辯。
三、查本件第00000000號「將廣告傳送給用戶之裝置及方法」發明專利申請案，其申請專利範圍所稱「一種針對將廣告傳送給至少一個用戶之裝置」，包含：「用以從用戶端搜集節目收視數據的構件」、「可連接至該搜集構件之處理器，包含：用以分析所搜集到之節目收視數據的構件；用以使節目收視數據與至少一種廣告相互配合之構件」及「用以選擇至少一種配合後之廣告的構件」等，係利用雙向有線電視網路，提供互動式服務之系統整合技術，內容包括電纜頭端、網路控制器、有線電視傳送系統、機頂終端等，並對服務提供之流程做功能性之說明。按有關申請專利範圍，固得採取功能手段語言之描述方式；而可供產業上利用，且係利用自然法則之技術思想之創作，並以硬體與軟體結合的方式來界定其具體結構，固亦得認屬電腦軟體相關發明物之發明之類型；此均為兩造所不爭；然申請專利當時，知道該發明所屬技術領域之既有技術及知識之人，其可用研究、開發等一般技術性手段（指依據既有之技術或知識之基礎，經由邏輯分析、推理或試驗而得之技術手段），並發揮一般創作能力，使當時該發明所屬技術領域之技術水準，化為其本身之知識者，亦即該發明為熟習該項技術者之一般技術知識所能輕易完成者，則該發明應不具進步性，不應核予專利。經查，本案所揭露之軟體方法及演算法則，依原告所訴：「從各數據庫收集到已收視節目的信息之後，程序便根據節目類別及時段，將已收視節目進行挑選及集合，這軟體將為每個節目集團及時段進行一計數過程，然後按節目類及時段內所收視的一切節目，以建立一已收視節目矩陣，建立這矩陣之後，將透過一相關演算法，以處理一特定用戶或一批用戶的矩陣。本案多種相關演算法，可用來為所選定的節目類加權，每批節目類被加權之後，就跟網路控制數據內所儲存的各種廣告相關連。然後軟體可選出一批加權最重的廣告，發送給電纜分配網節點上的個別用戶或一批用戶。利用相關演算法及加權演算法所產生的最後矩陣，則軟體為每個機頂終端挑選一種廣告之分組過程。」等語，是前述軟體程序及演算方法，於本件申請發明專利當時，應為熟習電腦演算技術者之一般技術知識所能輕易完成者，亦即，得以先前電腦演算技術為基礎，而易由邏輯分析、推理或試驗而得之技術手段，此等內容顯非利用自然法則之技術思想之高度創作，非屬發明專利之範疇，有相關資料附原處分卷可供比對參酌，被告所辯，洵屬可採。從而，原告前揭主張，要無足取，原處分為不予專利之審定及訴願決定予以維持，均無不合。原告猶執前詞聲明撤銷，難認為有理由，應予駁回。又原處分既無違誤，原告請求判命被告准予本件發明專利，即屬無理由，應併予駁回。
據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第九十八條第三項前段，判決如
主文。中 華 民 國 九十 年 五 月 十 日
臺 北 高 等 行 政 法 院 第 三 庭
審 判 長 法 官 徐瑞晃
法 官 李得灶法 官 曹瑞卿右為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後二十日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後二十日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中 華 民 國 九十 年 五 月 十 日
書記官 方偉皓