臺北高等行政法院判決 八十九年度訴字第八三二號
原 告 世呈實業有限公司代 表 人 甲○○訴訟代理人 丙○○被 告 經濟部智慧財產局代 表 人 乙○○（局長）訴訟代理人 戊○○
參 加 人 義大利商．馬貝股份有限公司（MAPEI S.P.A.）代 表 人 喬治‧司昆斯訴訟代理人 庚○○律師複 代理人 己○○訴訟代理人 丁○○律師右當事人間因商標異議事件，原告不服經濟部中華民國八十九年六月二十七日經（八九）訴字第八九○八七六一二號訴願決定，提起行政訴訟。本院判決如左：
主 文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事 實緣原告於民國（下同）八十七年四月三日以「馬貝」商標及「馬貝-UL」聯合商標，指定使用於當時商標法施行細則第四十九條所定商品及服務分類表第十九類之水泥、舖牆用灰泥、防水砂漿商品，及自平式水泥、建築用補土、防水性水泥商品，向被告（原經濟部中央標準局）申請註冊，經被告准列為審定第00000000號商標及審定第00000000號聯合商標。嗣參加人以該審定商標有違商標法第三十七條第六款、第七款及第十四款之規定，對之提出異議，並請求依商標法施行細則第十六條第四項規定，一併撤銷該審定聯合商標。案經被告以八十九年三月十六日中台異字第Ｇ00000000號商標異議審定書為「第00000000號『馬貝』創設商標之審定應予撤銷。其聯合第00000000號商標之審定應一併撤銷。」之處分。原告不服，提起訴願遭駁回，遂提起本件行政訴訟。本院因認本件撤銷訴訟之結果，義大利商‧馬貝股份有限公司之權利或法律上利益將受損害，乃依行政訴訟法第四十二條第一項規定，裁定准許義大利商‧馬貝股份有限公司之聲請獨立參加訴訟。茲摘敘兩造及參加人訴辯意旨如次：
甲、原告方面：原告未於言詞辯論期日到場，據其提出書狀，聲明、陳述如左：
一、聲明：求為判決訴願決定及原處分均撤銷，訴訟費用由被告負擔。
二、陳述：
１、由商標法施行細則第十五條第一項、第二項之規定可知，商標是否近似，應以具有普通知識經驗之商品購買人，施以普通所用之注意，有混同誤認之虞為標準。參加人之產品於鉦立股份有限公司（下稱鉦立公司）代理期間，鉦立公司固曾自行在產品上使用其所創設之「馬貝」中文字樣，但自八十六年底鉦立公司結束與參加人之代理關係後，參加人不論係自行在台銷售產品，或由全日欣興業股份有限公司（下稱全日欣公司）、佑明實業有限公司（下稱佑明公司）代理參加人之產品，其在台灣銷售之產品包裝及廣告型錄上均僅以外文「MAPEI」及圖樣為其商標，未再使用系爭「馬貝」中文字樣，該事實有佑明公司之型錄為證。參加人自八十六年底迄今近三年之期間，其產品包裝上之商標均僅有外文「MAPEI」及圖樣，而原告之產品包裝則僅標示中文「馬貝」商標，兩者之產品商標，事實上有相當之不同。再者，參加人及原告之產品雖均為自平式水泥等建築材料，但由於該等材料係專門銷售予建築業者，其對建材製造來源、產品成份等，均知之甚詳，以該等購買者之注意能力，對參加人之產品係以外文「MAPEI」標示，原告之產品則以中文「馬貝」為商標，兩者屬不同之產品，應具有相當之判斷能力，而無發生誤認混淆之虞。在購買者對參加人及原告之產品並無發生混淆誤認之情形下，參加人產品所標示之外文「MAPEI」商標及原告之系爭商標，自非相近之商標，至為灼然。有關購買自平式水泥之消費者對參加人產品上標示之「MAPEI」外文商標與原告產品使用之系爭商標是否有混淆之虞，攸關兩商標是否為近似商標，自有調查相關事實之必要；然被告及訴願決定機關對購買自平式水泥等產品之消費者為具有專業知識之建築業者，非一般市井小民，對建築材料之包裝方式、製造來源、成份等產品內容知之甚詳乙節漏未審酌，復未調查相關事實，率然採信參加人所言，逕認原告所申請註冊之系爭商標，與參加人所使用之外文商標「MAPEI」屬近似商標，其事實認定，顯與法令不合，且與實際情形不符，自難謂無違誤之處。
２、參加人既為義大利公司，其使用於產品包裝上之外文商標「MAPEI」應為義大利文，非以英文發音，原告主張應由熟悉義大利文專家示範證明，但被告及訴願決定機關對此均未斟酌，遽認系爭商標與參加人產品之外文商標「MAPEI」之中、英文讀音混同，應屬相近之商標，未說明何以上開外文商標應以英文發音之理由，其事實認定過於率斷。
３、原告所申請註冊之系爭商標，雖於鉦立公司代理參加人產品期間，曾使用於產品上，但系爭商標係鉦立公司自行創設及使用之中文商標，於八十一年二月一日由鉦立公司向被告申請註冊，經被告以第五五○一八三號商標核准註冊在案，參加人未曾表示異議，至八十八年七月間，參加人因與原告發生糾紛，對原告申請登記之系爭商標表示異議後，才就鉦立公司登記註冊在案之系爭商標為異議之表示，該等事實可向被告函查相關商標登記資料可明。由此足見鉦立公司創設系爭商標，並向被告登記註冊該商標時，參加人主觀上自始認為系爭商標與該公司無關，亦與其產品所標示之外文商標「MAPEI」非屬相近或共同使用之商標，並無使購買自平式水泥之消費者對參加人產品之外文商標「MAPEI」有與系爭商標發生混淆之虞，否則，參加人何以不於八十一年間鉦立公司將系爭商標登記為其公司所有時即表示異議或反對，卻於事隔將近七年之後才聲明異議？如此顯悖於常情。被告及訴願決定機關對此置之不論，逕採參加人片面之詞，認系爭商標與參加人之「MAPEI」外文商標屬近似之商標，有使購買該等產品之消費者發生混淆之虞，顯未盡調查之能事，其處分及訴願決定自有未洽。
４、系爭商標原係鉦立公司所創設並向被告登記在案之商標，與參加人使用於其產品之「MAPEI」外文商標根本無關。早期代理商鉦立公司已向被告申請系爭商標之註冊，雖遭異議而撤銷，惟因該公司當時結束營運，無法據以提出攻擊防禦之主張，該公司負責人於結束營業前已口頭同意將系爭商標轉讓由原告承接繼續使用，原告並據以重新申請商標註冊。原告於八十七年四月三日向被告申請登記系爭商標及其聯合商標「馬貝–UL」前，業已取得創設並先使用系爭商標之鉦立公司之同意，該事實有鉦立公司負責人劉漢宏出具之證明書可資證明，可傳訊證人劉漢宏到庭說明相關之事實經過，以證原告所述屬實。系爭商標既係鉦立公司所創設使用，並向被告申請註冊商標在案，依商標法第三十七條第十四款但書規定，該法條所稱「該他人」，應指創設系爭商標之鉦立公司而言，換言之，鉦立公司基於其為系爭商標之創始人及註冊商標權利人，自有同意原告以系爭商標向被告申請登記商標之權利，原告在取得鉦立公司之同意後，向被告申請登記系爭商標，被告自無不准或撤銷原告所申請登記之系爭商標之理。惟被告及訴願決定機關未詳究系爭商標之創設及使用經過，逕認商標法第三十七條第十四款但書所規定之「該他人」應指參加人，無以鉦立公司之同意作為系爭商標應准註冊之論據，顯漏未審酌系爭商標當初係鉦立公司所創設並登記在案之商標，及參加人自始未曾使用該商標等事實，其事實認定，顯然有誤。
５、原告涉嫌違反公平交易法案件，業經臺灣板橋地方法院判決無罪，可參八十八年度易字第二三七六號判決書所載，而參加人主張其為知名廠商部分，亦經臺灣板橋地方法院函送行政院公平交易委員會查詢結果，對參加人為眾所週知之知名廠商，亦因缺乏數據，難以論斷。
６、綜上，系爭商標與參加人使用於產品包裝上之「MAPEI」外文商標，非屬相近之商標，無使購買自平式水泥之消費者有發生混淆之虞，且原告向被告申請註冊系爭商標前，業已取得原創設並使用該商標之鉦立公司同意，依法原告自有向被告申請登記系爭商標之權利。被告未詳究商標法有關登記商標之規定及系爭商標創設使用等相關事實經過，率然撤銷原告所申請登記之系爭商標，訴願決定亦未詳查事實逕予駁回，原處分及訴願決定均非適法，無維持之理。
乙、被告方面：
一、聲明：求為判決駁回原告之訴，訴訟費用由原告負擔。
二、陳述：
１、參加人為自平式水泥、磁磚黏著劑、填縫劑等化學建築商品之製造商，外文「MAPEI」係其公司名稱之特取部分，並取得國外（義大利）之商標註冊權，中文「馬貝」亦係直接翻譯而來，且最先使用於所產製之各式磁磚黏著劑、水泥黏著劑等商品之商標。除義大利之總公司及全球設有十三個分公司，以及於新加坡設立馬貝遠東私人有限公司，經營包括台灣、新加坡、大陸等亞洲地區之業務外，其商品亦早於七十九年起，先後透過我國鉦立公司、全日欣公司代理進口至國內市場銷售。此外，其商品亦有經由發行中、英文商品型錄、報章新聞廣告、商品展示會廣為宣傳促銷，相關宣傳資料上，除該外文「MAPEI」外，亦同時標示有中文「馬貝」、義大利原裝進口、鉦立公司總代理義大利馬貝（MAPEI）公司磁磚專用黏劑、填縫劑商品．．等字樣，衡酌原告實際業務運作之總經理丙○○曾先後為參加人在台代理商鉦立公司、全日欣公司之業務經理，就前述「MAPEI」、「馬貝」表彰於參加人所產製之磁磚專用黏劑、填縫劑等商品，難謂諉為不知。原告知悉他人商標之存在，仍以相同之文字作為系爭商標之圖樣申請註冊，指定使用於性質相同之水泥、舖牆用灰泥、防水砂漿商品，復未取得參加人之同意，自有商標法第三十七條第十四款前段規定之適用。
２、原告對其經理人丙○○知悉參加人及其代理商鉦立公司、全日欣公司以「MAPEI」或「MAPEI馬貝」商標，先使用於自平式水泥、磁磚黏著劑、填縫劑商品一節，並無爭執，惟述稱中文「馬貝」當初係鉦立公司所自行創設並申請註冊之中文商標，並非參加人慣用於其產品包裝或宣傳廣告上之產品名稱或商標，且鉦立公司於八十六年十一月底結束與參加人之代理關係後，參加人及其嗣後之代理商佑明公司均未再使用由鉦立公司自行創設之系爭商標，且其係於取得鉦立公司同意後，方向被告申請註冊，依商標法第三十七條第十四款但書規定，自屬適法云云。惟姑不論參加人之前代理商鉦立公司同時使用中文「馬貝」及外文「MAPEI」，表彰於參加人所產製之商品，是否可視為參加人之商標使用，商標法第三十七條第十四款係規定「相同或『近似』於他人之商標．．．」，系爭商標圖樣為單純中文「馬貝」二字，與參加人先使用於自平式水泥、磁磚黏著劑、填縫劑商品之「MAPEI」商標圖樣之外文「MAPEI」相較，其「MAPEI」類似中文發音「馬貝」，兩者中、英文讀音混同，於連貫交易唱呼之際，難謂無使消費者產生混同誤認之虞，應屬近似之商標。況參加人之中文公司名稱特取部分即為「馬貝」，其商品於七十九年行銷國內市場以來，相關報章媒體報導及廣告，均係以「MAPEI」或「MAPEI馬貝」商品加以報導、宣傳，而其結束與鉦立公司之代理關係後，於八十七年五月六日工商時報仍刊載有「全日欣興業有限公司總代理世界知名品牌—馬貝（MAPEI）黏著劑．．．」字樣，是「MAPEI」或「MAPEI馬貝」係為表彰參加人所產製之商品標章，堪為同業及相關消費者所知悉，應係得以肯認之事實。再者，系爭商標指定使用於水泥等商品，與參加人使用於「自平式水泥」商品相較，依一般社會通念、市場交易情形，並參酌該商品之原材料、用途、功能、產製者、行銷管道及場所或買受人等相關因素，二者應為類似商品。又，系爭商標指定使用商品，係供建築業者作為建築材料使用，其對系爭商標辨識能力應較一般人為強。
３、原告之經理人丙○○先後為鉦立公司、全日欣公司之經理，為原告所自承，且衡諸原告異議答辯理由書中對參加人在國內自平式水泥市場銷售情形之瞭解、鉦立公司負責人所提證明書及八十七年度偵字第二一四六九號台灣板橋地方法院檢察署檢察官起訴書等情，原告應無不知參加人「MAPEI」商標存在之理，是系爭商標之申請註冊，並指定使用於水泥、舖牆用灰泥、防水砂漿商品，自有商標法第三十七條第十四款前段規定之適用。被告已准予參加人對「MAPEI」商標申請註冊，雖該商標註冊之申請，在本件異議成立時尚未核准，惟商標法第三十七條第十四款之構成要件為「他人先使用」，並不限於須他人取得註冊專用權始可，故該法條但書規定所指「他人」，於本件係指參加人而言，自無以第三人鉦立公司之同意作為系爭商標應准註冊之論據。另參加人並無申請系爭商標註冊，該商標係由鉦立公司申請註冊，而鉦立公司之註冊第五五○一八三號「馬貝」商標，有違法註冊之情事，經被告中台評字第八八○一九五號商標評定書認定自始即為無效，原告所訴自不足採。
丙、參加人之陳述：
１、「馬貝」及「MAPEI」均是表彰參加人之產品：
（一）參加人為自平式水泥、磁磚黏著劑、填縫劑等化學建築建材商品之製造商，外文「MAPEI」係參加人名稱之特取部分及最先使用於所產製之各式磁磚黏著劑、水泥黏著劑等商品之商標。義大利之總公司及在全球各地設有十三個分支機構拓展業務，並加強對亞洲華語地區消費者之服務，參加人於新加坡設立馬貝遠東私人有限公司，負責經營包括台灣、新加坡、大陸等亞洲地區之業務。參加人之商品早於七十九年起，先後透過鉦立公司、全日欣公司代理進口至國內市場銷售，迄今已有十餘年。此外，於原告系爭商標申請日八十七年四月三日之前，根據參加人之中文商品型錄、八十一年七月十二日經濟日報新聞稿、八十一年五月八日一九九二年第四屆港都住的展覽邀請函、八十一年五月二十一日經濟日報新聞稿、八十五年六月二十七日經濟日報廣告、八十五年七月三十日經濟日報廣告、八十五年七月九日經濟日報廣告、八十二年六月二十三日工商時報新聞稿、八十年十一月二十日經濟日報廣告、八十三年十二月十四日經濟日報廣告等相關宣傳資料，除早已標示外文「MAPEI」外，更標有中文「馬貝」、義大利原裝進口、鉦立公司總代理義大利馬貝（MAPEI）公司磁磚填縫劑商品、水泥黏劑專業廠商馬貝（MAPEI）．．．等字樣，均足證「馬貝」商標係參加人首創使用於自平式水泥等商品上。
（二）「馬貝」商標之信譽為消費大眾所普遍認知，乃參加人努力之成果：參加人之中文公司名稱特取部分即為「馬貝」，且其商品自七十九年行銷國內市場以來（早於系爭商標申請日），相關之報章媒體報導、廣告均係以「MAPEI」或「MAPEI馬貝」商品稱之。縱參加人結束與鉦立公司之代理關係後，於八十七年五月六日工商時報仍刊載有「全日欣興業有限公司總代理世界知名品牌—馬貝（MAPEI）黏著劑．．．」等文字。是以，「MAPEI」或「MAPEI馬貝」實係表彰參加人所產製之商品標章，堪為同業及相關消費者所知悉，應係得以肯認之事實。縱如原告所言，參加人及原告之自平式水泥等建築材料商品，其購買人大多為建築業者，對系爭商標之識別能力應較一般消費者為強云云。惟如前所述，參加人所產製之「MAPEI」商品自七十九年行銷台灣市場以來，經過長達十年以上之廣告及報導，「馬貝（MAPEI）」商標已堪認定為著名商標，消費者對「馬貝」商標之認識，實與參加人所產製之「MAPEI」產品緊密結合，而為表彰來自參加人公司之產品。
（三）依一般社會經驗法則，國內廠商進口外國製造商之貨品而為經銷商時，為促銷產品均會投注相當財力、物力予以宣傳、廣告，經過一段期間後，若該產品銷售成功，該產品即有所謂附加價值存在，除有特別約定外，此種附加價值均隨著產品本身而歸屬製造商，此亦為經銷廠商所得預見，此可參最高行政法院八十九年度判字第三八三○號判決書所載。就本件而言，任何代理商或經銷商（鉦立公司或全日欣公司）均不得因曾經代理或經銷參加人之「MAPEI」或「MAPEI 馬貝」商品，而就「MAPEI」或「馬貝」取得任何權益。故原告主張「馬貝」為鉦立公司之商標，實有繆誤。
２、系爭商標之審定，顯然有違商標法第三十七條第十四款之規定，依法應不得申請註冊：
（一）系爭商標與參加人據以異議之「MAPEI」及「馬貝」商標，確屬近似之商標：系爭商標圖樣為單純之中文「馬貝」二字，與參加人據以異議之「MAPEI」英文商標相較，二者中、外讀音混同，於連貫交易唱呼之際，實有致消費者產生混同誤認之虞，復採上下、平行並列或相鄰排列之方式，依一般社會通念，顯予消費者聯想二者為一體、係表彰參加人所產製商品之印象，是以，「MAPEI」及「馬貝」所表彰之商品及信譽，於系爭商標八十七年四月三日申請註冊前，實已為同業業者及商品購買人所知悉，確屬近似之商標。再者，「馬貝」係表彰參加人產品之中文名稱，已如前述，系爭商標更是襲用該中文名稱。
（二）原告訴稱「關係人公司（即參加人）及原告公司之產品雖均為自平式水泥等建築材料，但由於該等材料係專門銷售予建築業者，該等購買者對建材製造來源、產品成份等均知之甚詳，因之，以該等購買者之注意能力，．．．兩者屬不同之產品等事應具有相當之判斷能力，而無發生誤認混淆之虞。」云云，顯係飾詞狡辯。按商標法施行細則第十五條第一項之規定，一般商品購買人，僅需負普通所用之注意義務即為已足。況如前述，「馬貝」商標係參加人首創使用於自平式水泥等商品，系爭商標係襲用參加人之「馬貝」商標，與參加人之商標完全相同，不論一般商品購買人之注意義務高低，系爭商標與參加人據以異議之「MAPEI」及「馬貝」商標確有致混同誤認之虞。
（三）系爭商標與據以異議商標所使用商品，為同一商品或類似商品：系爭商標指定使用於「水泥」等商品，參加人據以異議商標係使用於「自平式水泥」等商品，依被告八十九年十二月編印之商品及服務類似群組參考資料、一般社會通念、市場交易情形、並參酌該商品之原材料、用途、功能、產製者、行銷管道及場所或買受人等相關因素，二者確為類似商品。
（四）原告因與參加人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，而知悉參加人據以異議商標之存在：
⑴原告之實際負責人丙○○以仿冒品充當真品，涉嫌違反公平交易法等案，經台
灣板橋地方法院檢察署於八十八年三月二十九日以八十七年度偵字第二一四六九號起訴在案。由該起訴書足證原告因業務往來或其他關係而知悉參加人據以異議商標之存在，茲摘述該起訴書中認定之重要事實如下，以資佐證：
①丙○○係．．．世呈公司實際負責人，於八十六年底（早於系爭商標申請日
）與利晉工程股份有限公司（下稱利晉公司）簽立聯發紡織竹北廠新建工程建材買賣契約，明知利晉公司指定購買馬貝（MAPEI）自平水泥，且馬貝水泥包裝乃相關大眾共知之水泥包裝，竟意圖為自己不法所有，交付利晉公司足以與真品混淆，並標示不實原產國義大利米蘭之仿冒馬貝水泥約七千包．
．．。
②被告（即本件之原告）於偵查中僅能提出約七百二十包購自全日欣公司真品
之證明，餘則．．．顯然無法提出水泥來源之合理解釋，況根據鑑定報告及包裝比對結果，被告提供之水泥確非馬貝水泥真品，．．．。核被告丙○○所為，係犯刑法第三百三十九條第一項詐欺取財罪、第二百五十五條第二項販賣虛偽標記商品罪、公平交易法第二十條第一項第一款應依同法第三十五條處罰之罪。
⑵原告實際負責人丙○○在名片上擅自印製「馬貝」中英文字樣，可參參加人八
十八年六月二十三日商標異議補充理由書之名片影本。甚者，原告更假冒其為參加人在台之代理經銷商身份，從事仿冒「MAPEI」馬貝公司產品之行為，經參加人之關係企業馬貝遠東公司及代理商全日欣公司發現，而於八十七年五月六日在工商時報上刊登聲明啟事，以敬告所有同業，此亦可參酌參加人八十八年六月二十三日商標異議補充理由書聲明啟事影本。以上，足證原告因契約及業務往來等關係而知悉參加人著名之「MAPEI」及「馬貝」中英文商標。
⑶觀諸原告與丙○○於板橋地方法院八十八年度易字第二三七六號案件之答辯狀
中，均將參加人之「MAPEI」產品稱之為中文之「馬貝」，是原告實際負責人丙○○既然長期從事參加人產品之在台經銷業務，又早將參加人之「MAPEI 」產品稱之為「馬貝」，則其再三述稱「MAPEI」與中文譯音之「馬貝」係自始無關且為自行創設之商標，其主張顯有矛盾，實不足取。
⑷原告之總經理丙○○，曾擔任參加人在台代理商鉦立公司業務經理，就前述之
「MAPEI」、「馬貝」表彰參加人所產製之自平式水泥、磁磚專用黏劑、填縫劑等商品已為消費者認知之情事，知之甚詳，並無爭執，而其為實際負責原告公司業務運作及經營之人，因此，原告以「馬貝」二字作為系爭商標之圖樣，指定使用於性質相同之防水砂漿、舖牆用灰泥、水泥商品，客觀上實有襲用之情事，凡此，有參加人於異議階段所檢送之商品型錄、行銷發票、報章新聞廣告、名片等證據資料影本可稽。是以，原告知悉他人商標存在，仍以相同之文字作為本件審定第八五○三八九號「馬貝」商標之圖樣申請註冊，指定使用於性質相同之防水砂漿、舖牆用灰泥、水泥商品，復未取得參加人之同意，自有違商標法第三十七條第十四款之規定。
（五）商標法第三十七條第十四款但書規定所指「他人」，於本件係指參加人，並非第三人鉦立公司：「馬貝」係參加人先使用於「自平式水泥」之中文商標，前揭商品型錄、報章新聞廣告等，在在顯示消費者及建築業界明確知悉「馬貝」為表彰參加人商品之標章，是該法條所稱之「他人」，應指首先使用「MAPEI（馬貝）」商標之參加人，鉦立公司既無首先使用「馬貝」商標之合法權源，原告主張該法條所稱之「他人」，係參加人之前代理商鉦立公司，實屬錯誤。
３、原告所提台灣板橋地方法院刑事判決無罪部分，僅係認定原告為單純使用商標，對仿冒水泥情事並無關連，對此，參加人已提起上訴，惟與本案論斷並無直接關涉。本件爭執點為商標法第三十七條第十四款，即系爭商標是否相同或近似於他人之商標，鈞院應不受該判決之拘束。又刑事案件審理時，原告陳述參加人之商品均以「馬貝」稱之，顯已自承「馬貝」為原告專用之商標。又鉦立公司申請註冊之系爭商標已遭被告撤銷，應無法合法轉讓給原告承接使用，縱如原告所述，於遭撤銷前轉讓，惟該商標既因異議程序遭撤銷，原告自無取得系爭商標之合法權源。
４、由上述事實可知，身為同業之原告明確認識「MAPEI」乃參加人之商標，且業界、一般消費大眾及媒體業者均以「MAPEI」之音譯中文「馬貝」直接稱呼參加人所產銷之「MAPEI」自平式水泥及磁磚黏著劑等系列商品。詎料，原告竟擅自將「MAPEI」商標之音譯中文「馬貝」搶先在台灣申請註冊，顯違商標法及商業上公平競爭原則。核原告之行為，顯有使一般商品購買人誤信標有系爭商標之商品係參加人所產製，有致公眾誤購之虞。系爭商標顯違商標審定當時商標法第三十七條第十四款之規定，依法應不得申請註冊，又審定聯合第八五○三九九號「馬貝–UL」商標為系爭商標之聯合商標，依同法施行細則第十六條第四項之規定，應予一併撤銷。本件原告之訴應予駁回。
理 由
一、本件原告經合法通知，未於言詞辯論期日到場，核無行政訴訟法第二百十八條準用民事訴訟法第三百八十六條各款所列情形，因依被告之聲請，由其一造辯論而為判決。
二、查參加人係以「馬貝」商標有違商標法第三十七條第六款、第七款及第十四款之規定，對之提出異議，並請求依商標法施行細則第十六條第四項規定，一併撤銷「馬貝-UL」聯合商標。案經被告依商標法第三十七條第十四款及同法施行細則第十六條第四項規定，為「第00000000號『馬貝』創設商標之審定應予撤銷。其聯合第00000000號商標之審定應一併撤銷。」之處分，至「馬貝」商標是否尚有違反商標法第三十七條第六款、第七款之規定，並不在原處分審究之範圍，則本件行政訴訟自無庸論究商標法第三十七條第六款、第七款規定部分，合先敘明。
三、按商標圖樣相同或近似於他人先使用於同一商品或類似商品之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者，不得申請註冊，為商標法第三十七條第十四款前段所規定。又正商標撤銷或無效者，其聯合商標及防護商標應一併撤銷，復為同法施行細則第十六條第四項前段定有明文。復按，商標圖樣之近似，以具有普通知識經驗之購買人，於購買時施以普通所用之注意，有無混同誤認之虞判斷之；類似商品，應依一般社會通念，市場交易情形，並參酌該商品之原材料、用途、功能、產製者、行銷管道及場所或買受人等各種相關因素判斷之；同法施行細則第十五條第一項、第二項亦有明文。又商標在外觀、觀念或讀音方面有一近似者，即為近似之商標；商標圖樣上之中文與外文讀音相同或相似，有混同誤認之虞者，應屬讀音近似之商標；亦為被告「商標近似審查基準」第一點及第四（三）點所規定。
四、本件參加人為自平式水泥、磁磚黏著劑、填縫劑等化學建築商品之製造商，外文「MAPEI」為其公司名稱之特取部分，參加人並取得「MAPEI」之商標註冊權，有參加人提出之義大利商標局核發之義大利「MAPEI」商標註冊證明及「MAPEI」商標之國際註冊證明附於本院卷可按，而中文「馬貝」亦係先使用於參加人所產製之各式磁磚黏著劑、水泥黏著劑等商品，參加人除義大利之總公司、全球十三個分公司以及新加坡馬貝遠東私人有限公司拓展業務外，其商品亦早於七十九年起，先後透過我國鉦立公司、全日欣公司代理進口至國內市場銷售，此外，其商品亦經由發行中、外文商品型錄、報章雜誌新聞廣告等廣為宣傳促銷，前述相關宣傳資料上，除該外文「MAPEI」外，亦同時標示有中文「馬貝」、義大利原裝進口、鉦立公司總代理義大利馬貝（MAPEI）公司磁磚專用黏劑填縫劑商品．．．
等字樣，衡酌原告實際業務運作之總經理丙○○曾先後擔任參加人在台代理商鉦立公司、全日欣公司之業務經理，有丙○○之勞工保險卡為憑，且其印製之名片，上載「MAPEI 馬貝 磁磚粘劑 填縫劑 化學性合成建材 世呈實業有限公司 全日欣興業有限公司 經理丙○○」「MAPEI馬貝建材 自平式水泥．．．
」「鉦立股份有限公司 MAPEI馬貝建材系列：自平式水泥、磁磚黏劑．．．經理丙○○」等字樣，是原告就前述之「MAPEI」、「馬貝」表彰於參加人所產製之磁磚專用黏劑、填縫劑等商品，難謂諉為不知。上開各情，有中、外文商品型錄、參加人與鉦立公司間自七十九年起往來信函、發票、報章雜誌新聞廣告、原告總經理丙○○擔任鉦立公司及全日欣公司經理之名片及勞工保險卡等影本附於原處分卷可稽。從而，本件原告知悉他人商標之存在，卻仍以讀音相同或相似之文字，作為系爭商標之圖樣申請註冊，指定使用於性質類似之水泥、舖牆用灰泥、防水砂漿商品，復未取得參加人之同意，自有前揭商標法第三十七條第十四款前段規定之適用，應撤銷系爭「馬貝」商標之審定，又系爭第00000000號「馬貝-UL」聯合商標之審定，因其正商標被撤銷而失所附麗，依據同法施行細則第十六條第四項前段之規定，自應一併予以撤銷。
五、經查，原告對其公司經理人丙○○知悉參加人及其代理商鉦立公司、全日欣公司以「MAPEI」、「MAPEI馬貝」商標先使用於自平式水泥、磁磚專用黏劑、填縫劑商品一節，並不爭執，惟訴稱中文「馬貝」當初係鉦立公司所自行創設並申請註冊之中文商標，並非參加人慣用於其產品包裝或宣傳廣告上之產品名稱或商標，且鉦立公司於八十六年十一月底結束與參加人之代理關係後，參加人及其嗣後之代理商佑明公司均未再使用由鉦立公司自行創設之「馬貝」商標，且其係於取得鉦立公司同意後，始向被告申請註冊，依商標法第三十七條第十四款但書規定，自屬適法云云。姑不論本件參加人之前代理商鉦立公司同時使用中文「馬貝」及外文「MAPEI」，表彰於參加人所產製之商品，是否可視為參加人之商標使用。
商標法第三十七條第十四款係規定「相同或『近似』於他人先使用於同一商品或類似商品之商標」，則系爭商標圖樣為單純中文「馬」「貝」二字，與參加人先使用於自平式水泥、磁磚專用黏劑、填縫劑商品之「MAPEI」商標圖樣之外文「MAPEI」相較，兩者中、外文讀音混同，於連貫唱呼之際，難謂無使具有普通知識經驗之購買人，於購買時施以普通所用之注意，仍產生混同誤認之虞，應屬近似之商標。再者，系爭「馬貝」商標指定使用於水泥等商品，核與參加人使用於「自平式水泥」相較，依一般社會通念、市場交易情形，並參酌該商品之原材料、用途、功能、產製者、行銷管道及場所或買受人等相關因素，二者應為類似商品。復衡諸原告所自承其經理人丙○○先後為鉦立公司、全日欣公司之經理，及原處分卷附原告異議答辯書中對參加人在國內自平式水泥市場銷售情形之瞭解等情，原告藉由前述關係，應知悉參加人「MAPEI」商標存在之理，是系爭「馬貝」商標之申請註冊，並指定使用於水泥、舖牆用灰泥、防水砂漿商品，自有商標法第三十七條第十四款前段規定之適用。又商標法第三十七條第十四款但書規定所指「他人」，於本件係指參加人而言，自無以第三人鉦立公司之同意作為系爭商標應准註冊之論據，況鉦立公司八十一年二月一日註冊第00000000號「馬貝」商標，復經被告依註冊時商標法第三十七條第一項第六款之規定，評決其註冊為無效業已確定在案，自亦無從執鉦立公司之同意為系爭「馬貝」商標應准註冊之論據。
六、綜上，被告所為「第00000000號『馬貝』創設商標之審定應予撤銷。其聯合第00000000號商標之審定應一併撤銷。」之處分，徵諸前開規定，洵無違誤，訴願決定予以維持，亦無不合。原告復執前詞聲明撤銷，為無理由，應予駁回。
據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第九十八條第三項前段、第二百十八條、民事訴訟法第三百八十五條第一項前段，判決如主文。
中 華 民 國 九十 年 五 月 十七 日
臺 北 高 等 行 政 法 院 第 三 庭
審 判 長 法 官 徐瑞晃
法 官 李得灶法 官 曹瑞卿右為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後二十日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後二十日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中 華 民 國 九十 年 五 月 十七 日
書記官 方偉皓