臺北高等行政法院判決 八十九年度訴字第八五四號
原 告 台灣德積食品股份有限公司代 表 人 甲○○董事長訴訟代理人 乙○○律師
己○○律師右 一 人複 代理人 林傳源律師被 告 經濟部智慧財產局代 表 人 陳明邦（局長）訴訟代理人 丙○○
戊○○
參 加 人 美商‧美國口味炸雞公司（AFC Enterprises,Inc.）代 表 人 麗莎‧潘得‧摩訴訟代理人 黃慶源律師
陳彥希律師林秋琴律師右 一 人複 代理人 丁○○律師右當事人間因商標異議事件，原告不服經濟部中華民國八十九年六月二十八日經（八九）訴字第八九○八七六五二號訴願決定，提起行政訴訟。本院判決如左：
主 文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事 實緣參加人於民國（下同）八十六年十二月八日以「德州炸雞」商標圖樣，指定使用於當時商標法施行細則第四十九條所定商品及服務分類表第二十九類之家禽肉、炸雞商品，向被告（原經濟部中央標準局）申請註冊，經被告核准列為審定第00000000號商標（下稱系爭商標）。嗣原告以該審定商標有違商標法第三十六條規定，對之提出異議，經被告審查，以八十九年三月二十七日中台異字第Ｇ00000000號商標異議審定書為異議不成立之處分。原告不服，提起訴願遭駁回，遂向本院提起行政訴訟。本院因認本件撤銷訴訟之結果，美商‧美國口味炸雞公司之權利或法律上利益將受損害，乃依行政訴訟法第四十二條第一項規定，依職權裁定命美商‧美國口味炸雞公司獨立參加訴訟。茲摘敘兩造及參加人訴辯意旨如次：
甲、原告方面：
一、聲明：求為判決
１、訴願決定及原處分均撤銷。
２、被告就審定第八七四四四三號「德州炸雞」商標應為撤銷之處分。
３、訴訟費用由被告負擔。
二、陳述：
１、經濟部所頒行之「商標圖樣近似審查要點」第四項規定：為商標圖樣近似之審查時，除應總括圖樣各部分為通體觀察外，並應就商標圖樣主要部分加以觀察。所謂「主要部分」，係指對商標整體印象有決定性之部分，最高行政法院歷來對此闡釋甚詳，迭著判例，如行政法院（現改制為最高行政法院）二十八年度判字第二十一號、三十三號、四十九年度判字第三號等，而五十四年度判字第一一五號判決理由略謂：「本院二十六年度判字第四十八號判例所謂『商標是否近似，應總括其全部隔離的觀察，認定其有無混同誤認之虞』云云，當以兩個商標圖形文字，無可能分別為主要部分與附屬部分之情形為限，始有其適用．．．」即在說明此點。故商標近似之判斷，雖以整體觀察為原則，惟若得將商標區分主要部分與附屬部分，仍須就特易引人注意、對識別他我商標以做為選購商品依據具有一定影響力的部分兩相比較，視其有無引起消費者的混淆而定。另外「商標近似審查基準」第三點對此種判斷方法亦有所提及：商標圖樣上中文之主要部分文字相同，其外觀有混同誤認之虞者，為近似之商標。
２、按商標之目的，既在表彰商品，而銷售之對象則為一般消費大眾，故註冊使用商標者所為之商標設計宣傳以及商品品質改良等行為，均在使消費者認識其商標、選購其商品，最重要的功能之一即在使相關大眾可藉由區分不同的商標，進而獲得充分、完整且正確的資訊以從事理性的消費行為。是以商標做為消費者所得信賴及選擇商品時之重要指標，則消費者有否因兩商標併存而受混淆誤認，自為一項判斷重點。今系爭商標以如此相近的圖樣申請註冊，且均指定於同一商品上，以此種日常食品之消費者於購買時施以較低的注意力來論，若令兩造商標併存，自有使人誤認其為同一系列商標而認其所表彰商品來自相同來源之虞，系爭商標之獲准審定自屬違法不當。是以，系爭商標實有使一般消費者望之即與據以異議商標產生聯想，而有致公眾誤信之虞，有違商標法第三十六條之規定。
３、系爭商標之申請日（八十六年十二月八日）較據以異議商標之申請日（八十六年四月二十一日）為晚，復指定使用於同一之炸雞等商品，其有商標法第三十六條規定之適用，至為明確。惟被告囿於成見，僅以「其中『德州』係一般國人對美國德克薩斯州之簡稱，而中文『炸雞』與『德積』差異甚大，兩商標圖樣予人寓目印象區別顯然，讀音復可區辨」云云，為系爭商標之違法事實卸責搪塞，實難令人甘服。況系爭商標圖樣上之「炸雞」二字，既為指定商品之說明文字，且經參加人聲明不在專用之列，一般商品購買人自不致將注意焦點放置於此，自屬一不具商標識別性之文字，原不得作為商標近似與否之論據。是被告以之與據以異議商標圖樣上之「德積」相較，進而認定二商標不近似，其審事取法，已屬違誤。判斷兩商標是否構成近似，應從觀念、讀音、文字上加以判斷，按系爭商標「德州炸雞」與據以異議商標「德州德積」，其商標文字中有三個字的讀音相同，且商標的前兩個文字均係「德州」，原告主張兩者商標構成近似，應有商標法第三十六條之適用。退萬步言，「德州」既係美國德克薩斯州之簡稱，為一地名，指定使用於炸雞等商品，自有使公眾對其商品之來源地及商品性質產生混淆誤認之虞。亦即系爭商標圖樣以或告知或暗示的手法表達，消費者極易以為其產品係自美國德州所進口，顯然足以認定「德州」為系爭商標之主要部分，與據以異議商標係單純的中文「德州德積」相較，不僅主要部分相同，排列方式復由左至右，謂兩者屬近似商標，實至確鑿。觀諸系爭商標圖樣，「德州」部分係一地名，已有不得註冊之違法事由；「炸雞」二字復為指定之商品名稱，其整體自不具商標特別顯著性，無法供消費者藉以與他人之商品相區別，其有商標法第五條第一項、第三十七條第六款規定之違法，自應不准註冊。類此案情，參酌被告前就原告相同或類似之商標申請案所為之認定益明：
（一）就申請案號第00000000號「德州」商標註冊申請案所發核駁理由先行通知書函，審認「德州」係地名，指定使用於炸雞、炸薯條、果醬等商品，有使公眾對其商品之來源地產生混淆誤認之虞，有違反商標法第三十七條第六款規定之嫌。
（二）就申請案號第00000000號「德積德州」商標註冊申請案所發核駁理由先行通知書函，審認「德州」係地名，有使公眾對其商品之出產地產生混淆誤認之虞，有違反商標法第三十七條第六款規定之嫌。
（三）就申請案號第00000000號「德州」商標註冊申請案所發核駁理由先行通知書函，審認「德州」為美國南部州名，指定使用於玩具等商品，有使公眾誤認誤信其商品之產地，有違反商標法第三十七條第六款規定之嫌。
（四）就申請案號第00000000號「美國小鬥士德州炸雞及圖」商標註冊申請案所發核駁理由先行通知書函，審認「美國德州炸雞」雖聲明不請求專用，惟不符商標法施行細則第二十八條第一項之規定，有使一般商品購買人誤信誤認商品產地及商品性質之虞，有違反商標法第三十七條第六款規定之嫌。
（五）第二五○五四○號商標核駁審定書審認：本件商標圖樣上之中文「德州」為美國一州名，以之作為商標指定使用於漢堡、麵包等商品，將有使一般消費者對其商品之產地產生混淆誤認之虞，依商標法第三十七條第六款規定予以核駁。
惟被告獨核准參加人以既不具商標顯著性、又有商標法第三十七條第六款違法之系爭商標申請，實有違平等原則及歷來之行政審查慣例，而難謂適法。且縱認系爭商標與據以異議商標不構成近似，惟「德州」若在商標權專用範圍之列，因系爭商標名稱與商品原產地不一致，本質上確有使消費者產生混淆、誤認之虞。
４、世界貿易組織（WTO）「與貿易有關的智慧財產權協定」（下稱TRIPS）第三節關於產地標示之保護乙節，第二十二條第三項明文：商標與非其商品原產地之產地標示結合或構成，且在某一會員國內使用含該標示之商標於所述商品，本質上將造成公眾誤認其實際產地者；該會員應依法定職權，或利害關係人之申請，不准此等商標之註冊或評定其註冊無效。系爭商標圖樣中，「德州」為美國南部州名，指定使用於炸雞商品，自有使一般消費者誤認誤信其商品係來自美國德州，依前開TRIPS之規定，其本質上已造成公眾誤認其實際產地，故被告應依商標法第三十七條第六款之規定，將系爭商標申請案予以核駁。矧依被告向來之審查結果，不論對「德州」、「德積德州」、「美國小鬥士德州炸雞」等，均以違反商標法第三十七條第六款之規定予以核駁，於系爭商標自當同為處理，予以核駁，尤以系爭商標圖樣「德州炸雞」中之「炸雞」並不在專用之列，更無核准之理。
５、按商標異議之審查、評定係採職權主義，原審查機關或訴願機關審查發現申請註冊商標違反商標法之規定，特別是商標法第五條、第三十六條及第三十七條各款，應撤銷原審定或自行提起評定其註冊為無效，然實務上訴願機關卻經常採職權主義，認應以異議人所主張法條所拘束，其見解殊非適法。為糾正實務上被告對商標異議事件採辯論主義之謬誤，行政法院近例認為「對審定商標有利害關係之人，提出異議，祇須將其據以異議之基礎事實提出，即為合法，並不以將其所違反之法條一併列出為必要」，主管機關「對於商標異議事件，關於原審定有無違法情事，以及法條之適用，自應於利害關係人所提出據以異議之基礎事實同一之範圍內，依職權予以適用，以為審定，並不受利害關係人所引法條之拘束。」此為行政法院（現改制為最高行政法院）七十七年度判字第八五一號等判決所明示。此外，於刑事訴訟法亦有類似之規定，刑事法院審究結果，若認為檢察官引用法條錯誤，法院得於起訴之基礎事實上變更適用法條，此為該法第三百條所規定。觀諸商標異議事件，如不以異議人所提之基礎事實同一範圍內為全盤考量，而限制其主張之違反法條，若法條款項引用錯誤，主管機關即予駁回，豈非對一般人民引用法條之準確程度要求超過檢察官，殊非合理，我國行政法學者吳庚對於商標異議事件悖於法理採辯論主義之見解亦多有批評，尤可證明斤斤於異議人主張法條之不當，準此，前揭行政法院之判決意旨，於審理商標異議事件時應繼續延用，殆無疑義。
６、系爭商標之申請註冊不僅有商標法第三十六條之適用，細究其基礎事實，亦該當同法第五條第一項與第三十七條第六款之構成要件，原告前於異議書中，雖未將商標法第五條第一項、第三十七條第六款與主張法條並列，惟基於前述行政法院判決，據以異議基礎事實之同一範圍內，皆為主管機關本於職權所應調查者。被告雖未就該等條款予以論究，然鈞院依職權就同一事實範圍內全面審核後，如認系爭商標有該等條款違法情事，得不受所引法條拘束，變更引用法條予以判決，正符前述判決意旨與訴訟法理，本件足認系爭商標有違商標法第五條第一項、第三十六條、第三十七條第六款之規定。
７、參加人主張原告係於起訴後始主張商標法第三十七條第六款之規定，於異議、訴願程序並未提出，非原處分之審查範圍，為參加人之程序利益，鈞院亦毋庸予以裁判云云。惟商標法不僅保護商標專用權，同時亦應保障消費大眾之利益，此觀商標法第一條自明，因此商標之異議權，於八十二年修正時，即將對商標有利害關係之人始得提出異議之限制廢除，改採公眾審查，足見商標法重視公益之色彩濃厚，除了保障私人的商標專用權，也兼顧消費者的利益，此即違反商標法是公訴罪，違反專利法的刑事責任是告訴乃論罪之原因所在。次依商標法第四十七條規定，提出異議並不需載明法條，只需載明事實及理由即可，故主管機關當依職權全面審查審定商標有無違反商標法之規定，而不以異議人所舉之法條或事實理由為限。此觀同法第五十二條第二項針對已註冊之商標若有違同法第五條、第三十一條第五項、第三十六條、第三十七條第一項第一款至第十款．．．商標審查員尚得主動提請評定其註冊無效，因此，解釋上於異議程序，審查員自應依職權全面審查審定商標是否具有顯著性及有無商標法所規定之法定不得註冊之原因。再依同法第四十八條準用第三十九條、第四十條之規定，對於異議之審查應重新指定審查員審查，既為重新審查，則該被重新指定之審查員，自應如同法第四十三條之規定，如同對申請註冊之商標為相同之全面審查，於審核後認不合法，應為異議成立之處分，而非拘泥於原告（即異議人）所引之法條或事實理由。
８、參加人所謂有損其程序利益之說法亦無根據，蓋被告於異議審查時，得將其審定商標有違商標法第三十七條第六款之規定予以通知請其答辯，與原告是否引法條無關。且異議程序非採辯論主義，參加人之程序利益並非原告所需注意。由此更突顯出被告審查之不當、違法與疏忽。被告既明知系爭商標明顯有違商標法第三十七條第六款之規定，卻仍為異議不成立之審定，原處分顯然違法。蓋本件撤銷訴訟之訴訟標的，乃原告對行政處分違法並損其權利之主張，並非行政處分本身，亦非商標異議之申請，是以對之為實體上之裁判，絕非訴外裁判。再者，依訴訟經濟及紛爭一次解決之訴訟法理來考量，若鈞院對系爭商標有無違商標法第三十七條第六款之規定無權、無法審理，則勢必原告要另行依同法第五十一條提起評定，屆時被告依其相關之審查結果為評定成立，撤銷系爭商標之審定，參加人又依序提出訴願、行政訴訟，同一事件竟又耗費二次行政資源、二次司法資源，豈非浪費？職是，依訴訟經濟及紛爭一次解決法理，於本件撤銷訴訟，對原告提出系爭商標違反商標法第三十七條第六款規定之爭點，應予以斟酌審理。
９、舊的行政法見解雖認為於異議中未主張的法條就不可以於行政訴訟程序中提出，但亦有新進行政訴訟法之學者提出批評，益證原告之主張並非無據。按本件商標異議事件之訴訟標的並非原告所援引的法條依據，訴訟標的乃是針對被告之行政處分，原告主張原處分違法，所援引法律依據僅屬攻擊防禦之方法，對訴訟標的並無影響，應准提出新的攻擊防禦方法。
、參照鈞院八十九年度訴字第一三九一號判決，有關「taiwan.com」商標，其中「taiwan」也是地名，該判決見解亦認為會使公眾對商品產地產生混淆誤認，而否准註冊。故原告主張本件「德州炸雞」應有商標法第三十七條第六款之適用，不得申請註冊。
乙、被告方面：
一、聲明：求為判決駁回原告之訴，訴訟費用由原告負擔。
二、陳述：
１、系爭商標圖樣，其中「炸雞」部分，雖經參加人依商標法施行細則第二十八條第一項規定，聲明不在專用之列，然於比較系爭商標圖樣，與原告申請在先之據以異議商標圖樣是否構成相同或近似時，依同法第二項之規定，仍應以整體圖樣為準，因單純「德州」或是「炸雞」均是無法核准註冊的，系爭商標「德州炸雞」是一個整體商標圖樣，不能加以分割，亦即不能以主要部分觀察法加以判斷，應以整體觀察法加以認定。是就系爭商標圖樣與申請在先之據以異議商標圖樣，整體相較，兩者雖均由四個中文字所組成，惟其中「德州」係一般國人對美國德克薩斯州之簡稱，不具獨創性，而中文「炸雞」與「德積」差異甚大，兩商標圖樣予人寓目印象區別顯然，讀音復可區辨，異時異地隔離觀察，難謂有致一般商品購買人產生混淆誤認之虞，非屬近似之商標，自無商標法第三十六條、同法施行細則第十五條第一項、第二十八條規定之適用。是以，被告以兩商標非屬近似，所為異議不成立之處分，並無不合。
２、至原告所舉系爭商標之審定有違商標法第五條、第三十七條第六款規定云云，核非本案原處分之內容範圍，自不得於此行政訴訟程序中論究。原告所稱行政法院（現改制為最高行政法院）七十七年度判字第八五一號判決，是商標法第三十六條變更為同法第三十七條第一項第十二款，係以同一基礎事實為前提，與本件情形有別。
丙、參加人之陳述：
１、按商標法施行細則第二十八條第一項之規定，判斷商標近似與否，除應以具有普通知識經驗之一般商品購買人，於購買時施以普通所用之注意，以認定有無混同誤認之虞外，亦應遵循商標法施行細則第二十八條第二項之規定。
２、系爭商標之整體圖樣為「德州炸雞」，雖「炸雞」部分，業經參加人聲明不在專用之列，然於比較系爭商標圖樣是否與據以異議商標圖樣構成近似時，應遵循首揭規定，亦即應以「德州炸雞」與「德州德積」二者之整體圖樣相比較。觀諸各該商標圖樣，雖系爭商標與據以異議商標皆同由四個中文字所組成，然二者分別顯然，不致令一般消費者混淆誤認，應不構成近似。系爭商標圖樣係純粹文字商標，故無主要部分與附屬部分之區別。然原告曲解法文，指稱系爭商標，經部分放棄專用權後，其主要部分為「德州」，故二者商標近似云云，此乃原告扭曲近似商標判斷準則，實不足採。綜上，系爭商標與據以異議商標，無論讀音、外觀皆分別顯然，非屬近似商標，應無商標法第三十六條適用之餘地。本件原告提出異議之法條依據為商標法第三十六條，即商標是否構成相同或近似，參加人主張不應僅以商標之文字、讀音或外觀上來判斷，重點在於有無致公眾混淆誤認之虞。系爭「德州炸雞」商標在市場上已使用十餘年，申請商標註冊前亦有使用之事實，故消費者一看到「德州炸雞」之商標，並不會聯想到原告據以異議商標「德州德積」，因據以異議商標「德州德積」是一新的商標，之前並沒有使用之事實，故並無致消費者產生混淆誤認之虞。
３、事實上，參加人乃全球知名之美國小騎士德州炸雞連鎖餐廳企業集團，其經營管理模式，早已成為同業間之佼佼者。參加人德州炸雞商品之發源地確係來自德州（自一九五二年起），此為系爭商標表彰商品來源之依據。而早自七十五年起，參加人即授權原告為其在台之授權使用人，使用系爭商標近十年。惟自一九九五年十月起原告未給付權利金，故雙方至一九九六年六月七日契約終止。原告於被授權期間，亦大量使用與系爭商標幾近一致之「美國 德州炸雞」之商標＼標章，用以表彰其所販賣之速食商品與所經營之「美國小騎士德州炸雞」速食餐飲之服務：
（一）原告既因與參加人間有契約及業務往來之關係，而明知參加人之系爭「德州炸雞」為一著名商標＼標章，並足令中華民國之一般消費者認識其商品來源，竟意圖欺瞞消費大眾，遂行不公平競爭之目的，以自認為自創而實係剽竊自參加人商標之「德州德積」搶先申請註冊。嗣後，又依商標法第三十六條規定，對「德州炸雞」提出異議。對此參加人深不以為然。蓋原則上先申請者固得先註冊，然同法第三十七條第一項（據以異議商標註冊時之規定）所規定之商標不得註冊之情形，當然排除第三十六條之原則規定，依據以異議商標註冊時之第三十七條第一項第七款規定，商標圖樣襲用他人之商標或標章，有致公眾誤信之虞者，不得申請註冊。所謂「襲用他人之商標或標章有致公眾誤信之虞」，係指商標本身相同或近似於他人之商標或標章，有使一般消費者誤信其所提供之服務來源或營業主體之虞而言。又本款之適用，指以不公平競爭之目的，非出於自創而抄襲他人已使用之商標或標章申請註冊，並有致公眾誤信之虞；所襲用者不以著名商標或標章而使用於同一或類似營業為限，復為同法施行細則第三十一條所明定。若依原告所主張，系爭商標與據以異議商標近似，則不得註冊者，乃據以異議商標，且原告以據以異議商標圖樣申請註冊，實有搭便車之嫌，此由其於授權契約終止後（一九九六年六月七日），原告始申請註冊（一九九七年四月二十一日）可知。
（二）依新增之第三十七條第十四款規定，其立法意旨亦在保護授權人之相關權益。原告既曾為參加人之被授權人，竟又主張二商標近似，依上開規定之立法意旨，可知二商標若屬近似商標時，應不得註冊之商標，為原告所有之據以異議商標。
４、系爭商標在中華民國已為一般消費大眾普遍認知之著名商標，則系爭商標之註冊可謂實至名歸。如依原告所稱，二商標併存註冊有致公眾誤信之虞，則正本清源之道，乃原告應自請撤銷其所有之據以異議商標，而不該於抄襲他人之著名商標後申請註冊，意圖混淆消費者之消費行為。又原告所以提起本件商標異議案，應係其積欠參加人權利金達美金五十萬元，遭一審判決敗訴，與其他多件異議案及評定案遭駁回所致，因此被告駁回本件異議申請案，實乃符合正義。
５、被告實務上亦已核准多數含有「TEXAS」（德州）及「KENTUCKY」（肯塔基州）之下列商標之註冊：
商 標 註冊號數 指定商品①TEXAS 五二九八八四 把手、門扣等②KENTUCKY 五一一五八 炸雞等
FRIED CHICKEN③KENTUCKY KING 七八二四五一 香煙等④KENTUCKY DELUXE 五九七八五一 酒等
肯特奇⑤TEXAS INSTRUMENTS 四八五二七三 半導體等⑥TEXAS WEDGE 四七六○九七 玩具、運動器具⑦TEXAS RANGERS 四三八九九八 紙、海報等⑧TEXAS RANGERS 四三七○九二 衣服等⑨TEXAS STEELLITES 四一六四○七 靴鞋等⑩TEXAS STEER 二九六二七○ 靴鞋等⑪TEXAS RED 六七九一○四 花崗石⑫TEXAS LONGHORNS 六一三九五三 運動服等⑬TEXAS LONGHORNS 七六五○七一 襯衫等⑭TEXAS PINK 七五五九一八 花崗石⑮TEXAS RANGERS TEAM Logo (new)
000000 衣服等⑯TEXAS BOYS 四七八五三二 衣服等⑰德州德積 九七二四○ 冷熱飲食飲料店等⑱德州德積 八一五八二七 炸薯條、炸雞等⑲德州德積 八○一四三五 漢堡、麵包等顯而易見，原告有三「德州德積」商標＼服務標章，與其所舉之申請案號第0000000號「德州德積」商標之圖樣完全相同，若依原告主張被告有違反平等原則及其歷來之行政審查慣例，則原告該三商標＼標章之核准註冊，亦有違商標法第五條第一項及第三十七條第六款之規定，而難謂適法。然而，本案既係審酌原處分之內容範圍，則不容原告以未經原處分審究之理由，混淆視聽。
６、原告主張本案之基礎事實，該當商標法第五條第一項與第三十七條第六款規定之構成要件，應不准註冊等語。惟原告提起異議及訴願時，原主張系爭商標有商標法第三十七條第十二款不得註冊之情形，嗣又更正為依商標法第三十六條異議，其理由書及訴願書亦均以二商標是否近似予以論述，並未論及欠缺商標法第五條第一項規定之特別顯著性及有第三十七條第六款誤認產地之虞等情事，有異議申請書、聖島事務所更正函、異議理由書、訴願書等附於異議及訴願卷可稽，被告及訴願機關依原告據以異議之基礎事實，即商標有無近似之情事而為決定，核無不合。原告於向鈞院起訴後，始再行主張系爭商標並無商標法第五條第一項規定之特別顯著性及有第三十七條第六款誤認產地之虞等情事，與其在異議及訴願程序中所主張之基礎事實不同，已非原處分所審查之範圍，為參加人之程序利益，其主張自屬於法無據，應予駁回。至於原告主張，異議程序中，主管機關應不受異議人主張法條之限制，依職權就同一事實範圍內為全面審查等語，並提出行政法院（現改制為最高行政法院）七十七年度判字第八五一號判決為據。惟按該判決謂，主管機關「應於利害關係人所提出據以異議之基礎事實同一之範圍依職權予以適用，以為審定，並不受利害關係人所引法條之拘束」等語，係為糾正主管機關，且以基礎事實同一為前提，本件原告於訴願及異議程序中，據以異議之基礎事實為「系爭商標與據以異議商標近似」，起訴始再主張「系爭商標欠缺特別顯著性」及「有誤認產地之虞」，與異議之基礎事實並不相同，自與所引判決之意旨不同，該等主張顯有謬誤。此有鈞院於類似案件中，以八十九年度訴字第八五五號判決，足證原告提起本件行政訴訟，實無法律上理由。
７、綜上所陳，由於參加人所經營之「美國小騎士德州炸雞」速食餐飲服務及銷售之速食品，於中華民國及至全球均有相當之知名度，該「德州炸雞」商標與據以異議商標併存註冊，應不致使公眾混淆誤認其商品之來源，應無商標法第三十六條之適用，請求駁回原告之訴。
理 由
一、按「二人以上於同一商品或類似商品以相同或近似之商標，各別申請註冊時，應准最先申請者註冊；其在同日申請而不能辨別先後者，由各申請人協議讓歸一人專用；不能達成協議時，以抽籤方式決定之。」為系爭商標異議審定時商標法第三十六條所明定。而衡酌商標圖樣是否近似，以具有普通知識經驗之一般商品購買人於購買時施以普通所用之注意，有無混同誤認之虞判斷之，同法施行細則第十五條第一項亦有明文。又「商標圖樣中包含說明性或不具特別顯著性之文字或圖形者，若刪除該部分則失其商標圖樣完整性，而經申請人聲明該部分不在專用之列，得以該圖樣申請註冊。前項圖樣於審查有無與他人之商標圖樣相同或近似時，仍應以其整體圖樣為準」，復為同法施行細則第二十八條所規定。而商標在外觀、觀念、或讀音上不構成近似者，即非屬近似之商標。
二、系爭「德州炸雞」商標圖樣中之「炸雞」部分，雖經參加人聲明不在專用之列，然依前開商標法施行細則第二十八條之規定，比較系爭商標是否與據以異議商標圖樣構成近似時，仍應以整體構圖為主。觀諸系爭商標「德州炸雞」與據以異議商標「德州德積」圖樣，雖如原告所述，二者均由四個中文字所組成，亦均有相同之中文「德州」二字，然予人寓目印象之區別極為顯然，異時異地隔離觀察，應無使消費者產生混淆誤認之虞，自非屬近似之商標。原告固主張，觀察二商標是否近似，應排除非專用之部分云云。但查商標經申請人聲明部分不專用者，係指商標權人對於他人使用非專用部分之文字或圖形為商標時，不得主張其有專用權，而排除他人之使用，至於該商標權人使用商標時，專用部分與非專用部分均可一體使用。故觀察系爭商標與據以異議商標是否構成近似，仍應整體觀察，而非排除非專用部分，單獨就專用部分為比較而已。是原告主張應以主要部分觀察法，區別系爭商標之主要部分為「德州」，而與據以異議商標構成近似等語，並無可採。
三、原告主張其以「德州」為商標，向被告申請註冊，被告以有使公眾誤認產地之虞而予以駁回，竟又核准系爭商標之註冊，顯然違反平等原則及歷來行政審查慣例云云。經查核屬被告於個案商標申請事件之審查問題，事實上，被告核准原告之據以異議商標中，亦包含有「德州」，是原告所訴，尚無足取。
四、原告另主張系爭商標中，「德州」係美國德克薩斯州之簡稱，為一地名，指定使用於炸雞等商品，自有使公眾對其商品之來源地及商品性質產生混淆誤認之虞，已有不得註冊之違法事由；「炸雞」二字復為指定之商品名稱，其整體不具商標特別顯著性，無法供消費者藉以與他人之商品相區別，其有商標法第五條第一項、第三十七條第六款規定之違法，應不准予註冊等語。惟查，原告提起異議及訴願時，原主張系爭商標有商標法第三十七條第十二款不得註冊之情形，嗣又更正為依商標法第三十六條異議，其異議理由書及訴願書亦均以二商標是否近似予以論述，並未論及欠缺商標法第五條第一項規定之特別顯著性及有第三十七條第十二款誤認產地之虞等情事，有異議申請書、聖島事務所更正函、異議理由書、訴願書等附於異議及訴願卷可考，被告依原告據以異議之基礎事實，即商標有無近似之情事而為決定，核無不合，原告於向本院起訴後，始再行主張系爭商標並無商標法第五條第一項規定之特別顯著性及有同法第三十七條第六款誤認產地之虞等情事，與其在異議及訴願程序中所主張之基礎事實不同，已非原處分所審查之範圍，為參加人之程序利益，本院自無庸予以裁判。至於原告主張，異議程序中，主管機關應不受異議人主張法條之限制，依職權為全面審查等語，並提出行政法院﹙現改制為最高行政法院）七十七年度判字第八五一號判決為據。惟按該判決謂，被告「應於利害關係人所提出據以異議之基礎事實同一之範圍依職權予以適用，以為審定，並不受利害關係人所引法條之拘束」等語，係以基礎事實同一為前提，本件原告於訴願及異議程序中，據以異議之基礎事實為「系爭商標與據以異議商標近似」，起訴始再主張「系爭商標欠缺特別顯著性」及「有誤認產地之虞」，與異議之基礎事實並不相同，自非原處分所須審查之範圍。原告主張利害關係人提出異議，被告即須重為全面審查乙節，將造成行政程序之浪費，尚無可採。又原告稱本院八十九年度訴字第一三九一號判決，認定「taiwan.com」商標中，「taiwan」也是地名，會使公眾對商品產地產生混淆誤認，則系爭商標亦應有商標法第三十七條第六款之適用，不得申請註冊云云。查該判決為不同個案之判斷，且系爭商標是否有商標法第三十七條第六款規定之違反，已非本件行政訴訟程序所應審究，已如前述，是自難執為系爭商標應不准予註冊之論據。
五、又參加人主張，原告自七十五年起受參加人之授權，在台灣使用系爭商標，知悉該商標為知名商標，竟予以襲用而為註冊等語，核屬另一爭議，與本件無涉，併此敘明。
六、綜上所述，原處分審定異議不成立，並無違誤，訴願決定予以維持，於法亦無不合。原告起訴聲明撤銷，為無理由，應予駁回。又原告撤銷之訴既無理由而應予駁回，則其聲明求為判決命被告就審定第八七四四四三號「德州炸雞」商標為撤銷之處分，亦無理由，應併予駁回。
據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第九十八條第三項前段，判決如
主文。中 華 民 國 九十 年 七 月 十二 日
臺 北 高 等 行 政 法 院 第 三 庭
審 判 長 法 官 徐瑞晃
法 官 吳慧娟法 官 曹瑞卿右為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後二十日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後二十日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中 華 民 國 九十 年 七 月 十二 日
書記官 方偉皓