臺北高等行政法院判決 八十九年度訴字第八五五號
原 告 台灣德積食品股份有限公司代 表 人 甲○○訴訟代理人 丙○○律師（兼送達代收人）訴訟代理人 戊○○律師複 代 理人 乙○○律師被 告 經濟部智慧財產局代 表 人 陳明邦（局長）訴訟代理人 李春美
參 加 人 美商 美國口味炸雞公司
AFC Ent代 表 人 肯尼斯 卡普蘭
Kenneth訴訟代理人 黃慶源律師
林秋琴律師複代理人 沈士喨律師
丁○○律師右當事人間因商標異議事件，原告不服經濟部經八十九年六月二十九日（經）八九訴字第八九０八七六七二號訴願決定，提起行政訴訟。本院判決如左：
主 文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事 實
一、事實概要：原參加人美商‧美國口味炸雞公司於八十六年十二月八日以「美國德州炸雞」商標，指定使用於當時商標法施行細則第四十九條所定商品及服務分類表第四十九類之家禽肉、炸雞商品，向中央標準局（八十八年一月二十六日改制為智慧財產局）申請註冊，並聲明「美國」及「炸雞」不在專用範圍，經該局准列為審定第八七四四八六號聯合商標，嗣原告以該審定聯合商標有違異議審定時商標法第三十六條之規定，對之提起異議，經被告智慧財產局審查，以八十九年三月二十七月中台異字第八八一五二八號商標異議審定書為異議不成立之處分，原告不服，提起訴願，遭駁回後，乃提起本件訴訟，並增列主張系爭商標適用之「德州」部分係地名，有使公眾對其商品之來源地產生混淆誤認之虞，違反商標法第三十七條第六款之規定。
二、兩造聲明：
（一）原告聲明：
１、訴願決定及原處分均撤銷。
２、被告機關就審定第八七四四八六號「美國德州炸雞」聯合商標應為撤銷之處分。
３、訴訟費用由被告負擔。
（二）被告聲明：
１、原告之訴駁回。
２、訴訟費用由原告負擔。
（三）參加人聲明：同被告。
三、兩造之爭點：
（一）「美國德州炸雞」商標中之「美國」及「炸雞」既不在專用範圍，其專用之「德州」與「德州德積」商標是否近似。
（二）原告於起訴後始主張「美國德州炸雞」有違反商標法第五條特別顯著性之要件，並有商標法第三十七條第六款情事，本院是否應予斟酌。
原告主張：
（一）系爭審定第八七四四八六號聯合商標圖樣為「美國德州炸雞」，而「美國」為國名，「炸雞」則係指定商品名稱，為一說明性文字，二者自均不得申請專用，並已經參加人聲明不在專用之列，是一般商品購買人自不致將注意焦點放置於此，至為顯然。而系爭商標圖樣上之「德州」二字則係美國一州名，該商標圖樣整體以或告知或暗示的手法表達其產品係自美國進口，消費者遂極易以為其產品係源自美國德州，因此顯然足可認定「德州」為該商標之主要部分，則與據以異議商標係單純的中文「德卅德積」相較，不僅主要部分相同，排列方式復由左至右，謂兩者屬近似商標，實至確鑿。
（二）次按、「二人以上於同一商品或類似商品以相同或近似之商標，各別申請註冊時，應准最先申請者註冊」，此為商標法第三十六條所明定。本案二造商標圖樣主要部分均為「德州」，洵屬近似之商標無疑！而系爭商標之申請日（八十六年十二月八日）較據爭商標之申請日（八十六年四月二十一日）為晚，復指定使用於同一之炸雞等商品，其有前揭條款之適用，至為明確。
（三）又「德州」係美國德克薩斯州之簡稱，為一地名，指定使用於炸雞等商品，自有使公眾對其商品之來源地及商品性質產生混淆誤認之虞。觀諸系爭「美國德州炸雞」商標圖樣，「美國」「德州」一為國名、一為地名，已有不得註冊之違法事由；「炸雞」二字復為指定之商品名稱，其整體自不具商標特別顯著性，無法供消費者籍以與他人之商品相區別，其有商標法第五條第一項、第三十七條第六款規定之違法，自應不准予註冊方是。類此案情參酌被告前就原告相同或類似之商標申請案所為如下之認定：
⑴就申請案號第00000000號；00000000號；二五０五四０
號「德州」商標註冊申請案所發核駁理由先行通知書函，審認「德州」係地名，指定使用於炸雞、炸薯條、果醬等；玩具等；漢堡、麵包等商品，均認有使公眾對其商品之來源地產生混淆誤認之虞，有違反商標法第三十七條第六款規定之嫌。
⑵就申請案號第00000000號「德積德州」商標註冊申請案所發核駁
理由先行通知書函，審認「德州」係地名，有使公眾對其商品之出產地產生混淆誤認之虞。
⑶就申請案號第00000000號「美國小鬥士德州炸雞及圖」商標註冊
申請案所發核駁理由先行通知書函，審認「美國德州炸雞」雖聲明不請求專用，惟不符商標法施行細則第二十八條第一項之規定，有使一般商品購買人誤信誤認商品產地及商品性質之虞，有違反商標法第三十七條第六款規定之嫌。
惟被告獨就原告前述之商標申請案件為違法之認定，卻另行核准參加人以既不具商標顯著性、又有商標法第三十七條第六款違法之系爭「美國德州炸雞」商標申請，實有違反平等原則及其歷來之行政審查慣例，而難謂適法。
⑷末查，商標之目的，既在表彰商品，而銷售之對象則為一般消費大眾，故
註冊使用商標者所為之商標設計宣傳以及商品品質改良等行為，均在使消費者認識其商標、選購其商品，其最重要的功能之一即在使相關大眾可藉由區分不同的商標，進而獲得充分、完整且正確的資訊以從事理性的消費行為。是以商標做為消費者所得信賴及選擇商品時之重要指標，則消費者有否因兩商標併存而受混淆誤認自為一項判斷重點。今系爭商標以如此相近的圖樣申請註冊，且均指定於同一商品上，以此種日常食品之消費者於購買時施以之較低的注意力來論，若令兩造商標併存，自有使人誤認其為同一系列商標而認其所表彰商品來自相同來源之虞，系爭商標之獲准審定自屬違法不當。
（四）商標法第四十條第一款規定：「商標異議案件適用異議審定時之規定」，準此，參加人謂原告有襲用其商標之嫌，有系爭商標「申請註冊時」商標法第三十七條第一項第七款之違法等等，顯屬謬誤。況且，即使參加人引用法條無誤，其所主張之商標法第三十七條第六款、第十二款等亦非本案所應論究之範圍。蓋本案係原告對原處分及原決定不服，向 鈞院提起之行政訴訟， 鈞院應本諸原告於原處分與原決定所為之主張加以審究該原處分與原決定是否違法不當，若原告之訴無理由則以判決駁回，非如參加人所云應就原告未聲明之事項為裁判。參加人所主張應適用同法第三十七條第六款及第十四款等條款，應以另案申請異議或評定，實非本案所應論究之範圍，於此敘明。
（五）行政法院近例認為「對審定商標有利害關係之人，提出異議，祇須將其據以異議之基礎事實提出即為合法，並不以將其所違反之法條一併列出為必要」，主管機關「對於商標異議事件，關於原審定有無違法情事，以及法條之適用，自應於利害關係人所提出據以異議之基礎事實同一之範圍內，依職權予以適用，以為審定，並不受利害關係人所引法條之拘束」（請參見行政法院七十七年判字第八五一號判決），原告已於前異議理由中陳明「『德州』有使消費者誤認為其產地之嫌」此一爭點，雖未以主張法條提出，然基於前述行政法院近例所持見解，主管機關應依職權就基礎事實同一之範圍內加以全面審查，不受所引法條之拘束。
被告主張：
系爭聯合商標圖樣中之「美國」與「炸雞」二部分，雖經參加人聲明不在專用之列，然比較系爭聯合商標是否與據以異議商標圖樣構成近似時，仍應以整體構圖為主。觀諸二商標圖樣，前者係由六個中文字所組成，後者則僅由四個中文字所組成，差異甚大，雖如原告所述，均有相同之中文「德州」二字，然予人寓目印象區別顯然，異時異地隔離觀察，應無使消費者產生混淆誤認之虞，自非屬近似之商標，從而本局所為異議不成立之處分，洵無不合。至原告於行政訴訟理由書中所舉系爭商標之審定有違商標法第五條、第三十七條第六款規定云云，核其非本案原處分之內容範圍，自不得於本訴訟程序中論究，並予指駁。
參加人主張：
（一）系爭商標之整體圖樣為「美國德州炸雞」，雖「美國」與「炸雞」兩部分，業經參加人聲明不在專用之列，然於比較系爭商標圖樣是否與據爭商標圖樣構成近似時，應遵循商標法施行細則第二十八條規定，亦即應以「美國德州炸雞」與「德州德積」二者之整體圖樣相比較。觀諸各該商標圖樣，則見系爭商標係由六個中文字所組成，據爭商標則僅由四個中文字所組成，相較之下，兩者差異甚大，應不構成近似。何況，系爭商標圖樣係純粹文字商標，故無主要部分與附屬部分之區別，原告之主張並不可採。
（二）事實上，本案參加人乃全球知名之美國小騎士德州炸雞連鎖餐廳企業集團，其經營管理模式，早已使其成為同業間之佼佼者。早自民國七十五年起參加人即授權原告為在台之授權使用人，使用系爭商標近十年。惟自一九九五年十月起原告不為給付權利金，故雙方至一九九六年六月七日契約終止。原告於被授權期間內，亦大量使用與本案系爭商標幾近一致之「美國德州炸雞」之商標／標章，用以表彰其所販賣之速食商品與所經營之「美國小騎士德州炸雞」速食餐飲之服務。原告既因與參加人間有契約及業務往來之關係而明知參加人之系爭「美國德州炸雞」為一著名商標／標章，並已足令中華民國之一般消費者認識其商品來源，竟意圖欺瞞消費大眾，遂行不公平競爭之目的，以自認為自創而實係剽竊自參加人商標之「德州德積」搶先申請註冊；嗣後，又依商標法第三十六條之規定，對「美國德州炸雞」提出異議。對此參加人深不以為然。蓋原則上先申請者固得先註冊，然同法第三十七條第一項（據以異議商標註冊時之規定）所規定之商標不得註冊之情形，當然排除第三十六條之原則規定，依第三十七條第一項第七款之規定，商標圖樣襲用他人之商標或標章，有致公眾誤信之虞者，不得申請註冊。所謂「襲用他人之商標或標章有致公眾誤信之虞」，係指商標本身相同或近似於他人之商標或標章，有使一般消費者誤信其所提供之服務來源或營業主體之虞而言。又本款之適用，指以不公平競爭之目的，非出於自創而抄襲他人已使用之商標或標章申請註冊並有致公眾誤信之虞；所襲用者不以著名商標或標章而使用於同一或類似營業為限，復為同法施行細則第三十一條所明定。若依原告所主張，系爭商標「美國德州炸雞」與據爭商標近似，則應不得註冊者乃係據以異議商標「德州德積」。
（三）又被告實務上亦已核准多數含有「TEXAS」（德卅）及「KENTUCKY」 （肯塔基州）之商標之註冊，其中，原告有三「德州德積」商標／服務標章，其所舉之申請案號第00000000號「德州德積」商標之圖樣完全相同，若依原告主張被告有違反平等原則及其歷來之行政審查慣例，則原告該三商標／標章之核准註冊亦有違商標法第三十七條第六款之規定，而難謂適法。
理 由
一、按「二人以上於同一商品或類似商品以相同或近似之商標，各別申請註冊時，應准最先申請者註冊；其在同日申請而不能辨別先後者，由各申請人協議讓歸一人專用；不能達成協議時，以抽籤方式決定之。」為系爭聯合商標異議審定時商標法第三十六條所明定。而衡酌商標圖樣是否近似，以具有普通知識經驗之一般商品購買人於購買時施以普通所用之注意，有無混同誤認之虞判斷之，同法施行細則第十五條第一項亦有明文。又「商標圖樣中包含說明性或不具特別顯著性之文字或圖形者，若刪除該部分則失其商標圖樣完整性，而經申請人聲明該部分不在專用之列，得以該圖樣申請註冊。前項圖樣於審查有無與他人之商標圖樣相同或近似時，仍應以其整體圖樣為準」，復為同法施行細則第二十八條所規定。而商標在外觀、觀念、或讀音上不構成近似者，即非屬近似之商標。
二、系爭「美國德州炸雞」聯合商標圖樣中之「美國」與「炸雞」二部分，雖經參加人聲明不在專用之列，然依前開商標法施行細則第二十八條之規定，比較系爭聯合商標是否與據以異議商標圖樣構成近似時，仍應以整體構圖為主。觀諸二商標圖樣，前者係由六個中文字所組成，後者則僅由四個中文字所組成，雖如原告所述，均有相同之中文「德州」二字，然予人寓目印象之區別極為顯然，異時異地隔離觀察，應無使消費者產生混淆誤認之虞，自非屬近似之商標。原告雖主張，觀察二商標是否近似，應排除非專用之部份云云。但查商標經申請人聲明部分不專用者，係指商標權人對於他人使用與非專用部分之文字或圖樣為商標時，不得主張其有專用權，而排除他人之使用，至於該商標權人使用商標時，系專用部分與非專用部分均可一體使用，故觀察系爭商標與據爭商標是否近似，仍應已整體觀察，而非排除非專用部份，單獨就專用部分為比較而已。原告主張系爭商標主要部份「德州」語句爭商標近似，尚無可採，被告核定異議不成立，揆諸首揭法條之規定及說明，於法並無違誤。至於原告另主張，其以「德州」為商標，向被告申請註冊，被告以有使公眾誤認產地之虞而予以駁回，竟又核准系爭商標之註冊，顯然違反平等原則等語。經查核屬被告機關於個案商標申請事件之審查問題，事實上，被告核准之據爭商標亦包含有「德州」，原告之主張尚無足取。
三、原告雖又主張，「德州」係美國德克薩斯州之簡稱，為一地名，指定使用於炸雞等商品，自有使公眾對其商品之來源地及商品性質產生混淆誤認之虞。觀諸系爭「美國德州炸雞」商標，「美國」「德州」一為國名、一為地名，已有不得註冊之違法事由；「炸雞」二字復為指定之商品名稱，其整體自不具商標特別顯著性，無法供消費者籍以與他人之商品相區別，其有商標法第五條第一項、第三十七條第六款規定之違法，自應不准予註冊等語。惟查，原告提起異議訴願時時，原主張系爭商標有商標法第三十七條第十二款不得註冊之情形，嗣又更正為依商標法第三十六條異議，其理由書及訴願書亦均以二商標是否近似予以論述，並未論及欠缺商標法第五條第一項規定之特別顯著性及有第三十七條第十二款誤認產地之虞等情事，有異議申請書、聖島事務所更正函、異議理由書、訴願書等附於異議及訴願卷可考，被告依原告據以異議之基礎事實，即商標有無近似之情事而為決定，核無不合，原告於向本院起訴後，始再行主張據爭商標並無商標法第五條第一項規定之特別顯著性及第三十七條第十二款誤認產地之虞等情事，與其在異議及訴願程序中所主張之基礎事實不同，已非原處分所審查之範圍，為參加人之程序利益，本院自無庸予以裁判。至於原告主張，異議程序中，主管機關應不受異議人主張法條之限制，依職權為全面審查等語，並提出行政法院﹙現改制為最高行政法院）七十七年判字第八五一號判決為據。惟按該判決謂，被告機關「應於利害關係人所提出據以異議之基礎事實同一之範圍依職權予以適用，以為審定，並不受利害關係人所引法條之拘束」等語，係以基礎事實同一為前提，本件原告於訴願及異議程序中，據以異議之基礎事實為「系爭商標與據爭商標近似」，起訴始再主張「系爭商標欠缺特別顯著性」及「有誤認產地之虞」，與異議之基礎事實並不相同，自非原處分所須審查之範圍。原告主張，利害關係人提出異議，被告即須重為全面審查，將造成行政程序之浪費，尚無可採。至於參加人主張，原告自七十五年起受參加人之授權，在台灣使用「美國小騎士德州炸雞」之商標，知悉該商標為知名商標，竟予以襲用而為註冊等語，核屬另一爭議，與本件無涉，並此敘明。
四、綜上所述，原處分審定異議不成立，並無違誤，訴願決定予以維持，於法亦無不合，原告起訴聲請撤銷，為無理由，應予駁回。
據上論結，本件原告之訴為無理由，並依行政訴訟法第九十八條第三項前段，判決如
主文。中 華 民 國 八十九 年 十二 月 二十七 日
臺 北 高 等 行 政 法 院 第 四 庭
審 判 長 法 官 張瓊文
法 官 黃清光法 官 梁力求右為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後二十日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後二十日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中 華 民 國 九十 年 一 月 二 日
書記官 陳中和