臺北高等行政法院判決 九十年度訴字第一一一九號
原 告 美商‧萬國商業機器公司（International Business Machines代 表 人 甲○○○○○訴訟代理人 陳長文律師
蔡瑞森律師被 告 經濟部智慧財產局代 表 人 陳明邦（局長）住同右訴訟代理人 乙○○右當事人間因發明專利申請事件，原告不服經濟部中華民國八十九年十二月七日經（八九）訴字第八九○八九七八○號訴願決定，提起行政訴訟。本院判決如左：
主 文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事 實
一、事實概要：緣原告於八十五年四月二十二日以「用於晶片及封裝互連之銅合金與其製造方法（Copper alloys for chip and packag interconnection and me-thod of making）」向被告（八十八年一月二十六日改制前為經濟部中央標準局）申請發明專利，經被告編為第00000000號予以審查（下稱系爭案），以系爭案係運用已知材料、技術與設計，為熟悉該項技術者可輕易完成，不具進步性，依專利法第二十條第二項規定，以八十六年二月二十日台專（伍）○四○四五字第一○六一三○號專利審查書不予專利。原告不服，申請再審查，經被告再審查結果，復以系爭案之晶片封裝及互連導線中，銅合金中添加0.01-10%的碳、銦或錫之任一元素，可改善電遷移電阻，且具有低電阻及良好抗蝕性，在「J.Appl.Phys.78（7）,1 October 1995」第四四二八至四四三七頁所載「In situscanning electron microscope comparison studies on electromigration of
Cu and Cu（Sn） alloys for advanced chip interconnects」（以下稱引證資料）文中，即有電子顯微鏡照片顯示晶粒微觀結構之變化，及其他測試輔助證明銅合金中添加物對其電遷移電阻特性之改進，因認系爭案申請前已見於刊物，不具專利新穎性，依專利法第二十條第一項第一款規定，以八十九年三月二十一日
（八九）智專三（二）○二○二二字第○八九八七○○○四九二號專利再審查核駁審定書為仍應不予專利之處分。原告不服，提起訴願，亦遭決定駁回，遂向本院提起行政訴訟。
二、兩造聲明：㈠原告聲明：
⒈訴願決定及原處分均撤銷。並判命被告就申請號數第000000000號
「用於晶片及封裝互連之銅合金與其製造方法」發明專利申請案作成准予專利之處分。
⒉訴訟費用由被告負擔。
㈡被告聲明：駁回原告之訴。
三、兩造爭點：系爭案之主要技術內容是否已經引證案揭露？㈠原告主張之理由：
⒈被告核駁系爭案之審定理由及經濟部駁回訴願之決定理由均違反專利法及專利
審查基準之相關規定：①系爭案之「電連結的互連結構」，其於微結構層級上更明確界定「於晶粒邊
緣或接近晶粒邊緣之溶解物的濃度（如碳、銦或錫及其組合之濃度）高於晶粒內或遠離晶粒邊緣處至少120％」，可有效阻止銅（Cu）離子之任何擴散或電遷移橫過這些接面或邊緣，以獲致低電阻率及改善電遷移特性。此濃度上之不同，對結果之影響甚大。因此，原處分以系爭案係「結構變化」為核駁之理由顯有不當。此外，系爭案使用前揭引證資料所揭示之錫以外之「碳及銦及其組合」等不同材料完成之互連結構，以因應不同用途之應用，其揭示有益於產業之進步更不待言。再者，系爭案之美國相應申請案（由一件分割為兩件申請案）已獲准取得第六、○六三、五○六號及第六、○九○、七一○號美國專利，雖然各國專利制度不同，但台灣與美國之審查要件係大同小異，該獲准之美國專利以「碳與銦及其組合」所完成之互連結構，而獲致美國專利局頒予專利，亦刪除具爭議性之錫部分，足證縱使錫係已知，然於此材料領域中另揭示「銦及碳之比例結構」等，亦仍具新穎性。因其無法由已知之錫，而輕易推導出系爭案所揭示之銦、碳及其組合之故。因此，系爭案所揭示之不同於引證資料之「錫」之「銦、碳及其組合」之材料成份確具新穎性無誤。
②原處分及訴願決定認定系爭案不具新穎性之理由，及不予考量申請專利範圍
修正案之作法有違專利法及專利審查基準之規定，其認定事實亦有違誤。按被告再審查核駁審定以引證資料「J.of Appl. Phys.,78（7）p.4428～00000000」中即有電子顯微鏡照片顯示晶粒微觀結構的變化，及其他測試輔助證明銅合金中添加物對其電遷移電阻特性的改進。因此，系爭案申請前已見於刊物，申復理由並不足採，系爭案不具專利新穎性。訴願決定以系爭案之主要發明內容已由引證資料揭示；又引證資料中雖未揭示晶粒邊緣或表面的溶解物濃度高於晶粒內者至少120％之結構，但對於熟習此項技藝者，係可輕易完成之結構變化，且此一結構性因素係由退火處理所產生，已為材料開發者所普遍採用，引證資料足以證明系爭案不具新穎性；至原告雖稱願刪除引起爭議之錫，惟是項主張未經原處分機關審查，非屬訴願所應論究之範疇，系爭案應不予專利等語。惟依據專利審查基準，「判斷發明有無新穎性時，應以發明之技術內容比對是否相同（含能由熟習該項技術者直接推導）為準。不相同即具有新穎性；相同即不具新穎性」。且「比對方式，應採單獨比對方式，以個別獨立的引證資料與『請求項所載發明』進行比對」。如前所述，習知此藝之人士並無法由已知之「錫」輕易推導出系爭專利申請案所揭示之「銦，碳及其組合」。因此，縱使忽略系爭專利申請案微觀結構濃度上之揭示，其錫以外材料之揭示仍具新穎性。被告所辯及訴願決定皆忽略系爭案之可專利部分，實甚不合理。因其忽略了原告長期投資研發之心血所獲致實質上具可專利性之技術；且對原告願主動修正並刪除申請專利範圍中引起爭議之錫之主張視而不見，而未予納入考量。此實有違專利法保護發明人之發明，並促使發明之公開，以促進科技提昇而創造了發明人及社會大眾「雙嬴」的精神。
⒉系爭案之申請專利範圍與被告據以核駁之引證資料的內容不同：
①系爭案係於「晶片封裝及互連導線」中，在「銅合金」中添加重量比例為「
0.01%～10%」的「碳、銦、錫」中的任一元素，可改善電遷移電阻，具有低電阻及良好抗蝕性」，其重點在於銅合金中添加「重量比例」為「0.01% ～10%」，而添加物質為「碳、銦、錫」之任一元素。
②被告引據之「J.Appl.Phys.,78（7）,PP.4428 ～4437（1995）」文獻所揭
示的專利內容，其作者之一「C.K.Hu」係本件原告發明專利之發明人之一，而該文獻所揭示之專利內容重點，在於將銅合金添加重量比例為「0.5%～2%」的「錫」，即添加物僅限於「錫」元素，而重量比例為「0.5%～2%」。
③系爭案係被告引證資料所揭示專利之改良，然技術內容不同，更具新穎性及進步性：
⑴系爭案之申請專利範圍包括添加「碳、銦」兩元素，乃引證資料所沒有，具「新穎性」。
⑵即使系爭案與引證資料均具有添加物元素「錫」的部分，但引證資料的重
量比例僅限於「0.5%～2%」，惟系爭案則較廣，包括「0.01%～10%」的重量比例，可資利用的範圍更廣，更具進步性。
⒊按「發明」並非「發現」，即使申請專利範圍與先前技術的部分內容相同，但
具「新穎性」及「進步性」時，仍應准予發明專利；系爭案雖與引證資料之技術內容，均利用到「銅」加「錫」的技術，但因系爭案有不同的「重量成份比例設定」及「晶粒邊緣濃度」，且具較高的功效，仍具「新穎性」及「進步性」，應予以發明專利：
①所謂的「發明」專利，依專利法第十九條規定係指「利用自然法則之技術思想之高度創作」，並非指「發現」。
②按專利審查基準所定，判斷「發明」有無「新穎性」時，應以發明之技術內
容比對是否相同為準，「不相同」即具「新穎性」。本件系爭案及引證資料之技術內容，雖均含有「銅」加「錫」的技術，但重量成份比例及晶粒邊緣濃度不同，則既有申請專利範圍的部分內容不同，即為不相同，則系爭案具「新穎性」當無疑義。至於所謂的「進步性」，專利審查基準特別在選擇已知上位概念發明之下位概念而作為構成要件之選擇發明，界定只要其較已知發明者具有非顯而易知之突出功效，此選擇發明即非能輕易完成，應具「進步性」，此為專利審查基準就「選擇發明」所為定義；尤其專利審查基準特別揭示在具體的條件之選擇下，若此特定的選擇可以得到產品性能上出現預料不到的技術效果時，則具備「進步性」。按專利審查基準之例示，特別以「物質Ａ和Ｂ在高溫下生成物質Ｃ」為例，原先條件的選擇為溫度「50℃～130℃」會使物質Ｃ產量增加，但「發明」係選擇「63℃～65℃」範圍內，結果物質Ｃ產量明顯地超過預期的想像，則具備「進步性」。
③在被告實際准予發明專利的若干案件，即使部分的技術概念相同，但有不同的條件設定時，均准予發明專利：
⑴按被告公告編號第四五四○四三號「電子鎗零件用 Fe-Ni合金及電子鎗沖
孔加工零件」發明專利、第四二八○三三號「電子鎗部件用 Fe-Ni合金之製造方法」發明專利、第四二九二六九號「用於電子槍部件的 Fe-Ni合金及穿洞電子槍部件」發明專利及第四四二五七號「張力罩用 Fe-Ni系合金以及具有使用該 Fe-Ni合金之張力罩及彩色布朗」發明專利等四件發明專利申訴案，雖均利用「鎳」（Ni）、「硫」（S）、「錳」（Mn）等合成元素，但因「重量成份比例」等條件不同，可達不同功效，前揭四件發明專利申請案均經被告審查認為具「新穎性」及「進步性」而均予以發明專利。
⑵另被告公告編號第三九一九三五號「兒童椅座」發明專利及第三九一九三
四號「兒童椅座」發明專利，雖並非「兒童椅座」的首創者，但經改良，仍具「新穎性」及「進步性」而准予發明專利。
⑶再者，被告公告編號第四○○二二九號「輪椅」發明專利、第三六四八四
四號「輪椅」發明專利及第四五三八七四號「輪椅」發明專利，均非「輪椅」的首創者，但因具「新穎性」及「進步性」仍准予發明專利。
⒋按專利法第四十四條第一項第三款規定，本件原處分作成後，應可修正申請專利範圍：
①本件即便認系爭案包括添加物元素「錫」的部分欠缺新穎性，而有申請專利
範圍過廣之情事，原告於原處分作成後，同意將添加物元素「錫」的部分刪除，修正申請專利範圍，依據行政院六十九年七月二十一日台六九訴字第八三八九號再訴願決定書及六十九年五月三十日台六九訴字第六二三○號再訴願決定書與改制前行政法院八十六年九月九日判字第二二一五號判決要旨，被告亦應同意原告提出的申請專利範圍之修正。
②再者，本院九十年度訴字第三二五號判決亦揭示「原處分作成後，仍應准予
修正申請專利範圍」，該判決指出「依（專利法第四十四條）第一項第三款所為之補充或修正，除不得變更申請案之實質外，如其補充或修正係在發明專利案審定公告之後提出者，並須有下列各款情事之一始得為之：一、申請專利範圍過廣。二、誤記之事項。三、不明瞭之記載。」、「發明專利權人對於請准專利之說明書及圖式，認有下列情事之一時，得向專利專責機關申請更正，但不得變更發明之實質：一、申請專利範圍過廣。二、誤記之事項。三、不明瞭之記載。」專利法第四十四條第四項、第六十七條第一項分別定明文。觀其意旨，發明專利案即使經審定公告或核准後，對於諸如申請專利範圍過廣、誤記之事項或不明瞭之記載等情事仍允許補充或修正，並不因此撤銷原來審定或已核准之專利，足見專利法於申請專利範圍過廣及誤記事項之瑕疵，並非採取只要發現就不能予以專利之嚴厲立場，而係本於鼓勵發明與創作以促進產業發展的立場給予補充或修正（治癒）的機會，在未經審定公告前，如補充或修正說明書或圖式，而非變更申請案之實質，單純因申請專利範圍過廣之情事，固得隨時提出修正或縮限，即使於發明專利案經審定不予專利之後行政救濟中，基於同一立法意旨，仍非不得提出修正或縮限。否則，若令申請人重新提出申請，因申請時點重新認定，不但影響其新穎性之成立，且專利法第二十七條採「先申請主義」勢將使其喪失適用「二人以上有同一之發明，各別申請時，應就最先申請者准予發明專利」規定之先機；如果同一申請案在外國已先獲准專利而公開，該外國又未與我國相互承認優先權，重新提出申請將使該申請案喪失新穎性，或雖有相互承認優先權，重新提出申請逾越第一次在外國提出申請專利之次日起十二個月，而不得享有優先權，均顯非立法本意。故原告修正縮限系爭案申請專利範圍雖在被告審定之後，若符合上開規定要件，仍非法所不許，則其系爭案申請專利範圍修正縮限後，是否仍非符合發明專利要件，被告即有就其所提出之修正杠，實質上予以重行審查之必要（改制前行政法院八十六年判字第二二一五號判決及八十七年判字第八六三號判決意旨參照）。又經濟部八十八年十二月八日經（八八）訴字第八八六三五四三六號訴願決定意旨亦認「訴願人於訴願階段所送申請專利範圍修本，固非訴願機關所得論究，惟如其內容倘有縮小原申請專利範圍之情事，並已足以動搖或變更原處分認定本案不具產業利用性之事實基礎者，則系爭案是否全然不具可專利性，即有重行審酌之必要」。
⒌系爭案如無不予專利之理由時即應給予專利：
①按專利法第三十九條第一項規定「發明經審查認為無不予專利之理由時，應
予專利」；另按行政訴訟法第五條第二項規定「人民因中央或地方機關對其依法申請之案件，予以駁回，認為其權利或法律上利益受違法損害者，經依訴願程序後，得向高等行政法院提起請求該機關應為行政處分或應為特定內容之行政處分之訴訟」。
②被告認系爭案「有」不予專利之理由而駁回原告之申請，如認「無」不予專
利之理由時，即應依專利法第三十九條第一項規定，准予系爭案之專利申請。因此，原告起訴請求除撤銷訴願決定及原處分外，另依行政訴訟法第五條第二項規定，並命被告准予專利，此亦為行政訴訟法第二百條第三款所明文規定。
③如本件訴訟結果認訴願決定及原處分違法，加以撤銷，但尚不足以認定是否
應准予專利時，按行政訴訟法第二百條第四款規定，應命被告另為適法之處分。
㈡被告主張之理由：
⒈系爭案係於晶片封裝及互連導線中，銅合金中添加0.01～10% 的碳、銦、錫中
任一元素，可改善電遷移電阻，具有低電阻及良好抗蝕性。惟查，系爭案之銅合金中添加錫的方法在引證資料「J. of Appl. Phys.,78(7)pp.4428-37,1995」中即有揭示。因此，系爭案不具新穎性，依專利法第二十條第一項第一款，不予專利。
⒉至於原告所提其第0000000號及第0000000號美國專利，其申請日皆在系爭案之後，與本件不可相提並論，不可視為相同之案件。
⒊又被告所提欲刪除申請專利範圍之「銅」加「錫」部分之主張，因其在審查期
間皆未提出修正本，因此原審查理由並無違訛，亦不應准原告於訴訟程序中為修正，原告所訴並無足採。
⒋本件係根據八十八年六月二十二日修正本審查，主要內容是關於晶片封裝及互
連導線中，銅合金中添加0.01-10%的碳、銦、錫中任一元素，可改善電遷移電阻，具有低電阻及良好抗蝕性。而引證案（J.Of Appl.Phys,78（7）pp.4428-37,1995）中，本案發明人之一即有揭示銅合金中添加不同比例錫可改善電遷移電阻，且有電子顯微鏡照片顯示微觀結構變化，係由退火處理，此為材料開發者可輕易完成，因此，依專利法第二十條第一項第一款不予專利。
⒌至原告所提中華民國專利公報公告編號第四五四○四三號、第四二八○三三號
、第四二九六九號、第四四二五七五號、第三九一九三五號、第三九一九三四號、第四○○二二九號、第三六四八四四號等係與本件國際專利分類技術類別不同之他案，該些案例各依所屬技術領域之專利要件審查，核與本件技術內容無涉，非得比附援引，作為系爭案應予專利之論證。
⒍按本件系爭案審定時專利法第四十四條規定：「（第一項）專利專責機關於審查時，得依職權或依申請限期通知申請人或異議人為下列各款之行為：：：：
三、補充或修正說明書或圖式。：：：（第四項）依第一項第三款所為之補充或修正，除不得變更申請案之實質外，如其補充修正係在發明專利案審定公告之後提出者，並須有下列各款情事之一始得為之：一、申請專利範圍過廣。二、誤記之事項。三、不明瞭之記載。」。觀其意旨，「審查時」係提出修正之前提要件，申請人固得依第四十四條第一項於申請案審查當中提出修正，其於審定公告後，則僅限於依第四十四條第四項所列三款情事之修正，其行政救濟階段提出修正，核與第四十四條所規定之「審查中」前提不符。另，專利法第六十七條係專就取得專利權證書後之更正事項之專屬法條規定，核與本件無涉。至原告所提改制前行政法院八十六年度判字第二二一五號判決及本院九十年度訴字第三二五號判決、行政院台六十九訴字第八三八九號決定書及行政院台六十九訴字第六二三○號決定書等，俱為個案認定，尚非具有通案拘束效力之判例。綜上，本件訴願階段所提修正本核與原審查範圍無關，非屬被告審定時所得論究之範疇。
理 由
一、按稱發明者，謂利用自然法則之技術思想之高度創作，專利法第十九條定有明文。惟發明如係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成時，雖無專利法第二十條第一項所列情事，仍不得申請取得發明專利，復為專利法第二十條第二項所明文規定。
三、經查本件系爭案「用於晶片及封裝互連之銅合金與其製造方法（Copper alloys
for chip and packag interconnection and method of making）」之主要技術內容為於銅合金中添加0.01～10% 的碳、銦、錫中任一元素，藉以獲致低電阻率及改善電遷移電阻。惟將錫加入銅合金中以改善電遷移電阻之技術內容已揭露於引證案「J. of Appl. Phys.,78(7)pp.4428-37,1995」中，此亦為原告所不否認，是系爭案之主要技術內容已經引證案及引證資料揭露，應可認定。原告雖主張系爭案另可選擇添加碳、銦任一元素，及具有不同的重量成份比例設定暨晶粒邊緣濃度等語。然查使用不同元素及相異重量成份比例設定暨晶粒邊緣濃度，衡情固會造成與添加單一元素及相同重量成份比例設定暨晶粒邊緣濃度者之差異或具有不同之結果或效果，但仍不脫係在銅合金中添加錫元素之基本技術，屬熟習該項技術者所能輕易思及之轉用完成，所差異者僅在於另有碳、銦二元素可供選擇添加，及重量成份比例設定暨晶粒邊緣濃度不同而已，殊難據此即逕謂係利用自然法則之技術思想之高度創作。且引證資料文中，即有電子顯微鏡照片顯示晶粒微觀結構之變化，及其他測試輔助證明銅合金中添加物對其電遷移電阻特性之改進，故在銅合金中添加錫元素以外之添加物，及使用不同重量比例而造成晶粒邊緣濃度不同之變化，顯為熟習該項技術者所能輕易運用材料試驗而達成，自難稱有何突破習知技術之高度創作。至原告主張本件處分作成後應可修正申請專利範圍一節，經查原告固得於系爭案審定時依專利法第四十四條第一項於申請案審查當中提出修正，然其於審定公告後，則僅限於依專利法第四十四條第四項所列三款情事提出修正，否則申請人就不利於己之事項反覆循環予以修正，非但被告之處分率爾遭撤銷，亦無所謂申請不符規定之問題，當非立法本旨，原告所稱自無足採。從而本件既係運用申請前既有之技術與知識，且為熟習該項技術者所能輕易完成，揆諸首揭法條規定及說明，依法自不得申請取得發明專利，被告為不予專利之處分，並無違誤，訴願決定予以維持，亦無不合，原告之訴難認有理由，自應予以駁回。
據上論結，原告之訴為無理由，依行政訴訟法第九十八條第三項前段，判決如主文。
中 華 民 國 九十 年 十二 月 二十一 日
臺 北 高 等 行 政 法 院 第 一 庭
審 判 長 法 官 鄭忠仁
法 官 林金本法 官 林育如右為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後二十日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後二十日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中 華 民 國 九十 年 十二 月 二十一 日
書 記 官 王永昌