臺北高等行政法院判決 九十年度訴字第一二一號
原 告 畢卡索國際開發有限公司代 表 人 甲○○訴訟代理人 乙○○被 告 經濟部智慧財產局代 表 人 陳明邦（局長）訴訟代理人 丙○○右當事人間因商標註冊事件，原告不服經濟部中華民國八十九年十一月二日經（八九）訴字第八九○八九二三二號訴願決定，提起行政訴訟。本院判決如左：
主 文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事 實
一、事實概要：原告於八十七年十二月十一日以「 」（依附圖一以百分之六十比例縮小）商標作為其註冊第四七九五五九號「畢卡索 picasso」正商標之聯合商標，指定使用於當時商標法施行細則第四十九條所定商品及服務分類表第二十五類之靴鞋、涼鞋、運動鞋、休閒鞋、滑雪鞋等商品，向被告（原經濟部中央標準局，八十八年一月二十六日改制為經濟部智慧財產局）申請註冊，經被告審查結果，認系爭商標圖樣之外文與申請在先之審定第六八○○一三號「藝術臉譜圖」商標圖樣之外文近似，且指定使用於同一或類似商品，應不准註冊，以八十九年八月二日核駁第0000000號聯合商標核駁審定書為核駁之處分。
原告不服，提起訴願亦遭決定駁回，遂向本院提起行政訴訟。
二、兩造聲明：㈠原告聲明：原處分及訴願決定均撤銷。
㈡被告聲明：駁回原告之訴。
三、兩造爭點：原告申請註冊之「畢卡索及圖PICASSO」商標之聯合商標「」（如附圖一）與同類申請註冊在先即據以核駁之審定第六八○○一三號「藝術臉譜圖」商標圖樣上之外文「 」（如附圖二）是否近似？㈠原告主張之理由：
⒈按「二人以上於同一商品或類似商品以相同或近似之商標，各別申請註冊時，
應准最先申請者註冊；其在同日申請而不能辨別先後者，由各申請人協議讓歸一人專用；不能達成協議時，以抽籤方式決定之。」為商標法第三十六條所明定。此條規定之適用，以兩商標之構成相同或近似為前提與要件；所謂商標近似者，指商標圖樣以具有普通知識經驗之商品購買人，於購買時施以普通所用之注意，有混同誤認之虞者為近似。故判斷兩造商標是否近似，應以具有普通知識經驗之消費者，施以隔離通體觀察，以辨其有無產生混淆誤認之虞為斷。換言之，倘使隔離觀察之結果，商標圖樣之寓目印象明確，以一般具有普通知識經驗之消費者施用普通之注意，因其一商標之存在，聯想至另一商標，而發生不能辨別或有混同誤認之虞者，即屬商標近似。其理論之目的最後在防止消費者對生產來源混淆及誤認之可能性；苟兩商標無「混同之意圖」，消費習性亦無混同之可能時，兩商標皆各具其識別性，不發生近似之問題。
⒉本件被告據以核駁商標商標圖樣上之外文「 」（依附圖二以百分之六
十比例縮小），依被告就該商標圖樣，於另案之中台異字第八八○五四八號、第八八○五五三號、第八八○五五四號、第八八○五九四號、第八八○五九五號、第八八○五九六號及中台異字第Ｇ00000000號等件商標異議審定案件之見解，認為：「『藝術臉譜圖』商標圖樣係由一抽象之臉譜圖及已圖案化設計之草寫外文所組成，而系爭商標圖樣則由中文『畢卡索』及外文『Pica-sso』所組成，前者外文已為特殊圖案化設計，不但外觀上字母無法辨識外，讀音上亦無法唱呼，而後者外文『 Picasso』則為清晰易見且極易唱呼之大寫印刷字體，二者外觀構圖意匠、設計態樣及觀念上，均予一般消費者印象截然不同，讀音上亦有明顯之差異，況二者復分別有『臉譜圖』及中文『畢卡索』足資區別，異時異地隔離觀察，客觀上尚難謂有使一般商品購買人將兩者聯想或誤認係表彰同一商品來源而生混同誤認誤貼之虞，應非屬近似之商標。」等語；姑不論被告該等處分之見解妥適與否，僅就被告對於與前揭審定書為同一之據以核駁商標圖樣上外文之認知，被告對該圖樣之外文，無法辨識其外文字母，也無法唱呼其讀音，應堪認定。惟系爭商標圖樣，固以草寫「」之形式呈現，然觀其各外文字母清晰可辨，其讀音自屬極易唱呼。準此，系爭商標圖樣與據以核駁商標圖樣之外文，一者無法辨識，一者則清晰可辨，原處分竟可判斷出二商標圖樣之外文為近似，實有悖一般經驗倫理法則，其處分自有違誤。被告或謂商標審查應以個案審查為原則，不得比賦援引，惟對於同一事實為前後相反之認定，不僅有損行政機關之公信，且與行政法上之「平等原則」及「誠信原則」有違。
⒊按行政處分應說明理由之內容與範圍，關於行政處分在認定事實方面，對於認
定重要事實之論斷，應詳細說明理由，行政法院八十年判字第二四一二號、八十年判字第一六二一號、八十一年判字第一四三九號、八十一年判字第一八六二號判決均著有明文，詎本件原處分僅謂：「經核本件商標圖樣上之外文，與審定第六八○○一三號商標圖樣上之外文近似．．．。」等語，對於二商標外文如何構成近似、及其判斷系爭兩商標外文近似之點何在等等俱未予說明，顯有理由不備之違法。
⒋再按系爭商標之正商標為「 PICASSO」，大寫印刷字體之草寫體兩者具有同一
性，如果原告以草寫「 」視為印刷體之同一性，又被視為與據以核駁商標相近似，豈非矛盾？⒌另查原告曾以「 」草寫字體使用於商品或包裝上，遭訴外人即本件據
以核駁商標原始創作人官居平（為新際領帶服飾股份有限公司負責人）控告違反商標法（無罪）及訴求損害賠償，台灣高等法院八十八年度上字第一二九○號民事判決認為原告經註冊獲准使用該類商品之商標雖為正楷外文『PICASSO』，惟前開草體字與正楷字為同一性，草體字為正楷字商標之合理使用，並以據以核駁商標之創作人已自認該商標外文之內容看不出是那些英文字，認定兩者非近似商標，而駁回官居平之上訴。
⒍本件據以核駁商標之原始專用權人官居平曾作證證明商標圖樣中外文原創並非
「 PICASSO」字樣，而另一訴外人即畢加索國際企業有限公司林達光，在尚未受註取得據以核駁商標前，於八十四年曾自訴官居平使用該「藝術臉譜圖」行為違反商標法，經官居平在該八十四年自字第七二一號案中自承「 」符號係其設計師洪榮欄（PIMIO Y. HONG）之英文名字「PIMIO」之書寫體，與「 PICASSO」無涉，林達光並以此項事證刊登啟事（八十四年十一月二十二日工商時報第二十版），由此均足以證明被告據以核駁商標圖樣上之外文確與「PICASSO」無關。
⒎有關林達光稱其便用「夢女郎」畫作有經過國外授權等語，並非實在。就世界
抽象畫大師畢卡索所遺多件著作，就其簽名及顏色加以改作，而據以向美國聯邦政府申請著作權（衍生著作）登記的，為美商達美迪亞公司（自一九八八年陸續申請）。又該衍生著作於一九九二年十二月轉讓予美商畢卡索公司。一九九○年初，林達光與美商達美迪亞公司簽訂有亞洲地區總代理之權。爾後，畢加索公司未經美商達美迪亞公司之同意以「 picasso」及「夢女人」畫作向被告及內政部申請商標及著作權，並以取得台灣商標及著作權為由拒付美商達美迪亞公司權利金。美商達美迪亞遂於一九九二年三月二十六日終止對畢加索公司之授權。至官居平原為畢加索公司之被授權廠商（授權商品為領帶，商標專用權為日曼有限公司，畢加索為被授權人），由於得知畢加索公司因未支付權利金已被美商達美迪亞公司終止授權衍生著作，故亦拒絕支付權利金予畢加索公司，然而，「畢卡索」及英文「 picasso」正楷字在領帶商品為日曼公司之商標權，其為規避畢加索公司之追索，故重新以藝術臉譜為其商標，並向被告申請商標註冊。同時，畢加索公司及日曼公司則對新際公司提起商標仿冒訴訟，新際公司為使用畢卡索重作的衍生著作則與美商達美迪亞聯繫，並由其授權取得台灣總代理權而與畢加索公司對抗。而畢卡索畫家之後裔則對美商畢卡索創意公司之衍生著作提起侵害著作權及商標權之訴訟。又，縱使新際公司將其在台灣申請註冊之商標「藝術臉譜圖」（即本件據以核駁商標）轉讓給畢加索公司，但該等前述之美商達美迪亞公司之衍生著作亦經台北地方法院八十三年自字第八一四號判決，認為「該衍生著作之權利以適法為前提，凡未經原著作權人同意之改作，係侵害原著作權人之改作權，其因侵害他人之權利所生之著作，應不受著作權法之保護。」，且美商負責人亦涉詐欺遭通緝中。因此，本件據以核駁商標之創作原本即為非法行為，畢加索公司及新際公司，就「pica-sso」忽而主張其為「 picasso」簽名式，忽而主張為台灣設計師之英文名，以至形成今日混亂之局面。
㈡被告答辯之理由：
按「二人以上於同一商品或類似商品以相同或近似之商標，各別申請註冊時，應准最先申請者註冊」，為商標法第三十六條前段所明定。本件系爭商標圖樣上之外文為草寫體，與據以核駁商標圖樣上之外文草寫體相較，二者均係以大寫草書之「Ｐ」與數小寫草書字母構成，其書寫形體、表現方式相彷，均自「Ｐ」字橫書開頭，後接稍可判讀之小寫草書字母「ｉ」字以二點表示，之後其餘為小寫草書字母，整體外觀極相彷彿，異時異地隔離觀察，有使一般商品購買人聯想二者為源自同一產製主體之系列商標而產生混淆誤認之虞，應屬近似之商標，且均指定使用於靴鞋、鞋子等同一或類似之商品，又前者申請日期八十七年十二月十一日復較後者申請日期八十三年六月二十四日為晚，自有違首揭法條之規定。相同案情業經被告核駁第二五○九八三號商標核駁審定書認定，嗣經經（八九）訴字第八九○八七六四二號訴願決定及台北高等行政法院八十九年訴字第三七五號判決維持在案。至原告所舉之被告多件異議案中認定與被告據以核駁不近似之商標圖樣與系爭商標圖樣不同，自不得比附援引，執為應為相同處理之論據；又系爭商標與據以核駁商標之外文草寫體整體外觀極相彷彿，經認定為近似商標，則其外文是否與「 PICASSO」有關，並無影響；至著作權爭議問題，因與商標專用權之範疇不同，非本件所得審究，併予敘明。是被告依法核駁其註冊之申請，並無不合。
理 由
一、按「二人以上於同一商品或類似商品以相同或近似於之商標，各別申請註冊時，應准最先申請者註冊」，為商標法第三十六條所明定。又商標圖樣有相同或近似於他人同一商品或類似商品之註冊商標者，不得申請註冊，為商標法第三十七條第十二款所明定。而前揭二款之適用係以二商標圖樣構成相同或近似為前提要件，又商標是否近似，應以一般具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，異時異地隔離觀察有無混同誤認之虞以為其判斷，商標法施行細則第十五條第一項亦定有明文。再「構成雙方商標之圖形或文字等若隔離觀察其主要部分近似者，縱其附屬部份外觀殊異，仍不能謂非近似之商標」，行政法院（現巳改制為最高行政法院）著有三十一年判字第四號判例。
二、本件原告申請註冊之商標圖樣係書寫體之「 」（依附圖一以百分之六十比例縮小），與據以核駁申請在先之註冊第六八○○一三號「藝術臉譜圖」商標圖樣「 」（依附圖二以百分之六十比例縮小），兩者商標圖樣上俱有一草寫體之外文，二者均係以大寫草書之「P 」與數小寫草書字母構成，且其書寫形體、表現方式極相彷彿，均自「P」字橫書開頭，稍向右上方傾斜，「P」字同為手圓弧包住直劃，而其後可判讀之小寫草書字母又均為以二點表示之「i 」字，再後其餘為小寫草書字母，整體外觀實極相彷彿，其主要部分構圖意匠及整體觀念上相彷，異時異地隔離觀察時，有使一般商品購買者產生混淆誤認之虞，屬近似商標，復均指定使用於鞋靴等同一或類似商品，有使公眾對其商品之性質、品質產生混淆誤認之虞，且前者申請註冊日八十七年十二月十一日較後者之八十三年六月月二十四日為晚，自有商標法第三十六條、第三十七條第十二款規定之適用，不因渠等英文字母有所不同而異。再商標註冊案件之審查，係以與據以核駁之案例或引證比較，至其他案例是否合法，與本件無關，亦非本案所應予審酌，併此敘明。從而被告以原告申請註冊之「畢卡索及圖 PICASSO」商標之聯合商標（如附圖一），與據以核駁之註冊第六八○○一三號「藝術臉譜圖」商標圖樣上之外文（如附圖二），其主要部分同時同地觀察均相彷，且異時異地隔離觀察，均有致一般消費者混同誤認之虞，復均指定使用於同一或類似商品，為近似之商標，予以核駁其註冊之申請，揆之首揭法條規定及判例，洵無違誤，訴願決定予以維持，亦無不合，原告起訴意旨難認為有理由，應予駁回。
據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第九十八條第三項前段，判決如
主文。中 華 民 國 九十 年 十 月 十二 日
臺 北 高 等 行 政 法 院 第 一 庭
審 判 長 法 官 鄭 忠 仁
法 官 林 金 本法 官 林 育 如右為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後二十日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後二十日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中 華 民 國 九十 年 十 月 十六 日
書記官 王 永 昌