臺北高等行政法院判決 九十年度訴字第三八六九號
原 告 美商‧輝瑞產品公司(Pfizer Products Inc.)代 表 人 甲○ ○○○○訴訟代理人 戊○○
乙○○律師（兼送達代收人）被 告 經濟部智慧財產局代 表 人 陳明邦（局長）訴訟代理人 丁○○
參 加 人 威而鋼生物科技股份有限公司代 表 人 丙○○董事長右當事人間因商標評定事件，原告不服經濟部中華民國九十年三月六日經（九○）訴字第○九○○六三○四五七○號訴願決定，提起行政訴訟，經本院裁定命參加人參加訴訟，本院判決如左：
主 文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事 實
一、事實概要：原告於民國八十八年八月二十七日以「威而鋼」商標圖樣，作為其註冊第七九二二九二號「威而鋼」正商標之防護商標，指定使用於當時商標法施行細則第四十九條所定商品及服務分類表第三十類之茶葉、茶葉製成之飲料等商品，向被告申請註冊，經審查准列為註冊第八九三七七一號防護商標（下稱系爭防護商標），嗣參加人以該防護商標有違註冊時商標法第三十七條第十一款之規定，對之申請評定，經被告審查，而為系爭防護商標之註冊應為無效之處分，原告不服，提起訴願，經遭決定駁回，遂向本院提起行政訴訟。
二、兩造聲明：㈠原告聲明：
⒈訴願決定及原處分均撤銷。
⒉訴訟費用由被告負擔。
㈡被告聲明：
⒈駁回原告之訴。
⒉訴訟費用由原告負擔。
㈢參加人聲明：
⒈駁回原告之訴。
⒉訴訟費用由原告負擔。
三、兩造之爭點：原告之審定第八九三七七一號「威而剛」防護商標，其商標圖樣是否有他人之肖像、法人及其他團體或全國著名之商號名稱或姓名、藝名、筆名、字號，未得其承諾，而構成商標法第三十七條第十一款規定之違反？㈠原告主張之理由：
⒈被告顯然忽略防護商標依附於正商標而存在，忽略參加人惡意抄襲使用「威而
鋼」文字設立公司前，「威而鋼」文字早已是原告創設所有之著名商標。故原告使用「威而鋼」作為防護商標，無須得參加人同意使用。被告明知參加人係惡意抄襲原告創設之「威而鋼」商標作為其公司名稱特取部分，卻稱此屬另一問題。然參加人是否惡意抄襲原告所有之著名商標，意圖攫取原告之努力成果，涉及參加人主張商標法第三十七條第十一款提出評定是否屬於違背誠信原則之權利濫用行為，而違背誠信原則之權利濫用行為，法律不應加以保護，此不應因參加人公司名稱是否尚合法存在而有區別。被告一方面認定原告所有之「威而鋼」為著名商標，另一方面卻忽略依商標法第三十七條第七款保護著名商標之規定，原告得排除他人使用「威而鋼」文字申請商標註冊。要之，當參加人惡意抄襲原告所有之「威而鋼」著名商標文字，作為其公司名稱，而被告又認為此種情形系爭防護商標符合商標法第三十七條第十一款時，將造成商標法第三十七條第七款與第十一款之規範矛盾，亦即造成無人可使用「威而鋼」登記商標之現象，顯見被告認事用法，實違背商標法保護正當權利人之原則。就被告認定系爭防護商標符合商標法第三十七條第十一款，將造成商標法第三十七條第七款與第十一款之規範矛盾現象，關於此點，被告及原訴願決定機關卻刻意忽略原告之論述，其處分書中對此未置一詞。此外，被告對「同一或類似商品」之解釋，僅從營業項目登記之形式，認定「茶葉飲料」與「Ｆ二○三○一○食品、飲料零售業」核屬「同一」或「類似」商品，不僅欠缺清楚之說理，且該解釋亦與商標法第三十七條第十一款之規範目的不符。
⒉為保護著名商標，新修正商標法第二十二條第二項規定：「同一人以『同一商
標圖樣』，指定使用於非同一或非類似而性質相關聯之商品，得申請註冊為防護商標。但著名商標不受性質相關聯之限制」。對著名商標之保護甚於一般商標，使著名商標申請註冊防護商標，不受性質相關聯產品之限制。此外，商標法第三十七條第七款規定，相同或近似於他人著名之商標或標章，有致公眾混淆誤認之虞者，不得申請註冊。要之，著名商標之商標專用權人得排除第三人使用相同或近似於著名商標之商標申請註冊，不論該第三人申請註冊之商標所指定之商品，與著名商標指定使用之商品是否同一或類似。為此，主管機關並訂有著名商標或標章認定要點。原告乃世界知名且享有盛譽之大藥廠。原告耗費鉅額資源研發治療男性陽萎之藥品，首創使用外文「VIAGRA」作為該藥品名稱。為因應該藥品上市，原告早在八十五年十一月一日，即以外文「VIAGRA」在台灣申請商標註冊，並於八十六年八月十六日獲准註冊為第七七一二○二號商標。又因「威而鋼」之發音及所代表之意義與原告「VIAGRA」藥品之效用具有意義上之聯結，因此原告創設使用「威而鋼」作為該藥品之中文名稱，於八十六年一月七日申請註冊於「西藥」商品，並於八十七年一月十六日獲准「威而鋼」註冊為第七九二二九二號商標，此即為系爭防護商標之正商標。因威而鋼藥品具有治療男性陽萎之功效，與民眾日常生活密切相關，因此「VIAGRA」、「威而鋼」自八十七年三月在美國及全球陸續推出上市以來，立即造成全球旋風，形成民眾日常討論之話題。除原告自身努力經營廣為宣傳外，國內外報章雜誌、電視媒體更爭相報導評論。一時之間，我國民眾對於「VIAGRA」、「威而鋼」琅琅上口，甚至出現「藍色小丸子」或「藍色小精靈」之暱稱。參照著名商標或標章認定要點第五點規定，媒體報導資料乃認定著名商標之重要依據，而根據八十七年五月二十日衛生新聞報紙刊載之一項民意調查顯示，近三成民眾聽過並記得威而鋼，足證威而鋼自八十七年三月在美國上市後，短短一個月內已成為全台灣一般消費者所知悉之著名商標，該名稱表彰原告所生產之商品。另根據八十七年七月八日中時晚報報導，「威而鋼」商品在美國推出後頭三個月，當地銷售額即達二億五千九百五十萬美元（約九十億元台幣），檢附國內民生報、中國時報、中時晚報、聯合報、聯合晚報，自由時報、大成報及網路上大幅報導「威而鋼VIAGRA」商標商品之報紙影本及網路上下載之資料數十份，證明「威而鋼」確屬著名商標無疑。應特別說明者，「威而鋼」並非一般慣見之文字，亦非媒體創造使用之文字。原告除考量「VIAGRA」音譯之各種可能文字外，且考量「威而鋼」之名稱可與原告藥品之特殊作用產生有意義之聯結，因而創設使用「威而鋼」作為中文名稱，以便向國人說明宣傳原告商品。要之，「威而鋼」乃原告自行創造使用之中文商標名稱，此觀「威而鋼」商標申請註冊日期（八十六年一月七日），遠早於藥品上市（八十七年三月）或媒體報導之時間即明。「威而鋼」文字不僅與原告緊密結合，不可分割，且「威而鋼」文字係由原告創造使用，因此使用「威而鋼」文字或其衍生之權利，自屬原告所有。原告為保護「威而鋼」商標，在八十八年八月廿七日申請註冊系爭防護商標，經被告於八十九年六月一日核准註冊為第八九三七七一號防護商標，指定使用於「茶葉製成之飲料、咖啡、可可、巧克力粉」等商品。從被告核准正商標指定使用於「西藥」之商品，可申請註冊防護商標指定使用於「茶葉製成之飲料、咖啡、可可、巧克力粉」等商品，即知被告亦認知「威而鋼」為著名商標，故申請註冊防護商標不受類似商品或性質相關聯商品之限制。
⒊商標法第三十七條第十一款固規定，商標有該法人名稱，未得其承諾者，申請
人不得申請商標註冊，指定使用於該法人營業範圍內同一或類似商品。惟查，該條款之立法意旨在於保護該公司名稱不受他人侵害，兼防止商標之混淆誤認，故就規範目的而言，適用本條款之前提，自以該公司名稱完全具有合法權源，可排除他人（即商標申請人）之侵害為限。暫不論參加人係惡意抄襲原告所有之「威而鋼」商標名稱，作為參加人之公司名稱。因「威而鋼」為原告所有之著名商標乃不爭之事實，則原告依著名商標申請防護商標，是否須得參加人同意，至少應考量原告與參加人使用「威而鋼」文字之先後次序。亦即原告之著名商標申請註冊時，抑或至少「威而鋼」成為著名商標之時，參加人公司是否已經核准設立，以判斷原告有無侵害參加人之公司名稱。防護商標依附於正商標而存在，故其最先使用日期應與正商標相同，此觀下列商標法之規定自明。「防護商標之專用期間，以其正商標為準」、「防護商標未與正商標一併移轉者，其專用權消滅」、「防護商標單獨移轉者，其移轉無效」、「正商標撤銷或無效者，其防護商標應一併撤銷。」為商標法第二十四條後段、第二十九條、同法施行細則第十六條第四項所明定。系爭防護商標行政上申請日雖為八十八年八月二十七日，惟查，「威而鋼」正商標申請日為八十六年一月七日。防護商標既依附於正商標而存在，且其功能係在保護著名商標或正商標在其他商品上之權利，不受第三人之侵害，則系爭防護商標之實際最先使用日應與正商標相同。原告實際最先使用「威而鋼」文字之日期遠早於參加人設立公司之日期。縱不以原告申請「威而鋼」正商標作為系爭防護商標之最先使用日期，亦應以「威而鋼」成為原告所有著名正商標之日起，作為認定原告是否有權自行決定使用「威而鋼」文字之期間，因商標法第三十七條第七款規定，相同或近似於他人所有之著名商標或標章，有致公眾混淆誤認之虞者，不得申請商標註冊。要之，自「威而鋼」成為著名商標之日起，不論第三人所申請註冊之商品與原告著名商標之商品是否同一或類似，原告均得主張著名商標之權利，排除第三人侵害。
⒋惡意使用他人註冊商標圖樣中之文字，作為自己公司或商號名稱之特取部分，
而經營同一商品或類似商品之業務，經利害關係人請求其停止使用，而不停止使用者，處一年以下有期徒刑、拘役或科新台幣五萬元以下罰金，為商標法第六十五條第一項之規定。系爭防護商標之著名正商標於八十六年一月七日申請註冊於「西藥」商品，且於八十七年一月十六日獲准註冊，有前附商標公報及註冊證可憑。而參加人設立於八十七年八月二十一日，晚於原告正商標申請日達一年半之久。參加人公司營業項目中含有「動物用藥批發業」及「環境衛生用藥批發業」亦與原告之營業項目相同，而又以與原告所有相同之著名「威而鋼」商標為參加人公司名稱特取部分申請為設立登記，衡諸商標法第六十五條第一項之規定，參加人使用「威而鋼」作為公司，適法性已有疑問。縱認為參加人公司經營業務，與原告所有之「威而鋼」正商標指定使用之商品並非同一或類似，尚未違反商標法第六十五條。惟查，他人以公司名稱侵害原告之商標專用權者，原告得主張商標法第六十一條排除侵害。因原告所有之「威而鋼」為著名商標，故不論參加人經營之業務商品與原告之商品是否同一或類似，均侵害原告之商標專用權。被告明知參加人惡意抄襲原告所有之「威而鋼」著名商標作為其公司名稱，卻稱此屬另案問題。依被告見解，縱使參加人惡意抄襲原告所有之「威而鋼」著名商標作為其公司名稱，然在原告尚未排除參加人之公司名稱前，本件仍符合商標法第三十七條第十一款云云。惟查，依我國法律體制，商標評定屬於被告之職權，而排除參加人侵害原告所有之「威而鋼」著名商標，須訴請民事法院為之，兩者分屬不同程序，被告與民事法院之間各自獨立作成決定，法律上並不彼此拘束或有先後之分。被告所謂原告尚未排除參加人侵害前，本件仍符合商標法第三十七條第十一款之決定，無異放棄職責，鼓勵第三人剽竊著名商標為自己之公司名稱、竊取他人商譽之僥倖歪風及危害市場交易安全之行為。更何況，衡量參加人行使權利是否符合誠信原則乃被告作出原處分時應依職權斟酌之事項，此與原告是否已訴請法院排除參加人對著名商標之侵害無關。
⒌權利之行使，不得違反公共利益，或以損害他人為主要目的，行使權利，履行
義務，應依誠實及信用方法，民法第一百四十八條定有明文。誠信原則為法律共通之原理，不僅為私法之原則，亦可適用於或類推適用於公法事件。違反誠信原則之權利濫用行為，法律不加以保護。權利之行使一旦構成濫用，則會使權利人原來所享有之權利內容受到限制。在智慧財產權之領域內，權利濫用之概念亦經常為法院於裁判時所引用，藉以對於權利人不當行使其權利之行為加以限制。德國學說與實務上對於智慧財產權人行使其權利而構成權利濫用之情形，一般認為有下列數種類型，禁止之權利行使行為 (unzulassige Rechtsausubung)、權利失效 (Verwirkung)，以及不潔之手 (unclean hands)，就「禁止之權利行使行為」而言，包括濫用形式上之權利地位、權利之行使違反自己以前之行為（即違反禁反言），以及權利之行使專門在於損害其他競爭者。「濫用形式上之權利地位」者，例如：商標權人對於先前已經存在之商號名稱主張其商標權、商標權人因未營業使用已達足以被撤銷之期間卻仍然對其他競爭者主張其商標權、商標權人於取得商標權時係使用違反善良風俗之方法取得者、使用商標時故意引起混淆、明知他人已經先使用某標記卻仍以之申請取得商標註冊以禁止其繼續使用。在判斷是否違反誠信原則時，應審酌衡量雙方當事人之利益，並考慮侵害人之善意，其是否因權利人之行為而得以信賴權利人容忍其侵害行為，以及侵害人於權利人不行使權利期間內所得到之競爭地位，亦即排除侵害人所取得之競爭地位，對侵害人而言已屬不可期待之事，因為侵害人將會受到損害，而該損害如果權利人適時行使其權利，將不致於會發生。權利之行使如果有濫用或違反誠信原則之情事，不僅會構成不得行使之事由，甚至有時尚會構成侵權行為，因為民法第一百四十八條第一、二項之規定均屬於民法第一百八十四條第二項之「保護他人之法律」。權利濫用等係屬於權利行使上之一般限制，其基本出發點在於誠信原則而非競爭秩序之維持，其適用之範圍及於所有權利之行使行為，而非僅是與競爭目的有關之權利行使行為。在判斷是否構成權利濫用時，重要之考慮因素在於權利人與相對人雙方利益之衡量。權利之行使行為如果被認為構成不正競爭，亦會構成權利之濫用。不論參加人行為是否違反商標法第六十一條或第六十五條，因本件係由參加人主張原告註冊之防護商標侵害其公司名稱，因而提出商標評定，故有討論參加人之權利主張是否正當之必要。只要參加人之行為構成違反誠信之權利濫用行為，法律即不應加以保護，本件參加人之行為明顯係屬違反誠信原則之權利濫用行為。比對「威而鋼」申請註冊正商標之日期（八十六年一月七日）以及成為著名商標之日期（八十七年三月），以及參加人以「威而鋼」設立公司之日期（八十七年八月二十一日），即知參加人實係從報章媒體上得知原告生產「威而鋼」商品大受歡迎之消息後，認為原告創設之「威而鋼」乃是大有商機之名稱，故參加人未得原告之許可，惡意抄襲「威而鋼」文字，擅行向經濟部申請設立「威而鋼生物科技股份有限公司」，其行為明顯抄襲原告所有著名商標，欲搭原告著名商標之宣傳便車，冀圖竊取原告著名商譽。甚且，參加人公司之員工之名片，亦同時使用原告著名「VIAGRA」商標，而參加人所推出之「冬蟲夏草」飲料，隱含壯陽之效果。前開事實充分證明參加人意圖造成一般消費者之混淆誤認，客觀上極易使一般消費者誤信參加人與原告著名「威而鋼VIAGRA 」商品相關聯之錯誤聯想。參加人乃利用原告之著名商譽，以擷取不法利益。
⒍經查，參加人於八十九年九月二十三日擬以「威而鋼及圖」向被告申請商標註
冊，因參加人申請之「威而鋼及圖」商標，與原告註冊之第七九二二九號「威而鋼」著名正商標，中文完全相同，為近似之商標，倘參加人提出商標註冊之申請，原告得依商標法第三十七條第七款向被告提出異議，請求撤銷該商標之審定，結果參加人亦無法以「威而鋼及圖」申請註冊商標。由前述說明可知，由於參加人惡意抄襲原告創設之「威而鋼」作為公司名稱特取部分，倘認為原告註冊系爭防護商標違反商標法第三十條第十一款，而他人（包括參加人）以「威而鋼」申請註冊又違反商標法第三十七條第七款，其結果將造成第三十七條第七款與第十一款規範矛盾之現象。申言之，因依被告之見解，參加人得以商標法第三十七條第十一款為由，申請評定系爭防護商標無效。然因被告亦認定「威而鋼」為原告所創設之著名商標，故參加人或其他第三人以「威而鋼」申請註冊時，原告得依商標法第三十七條第七款，主張該商標相同或近似於原告之著名商標，有引起公眾混淆之虞，參加人或他人不得申請註冊。依前開法律適用結果，將造成無人可在特定商品種類取得「威而鋼」商標專用權之情況。之所以出現此種矛盾現象，其原因在於參加人惡意冒用原告之著名商標，利用法律漏洞，在原告申請註冊系爭防護商標前，搶先以「威而鋼」文字作為參加人之公司名稱，以致造成商標法第三十七條第七款與第十一款發生矛盾現象。被告既承認「威而鋼」為原告所有之著名商標，縱使參加人業已使用「威而鋼」作為公司名稱，被告應衡量「威而鋼」之創設使用、申請註冊時間、成為著名商標時間等因素，保障原告在「茶葉、茶葉製成的飲料」等商品上使用「威而鋼」文字之權利。此外，被告亦可適用違反誠信原則之權利濫用行為，矯正本件商標法第三十七條第七款與第十一款之規範矛盾現象。
⒎被告認為參加人之公司登記營業項目上有「Ｆ二○三○一○食品、飲料零售業
」之登記，因此與系爭防護商標所登記之「茶葉飲料」屬於「同一或類似商品」，符合商標法第三十七條第十一款之規定。由被告之說明，可知被告對於「同一或類似商品」係從形式上認定，亦即縱使參加人完全未從事「食品、飲料零售業」之銷售，或者縱使參加人銷售之「食品、飲料」完全與「茶葉飲料」無關，被告亦僅從公司營業項目之「Ｆ二○三○一○食品、飲料零售業」之登記，即認定系爭防護商標之「茶葉飲料」為「同一或類似」之商品。正因被告係從「形式」加以認定，故無法明確指明究竟系爭防護商標之商品與參加人之商品究竟屬於「同一」或「類似」商品，而含糊地以「同一或類似」商品一語帶過。商標法第三十七條第十一款旨在保護正當權利人之公司名稱並避免公眾混淆。簡言之，避免正當權利人之公司名稱成為他人商品之商標，且因該兩造商品屬於同一或類似之商品，而有造成公眾混淆之虞。是倘參加人實際上並未銷售系爭防護商標所註冊之同一或類似之商品，一般大眾即不可能有混淆參加人公司商品與原告公司產品之虞。就此而言，應比較參加人實際上銷售之商品與系爭防護商標登記之商品，來判斷商品是否同一或類似，是被告僅從公司營業項目之形式登記判斷「同一或類似」商品，並不足採。再者，公司營業項目登記係以行業別以區分，同一行業中所販售之商品五花八門，彼此之間可能毫無關連。譬如：牛肉乾（屬國際分類第二十九類）與蛋糕（屬國際分類第三十類）均為是食品；果汁（屬國際分類第三十二類）與威士忌（屬國際分類第三十三類）均為飲料，然彼此間卻無競爭關聯，依被告八十七年十二月編印之商品及服務類似群組參考資料，前述牛肉乾與蛋糕、果汁與威士忌亦不屬同一或類似商品。故被告從形式觀點判斷，不但與法律規範目的不符，且與被告之一貫審查基準相異。依被告八十五年四月編印之商標手冊○二、○四、○二商標之圖樣近似與商品類似第二項、意義，㈡商品類似之意義：商品依一般社會通念、市場交易情形、並參酌其原料、用途、功能、生產者及銷售場所等各種相關因素有誤認其來源之虞者為近似。故依被告之商標手冊，判斷商品「同一或類似」，不能僅從公司營業項目登記加以判斷，應就各該案例具體判斷。又他人公司執照或其他營業執照所記載所營事業之項目，與商標法施行細則第二十七條規定之商標之商品類別並無關聯，該他人營業範圍內之商品，究竟與申請註冊之商標所指定之商品是否同一或同類，應依普通一般社會通念定之。而類似商品，應依一般社會通念，市場交易情形，並參酌該商品之性質、內容、對象或場所等各種相關因素判斷之。查參加人所營事業之「七、Ｆ二○三○一○食品、飲料零售業」，核與原告「威而鋼」商標註冊指定使用於「茶葉、茶葉製成的飲料、咖啡、可可、巧克力粉、巧克力製成之飲料，冰、冰淇淋、鹽、調味用醬、醋、調味品、調味用香料、糖、蜜、糖果、米果、餅乾、穀製點心片、土司、蛋糕、麵包、漢堡、布丁（粉）、餡餅、饅頭、豆沙、蔥油餅、大豆鬆餅、魚餃、蛋餃、水晶餃、米、麥、麵粉、穀製粉、綜合穀物纖維粉、粉圓、西谷米、糯米紙、粥、飯、筒仔米糕、速食麵、刀削麵、麵條、水餃、餛飩、冷凍麵糰、春捲皮、餛飩皮」等商品，其外觀、用途、形狀及交易狀態根本不同，一為表彰商品，一為表彰服務之營業，兩者自非同一商品或同類商品，是原告註冊使用系爭防護商標，自毋庸徵得參加人之承諾。被告未察，將參加人公司執照所載所營事業與商標法施行細則第四十九條規定商標之商品類別混為一談，遽認為茶葉、茶葉製成的飲料、鹽、調味用醬等商品與食品、飲料零售業等服務，係屬同一或類似商品，以系爭防護商標之註冊未得參加人之承諾為由，評定無效，自有未合。訴願決定認為原告係以他人法人名稱特取部分作為商標申請註冊，同使用於同類商品，依行為時商標法第三十七條第十一款前段規定，未得該他人承諾者，不得申請註冊，逕以決定駁回原告之訴願，亦欠允洽。
⒏學者分析商標與商號（包括公司法與商業登記法）相關法制規範後指出，發生
商標法第三十七條第七款及第十一款矛盾之原因，在於被告對商標法第三十七條第十一款之解釋不當，將所謂「法人（公司）名稱」解釋為「特取部分」。將商標法第三十七條第十一款與商標法第六十五條第一項之規定進行比對，後者係規定，「惡意使用他人註冊商標圖樣之中文文字，作為自己公司或商號名稱之特取部分…」，即可知商標法第三十七條第十一款所規範者，實為「公司名稱」，而非「特取部分」。被告之解釋，將使立法者透過「公司名稱」與「特取部分」之區隔，調整商標規範與公司名稱法制之規範，全然喪失。依我國商號法制，公司法第二條第二項之規定，「公司名稱，應標明公司之種類」，所謂公司名稱，不僅包括特取部分，亦包括「○○股份有限公司或有限公司」等公司種類文字。基於「公司名稱」與「特取部分」不同之認識，因此公司法第十八條第二項容許不同種類之公司可以使用相同名稱，只要登記在後之公司於名稱中加記可資區別之文字。此外，雖有相同之公司名稱，但標明不同業務種類者，其公司名稱即視為不相同或不類似。公司名稱是否相同或類似之判斷，係以公司名稱整體判斷，而非以特取部分判斷。因此，於商號法制中，第三人得登記「威而鋼化學肥料股份有限公司」、「威而鋼電器行」。為何在商標法制可能引起混淆誤認之行為，卻可以在公司商號法制中大行其道，主要根源在於公司名稱性質上屬於人的標識，而非表彰商品或服務之物的標章或服務商標。公司名稱之功能在於顯示交易關係權利義務歸屬之主體。由於公司名稱屬於人的標識，而非表彰商品或服務之來源，因此商標法第三十七條所保障者，主要為公司名稱本身之財產價值，避免公司名稱之經濟價值遭受稀釋或沖淡，而非混淆誤認之規範，基於前述認知，被告認為商標法第三十七條第十一款之法人（公司）名稱，係指「特取部分」，並不足取。
⒐若僅以公司名稱中之特取部分，即可阻止他人申請商標註冊，則商標法第三十
七條第七款之規定，將無法立足。因為，倘公司將其名稱中之特取部分，當作物或服務標章加以使用，則依商標法第三十七條第七款之規定，尚必須使用「特取部分」之標章具備著名要件，始得阻止他人商標註冊。然依被告「特取部分」之解釋結果，卻造成公司不論其名稱中之特取部分有無使用，是否著名，一律均可依商標法第三十七條第十一款，阻止他人商標註冊。同一部法律，甚至同一條文中，竟出現如此寬嚴不一之結果，且規範效力相互抵銷，不符立法原意。依商標法施行細則第三十二條第一項之規定，將商標法第三十七條第十一款之「法人（公司）名稱」解釋為「特取部分」，表面上似乎「限縮」適用範圍，實際上卻造成「擴大」適用範圍。因「公司名稱」之構成要件特徵多於「特取部分」，構成要件特徵越少者，其所涵蓋之範圍越大。例如，若以「特取部分」作為判斷標準，已有「威而鋼生物科技股份有限公司」登記之情形下，「威而鋼化學肥料股份有限公司」即不得登記為公司名稱。因此，商標法第三十七條第十一款應回歸至「公司名稱」，否則正如本案所顯示之情形，有心人士透過形式、書面審查之公司商號登記法制，將他人商標化為特取部分申請公司名稱登記，進而以商標法第三十七條第十一款之規定，阻止他人申請商標註冊。設若原告將「威而鋼」申請指定使用於西藥商品前，由於媒體廣泛報導，「威而鋼」已成尚未註冊之著名商標，得受商標法第三十七條第七款之保護。此時有心人士向公司主管機關登記營業項目為西藥之「威而鋼○○公司」，則依被告有關特取部分之解釋結果，反而造成原告無法於西藥商品申請商標註冊之荒謬現象。公司法對於公司名稱之保護，其效力為賦予公司排除其他人使用相同之公司名稱，其根源在於公司名稱之性質為人的標識。僅具有微弱效力之公司名稱法制，進入以保護商品或服務標識為目的之商標法制，竟然因被告之解釋，而可以用其公司名稱中之「特取部分」阻止正當權利人註冊。輕重之間，顯然失衡。如前所述，商標法第三十七條第十一款所保護者為「公司名稱」本身具有之財產價值。當其他人因現行公司法及商業登記法之規定，得登記「威而鋼生物科技股份有限公司」、「威而鋼化學肥料股份有限公司」、「威而鋼生物科技行」、「威而鋼電器行」…等「特取部分」完全相同之公司成立時，所謂「公司名稱」之財產價值並非「特取部分」，而是社會大眾所認識之「威而鋼○○股份有限公司」此一公司整體名稱。因此，商標法第三十七條第十一款所須保護者，亦為此一整體之公司名稱。從比較法之觀點言，日本最高法院於一九八二年亦立下判例，認為與我國商標法第三十七條第十一款相近之規定，其所謂之公司名稱，係指包括公司種類在內之整體名稱，而非特取部分，以避免不肖人士濫用該條款，對正當權利人造成傷害。
㈡被告主張之理由：
按商標圖樣「有他人之肖像、法人及其他團體或全國著名之商號名稱或姓名、藝名、筆名、字號，未得其承諾者，不得申請註冊。但商號或法人營業範圍內之商品，與申請註冊之商標所指定之商品非同一或類似者，不在此限」，為本件商標註冊時商標法第三十七條第一項第十一款所明定。所稱法人及其他團體或全國著名商號之名稱，係指其特取部分而言。商號或法人營業範圍內之商品，以商號或法人所登記之營業項目為準；如登記之營業項目未載明具體商品者，參酌實際經營之項目認定之，復為同法施行細則第三十二條第一項所明定。系爭防護商標圖樣上之中文「威而鋼」，與參加人之公司名稱特取部分「威而鋼」相同，又本件商標所指定使用之茶葉製成之飲料，咖啡、可可、巧克力粉，咖啡、可可、巧克力製成之飲料等商品，復與參加人公司執照營業項目所載之「飲料零售業」營業範圍內之商品屬同一或類似之商品。從而原告未徵得參加人之承諾，以相同之中文「威而鋼」三字作為系爭防護商標圖樣申請註冊，自有首揭法條規定之適用。
㈢參加人主張之理由：
⒈答辯理由同被告，另參加人是依照公司法規定成立的公司，並且投下鉅資六億
餘元來生產產品，是依照法令規定而為，商標的評定也是依照施行細則的規定來申請，一切係依照法令，無不法行為。
⒉公司登記的資本額與實際資產、產品生產量無關，參加人確實有投資鉅額金額生產，因受限於原告律師的存證信函而沒有出貨，並非無生產。
理 由
一、原告於八十八年八月二十七日以「威而鋼」商標圖樣，作為其註冊第七九二二九二號「威而鋼」正商標之防護商標，指定使用於當時商標法施行細則第四十九條所定商品及服務分類表第三十類之茶葉、茶葉製成之飲料等商品，向被告申請註冊，經審查准列為註冊第八九三七七一號防護商標，嗣參加人以該防護商標有違註冊時商標法第三十七條第十一款之規定，對之申請評定，經被告審查，而為系爭防護商標之註冊應為無效之處分，原告不服，提起訴願，經遭決定駁回之事實，有評定申請書、被告八十九年三月三十一日（八九）智商○九○○字第八九○○九一二八一號發文之中台評字第八九○二三六號商標評定書及經濟部九十年三月六日經（九○）訴字第○九○○六三○四五七○號訴願決定書在卷可憑，堪信為真實。本件爭點應為原告之審定第八九三七七一號「威而剛」防護商標，其商標圖樣是否有他人之肖像、法人及其他團體或全國著名之商號名稱或姓名、藝名、筆名、字號，未得其承諾，而構成商標法第三十七條第十一款規定之違反？
二、按「商標評定案件適用註冊時之規定。但其申請或提請評定之程序適用評決時之規定」，為現行商標法施行細則第四十條第二款所明定。本件系爭防護商標係於八十九年六月一日核准註冊，其商標之評定應適用八十七年十一月一日公布施行之商標法，合先敍明。次按商標圖樣有他人之肖像、法人及其他團體或全國著名之商號名稱或姓名、藝名、筆名、字號，未得其承諾者，不得申請註冊。但商號或法人營業範圍內之商品，與申請註冊之商標所指定之商品非同一或類似者，不在此限，為本件系爭商標註冊時商標法第三十七條第十一款所明定。又商標法第三十七條第一項第十一款所稱法人及其他團體或全國著名商號之名稱，指其特取部分而言（商標法施行細則第三十二條第一項、最高行政法院五十四年判字第二一七號判例參照）。參加人公司名稱為「威而鋼生物科技股份有限公司」，其中「生物科技股份有限公司」係屬表明其公司之營業種類及其組織形態之文字，非參加人所得專用外，其餘「威而鋼」三字為參加人公司名稱之特取部分，系爭防護商標圖樣亦為「威而鋼」，二者完全相同，原告主張公司名稱是否相同或類似之判斷，係以公司名稱整體判斷，而非以特取部分判斷云云，非屬可採。又系爭防護商標指定使用於當時商標法施行細則第四十九條所定商品及服務分類表第三十類之「茶葉、茶葉製成的飲料、咖啡、可可、巧克力粉、巧克力製成之飲料，冰、冰淇淋、鹽、調味用醬、醋、調味品、調味用香料、糖、蜜、糖果、米果、餅乾、穀製點心片、土司、蛋糕、麵包、漢堡、布丁（粉）、餡餅、饅頭、豆沙、蔥油餅、大豆鬆餅、魚餃、蛋餃、水晶餃、米、麥、麵粉、穀製粉、綜合穀物纖維粉、粉圓、西谷米、糯米紙、粥、飯、筒仔米糕、速食麵、刀削麵、麵條、水餃、餛飩、冷凍麵糰、春捲皮、餛飩皮」商品，其中茶葉、茶葉製成的飲料、咖啡、可可、巧克力粉、巧克力製成之飲料，與參加人公司執照營業項目所載之「飲料零售業」營業範圍內之商品亦屬同一或類似之商品。原告雖主張被告對於「同一或類似商品」係從形式上認定，亦即縱使參加人完全未從事「食品、飲料零售業」之銷售，或參加人銷售之「食品、飲料」完全與「茶葉飲料」無關，被告亦僅從公司營業項目之「Ｆ二○三○一○食品、飲料零售業」之登記，即認定系爭防護商標之「茶葉飲料」為「同一或類似」之商品。惟倘參加人實際上並未銷售系爭防護商標所註冊之同一或類似之商品，一般大眾即不可能有混淆參加人公司商品與原告公司產品之虞。就此而言，應比較參加人實際上銷售之商品與系爭防護商標登記之商品，來判斷商品是否同一或類似，是被告僅從公司營業項目之形式登記判斷「同一或類似」商品，並不足採云云。按商號或法人營業範圍內之商品以商號或法人所登記之營業項目為準，如登記之營業項目未載明具體商品者，參酌實際經營之項目認定之（商標法施行細則第三十二條第一項參照）。查系爭防護商標所指定使用之茶葉、茶葉製成的飲料、咖啡、可可、巧克力粉、巧克力製成之飲料，核屬飲料或類似飲料之商品，與參加人公司執照營業項目所載之「飲料零售業」營業範圍內之商品屬同一或類似之商品，原告以參加人未從事公司執照營業項目所載之「食品、飲料零售業」業務，質疑系爭防護商標所指定使用之商品與參加人公司營業範圍內之商品非屬同一或類似一節，核非可採。從而被告以原告未徵得參加人之承諾，逕以相同之中文「威而鋼」三字作為系爭防護商標圖樣申請註冊，有違註冊時商標法第三十七條第十一款之規定，而為系爭防護商標之註冊應為無效之處分，於法並無不合。
三、原告主張參加人惡意抄襲原告所有之著名商標，意圖攫取原告之努力成果，涉及參加人主張商標法第三十七條第十一款提出評定為違背誠信原則之權利濫用行為，法律不應加以保護部分。按「原告之第二五二九一號正商標專用權，核准註冊於五十六年二月一日，關係人統一企業股份有限公司設立登記日期為五十六年八月二十五日，在原告取得上開第二五二九一號「統一」商標專用權之後，固不得拘束上開正商標之專用權。原告如認關係人惡意使用其商標之名稱，作為自己公司名稱之特取部分，而經營同一或同類商品之業務，經其請求變更，而不申請變更者，得依商標法第六十一條、第六十三條（現行商標法第六十五條）規定，訴請普通法院排除侵害，並判處關係人罪刑。惟在請求排除侵害之訴獲得勝訴判決確定前，關係人公司之設立登記，自屬合法存在，仍應受商標法之保護。原告既未依法訴請禁止關係人襲用其註冊正商標之名稱，作為其公司名稱之特取部分，而系爭第一二九九一二及第一二九九一三號聯合商標之申請註冊，又均在關係人公司設立登記之後，依照首開法條規定，自不得申請註冊，其已註冊者，亦應予以撤銷，要不因其正商標之註冊在關係人公司設立登記之前，而謂有法律不溯原則之適用。」最高行政法院著有七十一年度判字四七六號判決可資參照。查參加人「威而鋼生物科技股份有限公司」設立登記日期為八十七年八月二十一日，在原告取得註冊第七九二二九二號「威而鋼」正商標之日期（八十七年一月十六日）之後，原告主張參加人公司營業項目中含有「動物用藥批發業」及「環境衛生用藥批發業」與原告之營業項目相同，而又以與原告所有相同之著名「威而鋼」商標為參加人公司名稱特取部分申請為設立登記，衡諸商標法第六十五條第一項之規定，參加人使用「威而鋼」作為公司，適法性已有疑問等等。查原告如認參加人惡意使用其商標之名稱，作為自己公司名稱之特取部分，而經營同一或同類商品之業務，依上開最高行政法院判決意旨，亦應由原告請求參加人變更，而參加人不申請變更者，原告得依商標法第六十一條、第六十五條規定，訴請普通法院排除侵害，並判處參加人罪刑。惟在請求排除侵害之訴獲得勝訴判決確定前，參加人公司之設立登記，自屬合法存在，仍應受商標法之保護。原告既未依法訴請禁止參加人襲用其註冊正商標之名稱，作為其公司名稱之特取部分，而系爭防護商標之申請註冊，又在參加人公司設立登記之後，依照首開法條規定，自不得申請註冊，其已註冊者，亦應予以撤銷。而參加人公司名稱之設立登記，既尚為合法存在，且應受商標法之保護，其依商標法第三十七條第十一款對系爭防護商標提出評定，仍屬權利之合法行使，尚難指為違背誠信原則之權利濫用行為。
四、另原告主張威而鋼自八十七年三月在美國上市後，短短一個月內已成為全台灣一般消費者所知悉之著名商標，該名稱表彰原告所生產之商品，著名商標申請註冊防護商標，不受性質相關聯產品之限制。參加人惡意抄襲原告所有之著名商標，原告得排除他人使用「威而鋼」文字申請商標註冊。因此，當參加人惡意抄襲原告所有之「威而鋼」著名商標文字，作為其公司名稱，而被告又認為此種情形系爭防護商標符合商標法第三十七條第十一款時，將造成商標法第三十七條第七款與第十一款之規範矛盾，亦即造成無人可使用「威而鋼」登記商標在特定商品種類之現象，顯見被告應衡量「威而鋼」之創設使用，申請註冊時間，成為著名商標時間等因素，保障原告在「茶葉、茶葉製成的飲料」等商品上使用「威而鋼」文字之權利部分。查商標法第三十七條第十一款之適用係未經他人承諾，以該他人法人名稱之特取部分作為商標圖樣，復指定使用於與他人所營事業同一或類似商品申請註冊為已足，至於參加人公司之設立登記名稱是否惡意抄襲原告所有之著名商標，依前述最高行政法院七十一年度判字四七六號判決意旨，仍應由原告依法聲請撤銷參加人公司名稱之登記或訴請普通法院排除侵害。在參加人公司名稱未經依法撤銷或原告請求排除侵害之訴獲得勝訴判決確定前，參加人公司之設立登記，自屬合法存在，仍應受商標法之保護。尚不能以商標法第三十七條第七款與第十一款之規範矛盾，造成無人可使用「威而鋼」登記商標使用在特定種類商品之現象，即認原告系爭防護商標可毋須參加人公司之承諾，而使用與參加人公司名稱相同之商標圖樣申請註冊。亦不能指參加人受商標法之保護，依商標法第三十七條第十一款對系爭防護商標提出評定，為違背誠信原則之權利濫用行為。
五、綜上所述，被告以系爭防護商標，其商標圖樣有參加人公司名稱，未得其承諾，有違商標法第三十七條第十一款規定，而為系爭防護商標之註冊應為無效之處分，於法尚無不合，訴願決定予以維持，亦屬妥適，原告主張前詞，請求撤銷訴願決定及原處分，為無理由，應予駁回。
據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第九十八條第三項前段，判決如
主文。中 華 民 國 九十一 年 八 月 二十九 日
臺 北 高 等 行 政 法 院 第 三 庭
審 判 長 法 官 姜素娥
法 官 林文舟法 官 陳國成右為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後二十日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後二十日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中 華 民 國 九十一 年 八 月 三十 日
書記官 王英傑