臺北高等行政法院判決 九十年度訴字第四二二七號
原 告 文德光學股份有限公司代 表 人 甲○○董事長訴訟代理人 陳文郎律師複代 理人 楊祺雄律師
丁○○被 告 經濟部智慧財產局代 表 人 陳明邦（局長）訴訟代理人 丙○○
戊○○
參 加 人 乙○○右當事人間因發明專利異議事件，原告不服經濟部中華民國九十年三月三十日經（九○）訴字第○九○○六三○五六○○號訴願決定，提起行政訴訟，本院判決如左：
主 文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事 實
一、事實概要：原告於民國八十七年四月二十二日（優先權日為八十六年四月二十八日）以「具有副框的眼鏡總成」向被告（原經濟部中央標準局，八十八年一月二十六日改制為經濟部智慧財產局）申請發明專利，經被告編為第00000000號審查，准予專利。公告期間，參加人乙○○以其違反專利法第十九條、第二十條之規定，不符發明專利要件，對之提起異議。案經被告審查，於八十九年九月二十七日以（八九）智專三（一）○二○一六字第○八九八九○○一六三四號專利異議審定書為「異議成立，應不予專利」之處分。原告不服，提起訴願，遭決定駁回，遂提起行政訴訟。本院於九十一年三月五日開庭行準備程序，經原、被告陳述意見後，認有使參加人獨立參加訴訟之必要，裁定命參加本件被告之訴訟。
二、兩造聲明：㈠原告聲明：請求撤銷原處分及訴願決定。訴訟費用由被告負擔。
㈡被告聲明：如主文所示。
三、兩造之爭點：系爭案是否具備發明專利進步性之要件？㈠原告主張：
訴願決定機關為訴願駁回之決定，略稱「系爭案顯然不足以防止副框可能之向上位移而脫出主框，不具功效之增進，‧‧‧引證二已足證系爭案不符發明專利之進步性」云云。其理由與原處分理由，同有理由與理由相互矛盾、恣意裁量、錯認事實、及未依證據認定事實之違法，故原處分及訴願決定難謂適法。
茲就其違法情節詳陳如后：
⑴原處分有理由相互矛盾及恣意裁量之違法：
①同一事件，應為同一處理：
按專利審定書之抬頭為「經濟部智慧財產局核准（或異議、或舉發）審定書」，而頁末署名「局長陳明邦」。因此專利審定之行政處分，係行政機關對外之意思表示，而主管專利之行政機關只有智慧財產局一個，故其各個專利審定之行政處分，應符合行政法一般原理原則中之平等原則。即便該行政機關承辦之審查委員，對包含不確定法律概念之專利要件有行政裁量權，亦應在相同之審查基準之下，遵守行政自我拘束原則，受同一事件之先前行政處分之拘束，不得恣意裁量，方無違平等原則，此即被告編印「專利審查基準」之用意所在。觀諸「專利審查基準」序文第一頁第十一至十二行「專利審查委員無法掌握基準之精神，‧‧‧造成審查品質不易掌握」之記載，可得明證。惜被告未遵守此原則，致為違法之處分。茲詳述如下：
②引證一較引證二增進功效：
引證一（即第00000000號專利案）說明書第三頁倒數第七行將引證二（即第00000000號專利案）列為背景技術，經被告審查，認引證一不僅相較於其它習知技術，且相較於引證二，都具新穎性和進步性等專利要件，而准予專利。即便參加人乙○○以引證二對引證一提起第00000000Ｎ○二號舉發案，被告仍以智專○六○○六字第一○五七○五號舉發審定書為舉發不成立之審定。足證引證一相較於引證二，不僅具有新穎性，且亦非熟習該項技術者所能輕易完成，故引證一較引證二增進功效而具進步性。
③系爭案較引證一增進功效：
系爭案（即第00000000號專利案）亦在其說明書第三頁第六行將美國第0000000號專利案列為背景技術，該美國案即引證一之對應案，因此相當於系爭案已將引證一列為背景技術。而系爭案既經被告審查後准予專利，意涵系爭案相較於引證一具新穎性，且非熟習該項技術者所能輕易完成，故增進功效而具進步性。
④故系爭案較引證二增進功效：
因此依邏輯推論，既然系爭案較引證一增進功效，而引證一較引證二增進功效，則系爭案必較引證二增進功效。此亦可由美國專利商標局審查系爭案之美國對應案（即美國第0000000號專利案）時，雖將引證二之德國對應案（00-00-000-00/1988）列為參考引證，仍准予系爭案之美國對應案專利權而得佐證。不料被告卻又於前述參加人乙○○對系爭案所提之第00000000Ｐ○二號異議案之審定書，認系爭案相較於引證二不具功效之增進，進而認定系爭案不具進步性。前後對照，被告就同一事件為不同之處理，其處分理由明顯相互矛盾，且裁量之恣意顯已違法。同時，訴願決定機關未糾違失，遞予維持，同有違法之實。該等違法之行政處分，皆應予撤銷。
⑵原處分有認定事實錯誤、未依證據認定事實、及恣意裁量之違法：
①原處分異議審定書第三頁第九行以降，認為「系爭案與引證二均是利用副
框之突緣搭掛定位在主框上（系爭案申請專利範圍第一、五、八項），且亦利用主副框間之磁力吸附（系爭案申請專利範圍第二、三、四、六、七、九項）；而其間之差異僅在於將系爭案之向後延伸桿或臂具有向下突緣，‧‧‧但在功效上，系爭案僅就該延伸臂及突緣之固定機制而言（系爭案第一獨立項），仍不足以防止副框可能之向上位移而脫出主框，‧‧‧故不合進步性」。
②析其審定要點及違法之處如下：
Ａ、系爭案申請專利範圍第一、五、八項與引證二均係利用副框之突緣搭掛定位→引證二之突緣無定位功能：
ａ、按引證二所揭露者，係於副框之橋接元件延伸突緣202，再以該突緣202搭掛於主框之橋接元件之上。然因其突緣202只是於橋接元件處單純地向後水平延伸，並無法防止副框左右搖晃，亦無法防止副框從主框前、側、上方脫離，因此只具有「搭掛」作用，並無「定位」作用，其係靠磁力吸附和凸起卡入凹槽，才能達到定位作用。
ｂ、反觀系爭案第一、五請求項，明確記載「副框兩側各具有一延伸桿（22），‧‧‧該延伸桿各包含一後端各具有一第一突緣（23）往下延伸，以供結合該桿體，而可供將該副框固定至該主框」。是以系爭案第一、五請求項非僅以向後延伸之延伸桿（22 ）搭掛於主框上，而係使向後延伸之延伸桿（22）和向下延伸之突緣（23）形成一鉤體，以鉤嚙主框，進而將副框固定於主框上，以防止副框從主框之前、側、上方脫離。同時，因系爭案第一、五項之延伸桿和突緣，係設於副框之兩端，而非如引證二設於副框中央之橋接元件上，因此系爭案第一、五請求項之副框鉤嚙於主框後，不會左右搖晃，而真正處於定位之狀態，進而達成系爭案說明書第三頁第十二行所強調之「提供一種可安裝至不具磁鐵之傳統眼鏡主框上的副框」之發明目的，此為引證二所無法達成之功效，故被異議案第一、五請求項相較於引證二確具進步性。
ｃ、原處分將系爭案第一、五請求項副框兩側之延伸桿和突緣之鉤嚙定位作用，誤認為中央橋接元件之突緣的搭掛作用，有錯認事實之違法。而將引證二只具搭掛作用之中央橋接元件之突緣，誤認為兼具定位作用，有認定事實未依證據之違法。原處分之違法已屬昭然，應予撤銷。
ｄ、被異議案第八請求項較第一、五請求項，增設中央橋接元件之延伸臂和突緣，致其副框兼具兩側和中央共三個鉤嚙裝置，較諸第
一、五請求項之功效有過之而無不及。故前述第一、五請求項之論述亦適用於第八請求項，因此原處分對第八請求項之處分，同有錯認事實和認定事實未依證據之違法。
Ｂ、系爭案申請專利範圍第二、三、四、六、七、九項與引證二皆同時利用突緣搭掛定位和磁力吸附→系爭案非搭掛而是定位；引證二另需突起卡入凹槽才能定位：
ａ、如前對系爭案申請專利範圍第一、五、八項之論述，第二、三、
四、六、七、九請求項亦係利用延伸桿和突緣連成一體之鉤體，將副框鉤嚙定位於主框上，而非僅以突緣搭掛。故原處分有錯認事實之違法。
ｂ、又引證二兼具突緣搭掛和磁力吸附之構造者，如其說明書第八頁第十五行以降，配合圖二、三之記載「如圖二所示，主鏡框10設有數個凹槽101，其內設置軟性磁材102，並於副鏡框20上對應凹槽101處，設置凸起之永久磁材201，而其上凸起之永久磁材201恰好卡入主鏡框10凹陷之凹槽101內。‧‧‧如圖三所示，除於主鏡框10及副鏡框20上鑲嵌軟性磁材及永久磁材外，尚可於副鏡框20中央上緣設一向後之突緣202，以便搭掛於主鏡1上」。因此引證二除了突緣搭掛和磁力吸附外，尚須凸起卡入凹槽，方得以將副框定位於主框上。然原處分卻認引證二僅以突緣搭掛和磁力吸附便可穩固定位，進而為異議成立之處分，顯有未依證據認定事實之違法，應予撤銷。
Ｃ、兩案之差異僅在於將系爭案之向後延伸桿或臂具有向下突緣→兩案之差異非僅突緣而已，另有鉤嚙位置、突緣卡入凹槽、及磁鐵位置等不同：
ａ、系爭案申請專利範圍第一、五項除了較引證二多出向下突緣外，另其延伸桿係設於副框之兩側。而第八請求項另增設中央橋接元件之延伸臂和突緣，連同兩側之延伸桿共具三個鉤體。非如引證二只有中央橋接元件一個延伸體，因此系爭案之副框鉤嚙於主框後，不會左右搖晃。故原處分謂兩案之差異僅在於將系爭案之向後延伸桿或臂具有向下突緣，進而為異議成立之處分，顯有未依證據認定事實之違法，應予撤銷。
ｂ、系爭案第二、三、四、六、九請求項除類似第一請求項，係於副框兩側設延伸桿和突緣而與引證二有所不同外，另其所增設之磁鐵，亦不須如引證二以凸起卡入凹槽之構造。同時，系爭案副框之磁鐵，係設於向後延伸之延伸桿或延伸臂末端再向下延伸之突緣處，因此主框之磁鐵必定對應設於桿體或橋接元件之後面，致加工精度要求較低，對不良率之容忍度較高。反之，引證二之主框磁鐵設於前面，為免影響主框之外觀，其加工精度要求較高，不良率容忍度較低，成本亦相對提高。因此系爭案與引證二間存有極大差異，且有功效之增進。至於第七請求項之磁鐵亦如是。
故原處分謂兩案之差異僅在於將系爭案之向後延伸桿或臂具有向下突緣，進而為異議成立之處分，顯有未依證據認定事實之違法，應無可維持。
Ｄ、系爭案第一請求項具有延伸臂及突緣之固定機制→系爭案第一請求項無延伸臂：依據系爭案說明書之記載，其第一請求項並無「延伸臂（24）」，只有「延伸桿（22）」。故原處分有錯認事實之違法。
Ｅ、系爭案第一請求項不足以防止副框可能之向上位移而脫出主框→系爭案第一請求項可防止副框向上脫離，反而是引證二之突緣才無法防止副框向上脫離：
ａ、系爭案第一請求項之發明目的在於「提供一種可供安裝至不具磁鐵的傳統眼鏡主框上的副框」，並非要求副框在任何外力下，都不會從任何方向脫離主框。若真要達此特殊要求，除非將副框直接鎖固在主框上，則副框將變得很難組裝拆卸，乾脆換戴另一不同功能之眼鏡，何必同時戴上主框和副框，徒使鼻樑承受一點五倍以上之重量呢？因此系爭案若能使副框於正常使用狀態（例如行走）時，不會向上脫出主框，便可達成其主張之發明目的和功效。而第一請求項所記載之延伸桿和突緣，兩者形成一鉤體，不啻可將副框鉤嚙於主框而定位，且副框本身之重量永遠向下作用，即便在正常使用狀態（例如行走）下，亦無振動之虞，確可達成其發明目的。然原處分以系爭案第一請求項不足以防止副框可能之向上位移而脫出主框，做為異議成立之主要理由，顯以不必要之目的功效加諸於系爭案，其裁量之恣意已昭然若揭。
ｂ、反觀引證二，若純靠磁力吸附，仍難克服剪切方向之外力，甚至連正常使用狀態（例如行走）下，副框都會因為振動而慢慢向下滑移而脫離主框，或左右滑移而與主框偏位，因此才另行增設突緣202搭掛於主框上，以防止副框向下或左右滑移。此可由引證二說明書第九頁第三行記載「突緣202之作用在於增強主副框之結合力」而得明證。亦即引證二若只靠磁力吸附，仍難防止副框向主框之上方或下方脫離，因此才須增設突緣202以增強主副框之結合力。然此增設之突緣202亦僅能防止副框向主框之下方脫離，仍無法防止副框向主框之上方脫離。
ｃ、對照兩案，系爭案第一請求項可於正常使用狀態下，將副框鉤嚙定位於不具磁鐵之一般眼鏡主框上，而無從主框上方脫離之虞。
而引證二若無磁力吸附和凸起卡入凹槽之助，單憑突緣，即便在正常使用狀態下，亦無法將副框定位於主框上，不但無法防止副框從主框之下、前、側方脫離，更遑論防止副框向主框上方脫離，因此系爭案第一請求項較證據二增進功效而具進步性。至於兩案同樣無法達成防止副框於任何外力下，從上方脫離主框之要求，被告未對引證二做此特殊要求，卻獨對系爭案做此超乎發明目的之外的特殊要求，其裁量之恣意有違平等原則，其違法處分應予撤銷。
⑶被告於行政訴訟答辯書及準備程序另提「高度」問題，與標的恆定原則有違，且對異議程序與行政訴訟程序之分野認識不清，殊不足採：
①按發明專利異議條文規定於專利法第四十一條，且編列於專利法第二章「
發明專利」之第三節「審查及再審查」，故異議審查屬於廣義之再審查。而行政爭訟係以行政機關之原處分為審理標的，審究原處分是否違法，並非被告再審查之延續。故若原處分有違法之處，應撤銷原處分，使另為合法處分，不容行政機關於行政爭訟程序中，以書面或口頭修正其原處分，以保障人民之權益。
②又所謂「高度創作」乃專利法第十九條之內容，而同法第二十條第二項規
定「‧‧‧運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成‧‧‧」，並無「高度創作」之用語。
③觀諸原處分僅於異議審定書第三頁倒數第二行以降論及「系爭案是熟習證
據二之技術者所能輕易完成，且不必然具有功效之增進，故不合發明之進步性。據上論結，系爭案違反專利法第二十條第二項之規定」，並無關於專利法第十九條之條號或內容之記載。足證原處分僅以同法第二十條第二項為唯一處分依據，並無兼用同法第十九條。
④詎被告於行政訴訟答辯書及準備程序中，一再口頭表示系爭案非屬高度創
作，顯然改弦易轍地主張系爭案不符專利法第十九條之規定，故其乃為異議成立之處分。
⑤前後對照可清楚瞭解，被告據以處分之法條先後翻異，乃對原告之重大突
襲，有違標的恆定原則，亦突顯其對異議（廣義再審查）程序與行政訴訟程序之分野認識不清。因此其「系爭案非屬專利法第十九條之高度創作」之指摘毫不足採，本件訴訟仍應以專利法第二十條第二項為唯一審理標的，不應在「高度創作」上徒勞爭執。
⑷「引證一相對於引證二具進步性，且系爭案相對於引證一具進步性，因此系爭案相對於引證二具進步性」之邏輯推論正確無誤：
①被告於準備程序中表示：「引證一公告日期晚於系爭案申請日，因此系爭
案相對於引證一只能論述新穎性，不能論述進步性。且引證一、二皆為新型專利，所以引證一相對於引證二可准予專利；但系爭案為發明專利，故系爭案相對於引證一、二難准予專利」。其中前段似意指行政訴訟起訴狀有關系爭案與各引證案之之邏輯推論有誤。
②然如起訴狀所述，原告做此推論係因引證一之美國相對案US第00000
00號案明載於系爭案之創作背景，因此被告於核准系爭案專利時，已肯認系爭案相對於引證一之美國對應案不僅具新穎性且具進步性；亦即被告肯認系爭案相對於引證一（本國案）具進步性。故起訴狀中系爭案與引證一間之關係正確無誤。
③關於引證一相對於引證二之關係，被告並不爭執。因此可得系爭案與引證二間之關係正確無誤。
④又被告於行政訴訟答辯書謂「系爭案可以完全不需要引證二中之磁鐵，即
可藉由副框兩側向後延伸之延伸桿及桿端之向下突緣而固定至主框之上緣」。足證被告承認系爭案相對於證據二具有重大之差異，且該「不需磁鐵」之技術思想上的突破，非屬熟習該項技術者所能輕易完成，顯具進步性。此可為「起訴狀中系爭案與引證二間之關係正確無誤」之有力佐證。
⑤至於被告「系爭案為發明專利，故系爭案相對於引證一、二難准予專利」
之抗辯，被告於最初核准系爭案專利時，已認為發明專利之系爭案相對於新型之引證一可准予專利。對照其於訴訟準備程序「系爭案為發明專利，故系爭案相對於引証一、二難准予專利」之論調，顯然前後矛盾，同時足證後者之抗辯毫不足採。
⑸公眾審查之異議程序應提新證據，然本件引證一、二皆為被告審酌過之舊證據，故不應為異議成立之處分：
①被告於行政訴訟答辯書謂：「附屬項中加入磁力吸附可有效定位，但仍不
能否定申請專利範圍第一項應不予專利之事實」。原告於準備程序主張：「被告於前揭摘錄已承認系爭案至少附屬項具專利要件。姑且不論第一請求項是否真的不具專利要件，單依專利審查基準第1-9-9頁第十一行之明載『異議程序應逐項審查』，若被告認為附屬項可准予專利，應通知原告修正申請專利範圍，方屬正當」。被告抗辯：「異議程序屬公眾審查，原告應於接獲異議證據時，自我反省申請專利範圍之記載是否恰當，不能將修正之責任推給被告」。
②按異議（舉發）制度之設立目的，乃因專利要件之審查採絕對新穎性原則
，亦即存在世界上任何角落之書面或實物，只要符合揭露時間要件，皆得為適格之證據。然限於地域、審查費時、檢索工具等因素，審查委員勢難蒐集所有現存之證據，而為十全十美之審定。為彌補此蒐集證據之缺陷，乃另設異議（舉發）之公眾審查，以祈亡羊補牢。由此可知，於異議（舉發）程序中，公眾僅能另提新證據，不能重提被告已審酌過之舊證據，否則將違反一事不再理原則。
③如前所述，引證一為系爭案發明背景所載美國專利案之我國對應案，因此
引證一為被告於初審程序已審酌過之舊證據，不是異議程序另提之新證據，自非異議程序之適格證據。同理，引證二亦為被告於審酌引證一是否准予專利時初審程序已審酌過之舊證據，亦即引證二為被告於審酌系爭案是否准予專利時初審程序間接審酌過之舊證據，不是系爭案異議程序另提之新證據，自非系爭案異議程序之適格證據。既然引證一、二皆非系爭案異議程序之適格證據，又查該異議事件並無其他新證據，則被告為異議成立之處分顯然有處分不備理由之違法。而將系爭案相對於引證一和引證二，先於初審程序可准予專利，後於異議程序不准專利，顯有前後理由相矛盾之違法，應予撤銷。
④退一步言，即便引證二相對於系爭案為適格證據，但專利範圍之記載是否
適當，純屬主觀認定，原告和被告之看法可能有差距。即便原告於接獲異議證據時自我反省認為專利範圍之記載並無不當，待被告審查時亦可能認為應修正部分請求項。只因准否或修否之權利掌握在被告手中，所以當原、被告之認知有差距時，最後仍以被告之認知為準。但原告事前並無從得知雙方會有差距，因此被告若認雙方對申請專利範圍之見解有差距時，有義務主動通知原告修正，不應一竿子打翻一條船（多項請求項），以維原告之權益。
⑤更何況引證一、二皆於系爭案初審階段，經被告審酌後認系爭案申請專利
範圍之記載並無不當而准予專利，則原告於接獲引證一、二時，更有理由相信與被告對系爭案申請專利範圍之認知毫無差距。孰料被告於嗣後之異議審查竟不顧原告之信賴利益而為相反之見解，則其處分之瑕疵已臻明顯且重大，應無可維持。
⑹系爭案相對於引證二不僅技術思想迥然不同，且發明背景、目的、手段、功效亦皆不同而具進步性：
①如前所述，被告已於行政訴訟答辯書承認系爭案相對於證據二具有「不需
磁鐵」之技術思想上之重大差異。然兩案之差異非僅止於此，而係尚包含發明背景、目的、手段、功效等不同，故具進步性。
②例如系爭案說明書第三頁第八行之發明背景記載「習知副框無法安裝至不
具磁鐵之眼鏡主框上」。有鑑於習知技術之缺點，因此同頁第十二行之發明目的乃在於「提供一種可安裝至不具磁鐵的傳統眼鏡主框上的副框」。並於說明書第六頁倒數第五行以降、第七頁第九行至第十二行、第十六至十七行等處，多次強調「延伸桿和突緣往下『嚙住』桿體，使得『突緣本身』即可形成一種鉤體，而可將副框固定於主框」。故系爭案之副框不需磁鐵即可鉤嚙於具有磁鐵或不具磁鐵之各型主框上，相較於引證一、二需主、副框之磁鐵，且磁鐵位置必須相對應（亦即必須同一款式之主、副框），才能夠將副框固定於主框，兩案之技術思想迥然不同。
③兩案除了「不需磁鐵」之技術思想不同外，尚有延伸桿、延伸臂、向下突
緣、鉤嚙位置、磁鐵位置、突起卡入凹槽等不同，故兩案之構造或技術手段大異其趣。
④專利審查基準第1-2-21頁倒數第八行之見解為：「『顯然的進步』係指申
請專利之發明克服先前技術中存在的問題點或困難性而言，通常係表現在功效上」。而系爭案申請專利範圍第一、五項除了較證據二多出向下突緣外，另其延伸桿係設於副框之兩側。而第八請求項另增設中央橋接元件之延伸臂和突緣，連同兩側之延伸桿共具三個鉤體。非如引證二只有中央橋接元件一個延伸體，因此系爭案之副框鉤嚙於主框後，不會左右搖晃。又系爭案第二、三、四、六、九請求項除類似第一請求項，係於副框兩側設延伸桿和突緣而與引證二有所不同外，另其所增設之磁鐵，亦不須如引證二以凸起卡入凹槽之構造。同時，系爭案副框之磁鐵，係設於向後延伸之延伸桿或延伸臂末端再向下延伸之突緣處，因此主框之磁鐵必定對應設於桿體或橋接元件之後面，致加工精度要求較低，對不良率之容忍度較高。反之，引證二之主框磁鐵設於前面，為免影響主框之外觀，其加工精度要求較高，不良率容忍度較低，成本亦相對提高。因此系爭案相對於引證二具有功效之增進。至於第七請求項之磁鐵亦如是。
⑺發明專利之態樣繁多，並非僅限於開創式發明：
①依專利審查基準第1-2-22至1-2-24頁之記載，發明之態樣至少有開創性發
明、轉用發明、物品新用途之發明、構成要件變更之發明、組合發明、選擇發明等多種。且專利審查基準第1-2-21頁倒數第七行強調：「在技術發展空間有限之領域中，如在技術上有為小的改進，得視為有『顯然的進步』」。
②前後對照，可知不同態樣之發明，其進步性之認定標準亦不同。而眼鏡屬
技術發展空間有限之領域，其進步性之認定標準應較低，不應以開創性發明之高標準強加於系爭案，方符專利法第一條「鼓勵」發明之立法意旨。
㈡被告主張：
⑴起訴狀理由一之邏輯推論錯誤，其中引證一相對於引證二係在其副框兩側除
了磁性元件之外，再加設向後延伸之止擋桿；但是系爭案相對於引證二在於系爭案可以完全不需要引證二中之磁鐵，即可藉由副框兩側向後延伸之延伸桿及桿端之向下突緣而固定至主框之上緣；由此可知該起訴理由係一把不相干之技術手段互相比較優劣並隨意推論，而刻意忽略其並非均針對相同之技術手段，其亦有轉移技術焦點之嫌。
⑵起訴理由二所述者並非事實，系爭案申請專利範圍第一項獨立項如上述者，
僅以副框兩側之延伸桿及桿端之向下突緣而固定在主框之上緣上。並未加磁性吸附，由常識即可推論其無法防止副框在受力時朝上移位而脫出主框，為原因是其中之延伸桿及突緣僅搭掛在主框上緣之上，而無沒有界定必要之磁性吸附機構。原告在恣意論述時仍未查覺此一關鍵之事實，令人不解。引證二之第二項申請專利範圍明確述及其在副鏡之上緣設有向後之突緣，藉以搭掛在主框上而定位，及第三項申請專利範圍亦界定在副鏡與主鏡之相對接著面上設有配合之凹凸部分，而形成定位，這亦可見之於其圖3A中之突緣202及圖４中之211與102之凹凸卡合，況且引證二中副框與主框之磁性吸附扣凹凸部分均在主框正面之交界面上，故其磁性吸力產生之摩擦力或凹凸卡合力可有效防止副框在該正面上相對於主框之上下移位；由此可知系爭案第一項獨立項之界定內容完全不能防止副框向上移位脫出主框，但引證二卻可以提供防止副框上下移位所需之阻力。顯然起訴狀理由二之分析係錯誤而不實者。
⑶由上述分析可知系爭案申請專利範圍第一項獨立項在有效地定位副框上，並
不具有進步性，故其不合發明專利要件。在此一前題之下，即使在其附屬項中再加入磁力吸附使其可有效定位，但仍不能否定該申請專利範圍第一項應不予專利之事實，同時亦不能否定系爭案實質上係強調其設計目標在於不需要磁鐵即可將副框固定至主框之事實，亦即磁鐵之加入與否並非系爭案之必要條件。由此可知起訴理由之冗長論述並未基於上述事實，由該事實卻是考量系爭案應否予以專利之技術關鍵所在。本異議審查係回歸實質之技術面，考量申請專利範圍實際界定之內容之可否專利性，而非把不相干之技術內容混為一談，徒使焦點模糊而已，特予敘明。且查訴願決定理由中亦指明「按發明專利非比新型專利，兩者進步性之要件並不相同，衡酌發明專利是否符合進步性之要件，除其應具備技術思想之高度創作性外，仍須其所請技術內容具有突出之技術特徵或顯然的進步，始足稱之。‧‧‧系爭案申請專利範圍第一項、第七項、第八項中延伸桿或臂後端之向下突緣‧‧‧在設計目的‧‧‧構形及所欲達成之功效上，仍為運用引證二之既有技術之局部構形變更‧‧‧以近乎常識之手段顯非藉由高度智慧才能思及而得稱發明者‧‧‧達成功效上‧‧‧系爭案申請專利範圍第一項及第八項及第七項獨立項主要特徵之延伸壁後端之突緣而言，其顯然是不足以防止附框可能之向上移位而脫出主框，不具功效增進。又系爭案申請專利範圍第一項與第八項獨立項之附屬項及第七項獨立項所揭示，利用磁鐵之吸力‧‧‧亦見於引證二，系爭案技術手段難稱非顯而易知」。故引證二足以證明系爭案不符發明專利之進步性要件。
㈢參加人主張：與被告陳述相同。
理 由
一、按凡利用自然法則之技術思想之高度創作，而可供產業上利用者，固得依專利法第十九條暨第二十條第一項之規定申請取得發明專利；惟發明如係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成時，縱無同法第二十條第一項所列情事，依同法條第二項規定，仍不得依法申請取得發明專利。
二、本件系爭第00000000號「具有副框的眼鏡總成」發明專利案，係一種具有副框的眼鏡總成，包括：一主框含一第一橋接元件和兩側各具有一桿體，及一副框可供設置在主框前面，該副框包含一第二橋接元件和包含兩側各具有一延伸桿往後延伸向該主框並且延伸超過該桿體，該延伸桿各包含一後端各具有一第一突緣往下延伸以供結合該桿體而可供將該副框固定至該主框；一主框含一第一橋接元件，其具有一第一磁鐵，及一副框可供設置在該主框前面，該副框包含一第二橋接元件具有一延伸臂往後延伸向該主框並且延伸超過該第一橋接元件，該延伸臂包含一後端具有一突緣往下延伸以供結合該第一橋接元件而可供將該副框固定至該主框，該突緣包括一第二磁鐵可供和該第一磁鐵相作用而可將該副框固定至該主框者；一主框含一第一橋接元件和兩側各具有一桿體，及一副框可供設置在該主框前面，該副框包含一第二橋接元件和包含兩側各具有一延伸桿往後延伸向該主框並且延伸超過該桿體，該第二橋接元件具有一延伸臂往後延伸，該延伸桿和該延伸臂各包含一後端具有一突緣往下延伸以供結合該桿體和該第一橋接元件而可供將該副框固定至該主框者。又本件異議證據計有：引證一為八十四年十一月一日申請、八十六年六月十一日審定公告之第00000000號「眼鏡附屬鏡框之結合構造改良」新型專利案，及引證二為七十六年九月十六日申請、七十八年一月一日審定公告之第00000000號「帶有磁性之眼鏡框及無框眼鏡片」新型專利案。案經被告審查，略以引證一與系爭案非同一發明或創作，且其審定公告日在系爭案優先權日之後，不得據為論斷系爭案之進步性基礎；但系爭案為熟習該引證二之技術者所能輕易思及並完成者，且不必然具有功效之增進，故不合發明之進步性要件等情，遂審定「異議成立，應不予專利」。原告不服，提起訴願，亦遭決定駁回，遂提起本件行政訴訟。
二、原告起訴意旨雖稱：系爭案副框兩側各具有一延伸桿，該延伸桿各包含一後端各具有一第一突緣往下延伸，形成一鉤體，而可將該副框固定至該主框上，以防止副框從主框之前、側、上方脫離及左右搖晃，真正處於定位之狀態，而達成系爭案可安裝至不具磁鐵之傳統眼鏡主框上之發明目的，此為引證二所無法達成之功效，故系爭案相較於引證二確具進步性；又系爭案為便於取下副框使其可依一方向移位，此乃正常之使用而非缺失，原處分謂其不足以防止副框可能向上移位而脫離主框者，理由不當云云。惟按發明專利非比新型專利，兩者進步性要件並不相同，衡酌發明專利是否符合進步性要件，除其應具備技術思想之高度創作性外，仍須其所請技術內容具有突出之技術特徵或顯然之進步，始足稱之。經查系爭案與引證案二雖然整體構成未盡相同，非不新穎；惟引證案二與系爭案中各獨立項中界定之延伸桿之突緣之構形差異甚微，系爭案申請專利範圍第一項、第七項及第八項中延伸桿後端之向下突緣，實際上相當於僅將引證案二副框之向後突緣予以局部變更，使其具有向下之鉤部，以勾住主框，故系爭案在設計目的、構形及所欲達成之功效上，仍是運用引證案二之既有技術之局部構形變更，就技術手法而言，即如以一鉤子狀之構件將一物件勾在另一物件上（例如衣架），其為習用而易於思及並完成者，甚為顯然，顯非藉由高度智慧才能思及而得稱發明者，故系爭案難謂符合發明之進步性要件。另就系爭案達成之功效上，系爭案申請專利範圍第一項獨立項僅界定副框之延伸桿及其向下突緣之固定機構，惟查眼鏡在使用時並非處於靜態，而是動態者，即其可能受到振動而向上移位，該副框可能因此而逸出主框，故就系爭案申請專利範圍第一項及第八項獨立項所界定之全部技術特徵，以及第七項獨立項主要特徵之延伸桿後端之突緣而言，其顯然不足以防止副框可能之向上移位而脫出主框，此亦為原告所不否認之事實；相對於引證二而言，其副框與主框之磁性吸附扣凹凸部分均在主框正面之交界面上，故其磁性吸力產生之摩擦力或凹凸卡合力可有效防止副框在該正面上相對於主框之上下移位；由此可知，系爭案第一項獨立項之界定內容完全不能防止副框向上移位脫出主框，而引證二卻可以提供防止副框上下移位所需之阻力；是系爭案無論是否如原告所言，為方便取下副框而不得不作此設計，其相對於引證二而言，顯然不具有功效之增進。是原告之前揭主張，顯非可採。
三、至於原告訴稱：引證一說明書將引證二列為背景技術，經被告審查，認引證一不僅相較於其它習知技術，且相較於引證二，都具新穎性和進步性等專利要件，而准予專利，足證引證一較引證二增進功效而具進步性；又系爭案亦在其說明書將美國第0000000號專利案列為背景技術，該美國案即引證一之對應案，因此相當於系爭案已將引證一列為背景技術，而系爭案既經被告審查後准予專利，意涵系爭案相較於引證一增進功效而具進步性；因此依邏輯推論，系爭案較引證二增進功效云云，實乃將不相干之技術手段互相比較優劣，並任意推論而得之錯誤結果。蓋美國第0000000號專利案，並不等同於引證一，且於專利說明書內所列之背景專利案，亦不當然較遜於擬申請之專利案，況引證一相對於引證二，係在其副框兩側除了磁性元件之外，再加設向後延伸之止擋桿，符合新型專利之要件，而准予新型專利，故其具有新穎性和進步性者，僅在於「止擋桿」而已，原告任意將之擴張解釋，並任意拼湊推論，自非可採。又原告訴稱引證一、二，乃為被告在審查引證一專利案及系爭專利案是否准予專利時所審酌過之舊證據，參加人於異議時復將之提出作為異議之證據，顯非適格之證據云云。惟按異議程序中，異議人所提出異議證據，法律並未明文限制，則專利說明書中已經提及之背景專利案，即非不得再提出作為異議之證據；況專利說明書所提及之背景技術，亦未必詳盡而和盤托出，自無不許他人再提出作為異議證據之理；且查系爭案專利說明書中所提及背景技術之專利案，亦僅美國第0000000號專利案而已，原告任意牽扯引證一、二，而謂參加人不得以之作為異議證據云云，洵非可採。
四、綜上所述，原告起訴意旨，並非可採。本件引證案二既足證系爭案不符發明專利之進步性要件，則被告審定「異議成立，應不予專利」處分，揆諸首揭法條規定，即無違誤，訴願決定予以維持，亦無不合。原告仍執前詞訴請撤銷，核無理由，應予駁回。
據上論結，本件原告之訴為無理由，依行政訴訟法第九十八條第三項前段，判決如主文。
中 華 民 國 九十一 年 五 月 十五 日
臺 北 高 等 行 政 法 院 第三庭
審判長 法 官 徐瑞晃
法 官 吳慧娟法 官 李得灶右為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後二十日內向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後二十日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中 華 民 國 九十一 年 五 月 十七 日
書記官 陳清容