臺北高等行政法院判決 九十年度訴字第四五六○號
原 告 翔愛實業有限公司代 表 人 甲○○董事長訴訟代理人 戊○○複代 理人 俞昌瑋律師被 告 經濟部智慧財產局代 表 人 陳明邦（局長）訴訟代理人 丙○○
參 加 人 畢加索國際企業股份有限公司代 表 人 乙○○董事長訴訟代理人 丁○○右當事人間因商標評定事件，原告不服經濟部中華民國九十年五月三日經（九○）訴字第○九○○六三○八九九○號訴願決定，提起行政訴訟，本院判決如左：
主 文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事 實
一、事實概要：參加人畢加索國際企業股份有限公司（以下簡稱畢加索公司）於民國八十一年七月九日以「畢加索國際企業股份有限公司標章」商標，指定使用於當時商標法施行細則第二十四條第四十三類之書包、手提箱袋、旅行袋‧‧‧等商品，向被告（原經濟部中央標準局八十八年一月二十六日改制為經濟部智慧財產局）申請註冊，經被告核准為註冊第五八八七六○號商標。嗣原告以該註冊商標有違註冊時商標法第三十七條第一項第五款及第六款之規定，對之申請評定，經被告審查，以九十年一月五日中台評字第八八○六三五號商標評定書為申請不成立之處分。原告不服，提起訴願，遭決定駁回，遂提起行政訴訟。本院於九十一年三月十二日開庭行準備程序，經原、被告陳述意見後，認有使參加人獨立參加訴訟之必要，裁定命參加被告之訴訟。
二、兩造聲明：㈠原告聲明：請求撤銷原處分及訴願決定。註冊第五八八七六○號「畢加索國際企業股份有限公司標章」商標，應評定為無效。訴訟費用由被告負擔。
㈡被告聲明：如主文所示。
三、兩造之爭點：原告申請註冊第五八八七六○號「畢加索國際企業股份有限公司標章」之商標，是否有違反註冊時商標法第三十七條第一項第五、六款之規定？㈠原告主張：
⑴評定書認為註冊時商標法第三十七條第一項第五款規定，所謂「妨害公共秩
序或善良風俗者」係限指商標圖樣之本體而言。原告認為其認定顯有不當，茲敘述之如下：
①原處分及訴願機關所為認定之主要理由，無非拘束於商標法條文中有「圖
樣」二字，若僅重視「商標圖樣」本體而不及於「行為」則有違背商標法之立法本旨。按商標法之制定除保障商標專用權及消費者利益外，亦以促進工商企業之正常發展為目的，此為商標法第一條所明示，準此，所有解釋應以立法本旨為中心。苟將條款僅依表面字義解釋限於「商標圖樣違反公共秩序善良風俗」，顯然與立法本旨有所不合，例如某人以一不雅圖片做為商標使用。然商標圖樣本體縱使有違公共秩序或善良風俗，究與保障商標專用權及消費者利益無涉，更與促進工商企業之正常發展無任何關連，若依此解釋，可見此項解釋根本不通，與商標法之立法意旨違背，並非妥適，自不待言。
②商標法經修正後增列第三十七條第十四款，依該款規定，其重點在於違反
之「行為」，而非在於「圖樣」本體。故拘泥於商標圖樣，則第十四款將無從適用。
③或謂商標法就違反著作權之行為已有商標法第三十一條第一項第四款之規
定，遇有侵害他人著作權之商標申請登記，即可依該條款處理，殊無依商標法第三十七條第一項第五款規定撤銷之必要，惟查商標法第三十一條第一項第四款係規定：「商標註冊後‧‧‧，商標侵害他人著作權‧‧‧經判決確定者」而言，而非就「申請註冊之商標侵害他人著作權」所為之規定，就此以觀，商標法第三十一條第一項第四款僅只於註冊後之管理，至於註冊前或審定中發現有侵害他人之著作權，反而不能及時加以救濟，必須俟其註冊後經確定判決才能撤銷，此非法律所防範於未然之作用，況且撤銷與無效法律效果不同。所以必經判決確定始得加以撤銷，蓋如此殊有違著作權保護之道，抑且與上述所陳有關商標法立法目的之貫徹有所未洽，因此，商標申請人以侵害他人著作權之方式為商標註冊之申請，既屬有妨害公共秩序或善良風俗於審定中即能及時予以救濟，自不得拘泥於條文表面之字義或拘執已有商標法第三十一條第一項第四款規定，而置商標法立法之目的於不顧，故本款之規定應認為在於申請人之行為本身是否妨害公共秩序善良風俗，始符立法者之本意。
④經濟部六十三年四月二十二日六十三年度訴字第一○一九五號訴願決定書
，認定以他人商品之標章，搶先申請註冊之行為為妨害公序良俗，則同理將他人有著作權之著作據為己有，並申請註冊商標，顯有違社會之妥當性，屬於不道德行為，亦應認定為有妨害公序良俗。
⑵又前開評定書認定系爭商標圖樣（夢女郎）並無欺罔公眾之意圖，其理由無
非以國內廠商以外文「PICASSO」或其中文譯音「畢卡索」作為商標圖樣，請准註冊於各類商品中，市場上多件相似設計理念之商標併存使用，已為消費者所認知之事賈，況藝術大師畢卡索生前僅為畫作之創作，並無從事「書包、手提箱袋、皮夾、皮包、背包、化粧箱、購物袋」等商品之經營或製造為世人所共知之事實，亦難謂有使人誤認系爭商標所表彰之商品性質、品質、產地與畫家畢卡索相關致發生混淆誤信之虞云云。然查，原處分及訴願機關所為認定亦有下列之不當：
①按系爭商標圖樣係畫家畢卡索之畫作「THE DREAM」，為一世界名畫且享
有著作權，而外文「PICASSO」與中文譯音「畢卡索」僅為人名，人名經長期使用而具有顯著性因而得註冊為商標，惟享有著作權之畫作與人名並不相同，不能等量其觀，混為一談，以「畢卡索」設立商標固可多件併存使用，惟本件所爭執之重點並非「畢卡索」文字，而係「畢卡索」之畫作「THE DREAM」，被告將「畢卡索」人名及其畫作混為一體，致有誤判顯有可議。
②又按著作權人或享有著作財產權人得行使其權利，重制其權利於任何商品
之上，畫家畢卡索生前雖僅有畫作之創作，並無從事書包、背包等商品之經營或製造，但其後人或有該畫作著作財產之人，仍可重制某著作權畫作「THE DREAM」圖樣於任何商品之上，當然包括背包、書包、皮包等商品在內，被評定人侵害該著作權，擅自以該畫作為商標使用於前述商品上，顯然有使消費者誤認該等商品係畫家畢卡索後人所認同或贊助或授權，或與畢卡索有關致發生混淆誤信之虞，實難謂其搶註行為無欺罔公眾之意圖。
㈡被告主張：
⑴商標之註冊違反第三十七條第一項之規定者，利害關係人得申請商標主管機
關評定其註冊為無效，為現行商標法第五十二條第一項所明定。又依同法施行細則第四十條第二款商標評定案件適用註冊時之規定，本件被評定之註冊第五八八七六○號「畢加索國際企業股份有限公司標章」商標係於八十二年三月一日核准註冊，其商標之評定核應適用七十八年五月二十六日公布施行之商標法。
⑵商標圖樣有妨害公共秩序或善良風俗者，不得申請註冊，固為系爭商標註冊
時商標法第三十七條第一項第五款所明定，惟所謂「妨害公共秩序或善良風俗者」係指商標圖樣本身所表彰之意義或標誌效果有妨害公共秩序或善良風俗者而言，如以不堪入目之文字或猥褻圖形作為商標圖樣者，即為適例。又有無妨害公共秩序或善良風俗，係就商標圖樣本體而論，至於商標申請人有無抄襲、剽竊或侵害他人著作權或其他權利之情事，則屬另事，非本款規範範疇。查本件系爭註冊第五八八七六○號「畢加索國際企業股份有限公司標章」商標圖樣上之圖形，核其表彰之意涵及標誌效果，係為夢女郎圖形，並未見任何有害公共秩序或違背善良風俗之情狀，況原告復未針對系爭商標圖樣本身如何妨害公共秩序或善良風俗等情事提出具體事證，從而本件系爭商標之申請註冊，難謂有妨害國家社會之一般利益及社會之一般道德觀念可言，自無註冊時商標法第三十七條第一項第五款規定之適用。
⑶商標圖樣有欺罔公眾或致公眾誤信之虞者，不得申請註冊，為系爭商標註冊
時商標法第三十七條第一項第六款所明定。所謂「有欺罔公眾之虞」，係指襲用他人已在中華民國註冊並夙著盛譽之商標，使用於性質相同或近似之商品，有使人誤認其所表彰之商品為他人生產、製造、加工、揀選、批售、經紀而購買之虞而言。所謂「有致公眾誤信之虞」，係指商標本身有使人誤認其所表彰之商品性質、品質、產地或其為他人生產、製造、加工、揀選、批售、經紀而購買之虞而言。查本件原告檢送參加人及其代理商所使用之宣傳廣告資料，指稱系爭商標圖樣係仿自世人所耳熟能詳之藝術大師畢卡索之「
The Dream」畫作而成，實難謂無欺罔公眾之意圖，且有致使公眾因此發生誤信云云；惟查國內廠商以外文「PICASO」或其中文譯音「畢卡索」作為商標圖樣，請准註冊於各類商品者不乏其例外，早於系爭商標申請註冊前，即有廠商以畢卡索之「The Dream」畫作作為商標圖樣之一部分，取得註冊第五○○○三六號「畢卡索及圖PICASO」商標專用權在案，衡酌市場上多件相似設計理念之商標併存使用，已為消費者所認知之事實，則原告所述，參加人以系爭商標圖樣申請註冊顯有欺罔公眾之意圖，即難謂為真。況查藝術大師畢卡索畫家已作古多時，其生前僅為畫作之創作，並無從事「書包、手提箱袋、旅行袋、皮夾、皮包、背包、化粧箱、購物袋」等類商品之經營或製造乃為世人所共知之事實，以及系爭商標既經參加人聯合其代理廠商透過報章雜誌廣為宣傳使用，客觀上當足以表彰商品來源之營業標誌，並為消費者所得辨識等情，亦難謂有使人誤認系爭商標所表彰之商品性質、品質、產地與畫家畢卡索相關致發生混淆誤信之虞，從而系爭商標之申請註冊，應無前述法條規定之適用。
㈢參加人主張：
⑴按「商標圖樣有妨害公共秩序或善良風俗者」，不得申請註冊，固為系爭商
標註冊時商標法第三十七條第一項第五款所明定。惟所謂有妨公共秩序或善良風俗者，係指「商標圖樣」之文字、圖形、記號或其聯合式，在形式上或意義上有妨害國家社會之一般利益或社會之一般道德觀念而言。查該條款所欲維護者乃國家社會之法益，對特定消費者及一般競爭同業之權利或利益難謂有何影響可言，故原告應非本款適格之利害關係人，所請應予駁回，此有中台評字第八四○二七七號、八四○二七八號、八四○二七九號、八四○二八○號、八四○二八一號、八四○二九六號等商標評定書認定在案。
⑵次查，參照中台異字八八七五九五號、八九○三二○號、八九一○五○號、
九○○一七七號、九○○七六四號及九○○七六九號等異議審定書之見解，本件系爭商標圖樣上之夢女郎圖形，依一般社會通念與經驗以觀，其圖樣本身並無妨害國家社會一般利益或社會一般道德觀念、公序良俗之情事，自難謂有商標法第三十七條第五款規定之適用。至於，原告謂「從立法歷史沿革之法理觀之，該條款之適用應非侷限於商標圖樣本體，應包括商標使用行為」此一論點，更是牴觸商標法施行細則第四十條第二款「商標評定案件適用註冊時之規定」之明文規定，不足採信。
⑶次按「商標圖樣有欺罔公眾或致公眾誤信之虞者」，不得申請註冊，系爭商
標註冊時商標法第三十七條第一項第六款著有明文。查該條款所欲維護者乃社會法益而非特定之個人，故一般消費者或競爭同業所享有者僅係一種反射利益，對原告現存之權利或合法利益並無影響關係，自難謂具備利害關係人之身分而得援引該條第六款主張權益，觀諸被告商標評定書（中台評字第八四○二七七號）亦有所認定。次查，系爭商標之註冊並非襲用原告已在中華民國註冊並夙負盛譽之商標，且原告亦未在系爭商標註冊之前即有使用該近似商標之情事，或因誤認系爭商標而發生權利或利益之影響情形。復查，國內廠商以畢卡索之畫作作為商標圖樣，請准註冊於各類商品且加以使用者，不乏其例，且已為消費者所認知之事實，則原告所述參加人以系爭商標圖樣申請註冊顯有欺罔公眾之意圖，即難謂為真。況查，畫家畢卡索已作古多時，其生前僅為畫作之創作，並無從事「書包、手提箱袋、旅行袋、皮夾、皮包、背包、化粧箱、購物袋」等類商品之經營或製造，其所繪之「TheDream」亦非國際知名品牌，乃為世人所共知之事實，如何能使人因參加人將系爭商標圖樣登記於「書包、手提箱袋、旅行袋、皮夾、皮包、背包、化粧箱、購物袋」等類商品，而與藝術大師畢卡索聯想在一起，進而對商品之性質、品質、產地發生誤認而購買，故知系爭商標並無違反商標法第三十七條第一項第六款之規定甚明。
⑷綜上所陳，本件系爭註冊第五八八七六○號「畢加索國際企業股份有限公司
標章」商標，無違商標法第三十七條第一項第五款及第六款之規定，被告所為評定不成立之處分並無違誤。
理 由
一、按商標之註冊違反第三十七條第一項之規定者，利害關係人得申請商標主管機關評定其註冊為無效，為商標法第五十二條第一項所明定。又依同法施行細則第四十條第二款商標評定案件適用註冊時之規定。本件被評定之註冊第五八八七六○號「畢加索國際企業股份有限公司標章」商標，係於八十二年三月一日核准註冊，其商標評定核應適用七十八年五月二十六日修正公布之商標法。又所謂利害關係人，係指該商標之註冊對其權利或利益有影響之關係者，復為同法第八條所規定。本件原告申請評定時，略稱其遭註冊人即參加人以侵害系爭商標專用權為由，委請律師寄發存證信函要求終止侵害商標權，致其客戶間交易大受影響等語，此有其申請評定理由書及附件五翰法律事務所八十八年七月十四日八八真律字第０七一四號函影本附評定卷可稽，足見原告因系爭商標而涉有侵權糾紛，則系爭商標之申請註冊對其權利或利益難謂無影響關係，應屬適格之利害關係人，自得對系爭商標申請評定，合先說明。
二、次按商標圖樣有妨害公共秩序或善良風俗者，不得申請註冊，固為系爭商標註冊時商標法第三十七條第一項第五款所明定，惟所謂「妨害公共秩序或善良風俗者」係指商標圖樣本身所表彰之意義或標誌效果有妨害公共秩序或善良風俗者而言，至於商標申請人有無抄襲、剽竊或侵害他人著作權或其他權利之情事，則屬另事，非本款規範範疇。查本件系爭註冊第五八八七六○號「畢加索國際企業股份有限公司標章」商標圖樣上之圖形，核其表彰之意涵及標誌效果，係為夢女郎圖形，並未見任何有害公共秩序或違背善良風俗之情狀，況原告復未針對系爭商標圖樣本身如何妨害公共秩序或善良風俗等情事提出具體事證，徒以系爭商標有侵害他人之著作權，即認定為有妨害公序良俗，自非可取。從而，本件系爭商標之申請註冊，難謂有妨害國家社會之一般利益及社會之一般道德觀念可言，自無註冊時商標法第三十七條第一項第五款規定之適用。
三、又商標圖樣有欺罔公眾或致公眾誤信之虞者，不得申請註冊，為系爭商標註冊時商標法第三十七條第一項第六款所明定。所謂「有欺罔公眾之虞」，係指襲用他人已在中華民國註冊並夙著盛譽之商標，使用於性質相同或近似之商品，有使人誤認其所表彰之商品為他人生產、製造、加工、揀選、批售、經紀而購買之虞而言。所謂「有致公眾誤信之虞」，係指商標本身有使人誤認其所表彰之商品性質、品質、產地或其為他人生產、製造、加工、揀選、批售、經紀而購買之虞而言。查本件原告訴稱系爭商標圖樣係畫家畢卡索之畫作「The Dream」，為一世界名畫且享有著作權，原告侵害該著作權，擅自以該畫作為商標使用於商品上，顯然有使消費者誤認該等商品係畫家畢卡索後人所認同或贊助或授權，或與畢卡索有關，致發生混淆誤信之虞，實難謂無欺罔公眾之意圖云云。惟查國內廠商以外文「PICASO」或其中文譯音「畢卡索」作為商標圖樣，請准註冊於各類商品者不乏其例外，早於系爭商標申請註冊前，即有廠商以畢卡索之「The Dream」畫作作為商標圖樣之一部分，取得註冊第五○○○三六號「畢咖索及圖PICASO」商標專用權在案，此有商標註冊簿影本附卷可稽，且衡酌市場上多件相似設計理念之商標併存使用，已為消費者所認知之事實，則原告所述，參加人以系爭商標圖樣申請註冊顯有欺罔公眾之意圖，即難謂為真實。況查藝術大師畢卡索畫家已作古多時，其生前僅為畫作之創作，並無從事「書包、手提箱袋、旅行袋、皮夾、皮包、背包、化粧箱、購物袋」等類商品之經營或製造乃為世人所共知之事實，以及系爭商標既經參加人聯合其代理廠商透過報章雜誌廣為宣傳使用，客觀上當足以表彰商品來源之營業標誌，並為消費者所得辨識等情，亦難謂有使人誤認系爭商標所表彰之商品性質、品質、產地與畫家畢卡索相關致發生混淆誤信之虞，從而系爭商標之申請註冊，應無前述法條規定之適用。
四、綜上所述，系爭商標並無註冊時商標法第三十七條第一項第五款、第六款規定之適用，被告為申請不成立之處分，並無違誤，訴願決定予以維持，亦無不合。原告仍執前詞，訴請撤銷，並請求評定系爭商標無效，核無理由，應予駁回。
據上論結，本件原告之訴為無理由，依行政訴訟法第九十八條第三項前段，判決如主文。
中 華 民 國 九十一 年 四 月 二十四 日
臺 北 高 等 行 政 法 院 第三庭
審判長 法 官 徐瑞晃
法 官 吳慧娟法 官 李得灶右為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後二十日內向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後二十日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中 華 民 國 九十一 年 四 月 二十六 日
書記官 陳清容