臺北高等行政法院判決 九十年度訴字第四五二號
原 告 法商．赫斯特馬里昂羅素公司代 表 人 秦克勞德．維里訴訟代理人 甲○○
林志剛律師 （兼送達代收人）右 一 人複 代理 人 乙○○被 告 經濟部智慧財產局代 表 人 陳明邦（局長）訴訟代理人 丁○○
丙○○右當事人間因發明專利申請事件，原告不服經濟部中華民國八十九年十一月十七日經
（八九）訴字第八九○八九五○四號訴願決定，提起行政訴訟。本院判決如左：
主 文訴願決定及原處分均撤銷。
原告其餘之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔二分之一，餘由被告負擔。
事 實
一、事實概要：原告於民國（下同）八十三年十二月五日以「新穎之任意經取代苯基咪唑啶，彼之製法與中間體，以及彼之醫藥用途與含彼之醫藥組成物」向被告（八十八年一月二十六日改制前為經濟部中央標準局）申請發明專利，經該局編為第00000000號予以審查（下稱系爭案），不予專利。原告不服，申請再審查，並於八十八年十一月五日將專利名稱修正為「新穎之任意經取代苯基咪唑啶，彼之製法，彼作為抗男性化藥劑之用途與含彼之醫藥組成物」，案經被告以系爭案申請專利範圍已為歐洲第五七八五一六號專利案（下稱引證一）及歐洲第五八○四五九號專利案（下稱引證二）所揭露，認系爭案不具新穎性，於八十九年四月十八日以（八九）智專三（四）○一○二七字第○八九八七○○○六三九號專利再審查核駁審定書為仍應不予專利之處分。原告不服，提起訴願，經遭駁回，遂向本院提起行政訴訟。
二、兩造聲明：㈠原告聲明求為判決：
⒈訴願決定及原處分均撤銷，被告應為准予系爭案發明專利之處分。
⒉訴訟費用由被告負擔。
㈡被告聲明求為判決：
原告之訴駁回，訴訟費用由原告負擔。
三、兩造之爭點：原告申請之系爭專利案是否為引證一、二專利範圍所揭露，而不具新穎性。
㈠原告主張之理由：
⒈系爭案所請之「製法發明」、「醫療用途發明」、「醫藥組成物發明」，經被
告審查，僅因認為「化合物發明」的三十六個實例中，有四個實例化合物（即實施例八、九、十二及二十三）不具新穎性，即將全部予以核駁不予專利，顯已違反專利法第三十九條第一項：「發明經審查認為無不予專利之理由時，應予專利」規定。
⒉被告第一次通知原告申復的核駁理由為系爭案技術內容已揭示於引證一及引證
二，不具新穎性。然而，此之所謂「系爭案技術內容」，實包括系爭案所請之「化合物」、「製法」、「醫療用途」、「醫藥組成物」等四個發明之全部技術內容在內。然系爭案之「製法」、「醫療用途」、「醫藥組成物」等三個發明的技術內容，自始即未揭示於引證一及引證二。而系爭案之化合物實例共有三十六個，扣除於再審查審定所指之不具新穎性的四個實例，尚有三十二個實例化合物，自始也未揭示於引證一及引證二。更何況於再審查審定書中，亦僅指該四個實例揭示於引證一，而未包含在引證二之內。被告第一次通知的核駁理由內容，籠統不明確，違反行政程序法第五條之規定，實質上難稱已合法通知原告申復。
⒊再審查核駁審定書謂：「所請『異構物』亦不能由實例支持」及「申請專利範
圍第八及十一項仍未依提示界定其醫療用途」等各節，查此部分原告未曾見於其審查前之核駁理由先行通知書，顯然在審定書中係為新理由，就此新理由，被告並未履行的程序，顯然其審定已違反專利法第四十條第二項規定。
⒋系爭案之「化合物」發明，如刪除其中被認為不具新穎性之四個實例化合物，
其餘三十二個實例化合物，即無不予專利之理由，故系爭案所請之化合物基團所包含之眾多化合物，並非全部已見於引證一及引證二，依據發明新穎性之判斷基準，須發明之全部技術內容與已知者完全相同，該發明才不具新穎性。
⒌被告以「未釐清相關前案與系爭案在化學結構、活性或其他特性之比較」作為
系爭案化合物發明的核駁理由，實有可議之處，查系爭案之化合物結構式，已明確地記載在說明書及申請專利範圍中，且系爭案化合物之實施例扣除被告所稱已揭示於引證一之四項實施例，其未見於引證一及引證二者仍有三十二項，此外還有兩種藥理試驗報告，即「雄性素接受器親和力之藥理試驗（實施例三、六、二十六）」及「抗雄性素活性之藥理試驗（實施例三、六）」，而分別揭示在八十四年一月二十八日之說明書第八十五、八十七頁，可見系爭案所記載之化合物的發明內容，均已揭露於說明書中，達到熟習該項技術者能了解其內容，並可據以實施之地步，完全符合專利法第二十二條第三項規定，而申請專利範圍亦根據說明書之內容記載至完全符合專利法第二十二條第四項規定。
請判決如原告訴之聲明云云。
㈡被告主張之理由：
⒈原告稱被告再審查審定不予專利之理由「所請異構物不能由實施例支持」乙節
，不符專利法第四十條第二項之規定；查再審查審定理由第二點主要係敘明系爭案所請範圍已揭示於引證一及引證二，並具體指出那些範圍已涵蓋於引證一中，故所請範圍不具新穎性，至於所請「異構物」不能由實施例支持，乃一併指出，換言之，即便不提，亦無礙於系爭案許多不符專利之事實。
⒉有關申請專利範圍第八及十一項應予界定醫療用途乙事；被告再審查過程係依
據初審審定書之內容、再審查理由書及修正後之申請專利範圍續行審查，初審審定書既已明白告知原告申請範圍應依說明書提供之藥理數據界定醫療用途，原告若稱不知此核駁理由，實有違常理。
⒊原告訴稱說明書並無釐清相關前案與系爭案在化學結構、活性或其他特性之比
較之必要；經查系爭案說明書第四頁僅載有引證一的產物不同於所申請的產物，至於如何不同，並無說明，而事實上系爭案一些實施例已揭露於引證一（如再審查審定書所載），至於其他前案，如函示之引證二，說明書並未提及，系爭案內容確有嚴重之缺失；而原告未依示修正補充，卻訴稱被告未告知相關審定事項，亦與事實不符。至於原告一再強調於訴願程序階段應賦予原告多次修正機會，於法並無依據。
⒋原告稱被告審定理由僅是認定系爭案申請範圍包含有已知之技術，故於訴願程
序中，在不變更系爭案實質之範圍下，依法應有修正申請專利範圍之機會；惟查行政訴訟法第五條第二項規定係為補救傳統行政訴訟僅以撤銷訴訟為設計，人民權利救濟不及且認為其權利或法律上利益受違法損害者，經依訴願程序後，得向高等行政法院提起請求該機關應為行政處分或應為特定內容之行政處分之訴訟，其為促使行政機關依法行政而設。然該規定亦以⑴需人民因中央或地方機關對其依法申請之案件，予以駁回，認為其權利或法律上利益受違法損害者。⑵經依訴願程序等為前提要件。系爭案於審查階段，被告一再告知原告其申請範圍已見於公開刊物，惟原告並未據以修正，僅稱依申請專利範圍第一項之排外條件，應可避免已見於公開刊物之疑慮，其間並未對審查意見提出不明瞭或不清楚之申復，是被告已就審定時之全部資料予以審酌並依法作成審定，自無違誤。原告遲至行政救濟階段，始提出願配合被告意見修正申請專利範圍以獲得專利之請求；惟該項請求係於再審查審定之後始行提出，其修正申請專利範圍既未經被告審查，遽予行政爭訟中主張救濟，是否符合行政訴訟法第五條第二項之規範要求，已有疑義；而行政法院八十七年判字第三二號判決意旨，亦明示其非訴願或行政訴訟所得審究之範圍。
⒌行政訴訟中課予義務之訴，行政主管機關對於人民之請求是否許可，均有審查
及裁量權者，每個不同之請求，對於行政主管機關所需斟酌之相關因素即不同，而需由行政主管機關進行全面之審查，再決定其行政處分之內容（拒絕或許可），因此即使人民之請求僅作些許之變動，主管機關所需斟酌之相關因素亦因而變更。若在訴訟階段，原告之請求一旦縮減，其請求之基礎亦隨即然變更，茍於行政機關為處分之後一再縮減，勢必導致行政程序一再重開，徒增行政、司法資源耗費之外，亦易啟當事人僥倖之圖。是若許原告於審查階段執其一詞拒不修正，於行政訴訟階段再行縮限範圍，則無異允許原告任意反覆，視訴願、行政訴訟等行政救濟程序為無物，並使鈞院、訴願主管機關及被告之所有時間勞費俱成徒然，造成法之不安定性。先前行政爭訟案之案例，如「行政法院裁判要旨彙編」第七輯下冊第一六五一頁、司法週刊雜誌社「專利爭訟判決要旨選輯」第一二四頁所載，以及前行政法院八十六年度判字第五三九號、八十六年度判字第二九三二號、八十六年度判字第二七二四號、八十七年度判字第二○○七號、八十七年度判字第二四八四號及鈞院八十九年度訴字第七一六號判決等皆認「於再審查程序終結後，於訴願或行政訴訟程序中，對於專利說明書有所修正補充，即非行政爭訟程序審理中所得論究」，亦可為佐證。原告於審查階段疏於修正，卻於訴訟階段爭取行政資源以為其私人申請案件之濫用，此與當初設立行政救濟之美意實相違背。故原告於訴訟階段所提之修正及補充資料，自無論究之必要。
⒍綜上所述，被告所為不予專利之審定，並無不當，請判決駁回原告之訴等語。
理 由
一、按專利法對發明專利之申請，如有於申請前已見於刊物或已公開使用者、或有相同之發明或新型申請在先，並經核准專利者、或申請前已陳列於展覽會者，依行為時專利法第二十條第一項之規定，均不得申請取得專利。故專利法第三十八條第一項規定：「申請案經審查後，應作成審定書送達申請人或其代理人。」同條第二項規定：「經審定不予專利者，審定書應備具理由。」第四十條第一項前段規定：「發明專利申請人對於不予專利之審定有不服者，得．．．備具理由書，申請再審查。」同條第二項規定：「經再審查認為有不予專利之情事時，在審定前應先通知申請人，限期申復。」其立法目的，即在避免發明專利申請人在其發明專利提出申請後，有已見於刊物或已公開使用，或有相同之發明或新型提出申請，並經核准專利，或其再次申請前已陳列於展覽會之爭議，而無法重新提出申請，乃給予申請人有提出申復或為修正其專利範圍之機會；從而，專利法第三十八條第二項所規定：「經審定不予專利者，審定書應備具理由。」及同法第四十條第二項規定：「經再審查認為有不予專利之情事時，在審定前應先通知申請人，限期申復。」均應解為專利審查機關在初審審定書及再審查先行通知書，應詳敘不予專利之理由，使申請人能為適當之申復或修正其專利範圍之機會。
二、本件系爭第00000000號「新穎之任意經取代苯基咪唑啶，彼之製法，彼作為抗男性化藥劑之用途與含彼之醫藥組成物」發明專利申請案，被告認系爭案申請專利範圍已為引證一、二所揭露，因此系爭案不具新穎性；而所請「異構物」亦不能由實例支持；又申請專利範圍第八及十一項仍未依示就藥理試驗數據所能支持之部份界定其醫療用途；另系爭案化合物之結構或藥理與先前公開之苯基咪唑啶前案密切相關，原告未釐清相關前案與系爭案在化學結構、活性或其他特性之區別，系爭案不符法定專利要件，乃為不予專利之處分。惟查：
㈠查被告初審審定書固表明系爭專利案相關技術內容已揭示於引證一、二，並檢
送附件一、二，予以說明，惟原告主張被告寄交與伊之審定書附件一，其上並未於第五十五項上打「勾」，原告不知被告所稱系爭專利相關技術內容已揭示於引證一、二，究竟何所指，以致於原告申請再審查時，雖經原告大幅修正限縮實施例，仍未能獲得被告核准專利等語。查原告主張被告寄交之審定書附件一，與被告審定書之原稿，有在附件一之第五十五項前打「勾」之情形不同，原告所收被告寄交之審定書附件一，其上並未於第五十五項上打「勾」一節，經本院當庭勘驗其提出之審定書正本，勘驗屬實，且原告申請再審查時，業已修正限縮多項實施例，此有原告再審查申請書在卷可按，倘原告瞭解被告所指系爭專利之技術內容已揭示於引證一案內之第五十五項，即可就被告所指之項目予以修正，何須修正多項仍未能獲准專利，足證被告寄交原告之附件確有漏未在應選定之項目中打「勾」情事。查被告再審查核駁審定書，已載明：「本案申請專利範圍已為前案ＥＰ五七八五一六及五八○四五九所揭露，．．．修正本仍未修正妥當，如『Ｒ4和Ｒ5之一為ＣＨ3，另一者為Ｃ1-4烷基（實例十二）、或者該Ｃ1-4烷基被鹵素取代（實例八）』、『Ｒ4和Ｒ5二者均為鹵Ｃ1-4烷基（實例二十三），或者是合併為環烷基（實例九）』等均屬前案ＥＰ五七八五一六之範圍，因此本案不具新穎性」等語，則被告何以於初審審定書或再審查核駁理由先行通知書內，不為相同之敘述，使原告能針對被告所指其應修正之項目，有所申復或予以修正。
㈡再審查核駁審定書謂系爭專利「異構物」亦不能由實例支持，及申請專利範圍
第八及十一項仍未依藥理試驗數據所能支持之部分界定其醫療用途一節，查被告初審審定書及再審查核駁理由先行通知書，均未提及系爭專利案「異構物」不能由實例支持，及申請專利範圍第八及十一項仍未依藥理試驗數據所能支持之部分界定其醫療用途，此有被告八十六年二月十二日台（玖）○一○二七字第一○五二二七號審定書及八十八年九月六日智（十）○一○二七字第一三一八九五號核駁理由先行通知書附卷可按，則被告突於再審查核駁審定書中以此理由駁回，顯有違反應先予通知之規定。至於被告辯稱其於初審審定書中已提及申請專利範圍「第八及十一項」仍未依藥理試驗數據所能支持之部分界定其醫療用途一節，查被告初審審定書係謂原告申請專利範圍「第十四項」所提依藥理認驗數據界定其醫療用途，不符專利要件云云，此有上開被告八十六年二月十二日台（玖）○一○二七字第一○五二二七號審定書可憑，查被告再審查審定書既未再提原告申請專利範圍「第十四項」，不符專利要件，足證被告對該第十四項部分於原告申復後已不再被否定，則其未經先行通知，突又以第八項及第十一項部分認原告未依藥理試驗數據所能支持之部分界定其醫療用途，而駁回原告之申請，自亦違反應先行通知之規定。
㈢再審查核駁審定書謂系爭案化合物之結構或藥理與先前公開之苯基咪唑啶前案
密切相關，前述核駁理由通知書已函示應補充「先前技術資料」，而申復理由書仍未釐清相關前案與系爭案在化學結構、活性或其他特性之比較一節。按被告所稱相關前案當係指引證一、二而言，查原告申請復查時已對系爭專利案修正限縮多項，惟因被告初審審查書及再審審查核駁理由先行通知書，均漏未告知其所指相關技術已為前案所及之項目，以致原告之修正仍未能獲得被告之核准，已見前述，被告自不能仍以此理由駁回原告再審查之申請。況系爭案件與引證二案究有何密切相關，被告於再審查核駁理由及本審理中始終未曾提及，原告似難予以釐清，被告實亦不能以此一理由核駁原告再審查之申請。
綜上所述，原處分核駁系爭專利案之申請，於法不合，訴願決定予以維持，亦難稱妥適，原告聲明求為撤銷訴願決定及原處分，即無不合，應予准許。
三、至於原告請求判命被告應為准予系爭案發明專利之處分一節，查原告雖曾於訴願階段表示願按被告之指示限縮專利範圍云云，惟此乃於訴願階段對訴願決定機關之表示，並非於再審查階段向被告表示，故本件仍應俟撤銷原處分之判決確定後，原告另行依被告之指示向被告機關修正如「Ｒ4和Ｒ5之一為ＣＨ3，另一者為Ｃ1-4烷基（實例十二）、或者該Ｃ1-4烷基被鹵素取代（實例八）」、「Ｒ4和Ｒ5二者均為鹵Ｃ1-4烷基（實例二十三），或者是合併為環烷基（實例九）」等，使之不屬引證案一、二之範圍，再由被告核定系爭專利案，所請判命被告應准原告系爭發明專利之處分，於法不合，原告此部分之請求應予駁回。
據上論結，本件原告之訴為一部有理由，一部無理由，依行政訴訟法第一百零四條、民事訴訟法第七十九條但書，判決如主文。
中 華 民 國 九十一 年 四 月 三十 日
臺 北 高 等 行 政 法 院 第 七 庭
審 判 長 法 官 鄭小康
法 官 曹瑞卿法 官 林金本右為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後二十日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後二十日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中 華 民 國 九十一 年 五 月 二 日
書記官 簡信滇